Fecha: 30 de septiembre de 2020
Radicación: 19-186439
Demandante: AGROCAMPO S.A.S.
Demandados: HECTOR ALFONSO MOLINA
Funcionario: EDISON CAMILO LARGO MARÍN
Reanudamos entonces la actuación dentro del proceso con radicado 2019-186439, procede la Superintendencia a dictar sentencia.
Iniciamos por señalar que no se evidencia ninguna irregularidad o causal de nulidad dentro del presente proceso que impida proferir la decisión de fondo. Siguiendo entonces con la fijación de los hechos y del litigio, procede el despacho a pronunciarse respecto a la legitimación por activa y totalidaridad de las marcas que son objeto del proceso.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión 486 del año 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho. En el caso en concreto, la parte demandante acreditó la legitimación, de acuerdo con las certificaciones expedidas, por la secretaria Ad hoc y la Superintendencia de Industria y Comercio, números: 142.459, 144.503, 8.587, 179.396, 179.356, 201.074, 230.544, 289.175, 14.544, 16.298, 16.297, 16.296, 322.501, 322.504, 358.630, 322.502, 379.835, 379.854, 386.559, 373.353, 373.348, 498.079, 347.577 y 521.574. Correspondientes a las marcas mixtas y nominativas AGROCAMPO, para la identificación de productos y servicios en las clases: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 42, y 44 de la clasificación internacional Nisa. Los certificados antes referidos, oran dentro del plenario de folios 109 al 158 del consecutivo 0.
Evidenciada entonces la legitimación por actica y totalidaridad de las marcas de la parte actora pasamos ahora a referirnos sobre la infracción alegada.
[CONDUCTAS]
Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dejado claro en casos anteriores que la utilización de una marca para la identificación a elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo para la identificación de establecimientos de comercio o de actividades comerciales, es un comportamiento que en los términos del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial de titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en mercado un riesgo de sucesión o de confusión. Así también lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando firman que la modalidad de infracción contemplada en le literal D del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales: el primero determinativo, referido al uso de una marca o sino registrado en el comercio, y el segundo condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, y se referencia a la interpretación prejudicial 049 del 2012.
En el caso bajo análisis, se encuentra entonces demostrado que el señor Héctor Alfonso Molina Urrea inscribió el establecimiento de comercio denominado SURTIFRUVER Y CARNES AGROCAMPO, aspecto del cual da cuenta el certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que obra a folios 38 y 39 del consecutivo 0.
Así las cosas, es claro en el proceso del presente caso que el demandado, en el desarrollo de su actividad económica, y especialmente para la identificación de su establecimiento de comercio, utilizó la expresión AGROCAMPO, con lo cual genera un riesgo de confusión con los derechos de propiedad industrial que la sociedad demandante tiene sobre las marcas AGROCAMPO, especialmente en las clases: 1, 31 y 35. Para sustentar lo anterior, debe tenerse en cuenta que el uso de la expresión AGROCAMPO que hace la parte demandada es una reproducción de las marcas mixtas y nominativas de las clases 1, en las versiones 7 y 8 de la clase 31 en las versión 8 y de la clase 35 en las versiones 7, 8 y 10. Estas que están destinadas, alimento o todas estas que están destinadas a alimentos, servicios de comercialización de productos agrícolas y a productos agrícolas.
Así, teniendo en cuenta que el accionado utiliza un signo idéntico al que la parte demandante registró en las clases 1, 31 y 35, se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la parte actora sobre la marca AGROCAMPO, pues ese uso se lleva a cabo para el desarrollo de una actividad económica relacionada con los productos y servicios que se encuentran amparados por los registros.
Procedo a hacer mención entonces, específicamente cuáles serían los registros de las marcas sobre los cuales encontraría la Superintendencia la infracción:
- Registro 773 000
- Certificado 373 353, folio 146.
- 379 835, folio 139.
- 179 396, folio 115.
- 14 544, folio 123.
- 379 834, folio 142.
- 16 299, folio 125,
- 230 544, folio 120
- 201 074, folio 119.
- 373 348, folio 148.
- 498 079, folio 156.
Ya que, como antes se dijo, lo utiliza el demandado en la comercialización de alimentos y productos agrícolas, bajo la falsa creencia de que allí puede adquirir productos de la sociedad AGROCAMPO, circunstancia que se encuentra probada por este despacho, con el interrogatorio de la representante legal de la parte accionante, las actividades económicas descritas en el certificado de existencia de matrícula del establecimiento del demandado y en aplicación de las consecuencias procesales, establecidas en los artículos 97 y 372 del Código General del Proceso por la no contestación y la inasistencia a audiencia respectivamente. Con lo cual, entonces, por la Superintendencia estaría soportada la infracción alegada por la parte actora.
Superado este punto pasamos entonces a referirnos al daño alegado.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
De acuerdo con el escrito demanda del daño sufrido por AGROCAMPO, corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, igualmente para efectos de la cuantificación del perjuicio se acogió el sistema de indemnización preestablecida. Sobre la indemnización prestablecida, debe dejarse claro que quien elige este sistema no tiene que probar la cuantía del daño y perjuicio causado por la infracción, si no que su tasación estará determinada por el juez. No obstante, el régimen de indemnizaciones prestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía, mas no del daño o la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la parte demandante. Así las cosas, debe comenzarse por analizar si la parte demandante cumplió con la referida carga para posteriormente estimar la cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones prestablecidas.
También, sobre el daño se debe tener en cuenta entonces los criterios contenidos en los literales A y C del artículo 243 de la Decisión 486 del año 2000. Al respecto, si observamos el aludido artículo, podemos encontrar que en su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales: el primero de ellos, hace referencia al daño emergente y lucro cesante, lo que nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios, a lo que está aludiendo es a tipologías de daños que en el caso del literal A son los tradicionales que ya existían desde el Código Civil, siendo esto así es lógico que los demás criterios contenidos en los literales B y C también correspondan a tipologías de daños que, a pesar de no ser los tradicionalmente conocidos, el legislador ha querido incorporarlos de esta forma. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de especial relevancia como los que tienen que ver con la protección de propiedad industrial.
Y en ese punto se debe aclarar que, tanto los criterios o daños del literal A, como los del B y del C deben ser demostrados en todos los casos, pues de ninguna manera se presumen. Adicionalmente, también es importante subrayar que no es posible solicitar el reconocimiento del literal C si se ha solicitado los del literal A y B, esto en la medida en que la misma norma al utilizar una ‘o’ al finalizar el literal B hace que el literal C sea excluyente y, por tanto, este puede alegarse solo de manera individual sin acompañarse de otras tipologías de años. En consecuencia, para el presente caso se utilizará únicamente lo referido a los beneficios obtenidos por el infractor, esto frente a la tipología del daño contemplado en el literal C, del artículo 243 de la Decisión 486 del año 2000.
En gracia a discusión, también se debe hacer notar que en el hipotético caso de que se llegara a aceptar el literal C con el literal A, se estaría incurriendo en una doble condena de perjuicios, lo cual está prohibido por la jurisprudencia colombiana. Al respecto cito la Sentencia C-286 de la Corte Suprema de Justicia, decisión del 20 de mayo del 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
Teniendo claros los presupuestos anteriores, en la presente actuación jurisdiccional por la no contestación y la no asistencia del demandante, se puede tener por ciertos que el demandado ha logrado de manera efectiva realizar ventas de alimentos y productos agrícolas, venta que estuvo acompañada de la expresión ‘infractora’. Por tanto, es posible concluir que el accionado ha obtenido beneficios a través de la infracción pues ha logrado comercializar con [INAUDIBLE]. Por lo tanto, el daño contemplado en el literal C estaría plenamente acreditado.
Acreditado entonces el daño, pasamos a realizar su cuantificación. Al respecto el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, contempla que la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida, y esta suma podrá incrementarse hasta doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez. Así, en el presente caso, dado que se verificó la infracción de 10 marcas, unas nominativas y otras mixtas, se fijará una suma de tres salarios mínimos mensuales por cada una de las marcas infringidas, lo cual asciende a una suma total de $26.334.060 COP.
Lo anterior, debido a que según el parágrafo del mismo artículo ya mencionado, para cada caso en particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización, teniendo en cuenta las pruebas que logren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. Y dado que en este caso únicamente contamos con el certificado de existencia y representación legal del establecimiento de comercio para verificar la actividad infractora del demandado, no es posible acudir a una suma superior a la ya indicada.
También, frente a la suma que se ordena por perjuicios y frente al alegato de conclusión en el cual se solicita la declaratoria de la notoriedad, este argumento no puede ser tenido en cuenta por este despacho por dos razones:
- La declaratoria de notoriedad escapa de las competencias de este despacho judicial, pues el artículo 24 del Código General de Proceso, habilita a la Superintendencia de Industria y Comercio para ser juez que declara la infracción, pero no para declarar la notoriedad de signos distintivos. Aspecto diferente es que la notoriedad de los signos pueda ser un aspecto fáctico a analizar en el proceso y a reconocer en la parte motiva de la sentencia como un hecho probado, que resulta necesario para efectos de determinar, si se han figurado una de las infracciones o marcas notorias en los términos del artículo 255 de la Decisión 486 del 2000. Caso en el cual no se declara la notoriedad, sino que se reconoce que existe un notoriedad de la marca y con ello la comisión de la infracción de un signo notorio, sobre la base de la norma mencionada.
- La razón por la cual no se puede en esta altura del proceso declarar la notoriedad sobre las marcas de los cuales son titular la parte demandante, es porque esto no se planteó desde la parte inicial, es decir, desde la presentación de la demanda y, por ende, no puede ser parte del objeto de litigio en este punto.
Cabe resaltar entonces que, si la Superintendencia desconociera este precepto, estaría vulnerando los derechos de defensa de la parte accionada. Por lo tanto, esta razón última también lleva a la Superintendencia de Industria y Comercio a no pronunciarse sobre dicha declaratoria. Y en ese orden de ideas, la suma que se ordenará indemnizar es la que ya se señaló anteriormente.
Frente a las pretensiones en este punto hago un paréntesis, con relación a las pretensiones: 2.5., 2.6 y 2.7 las cuales serán negadas toda vez que en el proceso no hay evidencia de que el accionado haya utilizado la expresión AGROCAMPO en facturas, publicidad, redes sociales o para identificarse el o su establecimiento de comercio, en ese orden de ideas como no están probadas dichas circunstancias estas pretensiones serán negadas.
Finalmente, dado que hay una decisión favorable para la parte actora, procedo a pronunciarme respecto de las agencias en derecho.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Se condenará entonces en costas a la parte demandada de acuerdo con lo señalado en el artículo 365 y 366 del Código General del Proceso. Dentro de ese concepto, entonces, se fijan las agencias en derecho conforme a lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo PSAA16-10554, reiterando que la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en este tipo de asuntos no se deriva de la cuantía si no de la competencia que se le ha atribuido a esta entidad. Por lo tanto, la tasación de las agencias en derecho se debe hacer dentro del margen de uno a diez salarios mínimos mensuales vigentes, bajo dicho rasero en el presente caso se fijaran como agencias en derecho a favor de la parte demandante la suma de $877.802 COP.
En medio de lo expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencias Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por mandato de la ley,
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que Héctor Alfonso Molina Urrea, infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta AGROCAMPO S.A.S. sobre las siguientes marcas AGROCAMPO, mixtas y nominativas, registradas en las clases 1, 31 y 35 de la clasificación internacional Niza que cuentan con certificados de registro número: 373 353, 379 835, 179 396, 14 544, 379 834 16299, 230 544, 201, 074, 373 348 y 498 079.
SEGUNDO. ORDENAR a Héctor Alfonso Molina Urrea retirar la expresión AGROCAMPO del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio SURTIFRUVER Y CARNES AGROCAMPO, que se encuentra identificado con número de matrícula mercantil 02854384 e inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO. Vencido el plazo anterior a petición de la parte demandante, subsidiariamente y solo en el evento que Héctor Alfonso Molina Urrea no cambie el nombre de su registro mercantil, se ORDENA por Secretaría oficiar la Cámara de Comercio de Bogotá ordenando la cancelación del establecimiento de comercio SURTIFRUVER Y CARNES AGROCAMPO, registrado bajo el número de matricula 02854384, propiedad de Héctor Alfonso Molina Urrea.
CUARTO. PROHIBIR a Héctor Alfonso Molina Urrea que en lo sucesivo siga registrando nuevos establecimientos de comercio que contengan la expresión AGROCAMPO, en cualquiera de sus posibles combinaciones para identificar actividades similares o confundibles con el comercio de artículos domésticos, tales como comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, al igual que el comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados o cualquier relacionada. Sobre esta pretensión respecto a la comunicación de esta prohibición a las Cámaras de Comercio del país este despacho niega dicha solicitud, puesto que irrumpe con la competencia limitada a las Cámaras de Comercio en el articulo 35 del Código de Comercio.
QUINTO. Se NIEGAN las pretensiones 2.5, 2.6 y 2.7 de la demanda.
SEXTO Se CONDENARÁ a Héctor Alfonso Molina Urrea a pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S. la suma de $26.334.060 COP a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
SÉPTIMO. CONDENAR en costas a Héctor Alfonso Molina Urrea, para el efecto se fija en concepto de agencias en derecho la suma de $877.802 COP, los cuales deberá pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S., por Secretaría efectúese la siguiente liquidación.
Esta decisión se notifica por estrados a las partes. Doctor Carlos Alguna manifestación ante la decisión.