Fecha: 9/05/2018
Expediente No. 15231822
Demandante: AGROCAMPO S.A.S.
Demandado: YOLANDA ACEVEDO ORTIZ
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIERREZ:
[ANTECEDENTES]
Bueno, procedo entonces, cumplido el receso, a dictar sentencia. En este caso la demandante afirmó tener derechos de propiedad industrial sobre la expresión AGROCAMPO, respecto de la cual ostenta marcas en diferentes clases, afirmó que en la Resolución 8765 de 27 de febrero de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca AGROCAMPO. Expresó que en el año 2014, uno de sus vendedores se percató de que en el corregimiento de Piedras Blanco había un establecimiento de comercio denominado VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS, en el que se comercializan productos agrícolas, concentrado, drogas, veterinaria, abonos, sales mineralizadas, entre otros. A juicio de la demandante, la accionada hace uso de una expresión similar a la marca AGROCAMPO, para los mismos servicios para los que se encuentran amparados sus derechos de propiedad industrial, lo que constituye una infracción de los mismos. Esa es una síntesis de los hechos de la demanda.
[LEGITIMACIÓN]
Pasemos entonces a resolver de fondo, para lo cual primero voy a señalar que el artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, esto es, específicamente el artículo que habla sobre la legitimación activa. En este caso, la sociedad demandante demostró la existencia y titularidad de diversos derechos de propiedad industrial, según puede observarse en los folios 36-46 del expediente. Dentro de esos derechos se encuentra la marca mixta AGROCAMPO, registrada en la clase 42, que cuenta con certificado 144503, en la que hago énfasis teniendo en cuenta que va a ser relevante en este caso. En ese orden de ideas, siendo AGROCAMPO la titular de la marca señalada se encuentra legitimada para iniciar la acción por derechos de propiedad industrial, objeto de este proceso.
[INFRACCIÓN]
Pasemos a el uso que se demanda como infractor. El artículo 155 de la Decisión 486, establece una serie de comportamientos a través de los cuales se considera que terceros no autorizados incurren en infracción de derechos a la propiedad industrial. Estos derivados básicamente de los usos no autorizados de marcas que se encuentran registradas. Allí lo primero que se debe establecer en este tipo de casos, es que si la demandada, que para nuestro caso es YOLANDO ACEVEDO, ha hecho uso de la expresión que se aduce infractora. Posteriormente, se debe proceder a calificar, si ese uso es infractor o no a la luz de la decisión comunitaria.
Al observar el material probatorio aportado puede verificarse en el folio 7 del cuaderno 1, la existencia de un establecimiento de comercio denominado VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS. Al respecto, es posible concluir que dicho establecimiento es de propiedad de YOLANDO ACEVEDO ORTIZ pues así lo deja claro el certificado de matrícula de establecimiento de comercio expedido por la Cámara de Comercio que aparece a folio 17. Ahí se señala que la señora YOLANDA ACEVEDO es la propietaria de un establecimiento denominado VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS. Así, lo primero que puedo concluir es que la señora YOLANDA ACEVEDO ha usado en el comercio la expresión AGROCAMPO para identificar un establecimiento de comercio, que es el que aparece en la fotografía del expediente a la que ya me referí.
Este uso está asociado a la comercialización de productos y servicios dentro del sector de veterinaria, pues así se anuncia en la misma enseña mencionada: VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS. Resalto aquí, que no podría entenderse que lo que vende la accionada es todo lo que aparece en su registro de Cámara de Comercio, pues eso es lo que reporta para efectos registrales, pero lo que muestra la realidad del proceso es que su actividad se desarrolla dentro del sector veterinario.
Bien, definido el uso, califiquémoslo a efectos de determinar si es infractor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la modalidad de infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos: uno determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio y el segundo, condicional, que expresa que debe existir un riesgo de confusión o de asociación. Al momento de correrse el traslado de las excepciones de fondo (para ello verifíquese el folio 180 del cuaderno 1), la demandante precisó que la marca infringida de las tantas que allegó es aquella que ampara servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente los relacionados con productos veterinarios, agropecuarios y ferreterías. Al revisar los registros allegados (se observa en el folio 34 vuelto) la marca mixta AGROCAMPO registrada en clase 42 que cuenta con certificado 144503. Ese signo, que aparece ahí, ampara precisamente servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales especialmente los relacionados con productos veterinarios, agropecuarios y ferretería.
Teniendo en cuenta esa circunstancia, es decir, lo manifestado al descorrerse el traslado de las excepciones y el registro que aparece, que ya mencioné, que aparece en el expediente, entonces se centrará el análisis en ese signo que entiendo de los actos de postulación, es el que específicamente se puede entender como infringido. Bien, esto nos pone en el siguiente escenario, y es que debemos confrontar una marca mixta de la demandante y un signo nominativo (que es el que aparece en la foto del folio 7 cuaderno 1).
Sobre este punto, es pertinente aplicar lo señalado también por el Tribunal de Justicia que en interpretación prejudicial en el proceso 12 IP 2014 señaló lo siguiente: “la Corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar como se ha señalado cuál de los elementos prevalece o tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, de acuerdo con la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma, la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico, frente al denominativo no habría lugar a la confusión entre las marcas pudiendo éstas coexistir pacíficamente dentro del ámbito comercial”.
Por otra parte, en proceso IP de 2013 el mismo Tribunal expresó lo siguiente: “por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante ya que las palabras causan un gran impacto en la mente del consumidor quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor”.
Siguiendo estas reglas que enseña el Tribunal, es claro que en este caso el elemento preponderante del signo mixto que cuenta con registro 144503 es el denominativo, esto es, la expresión AGROCAMPO. Lo anterior, teniendo en cuenta la fuerza de la palabra AGROCAMPO y que su parte figurativa no resulta tan llamativa como es la expresión, por tanto, es aplicable la regla general anteriormente mencionada, respecto al impacto de las palabras en la mente del consumidor.
En este orden de ideas, la confrontación en principio se debería realizar entre la expresión AGROCAMPO y la expresión VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS. Sin embargo, es del caso precisar que la expresión VETERINARIA no es distintiva, ya que solo cumple la finalidad de indicar los servicios que se comercializan en el establecimiento. Tampoco es distintiva la expresión PIEDRAS BLANCAS pues ella es indicativa, en la medida en que simplemente hace referencia al corregimiento en donde se encuentra ubicado el establecimiento, lo que puede verificarse al ver el certificado de Cámara de Comercio (que obra a folio 17). En ese orden de ideas, el único elemento que cumple una finalidad distintiva dentro de la expresión VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS es la palabra AGROCAMPO, por lo cual el cotejo marcario debe realizarse entre el elemento preponderante del signo de la demandante, esto es, la palabra AGROCAMPO y la única expresión que en el signo presuntamente infractor cumple una función distintiva, es decir, la expresión AGROCAMPO. Puesto de este modo las cosas, la conclusión evidente es que la expresión utilizada por la demandada en el desarrollo de su actividad comercial es idéntica a la marca AGROCAMPO, a la que se haya referencia y cuyo derecho está radicado en cabeza de la demandante.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el registro ampara servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales especialmente relacionados con productos veterinarios y que la demandada tiene un establecimiento destinado precisamente a satisfacer necesidades relacionadas con productos veterinarios, es claro también en este caso que se configura un riesgo de confusión, en la medida en que los consumidores pueden acercarse al establecimiento de YOLANDA ACEVEDO con la equivocada idea de creer que se trata de los establecimiento AGROCAMPO de la sociedad demandante, expresión que insisto está amparada. Todo lo cual no es otra cosa que la configuración de la infracción establecida en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, según el cual, el titular de la marca puede impedir a terceros usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio cuando tal uso pudiese cambiar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Bien, precisado entonces que hubo una infracción, hablemos ahora de los daños para agotar el segundo punto dentro de la fijación del litigio. De acuerdo a lo que se expuso en la demanda, el daño sufrido por AGROCAMPO corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Igualmente, para efectos de la cuantificación, se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas.
Es importante explicar que quien eligió el sistema de indemnización preestablecida no tiene que probar la cuantía del daño, la tasación la determina el juez. Sin embargo, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño, pero no de la existencia del mismo, esa carga sigue estando en cabeza del demandante. Así, debe comenzarse por analizar si la demandante cumplió con esa carga y después proceder a estimar la cuantía del daño de conformidad con los criterios establecidos en el criterio de indemnizaciones preestablecidas.
Siguiendo esta línea, pasemos a analizar los criterios contenidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, que merecen una explicación en tanto que fue a uno de ellos a los que se acogió la demandante. Si observamos el artículo 243, podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero, hace referencia al daño emergente y el lucro cesante, lo que nos permite concluir que cuando la norma habla de criterios a lo que está aludiendo es a tipologías de daños, que en el caso del literal a son los daños tradicionales que ya existen desde el Código Civil. Siendo esto así, es lógico que los demás criterios, contenidos en los literal b y c, también correspondan a tipologías de daños, que a pesar de no ser los que tradicionalmente conocemos, el legislador ha querido que lo sean. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de infracción de derechos de propiedad industrial, pues insisto, así lo quiso el legislador. Y se debe aclarar que, tanto los criterios o daños del literal a, tanto los del b y c deben demostrarse pues la norma no establece de ninguna manera que se presumen.
Quiero dejar claro además, que no es posible solicitar el reconocimiento del literal c, si se ha solicitado del literal a y b. Esto en la medida que la misma norma al utilizar una o al final del literal b, hace que el literal c sea excluyente y por tanto, este puede alegarse sólo de manera individual sin acompañarse de otras tipologías de daños, tal como bien lo hizo el demandante, quien precisó que su daño corresponde al del literal c del artículo 243, es decir, al de la licencia hipotética que hubiera concedido.
Pues bien, en cuanto al precio que el infractor por concepto de una licencia la existencia del daño se encuentra acreditada, en razón a que la demandante evidentemente no ha otorgado ninguna licencia a la accionada, lo cual constituye una negación indefinida que no requiere prueba, y lo cierto es que no existe prueba alguna que acredite lo contrario, es decir, que la señora YOLANDA ACEVEDO contaba con una licencia a su favor otorgada por la demandante.
Acreditada así la existencia del daño pasemos a cuantificarlo. Según el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, norma vigente en materia de indemnización preestablecidas, la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de tres salarios y hasta un máximo de cien por cada marca infringida. Teniendo en cuenta que en este caso se verificó la infracción de una marca como antes se explicó, se fijará una suma de 3 SMMLV que asciende a una suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($2.443.726). Lo anterior, ya que según el parágrafo del mismo artículo, para cada caso particular el juez ponderara y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras: la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos y la extensión geográfica. Bajo este punto, se advierte que la demandante solamente aportó una factura expedida por la accionada, igualmente quedó claro que la infracción solamente tuvo lugar en un municipio y a través de un solo establecimiento, razón por la cual, la indemnización que voy a dar es la mínima señalada en la Ley, que es la de los 3 salarios.
[COSTAS Y AGENCIAS]
Bien, solo restaría referirme a las agencias en derecho en tanto que se va a declarar la infracción y se va a condenar al pago de perjuicios. Fijo agencias en derecho, entonces, en cumplimiento en lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, para esto voy a tener en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo 1887 de 2013 específicamente numeral 1.3, según el cual se fija como cifra de las agencias hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, en este caso, de las reconocidas. Por ello, concederé a favor de la demandante el equivalente al 20%, es decir, el máximo de las pretensiones reconocidas, que haciendo el cálculo ascienda a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($468.745).
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
[RESUELVE]
PRIMERO. Declarar que YOLANDA ACEVEDO ORTIZ infringió los derechos de propiedad industrial que AGROCAMPO SAS conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Ordenar a YOLANDA ACEVEDO ORTIZ retirar la expresión AGROCAMPO del nombre con el que identifica a su establecimiento de comercio. Igualmente deberá retirar el uso de la expresión AGROCAMPO del registro que obra en la Cámara de Comercio de Urabá bajo el número de matrícula 48358. Para cumplir con esta obligación YOLANDA ACEVEDO ORTIZ cuenta con un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia.
TERCERO. Ordenar a la Cámara de Comercio de Urabá la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio VETERINARIA AGROCAMPO PIEDRAS BLANCAS, registrada bajo el número 48358 de propiedad de YOLANDA ACEVEDO ORTIZ. Está orden deberá cumplirse únicamente si dentro del término de 10 días hábiles mencionado en el numeral anterior, la señora YOLANDA ACEVEDO ORTIZ no cumple con la obligación allí señalada.
Por Secretaría líbrese el oficio correspondiente a fin de que la demandante lo tramite, ante la Cámara de Comercio de Urabá.
CUARTO. Ordenar a YOLANDA ACEVEDO ORTIZ abstenerse de manera inmediata de usar la expresión AGROCAMPO en letreros que identifiquen su establecimiento de comercio.
QUINTO. Ordenar a YOLANDA ACEVEDO ORTIZ retirar de manera inmediata la publicidad, papelería, o cualquier otro medio comercial en donde utilice la expresión AGROCAMPO.
SEXTO. Condenar a YOLANDA ACEVEDO ORTIZ a pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S. la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS( $2.343.726) a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
SÉPTIMO. Condenar en costas a YOLANDA ACEVEDO ORTIZ. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($468.745) los cuales deberá pagar YOLANDA ACEVEDO ORTIZ a favor de AGROCAMPO SAS. Por Secretaría realícese la liquidación de costas correspondiente.
Esta decisión queda notificada en estrados.
Sin recursos.