Ana Patricia Villalba vs. Edgar Díaz Suarez

Fecha:  29 de julio de 2020
Radicación: 19-136680
Demandante: ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS
Demandados: EDGAR DÍAZ SUÁREZ
Funcionario: EDISON CAMILO LARGO MARÍN

Bueno, escuchados entonces los alegatos procede la superintendencia de Industria y Comercio a dictar sentencia, dentro del proceso 2019-136680, se advierte que no se evidenció ninguna irregularidad o nulidad en el presente proceso, y adicional a ello se han evaluado las etapas de rigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso.

[ANTECEDENTES]

Tenemos, entonces, en cuenta que la fijación del litigio se estableció de la siguiente forma:

1. Determinar la propiedad y legitimidad de la activa sobre las marcas y nombre comercial que son objeto de la demanda.

• Verificado lo anterior, verificar si el uso de la expresión CANES CLUB GANADERO que hace el demandado en desarrollo de su actividad comercial, infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre las marcas mismas con certificado número 490478 y número 490479, y el nombre comercial.

• Determinar si el uso de la expresión CARNES CLUB GANADERO que hace el demandado en desarrollo de su actividad económica, infringe los derechos de propiedad que ostentan la demandante sobre el presunto nombre comercial CUB GANADERO.

• Establecido lo anterior, se debe determinar la existencia o no de daño de la demandante y la cuantía al que asciende el mismo.

Frente a la fijación de los hechos y litigio antes señalada, el despacho encuentra entonces probados en este momento los siguientes hechos. Luego de hacer un análisis conjunto de la demanda, la contestación y las pruebas:

Primero, que Ana Patricia Villalba Burgos es titular de las marcas mixtas con certificados de registro número 490478 y 490479 del 31 de enero del 2019, que aparecen a folio 16 y 17 del consecutivo 0, en correlación con las resoluciones 37101 y 37102 del 6 de junio del 2014 folios 12 al 15 del consecutivo 0. De igual forma, con el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, esto va de folios 32 a 33 y el consecutivo 0, se acredita que el señor Edgar Suarez Díaz es propietario del establecimiento de comercio denominado CARNES CLUB GANADERO, que se encuentra ubicado en la calle 63 # 72 – 80 local 4 de la ciudad de Bogotá D.C., dirección que coincide con la indicada en la factura y las tarjetas de publicidad que aparecen a folios 19 y 20 del consecutivo 0, en que se emplea los signos que se exponen a continuación: en este momento pongo en pantalla los signos que aparecen reflejados en la tarjeta y en la factura del establecimiento de comercio del demandado.

Además, a folio 220 del consecutivo 0, reposa una fotografía de la fachada del establecimiento de comercio denominado CARNES CLUB GANADERO, la cual permite tener por acreditado que el demandado hace uso de la expresión CARNES CLUB GANADERO a titulo de seña comercial. Si bien es cierto que en dicha fotografía no se aprecia la dirección en la cual se encuentra ubicada, para el despacho esta prueba se puede tener por cierta de conformidad en lo establecido en el artículo 27 del Código General del Proceso, toda vez que no hubo una debida contestación y también dada la inasistencia de la parte demandada. Teniendo entonces probados los hechos antes referidos pasare entonces a enfocarme sobre los puntos planteados en los hechos de la fijación y el litigio, empezando por el nombre comercial.

Recordemos, entonces, que el nombre comercial así como la enseña comercial están concebidos en el ordenamiento jurídico como figuras importantes en el escenario del mercado, pues son activos e intangibles cuyo valor, principalmente, proviene de la labor de posicionamiento y explotación hecha por su titular a lo largo del tiempo. Estos derechos de propiedad intelectual sirven para que los consumidores de determinada actividad mercantil o de establecimiento de comercio, los hace así con la calidad y confiabilidad de un empresario especifico. Por tal razón la Decisión 486 del 2000 a partir del artículo 190, estableció en la protección de la enseña comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio y se reúnan las características de ser un uso personal, publico, sensible y continuo.

En relación con la presunta infracción con nombre comercial “CLUB GANADERO” por parte del demandado, para distinguir el establecimiento de comercio dedicado a las actividades propias del objeto social del accionante, procede entonces el despacho a analizar los siguientes presupuestos:

[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]

Sobre la existencia del derecho de propiedad industrial y la legitimación de la causa por actividad, para lo cual el articulo 191 de la Decisión 486 de 2000: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o el establecimiento que lo usa”. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que quien alegue derechos sobre un nombre comercial, debe probar su uso real, efectivo y constante; y en todo caso el uso deberá presentar las siguientes características: (i) ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario;  (ii) público, cuando se ha exteriorizado, cuando ha salido de la órbita alterna; (iii) también debe ser ostensible cunado debe ser advertido por cualquier transeúnte, cliente o posible cliente; y (iv) continuo, cunado se usa de manera ininterrumpida ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio.

Al respecto, he citado las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de la Comunidad Andina, dentro de los procesos 119IP2013 y 196IP2013. Así las cosas, el derecho sobre el nombre comercial que afirma tener la demandante debe ser probado en los términos señalados por el Tribunal, esto es a través de su uso real, personal, público, sensible, y continuo. Analizado el expediente, entiende que este despacho advierte que el accionante allegó como pruebas del uso del nombre comercial los siguientes documentos:

• La factura número 589 del 19 de septiembre de 1996 expedida por BASCULAS COMERCIALES E INDUSTRIALES que aparece a folio 22 del consecutivo 0.
• La comunicación del 21 de junio de 1996, se referencia nota de entrega número 594 a folio 23 del consecutivo 0.
• Fotografías del establecimiento de comercio, folios 24 al 26 del consecutivo 0.
• El extracto de la revista La Barra folio 27 al 29 del consecutivo 0.
• El certificado de existencia de representación legal de la accionante y su establecimiento de comercio, folios 30 y 31 del consecutivo 0.
• Los estados financieros de los años 2015, 2016 y 2017 folios 34 a 39 del consecutivo 0.
• El testimonio del señor Marco Alirio Ariza Estupiñán.

Al analizar los elementos relacionados, preliminarmente si bien se advierte una prueba de un primer uso, los demás elementos probatorios allegados no permiten acreditar que dicho uso sea personal, público, sensible o continuo; requisitos sin los cuales es dable acreditar la existencia de un nombre comercial como el que alega la parte accionante poseer. Al respecto se hacen las siguientes precisiones sobre las pruebas aportadas:

1. Sobre la factura número 589 del 19 de septiembre de 1996 expedida por BASCULAS COMERCIALES E INDUSTRIALES L.T.D.A. que aparece a folio 22 del consecutivo 0; esta factura no tiene NIT, nombre de la propietaria, dirección, teléfono o cualquier otro dato de contacto, que permita vincular la misma con la demandante.

• Sobre la comunicación del 21 de junio de 1996 referencia nota de entrega 544 que aparece a folio 23 del consecutivo 0; adicional a las falencias señaladas en la factura 589, tampoco en esta se describe quién es el remitente y a parte de ello el documento está borroso.

• En cuanto al extracto de la revista La Barra de folios 27 al 29 del consecutivo 0; si bien se hace un reconocimiento al CLUB GANADERO en dicha revista, no se aprecia la fecha de publicidad, por lo cual esto es imposible para determinar para la Superintendencia de Industria y Comercio los requisitos que se han anotado.

• En cuanto al reconocimiento realizado por el Frigorífico Guadalupe, del cual hay soportes a folios 24 al 26 del consecutivo 0; esas imágenes no hacen una mención clara que vincule el reconocimiento con el establecimiento de comercio de la demandante.

• Frente a las fotografías que señala la parte demandante corresponden al establecimiento de comercio, y aparecen en la demanda a folio 3 del consecutivo 0; no se evidencia con claridad en dichas imágenes el lugar donde fueron tomadas y las fechas donde fueron obtenidas dichas imágenes.

De modo que dichas pruebas no cuentan con los suficientes elementos que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos para otorgarle un mérito probatorio pretendido por la actora. Cito al respecto la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC1932017 del 28 de junio de 2017, radicado 110013103039-201100108-1 magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, en el cual se señala la siguiente:

“La valoración del significado individual de la prueba es un proceso hermenéutico, pues consiste en interpretar la información suministrada por el medio de prueba a la luz del contexto, dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis científicas y los postulados de la técnica; para realizar tal labor el juez debe contrastar la consistencia del contenido de la prueba, es decir su adecuación o correspondencia con la actualidad, mediante el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos a partir de las cuales infiere la coherencia del relato, es decir su ausencia de contradicciones y su mérito objetivo”.

Quiero entonces resaltar de lo anterior, que las pruebas señaladas no permiten a esta delegatura establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las pruebas que se han señalado.

A parte de lo anterior, en este punto también cabe precisar que si bien la matrícula del establecimiento de comercio ARIZA CLUB GANADERO se realizó el 1 de marzo de 1996, tal como a parece a folios 30 y 31 del consecutivo 0. Este certificado no se puede tomar como una prueba suficiente del uso de tales expresiones en el comercio a título de nombre comercial, como tampoco se puede tener en cuenta los estados financieros de los años 2015 a 2017 folios 34 al 39 del consecutivo 0, debido a que dichos registros corresponden a obligaciones de las personas que ejerzan profesionalmente el comercio, acorde con lo establecido en los artículos 19 y 28 del Código de Comercio.

De forma que dichos registros buscan poner en conocimiento a quien interese la información inscrita o publicada, mas no generan derechos de exclusividad ni de propiedad industrial; por lo tanto, no acreditan por sÍ solos el uso del nombre comercial en los términos señalados.

Finalmente, en cuanto al testimonio del señor Marco Alirio Ariza Estupiñán, por sÍ solo no constituye un material probatorio con el cual sea posible inferir con grado de convicción suficiente el uso público, sensible y continuo del nombre comercial que pretende reconocimiento la parte demandante. En la medida en que hubo o hay una relación familiar y de acuerdo con el artículo 2011 del Código General del Proceso, dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta analizar la prueba; y, adicionalmente, el testigo no explicó claramente las razones por las cuales conocía el desarrollo comercial del establecimiento el accionante. Al respecto, sobre la valoración que se ha realizado del testimonio del señor Marco Alirio Ariza y la forma en que debe valorarla el juez, cito la Sentencia del Consejo de Estado Sección 1º, Sentencia del 19 de julio de 2017 radicado 68001-23-15-000-2016-2791-01 consejera ponente Marta Sofía Sansón, quien señalo:

“Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas, condición que ha de entenderse satisfecha cuando las respectivas contestaciones se relaten concienzudamente, relato que por lo tanto debe incluir la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar, modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento de mismo”.

Bajo ese racero, para la Superintendencia de Industria y Comercio, pues el testimonio del señor Marco Ariza no es suficientemente válido por sí solo, para tener por probadas las circunstancias que buscan la parte actora.

Finalmente, es de anotar que el despacho no puede tener como prueba las manifestaciones realizadas por la solicitante o por la demandante dentro de la etapa de interrogatorio de parte, pues las mismas deben estar sustentadas en el acerbo probatorio y no en simples afirmaciones, mediante lo cual debe recordarse que las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses carecen en el sistema procesal civil colombiano de importancia probatoria, a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas. Caso en el cual su eficacia proviene de estas y no de la aserción de la parte. Cité la Aentencia de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Civil, sala de magistrado ponente Jorge Antonio Castillo Rúgeles, expediente número 6459 página 16.

Con estas razones, entonces, para la Superintendencia de Industria y Comercio, quedarían desechadas las pretensiones dos y consecuenciales relativas al nombre comercial.

Ahora, pasaré a referirme sobre las pretensiones primera y consecuenciales relativas a las marcas. Sobre la legitimación por activas sobre las marcas: respecto del punto 1 de legitimación de la fijación del litigio que tiene que ver por la legitimación por activa, se debe tener en cuneta que de conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar una reacción ante la autoridad nacional competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho.

En el caso concreto, como ya se adelantó la legitimación de la demandante, se acreditó a través de las certificaciones expedidas por la secretaría general de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondientes a las marcas mixtas “CLUB GANADERO” para la identificación de productos y servicios de las clases 29 y 35 de la clasificación internacional NIZA versión 9. Presentó en este momento en pantalla la descripción de las marcas las cuales se encuentra soporte que es propietaria la demandante con la descripción de los servicios y la vigencia de la misma.

[CONDUCTA]

Así, entonces, pasamos a hacer el análisis sobre la infracción alegada. En este orden de ideas cabe señalar que el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 establece que: “El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: (…) d. Usar el comercio en signo idéntico similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de recesión con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”.

Con fundamento en lo anterior, el despacho procederá a estudiar si en el caso concreto estamos ante una eventual infracción o amenaza a los derechos de propiedad industrial de la accionante, para lo cual será necesario analizar en primer lugar si existe identidad o semejanza entre el signo usado por el demandado y las marcas de titularidad de la demandante. A efectos de llevar a cabo dicho análisis, se afrontaron los signos usados tanto por el demandante como por el demandado, a la luz de las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pongo entonces de presente en pantalla el cotejo realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las marcas de la demandante y sobre el signo que utiliza el demandado.

Así las cosas, al realizar un análisis de conformidad con las reglas del cotejo de signos mixtos establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con la interpretación prejudicial 84IP2015, el Tribunal ha señalado que, tratándose de este tipo de signos, se debe denominar cuál es elemento predominante, esto es el nominativo o figurativo. Para determinar lo anterior, el despacho hará uso de los manifestado también por el Tribunal , quien ha señalado:

“En general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo que no obsta que para en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación que en un momento dado puede ser definitivo. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando el figurativo o evocador de conceptos, cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

Hice alusión a la interpretación prejudicial dentro del proceso 12IP2014.

Con base en lo expuesto, evidencia el despacho que de los signos en conflicto, el elemento predominante es el denominativo, por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, así como por el evidente protagonismo que tienen en los signos a confrontar. En este caso, corresponden a las expresiones CLUB GANADERO CARNES FINAS la marca de la demandante y CARNES CLUB GANADERO la utilizada por el demandado. Ahora bien, establecido el elemento predominante en ambos signos, se procederá a realizar un análisis conforme a las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para el cotejo de signos nominativos; analizando esto, analizando los signos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en las semejanzas desde el punto de vista del consumidor medio, además analizando si entre esto existe similitud ortográfica o fonética y conceptual.

Al aplicar las reglas del cotejo mencionadas, el despacho concluye que entre los signos analizados existe similitud fonética, ortográfica y conceptual, pues al compararlo se encuentra que la expresión usada por el demandado reproduce parcialmente la escritura fonética y ortográfica de las marcas de las cuales es titular la demandante, esto es CLUB GANADERO. Diferenciándose del signo que se acusa al infractor solo por la inclusión de la palabra “Carne”, inclusión que no le agrega mayor diferencia al signo respecto de la marca de la demandante, en la medida que evoca la mente del consumidor la misma idea, esto es la comercialización y pediría dos vacunas. Por estas razones, advierte la delegatura que el signo utilizado por el demandante, si bien no es idéntico, sí es semejante a los signos de la parte actora, por lo que se concluye que el demandado hace una reproducción parcial de las marcas CLUB GANADERO CARNES FINNAS.

Realizado el análisis de los signos, pasamos a analizar el riesgo de confusión a sucesión, encontrando que de conformidad con el literal B del artículo 255 de la Decisión 486 del 2000, y según el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual se señala lo siguiente:

“La confusión puede manifestarse cuando al percibir la marca el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando si bien encuentra cierta diferencia frente a las marcas en conflicto, cree por su similitud que proviene del mismo proveedor o fabricante”.

Cité la interpretación prejudicial 178IP2015.

Partiendo de esos criterios tanto normativos como jurisprudenciales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, también ha sostenido que la identidad y semejanza puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado bajo la creencia de que esta comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos y servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios, que se ofrecen en un origen empresarial común. He citado la interpretación prejudicial 109IP2002.

Adicional a lo anterior, el Tribunal también ha señalado lo siguiente:

“1.Que para determinar si existe riesgo de confusión debe existir una identidad entre los signos en disputa y también entre los productos y servicios dirigidos por ellos.

2.Identidad entre los signos y semejanza entre los productos y servicios.

3. Semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios,

4.  Semejanza entre aquellos y también semejanza entre ellos”.

He citado la interpretación prejudicial 423IP2015.

En suma, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores: la identidad o semejanza entre los signos que disputa, y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. En ese orden de ideas, en el caso bajo estudio, estamos frente al tercer escenario, es decir aquel en el que existe semejanza entre signos e identidad de los productos, pues como se expresó anteriormente hay similitud ortográfica y fonética entre los signos confrontados, sumado a que los dos se usan para identificar carnes y servicios de comercialización de derivados bovinos.

En consecuencia, el despacho concluye que existe un riesgo de confusión, pues el demandado a través de su enseña comercial y sus tarjetas de presentación, hace uso de los signos CLUB GANADERO para identificar productos y servicios amparados por los registros marcarios de la demandante, esto es: canes de res, carne de cerdo, aves, pescados, mariscos, y para servicios de comercialización y distribución al por mayor y detal de carnes de res, carne de cerdo, aves, pescados y mariscos; de acuerdo con las pruebas obrantes a folios 16 y 15 del consecutivo 0. En esa medida, los consumidores podrían acudir al establecimiento de comercio del demandado, bajo la falsa creencia de que allí podría adquirir los productos y servicios de la demandante, lo cual no es otra cosa que una infracción de los derechos de propiedad industrial de la señora Ana Patricia Villalba Burgos, de acuerdo con el literal D del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Teniendo entonces probado la infracción, pasa el despacho a analizar si se encuentran probados los daños. Se aprecia del escrito de la demanda el daño sufrido por la señora Ana Patricia Villalba corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, igualmente para efectos de la cuantificación del prejuicio se acogió el sistema de indemnización prestablecida. Sobre este punto, debemos tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 2.2.21.1 del Decreto 1074 del 2015, la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnización prestablecida o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios a elección del demandante.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de la indemnización prestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486. Y por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a determinación por parte del juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación. En otras palabras, quien elige el sistema de indemnización prestablecida como es el caso de este proceso, no tiene que probar la cuantía de los daños o perjuicios causados por la infracción, sino que la tasación estará determinada por el juez; no obstante, el régimen de indemnización prestablecida únicamente libera la carga de la prueba de la cuantía, el daño sí debe estar probado; cuya carga está en cabeza de la parte demandante.

Así las cosas, se analizará a continuación si la demandante cumplió con la referida carga. Tal como se ha señalado en el análisis referente a la infracción, es posible presumir en virtud de lo previsto en el artículo 97 del Código General del Proceso, que el demandado usó las marcas de titularidad del accionante para identificar en el comercio los mismos productos para los cuales fue registrado por la demandante. Ahora la pregunta es ¿esta conducta configuró en un daño para la demandante?; al respecto, entonces, hago acotación a lo que ha señalado la doctrina, en este caso Ernesto Rengifo García en su artículo “Valoración de Perjuicios en la Infracción de las Patentes” en el cual señala lo siguiente: “La infracción del derecho de propiedad intelectual es la causa del fenómeno indemnizatorio. La violación del derecho de propiedad intelectual constituye el perjuicio mismo, dado que la lesión jurídica consiste en el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva al titular, al que le interesa determinar oportunidad y el modo en que va a explotar su derecho de manera individual, o autorizando su explotación por otro [INAUDIBLE]”.

En el mismo sentido, ha precisado la autora Delia Lipszic en su libro de autor y derechos conexos que: “Toda conducta antijurídica en infracción de derechos de autor a los derechos conexos que son iguales, derechos exclusivos de propiedad intelectual, causa per sé un daño que debe ser reparado”.

De igual manera, en el trabajo la acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad intelectual de Felipe Andrade Perafan, se indicó: “Son los causados por la infracción de derecho de autor o de algún derecho conexo, e implica ello igualmente aplicable a la propiedad industrial, un menoscabo en los intereses patrimoniales del titular por vulneración de un derecho exclusivo; lo cual se traduce en una intrusión en el ámbito de las facultades exclusivas y excluyentes que radican en cabeza del titular del derecho, se trata en ultimas de la limitación del ejercicio legítimo de los derechos”.

Teniendo claro lo dicho hasta el momento, es oportuno señalar que en el caso del derecho marcario como se ha reiterado, la protección recae sobre un signo distintivo y dicha protección se materializa en una serie de derechos de carácter exclusivo. Así, entonces, la infracción de alguna de estas prerrogativas materializa el daño, precisamente porque se irrumpe en el derecho subjetivo del titular de la marca y se le priva de la facultad exclusiva que solo le corresponde a este, afectándole así sus intereses legítimos en relación al signo protegido, como sería, por ejemplo, recibir una remuneración proporcional por la explotación o utilización de las mismas.

Así lo ha entendido entonces el Legislador Andino, quien en el artículo 243 de la decisión andina 486 del 2000, parte del entendimiento que por el hecho de la infracción se genera al menos un lucro cesante que corresponde al beneficio obtenido por el infractor, por la explotación de las marcas o el precio de la licencia que hubiere obtenido el titular en caso que el uso de su marca hubiere sido utilizado por el titular de esta; diferente es determinar la cuantía de estos beneficios o de los que constaría la licencia.

Ahora, también es preciso mencionar y tener en cuenta entonces la obra de Carlos Fernández en su obra “Manual de Propiedad Industrial”, quien ha resaltado que: “Los criterios antes mencionados fueron diseñados por la jurisprudencia alemana del siglo XIX, para conceder al titular del derecho de exclusiva infringido la facultad de optar por uno de los 3 siguientes módulos de indemnización de lucro cesante: (1) Los beneficios que el titular del derecho de exclusiva hubiere obtenido si no se hubiere producido la infracción; (2) Los beneficios que haya obtenido un infractor como consecuencia de la violación del derecho de exclusiva; (3) El precio que el infractor hubiere podido pagar al titular por la infracción de una licencia que le hubiere permitido explotar el bien inmaterial conforme a derecho”.

En este orden de ideas, es posible afirmar que existe entonces un daño.

Teniendo en cuenta entonces el daño, vamos a establecer la cuantificación de ese daño. Para establecer la cuantificación del daño teniendo en cuenta el artículo 2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, en lo ateniente a indemnizaciones prestablecidas la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3 SMMLV y hasta un máximo de 100 SMMLV por cada marca infringida. Así, en el presente caso, dado que se verificó que la acción de las marcas que cuenta con certificado número 490479 folio 17 y 490478 folio 16, se fijará una suma equivalente a 4 SMMLV por cada marca sobre la cual hubo infracción, para un total de 8 SMMLV es la suma de $7.022.416 COP.

Por lo anterior, de conformidad con el parágrafo del mismo artículo antes mencionado, el cual establece lo siguiente: “Para cada caso en particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras la duración de la infracción, la amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”.

Encontrando que en este caso las únicas pruebas relativas a las condiciones de la infracción son la existencia de un letrero, las tarjetas de presentación y la factura, con base entonces en las consideraciones anotadas, el despacho aplicará y establece la cuantificación del daño en $7.022.416 COP.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Finalmente, procedo a pronunciarme respecto de las agencias en derecho. De acuerdo con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, también de conformidad con el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura número 16-10554, para esto es importante tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 24 del Código General del Proceso, la competencia que asume la Superintendencia de Industria y Comercio en este tipo de procesos, no deriva de la cuantía de la actuación, sino de las facultades que le han sido otorgadas a la entidad. Por esta razón, se debe acoger la compensación en costas por los SMMLV, esto es entre 1 a 10 SMMLV, de acuerdo como lo establece el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Para este caso, entonces, se fija  por concepto de agencias en derecho: 2 SMMLV esto es la suma de $1.755.604 COP que deberá pagar el demandado a la parte actora.

En merito de lo expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales proferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que Edgar Díaz Suarez identificado con C.C. 5.763.447 infringió los derechos de propiedad industrial de Ana Patricia Villalba Burgos identificada con la C.C. 39.544.392, sobre las marcas identificadas con los números 490479 y 490478.

SEGUNDO. Se ORDENA a Edgar Díaz Suarez identificado con C.C. 5.763.447 abstenerse de manera inmediata de usar la expresión CLUB GANADERO para la promoción y comercialización de productos y servicios cárnicos, o cualquier otro signo similar confundible con las marcas identificadas con los números de certificado 490479 y 490478, registradas para identificar servicios de la clase 2938 de la clasificación internacional NIZA, de titularidad de Ana Patricia Villalba Burgos identificada con C.C. 39.544.392.

TERCERO. ORDENAR a Edgar Díaz Suarez identificado con la C.C. 5.763.447 pagar a favor de la señora Ana Patricia Villalba Burgos identificada con C.C. 39.544.392, la suma de $7.022.416 COP a título de indemnización de perjuicios, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de esta audiencia; este valor deberá ser cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes de la ejecutoria de la presente providencia.

CUARTO. Se NIEGA las pretensiones segunda y consecuenciales a esta.

QUINTO. CONDENAR en costas a Edgar Díaz Suarez identificado con C.C. 5.763.447 para el efecto se fija con concepto de agencias en derecho la suma de $1.755.604 COP de conformidad con lo establecido en el acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016, los cuales deberá pagar a favor de la señora Ana Patricia Villalba burgos identificada con la C.C. 39.544.392.

Esta decisión se notifica por estrados.