SENTENCIA BR BEAUTY COSMÉTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA vs. M.V.H. INVERSIONES S.A.S

Fecha: 05 de febrero de 2021  

Radicación: No. 18-143564 

DEMANDANTE: BR BEAUTY COSMÉTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

DEMANDADA: M.V.H. INVERSIONES S.A.S 

FUNCIONARIA: CAMILA ANDREA MEDINA GOMEZ  

Siendo las 5:43 p.m., continuamos con la presente diligencia y es así, pues como en el entendido de que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, se procederá a emitir sentencia que defina esta instancia. 

[ANTECEDENTES]  

Lo primero que voy a hacer es narrar un resumen sobre los hechos, en primer lugar, voy a decidir sobre la infracción a derechos de propiedad industrial y en ese orden de ideas voy a hacer un resumen sobre los hechos que fueron narrados en la demanda, su contestación con sus respectivas excepciones. 

La demanda se encuentra bajo el consecutivo 0 del expediente digital, señala la demandante que: 

La sociedad BR BEAUTY comercializa productos para el cuidado del cabello, uno de ellos es identificado con la marca BRASIL CACAO, el cual es maquilado por un tercero, exportado a Colombia por la demandante y comercializado a través de su distribuidora autorizada. Indicó que registró la marca BRASIL CACAO en Colombia, para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, según certificado número 443791, vigente hasta el 21 de marzo del 2022.  

Para la fecha de radicación de la demanda, el producto identificado con la marca BRASIL CACAO, era comercializado por la sociedad PREBEL S.A., sin embargo, aclaro que desde el año 2014, inició relaciones comerciales con M.V.H. INVERSIONES para la comercialización de su portafolio de productos para el cuidado capilar, entre que se encontraba el producto identificado con la marca BRASIL CACAO. Dicha relación comercial finalizó el 3 de noviembre de 2017, concomitante con la terminación de la relación comercial comentada, la demandante tuvo conocimiento que M.V.H. INVERSIONES estaba comercializando un producto capilar identificado como CACAU BRASILEIRO infringiendo los derechos de propiedad industrial que la demandante ostenta sobre la marca BRASIL CACAO. 

Agrego que para verificar la infracción marcaría Diego Ávila Gómez, se dirigió al establecimiento de comercio de la demandada en Medellín para adquirir una muestra del producto CACAU BRASILEIRO, en presentación de 1000 ml, código barras 7998597482155 lote PBCBM1707. Señaló la demandante que la compra se respalda con la factura de venta número 40818 de 24 de marzo de 2018 por valor de COP $360.000 a nombre del señor Ávila. Indicó que el producto comercializado por la demandada es fabricado en Brasil por la sociedad ARÉVALO IND COSMÉTICOS, sociedad que fue el tercer autorizado para la fabricación de productos identificados con la marca BRASIL CACAO al momento de radicar la demanda la fabricación estaba a cargo de otra sociedad autorizada por la demandada.  

Indicó que la demandada publicita el producto CACAU BRASILEIRO, en redes sociales como Facebook e Instagram, manifestó la demandante que con la finalidad de demostrar y establecer la confundibilidad entre las marcas BRASIL CACAO y CACAU BRASILEIRO se realizó un estudio de mercado (focus group), cuyos resultados se transcriben a folio 10 de la demanda, es así, como solicitó diversas pretensiones en total  fueron 6 relacionadas con la infracción marcaria, la condena en costas y también el reconocimiento de unos perjuicios a título de indemnización preestablecida. 

Por su parte, la sociedad M.V.H. INVERSIONES dio contestación a esta demanda, se encuentra bajo el consecutivo 25 del expediente digital, indico lo siguiente.  

Señaló que por medio de la marca CADIVEU acompañada de otras expresiones genéricas o descriptivas como, PLÁSTICA DOS FIOS o BRASIL CACAO, la demandante comercializa productos para el pelo. Indicó que el registro de la marca BRASIL CACAO es nulo y/o debe ser cancelado, así mismo que la demandada no comercializa el producto alegado. Agregó que el producto de la demandante se comercializa en un empaque dorado con un trade dress en el que se incluye varias expresiones, como BRASIL CACAO PROFESIONAL, acompañado de un diseño que permite su identificación por el consumidor debido a su particular configuración gráfica, es claro que BRASIL CACAO sea de la marca del producto al observarlo, ya que el signo distintivo es toda la presentación.  

Señaló que BR, si cuenta con un registro de marca, pero no lo obtuvo para proteger su propiedad industrial, ya que nadie registra una expresión carente de distintividad con ese propósito, BR BEAUTY presentó a registro una expresión carente de distintividad de restringir la competencia, indicó que la demandada nunca comercializó el producto con el nombre BRASIL CACAO y la relación comercial se terminó no de forma irregular sin previo aviso. Señaló que la demandada nunca comercializó ningún producto objetos de esta acción de manera simultánea, el producto de la demandada referente de su presentación contiene el signo CACAU BRASILEIRO en la parte inferior y se comercializa propios de la demandada. Indicó que M.V.H. de la comercialización legal y legítima de un producto que no está identificado con la marca idéntica o similar de confusión con BRASIL CACAO,  la única semejanza de los productos consistía, expresión carente de distintividad y necesaria  para informar a los consumidores del ingrediente principal de su producto consistente en CACAO BRASILERO o CACAO BRASILEÑO agregó que en el informe del señor Diego Ávila se expresa que se realizó la compra de un tratamiento para el cabello, denominado CACAU BRASILEIRO efectivo liso y brillante, en ese sentido es claro que el nombre de producto no era CACAU BRASILEIRO, sino CACAU BRASILEIRO, efectivo liso y brillante. Expresiones estas últimas que descartaban cualquier riesgo, confusión o asociación. 

Indicó que la metodología en el focus group, es equivocada porque no estadísticamente representativa, porque no limita ni representa los escenarios en los que efectivamente los consumidores se encuentran con las marcas, se opuso a la totalidad de las pretensiones y presentó las siguientes excepciones de mérito: 

1. BRASIL CACAO nominativa en clase tres es una marca débil que debe coexistir con signos como CACAU BRASILEIRO, cuya función es informar a los consumidores y al público en general acerca del principal ingrediente del producto ofrecido o que ofrecía M.V.H. y el producto ofrecido por BR BEAUTY.  

2. Existen suficientes diferencias entre BRASIL CACAU nominativa en clase 3 y CACAU BRASILEIRO LISO Y PONTO BRASILEIRO mixta para un producto para el tratamiento del pelo que impidan la existencia de la infracción. 

3. CACAU BRASILEIRO es un término carente de distintividad para productos que contienen cacao brasileño, por lo que se aplica la excepción del artículo 57 de la Decisión 486. 

4. El registro de BRASIL CACAU nominativa clase 3 es nulo y/o debe ser objeto de cancelación por consistir en un signo carente de distintividad registrado de mala fe y con el objeto de cometer actos de competencia desleal. 

5. Abuso de derecho de acción, BR BEAUTY está usando esta acción de infracción de marca como un instrumento restrictivo de la competencia de carácter exclusorio, M.V.H. fue agente comercial de BR BEAUTY durante varios años, posicionó sus marcas e injustificadamente BR terminó su contrato. Ahora, que ha notado que M.V.H. era un aliado fundamental y no ha tenido el mismo éxito con sus nuevos distribuidores, plantea un debate procesal injurioso para atacar la reputación de M.V.H. y por esta vía intentar captar su clientela. 

6. Productos en la clase 3 que contienen la expresión CACAU. 

7. Cualquier excepción que el despacho encuentre probada. 

De esta manera se tiene un resumen tanto de la demanda principal como de la demanda por propiedad industrial como su contestación. Antes de comenzar con la parte motiva de esta sentencia respecto a la infracción de derechos de propiedad industrial quiero dejar claro un aspecto y es cuanto a las tachas que presentó el apoderado de la sociedad demandante BR BEAUTY en contra de los testigos que fueron acercados y que fueron llamados por parte de la demandada, el artículo 211 del Código General del Proceso, establece que: “cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco, dependencias personales u otras causas” y dispone que “la tacha formularse con expresión de las razones en las que se funda y el juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”. 

Sobre el valor probatorio de un testigo sospechoso, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que: 

“La ley no impide que reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha, cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo se pone en duda que esté diciendo la verdad al declarar, se desconfía de su relato o de que sus respuestas corresponden a la realidad de lo que ocurrió, se supone que en él pesa más su propio interés en determinado que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos, el valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se haya contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente por sí solas jamás pueden producir certeza en el juez”. 

Así las cosas la consecuencia directa que surge de la presentación de la tacha por alguna de las partes es que al momento de fallar o de resolver la controversia, el juez debe estudiar y analizar el testimonio que ha sido tachado esto de acuerdo con las circunstancias de cada caso, esas circunstancias implica que no existe una obligación de resolver acerca de la sospecha a diferencia de lo que sucede con la tacha por inhabilidad, en caso de sospecha lo que se exige es un análisis con mayor rigurosidad del testimonio cuestionado o del testimonio que ha sido tachado con el fin de que el mismo se examine con una severidad un poco más amplia y en consideración de los motivos que generan desconfianza de quien ha formulado esa tacha” 

Entonces debe llamarse la atención que la tacha se realiza respecto de un testigo frente al cual pone en duda la imparcialidad y neutralidad de su dicho, pero eso no conlleva indefectiblemente a restarle un valor probatorio a ese relato que hizo y pues así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia como lo mencioné anteriormente, es así como, pues si es del caso los testimonios que han sido tachados serán analizados con este rigor propio que nos ha dado a conocer la norma y también la Corte Suprema de Justicia. 

[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA] 

Aclarado lo anterior voy a iniciar entonces con la legitimación en este proceso por propiedad industrial, es así como lo primero a establecerse en este tipo de procesos es la legitimación porque sin este presupuesto no habría lugar o habría más bien lugar inmediatamente que se negaran las pretensiones de la demanda por falta de legitimación o incluso una decisión anticipada, una sentencia anticipada, es así como en materia de propiedad industrial en la norma se encuentra la legitimación descrita en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 que señala lo siguiente “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la eminencia de una infracción” es así como, pues en esta medida cuenta con legitimación dentro de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial el titular de cualquier derecho contemplado dentro de la Decisión 486 de 2000. 

Razón por la cual de manera previa a decidir sobre la comisión o no de una infracción a un derecho de propiedad industrial es preciso verificar que por parte del accionante se haya demostrado la existencia del derecho y por supuesto su titularidad, en el presente proceso se encuentra entonces acreditado efectivamente que la sociedad BR BEAUTY es titular de la marca nominativa BRASIL CACAU para identificar productos comprendidos en la clase de la Clasificación Internacional de Niza, de este aspecto da cuenta no solamente la documental que se encuentra en el consecutivo 0 del expediente digital presentación página 1 en el folio 124 del expediente, consistente en la certificación expedida por esta entidad en la que se evidencia que la demandante es titular de dicha marca con certificado número 443791, sino también están las manifestaciones de la demandada cuando afirma que efectivamente BR BEAUTY es la titular de la marca mencionada en este proceso y que igualmente lo aseguró también en sus alegatos de conclusión. 

Aclarado de esta manera el tema de la legitimación no debemos olvidar que la fijación del litigio se centró en 3 temas a saber o en 3 puntos a saber, el primero es determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que la sociedad demandada hizo uso de la expresión CACAU BRASILEIRO después de verificar esto se entrará a determinar si ese uso es decir el uso de la expresión CACAU BRASILEIRO por parte de la sociedad demandada en el desarrollo de su actividad comercial infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta la parte demandante sobre la expresión BRASIL CACAU, de encontrar configurada esta infracción entonces también se manifestó que se entraría a determinar si existió el daño reclamado y tasar igualmente su cuantía teniendo en cuenta el sistema de indemnizaciones preestablecidas que fue requerido por la parte demandante. 

A efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial, se parte por recordar que el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que es la norma que aplica al presente caso, dispone lo siguiente.  

“Artículo 155, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos, d, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”  

A partir del contenido de la norma que acabé de leer se tiene entonces que hay 3 aspectos indispensables a establecer, el primero es el uso en el comercio por parte del demandado de un signo que se presume es el infractor, segundo la similitud o identidad de dicho signo con el que se encuentra registrado y, por último, el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. 

Para empezar con el análisis de este literal es fundamental establecer cuál es el uso que lleva a cabo la demandada o que le da la demandada del signo que se aduce infractor, pues incluso ese es el primer punto de la fijación del litigio, de conformidad con las pruebas allegadas y practicadas en este proceso es posible concluir que la sociedad M.V.H. INVERSIONES ha comercializado el producto que es identificado con la marca o que menciona la parte demandante identificado con la marca CACAU BRASILEIRO tal como procederé a enseñarles en pantalla, esa es la fotografía del producto que se alega por la parte demandante que es el infractor, el producto referido consiste en un tratamiento para el cabello cuya finalidad es darle un alisado esto es claro en este proceso, pues teniendo en cuenta las respuestas dadas en el interrogatorio de parte de la representante legal de M.V.H. INVERSIONES así como el producto mismo lo indica. 

Vamos a continuar entonces con el siguiente punto de la fijación del litigio y con el siguiente aspecto que nos trae el literal d, que es la similitud o identidad del signo con el que se encuentra registrado, antes de determinar si el uso que la demandada hace de este producto, de este signo con figura una infracción a los derechos de propiedad industrial de BR BEAUTY voy a referirme a las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, pues en esta se ataca directamente la configuración de la infracción a derechos de propiedad industrial, es así como tenemos las siguientes excepciones que han sido propuestas por la parte demandada, BRASIL CACAU nominativa en la clase 3 es una marca débil que debe coexistir con signos como CACAU BRASILEIRO cuya función es informar a los consumidores y al público en general acerca del principal ingrediente del producto ofrecido o que ofrecía M.V.H. y el producto ofrecido por BR BEAUTY, otra excepción que ha sido también presentada es que CACAU BRASILEIRO es un término carente de distintividad para productos que contienen cacao brasileño por lo que aplica la excepción del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000. 

Señaló entonces la parte demandada en la primera excepción que la expresión BRASIL CACAU está compuesta por 2 elementos carentes de distintividad, Brasil es el nombre coloquial de la República Federativa de Brasil y, por otro lado, CACAU es una alocución portuguesa que significa cacao o semilla de cacao, adicionalmente puso de presente la sentencia que se ha proferido el 23 de diciembre de 2016 por esta entidad y también mencionó que la incorporación de los términos claramente identificables semánticamente por el consumidor como el nombre de un ingrediente como procede BRASIL CACAU no le suma distintividad necesaria como apropiarse de todo el concepto detrás del ingrediente salvo que se tratara de una denominación de origen, en cuanto a la segunda excepción refirió que la expresión CACAU BRASILEIRO corresponde a una indicación sobre el lugar de origen del ingrediente principal del producto, el uso que se hace por parte de la demandada es de buena fe por cuanto es natural que se informe a los consumidores sobre la presencia de este ingrediente. 

En primer lugar, se debe poner de presente que acá nos encontramos frente a una marca nominativa conformada por 2 expresiones en donde una de ellas se encuentra en idioma extranjero, es decir, la expresión CACAU, al respecto se deberá tener en cuenta lo dispuesto por el Tribunal Andino con relación a este tipo de signos se tiene el proceso 358IP de 2019 en donde se indica lo siguiente. 

“Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de la realidad, en ese sentido, tratándose de palabras de un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras, si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras el tratamiento similar al que se da el idioma castellano” 

Para este despacho es claro en este proceso que el consumidor relaciona la palabra CACAU con la palabra o la expresión cacao por lo que el tratamiento que se le dará va a ser similar al que se le da en el idioma castellano, ahora con relación a la presunta debilidad marcaria relacionada por la demandada bajo el argumento de que la marca BRASIL CACAU está compuesta por 2 elementos carentes de distintividad por considerar que primero hace referencia al origen del producto y el segundo, pues a uno de sus ingredientes, es necesario precisar también lo que ha dispuesto el Tribunal de la Comunidad Andina sobre este tema, entonces tenemos aquí el proceso 138IP de 2004 en el que se dispone lo siguiente. 

“Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trata en efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades inapropiables en exclusiva según la doctrina, la presencia de una alocución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece, nadie en efecto puede monopolizar una raíz genérica debiendo tolerar que otras marcas le incluyan aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirva para distinguirlo claramente del otro Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo derecho de marcas tomo 2 página 78 y 79” 

Continúa el tribunal. 

“Otamendi por su parte destaca que el titular de una marca débil al contener está una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de tercero y fundar en esta sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre la raíz del uso general o necesario, esto necesariamente tendrá efecto sobre el criterio que se aplique en el cotejo y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente Otamendi Jorge derecho de marcas cuarta edición Editorial Lexix, Nexis Abeledo-Perrot Buenos Aires 2002, páginas 191 y 192”  

En este sentido, entonces, pues tenemos que indicar que el tribunal es claro cuando señala que para que un signo sea débil debe estar integrado por elementos de carácter genérico de uso común o que, si se evoca una cualidad del producto o servicio, por lo tanto, pues voy a analizar cada uno de estos elementos para este caso, en cuanto al carácter genérico ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente.  

“Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio, la falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre el género de productos o servicios impiden su registro”  

Continúa el tribunal. 

“Ahora bien el establecimiento de la dimensión genérica en un signo debe hacerse inconcreto según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de este y el nomenclátor de que haga parte y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro, además la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si al hacerse parte de un conjunto adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca, en este contexto el tribunal ha manifestado que en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio de modo figurado o metafórico y adquirir así una fuerza expresiva o peculiar suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio, una expresión utilizada en un contexto original y en relación con el objeto puede así dejar de ser genérica jurídicamente hablando. 

Contra esta posibilidad admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que por supuesto este podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia, sentencia dictada en el expediente 02IP89 del 19 de octubre de 1989 publicada en la gaceta número 49 del 10 de noviembre de 1989 caso oferta. 

Finalmente, en relación con este tipo de signos, el tribunal ha señalado qué. 

“Para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse qué es frente al producto y servicio de que se trata, ya que en el caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica el signo por ser tal estaría en curso en la causal de irregistrabilidad contemplada en literal e del artículo 82 de la decisión 344, sentencia dictada en el proceso 7IP de 2001 del 26 de marzo de 2001 publicada en la gaceta número 661 del 11 de abril del mismo año caso LÁSER que reitera lo establecido en la sentencia proceso número 12IP de 89 del 19 de octubre de 1989 publicada en la gaceta 49 el 10 de noviembre del mismo año caso OFERTA y en el proceso 12IP de 95 del 18 de septiembre de 1995 publicada en la gaceta 199 del 26 de enero de 1996 caso VERDADERO ARRANCAGRASA”  

Y así es como termino la cita del tribunal, sobre este punto el demandante, pues trajo a colación también como lo mencioné anteriormente la sentencia proferida por esta entidad del 23 de diciembre de 2016 en la que, pues el demandante es el señor Diego Martínez en contra de la sociedad CIVETCHI COLOMBIA en expediente S del 2015244973 en donde se determinó, pues que la marca NS ETA es un signo débil por contener en la misma el producto como tal, pues se trató de una expresión empleada tanto a nivel nacional como internacional para identificar un sistema suplementarios de seguridad de vehículos y, por lo tanto, pues en dicho caso se negaron las pretensiones de esa demanda. 

En contrario, pues a lo expuesto en el caso mencionado cumple recordar lo manifestado por el Tribunal Andino en el sentido cuando este despacho se pregunta qué es el producto de la demandante de la sociedad DR la respuesta no me conlleva a señalar que sea BRASIL CACAU o BRASIL CACAO, pues es claro que el mismo corresponde más bien a un producto para alisar el pelo o un tratamiento capilar, lo anterior se soporta, pues incluso con la declaración de la perito Alba Lucia Valenzuela cuando a minuto 16:30 de la declaración se le pregunta lo siguiente ¿Cuándo usted indica en su dictamen pericial que BRASIL CACAU es un signo descriptivo que no identifica con claridad si corresponde a un producto cosmético, un ingrediente, un preparado farmacéutico de origen natural o un preparado alimenticio a que se refiere con que es un descriptivo?, frente a esto la perito responde lo siguiente. 

“Es la manera como se describe el producto y agrego que yo hago una asociación directa con la descripción que ese producto me va a representar y en este paso si estoy hablando de que dice BRASIL CACAU lo primero que entiendo o lo primero que se entiende de una manera muy general es que es cacao de Brasil, pero en ese momento no se está diciendo si es un cosmético si es un alimento, si es un suplemento dietario si no simplemente tenemos la información de que dice cacao de Brasil así de simple” 

Lo anterior me permite concluir que la expresión BRASIL CACAU para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza no puede considerarse como genérica, el segundo aspecto de que habla el Tribunal es de uso común entonces se entiende como de uso común aquellos signos que incorporan vocablos que son comúnmente utilizados para la identificación de determinados productos, en este sentido será común que un signo que utilice un vocablo que es reiterado en otros signos que han sido registrados por otros titulares marcarios empresarios o en la misma clase se considere como de uso común, en el presente caso no evidencio tampoco que se cumpla con este elemento toda vez que no se probó en el presente proceso que existan otras marcas registradas en Colombia bajo la expresión BRASIL CACAU para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 

Igualmente, también se puede ver que el dictamen pericial de la perito Alba Lucia Valenzuela se allegaron 2 capturas de pantalla del sitio web del INVIMA en donde se realizó una búsqueda por separado de las expresiones BRASIL y CACAU para productos cosméticos encontrando que en su gran mayoría dichos productos se encuentran como un registro vencido, adicionalmente no se cuenta con información que permita tampoco determinar si dichos productos se usan o se usaron para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza específicamente productos capilares, pues la perito manifestó que había hecho su filtro en cuanto a productos cosméticos, pero productos cosméticos ella nos manifestaba que existe varios y no se sabe cuál de ellos identificaba de pronto un producto capilar como lo es el de objeto de esta demanda. 

También en el dictamen pericial se allegaron 3 fotografías con unos productos sin que se pudiera determinar con precisión si los mismos se comercializaban en Colombia, si actualmente se encuentran en el mercado y si están registrados o siquiera con exactitud a qué tipo de productos correspondían así mismo lo afirmó la perito no solamente en su declaración, sino también en el escrito del documento allegado, la misma suerte corre en las imágenes aportadas por la demandada en su escrito de contestación de demanda, y es que si bien en diferentes declaraciones realizadas en este proceso por parte de la demandante y el señor Chica se informó que en el mercado de los productos para alisar cabello de las keratinas el cacao es conocido como uno de los ingredientes, no se tiene probado que usualmente los productos que tienen esa finalidad se llamen así entonces en ese sentido, pues tampoco encuentro probado este elemento que nos dice el Tribunal. 

El último elemento es evoca una cualidad del producto, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente en su proceso PERTAN 17IP de 2003. 

“El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto en efecto informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, valor, destino, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio para juzgar sobre si un producto es descriptivo procede a interrogarse en torno a como es el producto amparado por el signo que pretende registrar si la respuesta consiste en la designación del producto habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación, sentencias dictadas en el proceso IP 95 publicada en la gaceta número 189 del 15 de septiembre de 1995 caso TUTTI FRUTI S.A. y 27IP del 95 publicada en la gaceta número 257 14 de abril del 97 caso EXCLUSIVA” 

De lo que manifiesta el Tribunal, es así como al preguntarse este despacho como es producto comercializado por la demandante bajo la marca BRASIL CACAU la respuesta no conlleva a determinar una cualidad del mismo así como tampoco que se trate de un tratamiento para el cabello, es por lo anterior que al no cumplirse con los 3 elementos manifestados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Andina se puede inferir con certeza que la marca registrada por la demandante no es considerada por este despacho como débil y, por tanto, goza de la protección que trae la normatividad Andina, ahora voy a continuar con la segunda excepción que leí y es que en cuanto a que el producto de la demandada cumple con una función de informar a los consumidores acerca del origen del ingrediente principal del producto. 

Aquí es importante poner de presente el contenido del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 que fue el que manifestó bajo el cual se sustenta esta excepción de mérito planteada por la parte demandante, artículo 157 los terceros podrán sin consentimiento del titular de la marca registrada utilizar en el mercado su Propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino o valor, lugar de origen o época de producción en sus productos o de la presentación de sus productos u otras características de estos siempre que ello se haga de buena fe,  constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de productos o servicios. 

Lo cierto es que en el presente proceso está demostrado que el producto comercializado por la demandada se identifica con la expresión CACAU BRASILEIRO de ello da cuenta el material probatorio allegado por la misma demandada consistente en los siguientes documentos que pasaré a referenciarles. 

1. Está la carta del 9 de noviembre de 2017 dirigida a PONTO BRASILEIRO con asunto “cotización etiquetas” la misma contiene la propuesta de la etiqueta que es usada en el producto comercializado por la demandada y se expone en dicha comunicación que las etiquetas “CACAU BRASILEIRO” y esto se puede evidenciar en el consecutivo 25 memoriales página 1 folio 113 del expediente digital. 

2. Otra prueba documental consiste en el correo que es enviado por Mariana Giraldo a la demandada a la sociedad la señora Marcela Villa como representante legal de M.V.H. en donde señala “adjunto arte final de CACAU BRASILEIRO” esto obra en el consecutivo 25 memoriales página 1 folio 116 del expediente digital. 

3. También está el documento del INVIMA que es denominado Decisión 516 código de identificación de la notificación sanitaria obligatoria de productos cosméticos número 2017020409, asignación de código de identificación de la notificación sanitaria obligatoria número NSOC82485170 para el siguiente producto cosmético allí se indica lo siguiente “marcas CACAU BRASILEIRO” eso está en el consecutivo 25 memorial página 1 folio 119. 

4. El último documento al que voy a hacer referencia es la comunicación expedida por el mismo M.V.H. en donde se indica “el producto CACAU BRASILEIRO inició su comercialización en el mes de enero del 2018” consecutivo 25 memorial página 1 folio 255 del expediente digital. 

Es así como de lo anterior me permite concluir que contrario a lo que se quiere hacer ver en la contestación de la demanda en los alegatos de conclusión en el interrogatorio de parte la expresión CACAU BRASILEIRO no es o no se usa a título informativo para el despacho no es claro por qué si el producto se comercializa en Colombia se usan expresiones en idioma extranjero para indicar al consumidor uno de sus ingredientes aunado también al porqué únicamente se hace relación a ese ingrediente en esa ubicación del producto, tamaño de la letra e igualmente porque no solo se encuentra ahí, sino también le causa curiosidad a este despacho que se encuentra en la parte inferior derecha del signo se expresa contiene manteca de cacao, lo anterior permite determinar que el cacao por sí solo no es el ingrediente principal como se expresa en la contestación de la demanda y que con la expresión con la que se identifica el producto es CACAU BRASILEIRO. 

Razones estas que son suficientes o considero suficientes y que conllevan a determinar que la demandante no emplea la expresión a nombre propio, domicilio, seudónimo, nombre geográfico ni tampoco relativo a especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción, pues la expresión mencionada se hace a título de marca y no se limita a propósitos de identificación o de información del producto, por lo tanto, esas dos excepciones de mérito que han sido sustentadas por la parte demandada para este despacho resultan no ser probadas, continuo entonces con la siguiente excepción de mérito que voy a estudiar, el registro de BRASIL CACAU nominativa clase 3 es nulo y/o debe ser objeto de cancelación por consistir en un signo carente de distintividad registrado de mala fe y con el objeto de cometer actos de competencia desleal. 

[PROPIEDAD INDUSTRIAL] 

Es importante acá mencionar que en el marco de una acción por infracción a derechos de propiedad industrial el objeto del debate no es si un signo es o no distintivo, puesto que la distintividad de uno de los productos, perdón la distintividad de las marcas es uno de los elementos de análisis en el procedimiento de registro que se hace ante la autoridad correspondiente, el cual es tan importante que incluso la carta de esa distintividad del signo impide que se haga el registro conforme al literal b acá voy a interrumpir un momento no sé si los apoderados me han escuchado todo, se ha congelado la pantalla o se ha interrumpido en algún momento. 

Entonces voy a continuar, estaba manifestando lo correspondiente a la distintividad del signo y su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio entonces estaba mencionando que es uno de los elementos de análisis en el procedimiento de registro que hace la autoridad correspondiente el cual es un aspecto tan importante que la falta de distintividad de un signo impide que se haga el registro, pues conforme al literal b del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en esa medida, pues si la oficina si la delegatura para la propiedad industrial profiere una resolución concediendo el derecho sobre unos signos mientras dicho acto administrativo se encuentre vigente se debe entender que la marca registrada goza de esa distintividad, ya que de no ser, así pues, es claro que el signo habría sido negado. 

Por el contrario, pues en la acción por infracción a derechos de propiedad industrial se parte del hecho de que el demandante es el titular de un signo distintivo y el objetivo del debate se centra básicamente en el uso no autorizado del signo por parte de terceros sin que haya espacio para discutir sobre la validez o no o la corrección del registro, pues no en vano el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 dispone lo siguiente “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción” nótese entonces aquí que el objeto de estas acciones parten de un hecho cierto y es la existencia misma del derecho que se pretende proteger por lo cual no hay espacio para debatir sobre sí fue mal concedido o no al no gozar de distintividad. 

Debate que posiblemente puede ser válido en el escenario de la acción jurisdiccional encaminada a declarar la nulidad del acto administrativo o del trámite de registro de un signo, pero no en el escenario jurisdiccional de la observancia como es el actual que están como también incluso lo afirmó el apoderado de la sociedad demandada, pues ya están realizando las gestiones pertinentes ante consejo de estado, lo anterior deja claro entonces al menos que mientras se encuentre vigente ese acto administrativo que concedió la marca el signo goza de carácter distintivo y se encuentra legalmente protegido, otra de las excepciones que radicó o que mencionó la parte demandada en su escrito consiste en las siguientes, abuso del derecho de acción, BR BEAUTY está usando esta acción de infracción de marca como un instrumento restrictivo de la competencia de carácter exclusorio M.V.H. fue agente comercial de BR BEAUTY durante varios años posicionó sus marcas injustificadamente BR BEAUTY terminó su contrato, ahora que anotado que M.V.H. era un aliado fundamental y no ha tenido el mismo éxito con sus nuevos distribuidores plantea un debate procesal injurioso para atacar la reputación de M.V.H. y por esa vía intentar captar su clientela. 

Según, pues las manifestaciones de la parte demandada el registro por parte de BR BEAUTY de la marca nominativa BRASIL CACAU así como radicar de manera simultánea una acción por infracción a derechos de propiedad industrial y hacer uso de medidas cautelares es un comportamiento anticompetitivo consistente en un acto desleal por realizar el registro de una marca carente de distintividad esto con la finalidad de excluir del mercado a los demás competidores para resolver esta excepción basta con señalar que en este caso no nos encontramos analizando el comportamiento que se indica es desleal por parte de BR BEAUTY sino la posible infracción a unos derechos de propiedad industrial, si. 

[CONDUCTAS] 

Entonces para resolver esta excepción basta entonces con señalar que en este caso no nos encontramos analizando un comportamiento desleal de la sociedad BR BEAUTY, sino la posible infracción a unos derechos de propiedad industrial entonces se debe tener en cuenta que no nos encontramos en el trámite de un proceso regido bajo la ley 256 de 1996 a fin de estudiar la posible comisión de conductas concurrenciales contrarias a la competencia y pues M.V.H. INVERSIONES formuló pretensión en contra de BR BEAUTY mediante una demanda de reconvención bajo la cual este supuesto debe ser estudiado, por lo tanto, pues dicho estudio se llevara a cabo en el momento de analizar la acción por competencia desleal propuesta por M.V.H. INVERSIONES y no en este escenario, entonces de esta manera también esta excepción no va a prosperar. 

También allegó o manifestó otra excepción consistente en productos en la clase 13 contiene la expresión CACAO, al respecto debo manifestar que la demandada no realizó ninguna argumentación en esta no se evidencia ningún escrito ningún fundamento escrito en esta excepción no obstante la demandada pone de presente varias fotografías de unos productos que al parecer se encuentran comprendidos en la clase 13 de la Clasificación Internacional de Niza y que sus marcas contienen la expresión CACAO, pues esto se desprende del título de la excepción, téngase en cuenta que no se conoce en este proceso si dichos productos se encuentran en el mercado, tampoco si todos identifican productos comprendidos en la clase 13 de la Clasificación Internacional de Niza, pues para este despacho no es clara esta circunstancia y mucho menos de a dónde provienen esas imágenes, razones suficientes para considerar que esa excepción propuesta carece de fundamento legal y probatorio y, por lo tanto, no prospera tampoco. 

Aclaradas las anteriores excepciones continuaré entonces analizando la configuración de derechos de propiedad industrial tal como lo afirmé anteriormente se debe tener en cuenta que en el presente caso, pues la marca registrada corresponde a la nominativa BRASIL CACAU y la marca que se presume infractora y sobre la cual se va a hacer el correspondiente cotejo y que es la empleada por la parte demandada es CACAU BRASILEIRO en este punto, pues también quiero pronunciarme sobre una excepción de mérito denominada existen diferencias entre BRASIL CACAU nominativa de la clase 3 y CACAU BRASILEIRO mixta para un producto para el tratamiento del pelo que impide la existencia de la infracción, en esta excepción la parte demandada señala que el elemento denominante del producto de la demandada no es CACAU BRASILEIRO porque este elemento, pues o estas expresiones son descriptivas, genéricas de uso común y que no pueden ser consideradas prevalentemente como marca, pues el consumidor percibe esas excepciones, perdón expresiones como informativas y o como un origen empresarial. 

Al respecto, pues se tiene que la demandada agregó lo siguiente, en el caso de la presentación de nuestra mandante el origen empresarial se percibe por su peculiar apariencia gráfica y por el signo PONTO BRASILEIRO mixto, es más es importante señalar que para efectos sanitarios de hecho el nombre del producto M.V.H. es en realidad CACAU BRASILEIRO LISO Y PONTO, PONTO BRASILEIRO en los términos de NSO anexo 3, sobre este aspecto, pues el despacho ya se pronunció también anteriormente cuando resolvió las anteriores excepciones relativas con la debilidad de la marca, por tanto, es importante mencionar que esa excepción tampoco se encuentra probada y no va a prosperar toda vez que tal como se indicó anteriormente en el análisis realizado no resulta la marca de la demandante no resulta débil para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y que la marca que se emplea en el producto es CACAU BRASILEIRO, pues que corre la mi suerte, pues si bien el registro sanitario además se indica que el producto es CACAU BRASILEIRO LISO Y PONTO, PONTO BRASILEIRO. 

En este proceso no es menos cierto que en ese mismo documento se incluye que la marca es CACAU BRASILEIRO por lo que se resalta que existe una gran diferencia entre producto y marca, aclarado lo anterior entonces se procederá a realizar el cotejo entre la marca nominativa de la demandante que así fue registrada como marca nominativa BRASIL CACAU y la marca mixta empleada por la demandada objeto de controversia que como se señaló anteriormente corresponde a CACAU BRASILEIRO, para realizar el análisis es importante aplicar indispensable aplicar las reglas de cotejo entre marcas denominativas y mixtas siguiendo para ello lo que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina, en el proceso 84IP de 2015 se estableció que la comparación entre signos denominativos y mixtos se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor si el denominativo o el gráfico, si en este análisis se logra determinar que domina, predomina el elemento denominativo se deberá realizar el cotejo aplicando las correspondientes reglas y si, por otro lado, predomina el elemento gráfico ambas marcas podrían coexistir pacíficamente sin que exista riesgo de confusión. 

Para continuar con el análisis el mismo Tribunal ha dispuesto lo siguiente, en general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras las que por definición son pronunciables lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación que en un momento dado pueden ser definitivos, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto, teniendo en cuenta lo anterior en el presente caso se evidencia que en el signo que es empleado por la demandada el elemento que predomina es el nominativo por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor en atención a su fuerza expresiva y la posibilidad de pronunciación. 

En ese sentido aplicando las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos distintivos esto es analizando los signos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en las semejanzas y desde el punto de vista de consumidor medio se concluye que entre los signos analizados existe similitud ortográfica y fonética, respecto a la similitud fonética para este despacho es claro que la pronunciación de la expresión CACAU en los dos signos es exactamente igual teniendo un sonido idéntico ahora en cuanto a las expresiones BRASIL de la demandante y BRASILEIRO de la demandada independientemente que la expresión de la demandada contenga unas letras adicionales que son EIRO se puede evidenciar que la expresión protegida por la demandante es decir BRASIL se reproduce en su totalidad en la demandada, y es que por más que la ubicación de las palabras se encuentre invertida se considera que no por ello se puedan superar el riesgo de confusión por cuanto a la impresión en conjunto de las marcas es muy similar. 

De conformidad con lo anterior se tiene demostrado que la accionada utiliza en el comercio un signo semejante a la marca nominativa del accionante y existe una similitud fonética y ortográfica en el elemento denominativo, sumado a lo anterior se evidencia que la accionada utiliza el signo que ha sido analizado para identificar los mismos productos que identifica la demandante como su marca, prueba de ello se encuentra no solamente en los envases de los productos sino también en la declaración de parte de la representante legal de la sociedad demandada cuando indicó en relación con la terminación del contrato que fue celebrado con  BR BEAUTY lo siguiente “minuto 57:49, cuando nos quitan esta marca así corriendo decidimos buscar un producto que fuera de calidad y que tuviera un ingrediente fácil de comercializar y fácil de explicar” lo anterior supondría a concluir que evidentemente existe ese riesgo de confusión en el público consumidor de la demandante, pues puede llegar a adquirir los productos de la demandada pensando que tienen un origen empresarial diferente. 

Concluido lo anterior es decir que efectivamente realizado el cotejo y que efectivamente existe una confusión que existe una infracción procederé entonces a pronunciarme sobre la pretensión de indemnización de perjuicios causados por la infracción de derechos de propiedad industrial, es claro en este proceso que la demandante solicitó que se le reconociera a título de indemnización de perjuicios lo correspondiente a la indemnización preestablecida concretamente solicitó el literal abajo los criterios de daño emergente y lucro cesante, lo anterior, pues lo sustentó de la siguiente manera_ 

Conceptos a los que se atribuye el daño cuya indemnización se reclama, los conceptos a los cuales la parte demandante atribuye el daño cuya indemnización se reclama con ocasión de la infracción de derechos de propiedad industrial nombre comercial objeto de esta demanda son los siguientes: 

[DAÑO EMERGENTE] 

1. Cuantiosa inversión destinada a proteger los derechos de propiedad industrial en Colombia relacionados con el producto BRASIL CACAU. 

2. La cuantiosa inversión publicitaria para posicionar el producto BRASIL CACAU como un producto de primera calidad y lograr su reconocimiento en el mercado respectivo en el país. 

3. La cuantiosa inversión en publicidad que deberá adelantar la actora para recuperar el prestigio que ha perdido a causa de la comercialización de los productos indebidamente identificados con el signo infractor CACAU BRASILEIRO, objeto de esta demanda. 

4. Todo lo anterior sustenta que el derecho de mi poderdante al reclamo de perjuicios prefijado no puede ser inferior al máximo permitido para casos como el presente en el que él manifiesta la mala fe del infractor. 

[LUCRO CESANTE] 

1. Los beneficios indebidamente obtenidos por la parte demandada a través de la comercialización de mala fe de productos indebidamente identificados con el signo CACAU BRASILEIRO. 

2. Las utilidades dejadas de recibir por parte de la actora respecto de los clientes y consumidores que engañados por la demandada adquirieron productos indebidamente identificados en el signo infractor CACAU BRASILEIRO, creyendo que estaban adquiriendo los productos legítimos de primera calidad de mi poderdante identificados con la marca registrada BRASIL CACAU.  

En relación con esa tipología de perjuicio, basta señalar que no se encuentran demostradas en este expediente, en efecto, ninguna de las pruebas que se analizaron, que fueron allegadas… 

(Falla de comunicación) 

02:30:46 

(…) Estaba manifestando entonces que en cuanto a las tipologías de perjuicios que han sido requeridas por parte de BR BEAUTY, no se encuentran demostradas dentro del expediente, si bien se ha analizado todo el material probatorio, ninguna de las pruebas que fueron allegadas dan cuenta de la pérdida sufrida y asumida por el demandante debido al uso no autorizado de sus marcas, es decir, lo que corresponde al daño emergente. 

Aquí debo manifestar lo dispuesto en el artículo 1614 del Código Civil, en cuanto a daño emergente y lucro cesante, entiéndase por daño emergente el perjuicio de la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Al respecto, el Consejo de Estado también se ha pronunciado en tendencia el 21 de abril de 2016, consejero William Hernández Gómez, radicado de 2002 52 601, en donde ha indicado lo siguiente: “El daño emergente supone un menoscabo sufrido al patrimonio de la víctima, por su parte, el lucro cesante se refiere a la ganancia que deja de percibirse”. 

Así las cosas, se entiende que el daño emergente es un concepto derivado de aquellos gastos en los que ha tenido que incurrir la demandante con ocasión a la infracción por parte de M.V.H. INVERSIONES. Aclarado esto, se observa que en material probatorio que ha sido allegado, como lo manifesté anteriormente al expediente por parte de BR BEAUTY, no permite vislumbrar si efectivamente tuvo que incurrir en un gasto o si tuvo una pérdida con ocasión a la infracción por parte de la demandada, señaló que ese concepto se configuró con la inversión en publicidad y la inversión en la propiedad industrial, situación que no fue probada en este proceso y que no existen soportes al respecto que pueda dar por hecha esta circunstancia. 

Todo lo anterior, tiene como conclusión que la demandante no cumplió con su carga de probar la configuración del daño por concepto de daño emergente, no siendo suficiente por la manifestación del escrito de demanda. Lo mismo sucede con el concepto de lucro cesante, la demandante tiene la carga de probar que efectivamente puede percibir una ganancia con ocasión a la infracción; sin embargo, no existe prueba alguna al respecto y en ese orden de ideas, no se configuró lucro cesante o no se tiene como configurado lucro cesante de los productos comercializados, con ocasión a los productos comercializados por M.V.H. 

[DEMANDA DE RECONVENCIÓN] 

En ese orden de ideas, se accederán a las pretensiones de la demanda por propiedad industrial, excepto la relacionada con el reconocimiento de perjuicios, y de esta manera me he pronunciado sobre la demanda de propiedad industrial y procederé a continuar con la demanda de reconvención, que es por competencia desleal. Al igual que la anterior, voy a hacer un breve resumen sobre los hechos y contestación de la demanda. Señaló la parte demandante lo siguiente: 

“La demandante es una compañía colombiana cuya actividad económica es el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. Comenzando sus actividades en 2009, con la importación y comercialización de un tratamiento para el pelo Mix Chocolate, de la marca CANECOM.”   

Indicó que M.V.H. abrió su portafolio, importando nuevas referencias de tratamientos para el pelo de la marca mencionada, en 2011 adicionó la marca ESCALA, es así como desde 2009 hasta 2014 vendía alisados de la marca AGIMAX. En 2012 abrió su primer establecimiento de comercio denominado FONDO BRASILEIRO, generando una recordación importante, lo cual llevó a expandirse rápidamente en el mercado, teniendo en cuenta el éxito en la venta de productos y la demanda de sus clientes, se inclinaba también a un alisado para el pelo, el cual no se encontraba en su portafolio, por lo que en el 2014 se reunió con los dueños de BR BEAUTY.  

Indicó que BR BEAUTY paralelamente a las relaciones que tenía en Colombia con la demandante, adelantó la estrategia de registrar algunas denominaciones carentes de distintividad de entrar a violación al postulado de lealtad en el mercado y ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre ellas PLÁSTICA DOS FIOS, BRASIL CACAU, que según la demandante, es la unión de las expresiones Brasil, del origen del producto y cacao el ingrediente fundamental.  

Debido al posicionamiento en el mercado brasilero de CADIVEU, la demandante quería la distribución exclusiva de esa marca para Colombia, por lo que, en reunión con BR, se le informó a la demandante de la contienda jurídica que BR y Maira Eugenia Ruiz Medina tenía con la marca CADIVEU y la consecuencia de la imposibilidad de darle la distribución de la marca en Colombia. Así las cosas, le propusieron la distribución exclusiva del producto PLÁSTICA DOS FIOS, que es una expresión genérica que designa el nombre del producto moderador de cabello o plástica de cabello o del pelo.  

Teniendo en cuenta que la disputa jurídica de BR y la señora María Ruiz había finalizado a finales de 2014, la demandada le ofreció a M.V.H., la distribución exclusiva de la marca CADIVEU, oferta aceptada y por lo que la demandante inició una fuerte estrategia comercial para limpiar la imagen que los consumidores tenían de CADIVEU. 

Señaló, que pese a las ventas realizadas entre 2014 y 2017 que siempre fueron incrementadas, el 3 de noviembre de 2017 un empleado de BR envió un correo a la demandante, informando de la extinción de la relación comercial, correo que fue complementado con otro en el que se informa que el nuevo distribuidor de los productos CADIVEU sería la sociedad de PREBEL. Frente a esto, la demandante respondió comunicación en los términos dispuestos en los hechos 19, posterior a la terminación de la relación contractual, la demandante saco su línea propia y comercializo productos para alisado más amigables y menos perjudiciales para el pelo.  

Durante la relación comercial, nunca se importó el producto con la expresión BRASIL CACAU, señaló que BR BEAUTY ha desarrollado una estrategia generalizada o sabe proteger signos de distintividad con el propósito de excluir legítima competencia del mercado, que así lo ha hecho no solo en Colombia, sino en otros países donde han registrado expresiones como BRASIL CACAU a sabiendas de la carencia de distintividad de la expresión. 

Señaló que no es el registro aislado lo que determina el acto desleal, sino que en su utilización por fuera de los límites fundamentales lo que determina la existencia de un acto de competencia desleal, en otras palabras, el abuso del derecho con propósitos de concurrencia desleal lo que determina la comprensión de un acto complejo, compuesto y exclusorio de competencia. Indicó que, en mayo de 2018, en un claro abuso de derecho, la demandada presentó una demanda por propiedad industrial con medida cautelar para que se declare que M.V.H. incurrió infracción a la marca BRASIL CACAU, eso resulta ser un acto de competencia desleal complejo, al abusar de su derecho de marca con una demanda con medida cautelar espuria que pretende excluir a un tercero del uso de signos que son necesarios para la comercialización de productos respectivos. 

Es así, como se tiene que la sociedad demandada dio contestación a la demanda de reconvención en los siguientes términos, señaló que la demandada comercializa productos para el cuidado del cabello en Brasil y en el exterior, incluida Colombia. La demandante durante el tiempo que tuvo relaciones comerciales con la demandada no se opuso ni demandó la nulidad de los registros marcarios de propiedad de BR BEAUTY. Agregó que existe tanto carácter distintivo que M.V.H. no tuvo reparo en poner en cada concurrente un producto aparentemente de la misma calidad identificado con el signo infractor CACAU BRASILEIRO.  

Señaló que el legítimo ejercicio de defensa y protección de un derecho no constituye un abuso de derecho. Así fue como también manifestó las siguientes excepciones: prescripción de la acción competencia desleal en el registro de la marca BRASIL CACAU, ejercicio legítimo del derecho de uso exclusivo de una marca, abuso del derecho. 

[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA DEMANDA DE RECONVENCIÓN] 

De esa manera, se hace un pequeño resumen sobre la demanda y la contestación de la misma. Al respecto, téngase en cuenta, en primer lugar, por los hábitos de aplicación de la ley 256 de 1996 y lo primero que se debe advertir en este escenario, es que en el presente asunto se encuentran superados los ámbitos de aplicación dispuestos en los artículos 2, 3 y 4 de la ley 256 de 1996. En cuanto a la legitimación de las partes, el requisito consagrado en los artículos 21 y 22 de la ley mencionada se indica que respecta a la legitimación en la causa por activa, el despacho evidencia que la demandante se encuentra facultada para presentar esta acción por competencia desleal, se cumple con los presupuestos del artículo 21, es decir, participa en el mercado colombiano.  

De lo anterior, se tiene acreditado en el expediente con las manifestaciones tanto por la parte demandante como de la parte demandada, por lo cual es suficiente para poder acreditar este presupuesto. En cuanto a la demanda también se encuentra legitimada, téngase en cuenta que el artículo 22 de la ley 256 dispone:  

“Las acciones previstas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse contra el patrono.” 

De este modo, se tiene que las infracciones de las cuales se acusa a BR BEAUTY, relacionadas con el registro de su marca en Colombia y que han contribuido a que se ejecute un acto de competencia desleal, dan para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley de competencia desleal. 

[PROHIBIÓN GENERAL] 

Es así como en esta sentencia, se debe estudiar el acto que ha sido denunciado por la parte demandante, es decir, el artículo 7 de la ley de competencia desleal, teniendo clara la fijación del litigio, la cual se definió, se pudo plantear en conjunto con las partes y es revisar si mediante el registro de la marca BRASIL CACAU, por parte de BR BEAUTY la demandada incurrió en el acto de competencia desleal, específicamente contenido en el artículo 7 de la ley 256 de 1996. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tener que la demandada propuso, como una de sus excepciones del mérito, el ejercicio legítimo del derecho exclusivo de una marca, el acto que ha sido alegado como lo mencione anteriormente es el que se contiene o el que está contenido en el artículo 7 de la competencia desleal que indica, “que han prohibido los actos de competencia desleal, los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.”  

“En concordancia con lo establecido por el numeral 2 del artículo 10 bis del convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.” 

Teniendo en cuenta que en esta demanda de reconvención, la pretensión principal consiste en que se declare que BR BEAUTY incurrió en el acto desleal mencionado al registrar la marca BRASIL CACAU, por ser carente de distintividad y utilizarla como método de exclusión en el mercado, es importante poner de presente que la decisión Andina 486 de 2000, regula en términos generales de lo correspondiente a ese examen de registrabilidad de una solicitud de un signo marcario, eso se encuentra en el artículo 134 y siguientes de la decisión mencionada. 

También se tiene el decreto 486 de 2011, que determina que la autoridad competente ante la cual se tramita la solicitud de registro marcario, como lo mencione anteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio, la delegatura para la propiedad industrial. Por lo tanto, dado que la administración realiza este examen de registrabilidad y por medio de un acto administrativo, que en este caso es una resolución, se concede o se niega el registro de una marca, no es este despacho el competente para considerar si existe o no una carencia de distintividad de una marca que ha sido legalmente registrada, en el sentido que el artículo 88 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica que los actos administrativos se presumen legales y en ese orden de ideas encontrándose en firme esa decisión, por medio de la cual esta misma entidad le otorgó un derecho de propiedad industrial al ahora demandado BR BEAUTY, mal haría este despacho en esta sede jurisdiccional pronunciarse sobre un aspecto, que ya fue decidido y estudiado en su momento conforme a las normas que rigen la materia. 

Dicho de otro modo, teniendo en cuenta la legalidad del acto administrativo la marca BRASIL CACAU, al ser concebida a su actual titular que es BR BEAUTY y otorgar unos derechos de exclusiva, entre los que se encuentran pedir a terceros a hacer un uso desautorizado de la marca, no lo es, ni se entiende como puede ser esto constitutivo de un acto de competencia desleal, es decir, acudir a la autoridad competente para registrar un signo y que dicho registro o solicitud significa una exclusión en el mercado, lo cual incluso no se encuentra probado. Incluso para tal efecto por la parte ahora demandante, tuvo también en sus manos los mecanismos que considera o que son legalmente procedentes para tal efecto. 

En atención a lo previamente manifestado, también es importante resaltar que el hecho de acudir a la Administración de Justicia para defender los derechos de propiedad industrial, que han sido debidamente otorgados a la ahora demandada por autoridad competente, no significa que dicha actuación tenga la finalidad de excluir a un competidor del mercado; contrario a ello lo que busca válidamente el titular de derecho de propiedad industrial, es que ese cumplimiento dispuesto en la Decisión 486 de 2000 y demás normas concordantes por ser estas las que garantizan al ciudadano la defensa de su derecho,  derecho que ha sido previamente concebido por una autoridad competente. 

Bajo este mismo radicado, se determinó que la marca BRASIL CACAU, no se considera débil y por tal motivo la estrategia en la que se basa, en la que se apoya la demandante para pausar la presente acción, queda sin sustento jurídico, es decir, si la pretensión o si las manifestaciones de esta demanda corresponden a un registro de una marca débil, que carece de distintividad y que por tal motivo se están incurriendo actos de competencia desleal, como se mencionó anteriormente, no se considera que sea una marca débil y que tampoco carece de distintividad, razón por la cual ese fundamento o el soporte sobre el cual se sindica que se está ante el acto de competencia desleal dispuesto en el artículo 7 de la ley de competencia desleal, ya queda sin sustento o para este despacho más bien queda sin sustento jurídico. 

Es por lo anterior, que se encuentra probada la excepción denominada el ejercicio legítimo del derecho de uso exclusivo de una marca y en ese orden de ideas, según lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, al encontrarse probado esa excepción, que conduce a rechazar la pretensión, me abstendré a examinar la restante. Téngase en cuenta que solo existe una pretensión principal. 

Es así como se concluye que no se considera que el demandado esté incurriendo en un acto desleal, en el acto contemplado en el artículo 7 de la ley de competencia desleal, razón por la cual será negada la pretensión de la demanda en reconvención. Finalmente, en cuanto a este proceso, en cuanto a este radicado y en complimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijaré entonces las agencias de derecho que corresponde a esta instancia, que deben ser asumidas por la parte demandada y para eso tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA1610554, que es el que se aplica para este caso, específicamente el artículo 5 #1, que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto. 

Así las cosas, condenaré en costas a la parte demandada, las cuales según la norma se fijan entre 1 y 10 salarios y en el presente caso voy a fijar la suma de 4 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes, es decir, la suma de COP $4.059.920 que deberá pagar la parte demandada a favor de la parte demandante, es decir, la sociedad M.V.H. INVERSIONES deberá pagárselos a la sociedad BR BEAUTY.  

Es así, como en mérito de lo expuesto, la abogada del grupo de trabajo y competencia desleal de propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales en ejercicio a las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso administrando justicia en nombre de la República de Colombia, resuelve: 

[RESUELVE] 

PRIMERO: DECLARAR que la sociedad M.V.H. INVERSIONES SAS infligió los derechos de propiedad industrial que la sociedad BR BEAUTY ostenta sobre la marca nominativa BRASIL CACAU, identificada con certificado de registro número 443 791, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

SEGUNDO: ORDENAR a la sociedad M.V.H. INVERSIONES SAS cesar el uso inmediato del signo CACAU BRASILEIRO para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 

TERCERO: ORDENAR a la sociedad de M.V.H. INVERSIONES SAS cesar de manera inmediata la comercialización de productos identificados con la marca CACAU BRASILEIRO para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esa sentencia. 

CUARTO: ORDENAR a la sociedad M.V.H. INVERSIONES SAS el retiro inmediato de todos los canales y circuitos de comercialización, incluyendo material promocional y publicitario, páginas web y avisos, los productos identificados con la marca CACAU BRASILEIRO que se encuentren dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esa sentencia. 

QUINTO: NEGAR la pretensión relacionada con el reconocimiento e indemnización preestablecida. 

SEXTO: NEGAR las pretensiones de la demanda de reconvención según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

SÉPTIMO: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares interpuestas en la demanda principal por infracción a derechos de propiedad industrial en contra de M.V.H. INVERSIONES SAS. 

OCTAVO: CONDENAR en costas a la sociedad M.V.H. INVERSIONES SAS y para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de COP $4.059.920, los cuales deberá pagar M.V.H. a favor de la sociedad BR BEAUTY. 

Esa sentencia queda notificada en estrado doctores.