Carlos Federico Ruiz, Panamericana y otros vs. Actualidad Panamericana

Fecha: 18/10/2019
Radicado: 18-174415
Demandante: Carlos Federico Ruiz, Panamericana Librería y Papelería S.A., Panamericana Formas e Impresos S.A., Panamericana Editorial Limitada S.A. y Panamericana Outsourcing S.A.
Demandado: Actualidad Panamericana S.A.S.
Funcionario: Asesora Asignada – Camila Andrea Medina Gómez

[ANTECEDENTES]

Continuamos entonces con la presente diligencia siendo las 3:36 p.m. Es así como una vez evacuadas cada una de las etapas procesales de rigor, en atención a que no existe ninguna causal de nulidad o algún vicio que impida proferir una decisión de fondo, continuar entonces con la sentencia. En este proceso existe una pluralidad de demandantes, por lo tanto, debo hacer unas precisiones.

Primero, voy a indicar quiénes son los demandantes para después ir como desglosando lo correspondiente con ellos, demandantes tenemos a: Carlos Federico Ruiz, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., PANAMERICANA EDITORAL LTDA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

[LEGITIMACIÓN]

Comencemos entonces hablando por la legitimación por activa, que es un aspecto primordial en todas las acciones y en todas las demandas, porque así se sabe si la persona que está demandando es la que tiene el derecho o que está legitimada para poder requerir la protección de un derecho, en este caso, de propiedad industrial.

Es así como el artículo 238 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.”

Por otro lado, la misma decisión también trae consigo el artículo 155 que habla específicamente de los derechos que ostenta una marca, como es el caso que atrae la atención en este momento, dicho artículo dispone lo siguiente:

“El registro de una marca cumpliera su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca, un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales sea registrado la marca, sobre productos vinculados para servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

• Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o condicionamientos de tales productos.

• Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

• Usar en el comercio un signo similar o idéntico a la marca respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

• Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del riesgo, un daño económico o comercial injusto por la razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

• Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del comercial o publicitario de la marca o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

Entonces, siguiendo las disposiciones de la Decisión 486 en cuanto a lo relatico a los temas de propiedad industrial, específicamente la legitimación activa para iniciar una acción de protección a un derecho marcario, es claro que las acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial conforme a la regla general consagrada en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, solo pueden ser iniciadas por el titular del derecho, es decir, que la legitimación para presentar ese tipo de demandas o acciones como la que estamos estudiando es radicada exclusivamente en cabeza de quién es el titular del derecho de propiedad industrial, pues así lo consagró expresamente el legislador comunitario y no abrió la posibilidad a que ninguna norma o disposición para que otros interesados pudieran iniciar este tipo de acciones, como por ejemplo podrían hacerlo los licenciatarios, que podrían estar interesados.

Sin embargo, téngase en cuenta que el legislador comunitario nada dijo de los licenciatarios y se limitó a hablar siempre del derecho y no se mencionó de manera alguna a alguien distinto.

Ahora bien, conforme a lo anterior se tiene que en el presente asunto se hace necesario el análisis del artículo 155 que fue leído anteriormente y en ese señalan expresamente los derechos de exclusión que tiene el titular de la marca, dice la norma que dichos derechos son concebidos al titular de la marca y es este quien tiene la facultad expresa de excluir, de ahí que la exclusión de la que haba el articulo 155, es la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial y esta acción tiene como finalidad precisamente impedir a terceros el uso no autorizado de un derecho de propiedad industrial de una marca de la cual es titular una persona y así mismo reclamar si es del caso la indemnización de los perjuicios que se llegaren a causar por dicho uso no autorizado.

Así las cosas, de conformidad con la normatividad que regula este tipo de acciones, se tiene que solo podrá ser titular del derecho marcario quien puede interponer esas acciones de protección a su marca y de las que trata el artículo 155, esto en consonancia con el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 como los leí anteriormente, puesto que de su análisis no llegamos a una conclusión distinta, pues si los derechos de exclusión son conferidos al titular, debe ser este, es decir el titular, quien tiene esa facultad de excluir o de interponer demandas o acciones con esa finalidad.

Mientras la norma comunitaria no establezca algún legitimado distinto, pues no podemos llegar a una conclusión distinta diferente y es que ese tema no es de interpretación de la norma sino que la norma expresamente lo dice, tan solo con la lectura se entiende que es titular de la marca quien tiene esa facultad o esa legitimación activa para interponer este tipo de acciones o demandas, entonces bajo las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 que es la que regula la materia queda claro que es el titular del registro marcario o de la marca quien puede interponer esta acción.

Explicado lo anterior, vamos entonces al caso concreto, según las documentales que obran a folio 63 a 66 del cuaderno tres de este proceso, corresponden a las certificaciones allegadas por la secretaria ad-hoc de la delegatura para la propiedad industrial de esta entidad, esto en atención a la prueba que fue decretada de oficio por parte de este despacho en la diligencia llevada a cabo el 09 de mayo de 2019.

También tenemos las documentales obrantes a folio 105 a 109, 112 a 113 y 127 a 177 del cuaderno uno en las que se evidencia que el titular de las marcas allí contenidas es el señor Carlos Federico Ruiz, pues esa es la persona natural que se encuentra registrada como titular de esas marcas, respecto de los certificados obrantes a folios 110 y 111, se hace la claridad que sí se describe como titular a la SOCIEDAD PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., de la marca denominativa PANAMERICANA para identificar productos relacionados en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza, clase que no es objeto del presente proceso, puesto que en los hechos y en la fijación del litigio y también en las pretensiones, se indicó expresamente que se solicitaba era la protección de aquellos derechos marcarios que fueron registrados para las clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora, respecto a las documentales mencionadas, esto es las que se encuentran a folios 105 a 113 y 129 a 177 del cuaderno uno, que se allegaron con la demanda, se precisa que corresponden a unos certificados expedidos en los años 2003, esto a folio 77, 2006 folios 129 a 131, 2009 folios 132 a 142, 2010 folios 112, 143 a 144, 2012 folios 111, 147 a 156, 2013 folios 157 y 158 y también folios 161 y 162, 2014 folios 159 y 160 y 163 y 164, 2015 folios 145 y 146, 167 a 168 y 171 a 176, 2017 folios 105 a 110, 165 a 167 y 169 y 170.

Documento que, aunque fueron expedidos por la SIC y a pesar de que se acredita que se registraron unas marcas en algún momento, no permiten determinar con precisión la existencia, titularidad y diligencia de los signos supuestamente infringidos al momento de radicar la demanda, pues la demanda fue presentada más de seis meses con posterioridad a la expedición del ultimo registro, esto es, los que se encuentran en el año 2017.

Téngase en cuenta que a la naturaleza del bien material sometido a registro, no solo en cuanto a su obtención sino respecto a todas las afectaciones que puede sufrir el derecho, traspasos, licencias, embargos, cancelaciones parciales, etc. la forma más idónea para aprobar la existencia, vigencia y alcance, así como la calidad del titular respecto de una marca, sin que esto llegue a implicar alguna limitación probatoria, es la certificación emitida por el organismo registral, por la SIC, pues ese es el documento que da verdadera cuenta de la actualidad de un derecho marcario en cuanto a los aspectos antes señalados.

Es dable advertir además que en los certificados aportados y mencionados anteriormente se evidencia en su parte final lo siguiente:

“El presente documento corresponde a la información sobre asignación de numero de numero de certificado de signo respectivo, por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y diligencia deberá hacerse a lo dispuesto a los actos administrativos que haya concedido el derecho, notificados de conformidad con la Ley, así como a las certificaciones expedidas por la SIC”. Por lo tanto, estos documentos aportados tienen un alcance limitado en materia probatoria.

Aclarado lo anterior, se tendrá en cuenta entonces únicamente los documentos que obran a folios 63 a 66 del cuaderno tres para acreditar la titularidad de las marcas allí contenidas y que serán objeto del presente debate, como lo mencioné anteriormente, son aquellos que fueron decretados de oficio y allegados oportunamente por la delegatura para la propiedad industrial.

Es así como se evidencia que el único titular de esas marcas es el señor Carlos Federico Ruiz, pues en ninguna parte aparece que las demás sociedades demandantes, esto es, PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A,, PANAMERICANA EDITORIAL LTDA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. sean titulares de las marcas cuya infracción se reclama, pues no aparecen bajo ningún documento que ellas se encuentren registradas como titulares salvo los que mencioné anteriormente respecto de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA, pero eso es en cuanto a la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza que no se está discutiendo en este caso.

Y es que, si bien la parte demandante cuando el Despacho le realizó el interrogatorio de parte, mencionó que ha otorgado algunas autorizaciones para el uso de las marcas de las cuales es titular, entendidas estas como unas licencias para el uso de las marcas, se debe tener en cuenta que las licencias se otorgan para la explotación de una marca y sobre eso se refiere el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, en el cual señala lo siguiente:

“El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva, deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca, la falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros, a efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito, cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

De lo anterior, se concluyen dos aspectos, el primero es que la licencia se otorga para la explotación de la marca, y el segundo, es que de la licencia debe registrarse, solo se observa una marca sobre la cual se haya registrado una licencia y es la que obra a folio 64 del cuaderno tres a favor de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., no obstante, esa licencia no supone la transferencia de la titularidad de la marca, sino por el contrario es una autorización que da el titular de la marca para que este tercero pueda explotarla legítimamente.

De esta manera, es claro que siendo el titular de la marca el señor Carlos Federico Ruiz y siendo PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. nada distinto a licenciatarios, pues dichas sociedades no tienen legitimación activa en el presente proceso, la misma suerte corren las otras dos sociedades, es decir, PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., PANAMERICANA EDITORIAL LTDA S.A., pues no son las titulares del derecho de propiedad industrial que se quiere proteger a través de este proceso.

En este orden de ideas, las cuatro sociedades que se encuentran como demandantes carecen de titularidad y por ende no están facultadas de manera activa o por activa para presentar este proceso o esta acción por infracción a derechos de propiedad industrial. Sobre este punto, también es necesario precisar que a pesar que la excepción de falta de legitimación no fue alegada en el presente proceso, pues el artículo 282 del Código General del Proceso señala lo siguiente.

“Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación, nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

En esa medida, a pesar de que no existe una contestación de la demanda, en ese orden de ideas no fue alegada esa excepción, yo puedo reconocerla de oficio pues no se encuentra entre las que el Código General del Proceso y el artículo 282 obliga que sean alegadas por la parte contraria en la contestación como excepción.

Así las cosas, es claro para este despacho que lo correspondiente a la infracción de las marcas PANAMERICANA sobre las cuales la parte demandante solicita que se protejan unos derechos de propiedad industrial, no le asiste a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., PANAMERICANA EDITORIAL LTDA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., pues no les es permitido o no tienen el derecho o la facultad como titulares de la marca para requerir la protección, pues como lo mencioné anteriormente carecen de ese derecho de exclusiva del que solo tiene derecho el señor Carlos Federico Ruiz.

Ahora, teniendo en cuenta que en cuanto al señor Carlos Federico Ruiz si se logró probar esa titularidad, pues voy a tener que continuar respecto de solo ese extremo procesal, pues en cuanto las cuatro sociedades que conforman el extremo demandante, no son titulares pues se declara la falta de legitimación activa en cuanto a estas cuatro, eso no obsta para que yo pueda continuar con la persona natural que es demandante en este proceso, el señor Carlos Federico Ruiz.

Aclarado el tema de la legitimación de las partes, pues en las documentales que mencioné anteriormente, las certificaciones e incluso y así no se hayan tenido en cuenta los certificados como tal, él obra como titular de las marcas que ahora se discuten, es así como no se debe olvidar que la fijación del litigio concertada aquí con la parte demandante tuvo en cuenta dos puntos a saber:

1. Determinar si el uso de la expresión PANAMERICANA que hace la parte demandada en desarrollo de su actividad económica infringe los derechos de propiedad industrial del demandante respecto de la marca PANAMERICANA registrada para las clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

• De encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial que dice ostentar la demandante sobre la expresión PANAMERICANA, deberá determinarse la existencia del daño reclamado y tasar la cuantía de los perjuicios ocasionados de conformidad con el juramento estimatorio de la demanda.

De esa manera fue fijado el litigio, pero previo a continuar con el análisis de la infracción como tal, quiero aclarar los hechos que serán tenidos en cuenta como ciertos, dada la sanción impuesta por la falta de contestación de la demanda por parte del demandado, para tal efecto se tendrá como cierto únicamente aquellos hechos que hayan sido susceptibles de confesión y que no exista prueba en contrario, esos hechos son los siguientes:

Que Carlos Federico Ruiz es propietario de los derechos de propiedad industrial contenidos en el hecho uno, folio 239 a 244, del escrito de demanda y en concordancia con los que manifesté al momento de hacer el análisis de estos, se tendrá como cierto el objeto social de las sociedades que conforman la parte demandante, más no lo correspondiente a la existencia de una supuesta marca comercial PANAMERICANA mixta por las razones también expuestas al inicio de esta sentencia.

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., PANAMERICANA EDITORIAL LTDA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. desde la fecha de su constitución han desarrollado su objeto social.

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A., PANAMERICANA EDITORIAL LTDA S.A. y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. usan la expresión PANAMERICANA debido a la autorización que tienen para ello.

Que la marca PANAMERICANA fue notoriamente conocida por la SIC como consta en la Resolución 72432 de 2017 para enero de 2016 y diciembre de 2012 y que extiende la notoriedad desde junio de 2013 a julio de 2016 para la Clase 16 internacional por Acto Administrativo 40541 del 27 de junio de 2014.

Que la demandada se dedica a actividades relacionadas con el desarrollo de comercio a través de medios impresos, plataformas digitales y redes sociales, manejo administración de marcas, ejecución y elaboración de campañas de mercadeo, estrategias de mercadeo digital por medios tradicionales, desarrollo de contenidos publicitarios, creación de espacios y organización de eventos publicitarios.

También, que la demandada inició su actividad comercial con posterioridad a la de las sociedades demandantes. Que la demandada presentó a registro la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA y que mediante Resolución 32360 de la SIC se le concedió la misma para distinguir servicios de entretenimiento, servicios de contenido creativo y humorístico, declarando infundada la posición de Carlos Federico Ruiz, que los servicios de entretenimiento son presentados a través de medios de comunicación, que el acto administrativo mencionado está sujeto a recurso de apelación.

Esos son los hechos que se tendrán como ciertos, los demás hechos considero que no son sujetos o susceptibles de confesión ficta y frente a los mismos me pronunciaré más adelante, expresando el por qué no considero que son susceptibles de esa confesión ficta.

[INFRACCIÓN]

Ahora, aclarado lo anterior vamos a iniciar entonces con el análisis de la infracción. A efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial, se parte por recordar que de acuerdo con los literales a, c y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, norma que es de pertinente aplicación para el presente caso porque en los hechos de la demanda se mencionó el artículo 155, los literales a, c y d; esos literales señalan lo siguiente:

“ a. Aplicar o colocar la marca a un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

(…)

c.Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

d.Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose de uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”.

Quiero también aclarar algo en este punto en cuanto a los literales del artículo 155 y es que también se mencionaron en el escrito de demanda el artículo 156, eso se evidencia a folio 248, donde se indica lo siguiente: “A efectos de lo previsto en los literales e y f del artículo anterior constituirán el uso de un signo en el comercio por parte de un tercero entre otros, los siguientes actos (…)”, se transcriben el a, el b y el c; no obstante estos no son de aplicación toda vez que del 155 solo se mencionaron a, c y d y no e y f, por lo tanto el artículo 156 no tiene cabida, no se podrá dar aplicación en el presente caso.

Es así como a partir del contenido de la norma, es decir del artículo 155 literales a, c y d, se puntualiza que para que se configure la infracción de un derecho de propiedad industrial es necesario establecer lo siguiente, en relación con el literal a, que el presunto infractor aplica el signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto, hecho lo anterior, se procede a calificar la conducta y de ser infractora, debe ser protegido el titular del derecho.

En cuanto al literal c, este hace referencia a que el presunto infractor sea el fabricante de los materiales que reproduzcan o contengan la marca y que en todo caso los comercialice o los conserve, es decir, que además de ser el fabricante, debe estar demostrado su comercialización o conservación para de esta manera calificar dicha conducta.

Finalmente, en relación con el literal d para que se configure la infracción a un derecho de propiedad industrial es necesario establecer tres aspectos: i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor, para después entrar a los siguientes dos, ii) la similitud o identidad de dicho signo con la empresa en que se encuentra registrado y iii) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado.

Verificados los anteriores elementos, corresponde proceder con la protección de la marca, la protección del titular del derecho de propiedad industrial; en ese orden de ideas empezaré a hablar sobre cada uno de estos literales.

Respecto de los literales a y c, como se mencionó anteriormente se enmarcan en la aplicación del signo en algún producto y que el infractor sea el fabricante, en atención a los hechos que se tuvieron en cuenta como ciertos, se resalta el correspondiente al siguiente:

“La demandada se dedica a actividades relacionadas con el desarrollo de comercio a través de medios impresos, plataformas digitales y redes sociales, manejo, administración de marcas, ejecución y elaboración de campañas de mercado, estrategias de mercadeo digital y por medios tradicionales, desarrollo de contenidos publicitarios, creación de espacios y organización de eventos publicitarios”.

En ese orden de ideas, es claro para este Despacho que no se encuentra probado que efectivamente ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S. sea la persona que ejecute dichos actos. Adicionalmente, vale la pena precisar que, si bien la demandante menciona estos literales del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, no es menos cierto que simplemente los indica y transcribe, pero el contenido de la demanda no logra evidenciar manifestación alguna relativa a que efectivamente la demandada sea la persona encargada de aplicar o colocar la marca a un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, así como tampoco fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Tampoco se evidenció esto con el material probatorio obrante en el expediente y en ese orden de ideas no se evidencia que se encuentren configurados los literales a y c del artículo 155 de la Decisión 486.

Ya resuelto lo correspondiente a estos dos literales, entraré a hablar acerca de la infracción contenida en el literal d. Como lo indiqué anteriormente, para que se configure la infracción a derechos de propiedad industrial bajo los supuestos del literal d, es necesario demostrar tres requisitos importantes; en ese orden de ideas, empezaré a evacuar cada uno de ellos.

El primero de ellos es el uso en el comercio del signo presuntamente infractor, lo primero que entraré a analizar es si en el presente caso se logró probar que ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S. uso las marcas de la demandante, es decir PANAMERICANA. Para eso, me referiré en primer lugar a cada una de las pruebas allegadas por la parte demandante, pruebas documentales, de esta manera tenemos lo siguiente:

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad ACTUALIDAD PANAMERICANA que obra a folios 32 a 33 del cuaderno uno. Recordemos que el literal en estudio dispone claramente lo correspondiente a usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación, es decir que se habla del uso en el comercio

Con el certificado de existencia y representación legal considero que no se prueba ese uso en el comercio porque este registro o certificado únicamente da cuenta de la existencia de una persona jurídica y sus características, pero no efectivamente del uso de determinada marca en el comercio, por lo tanto, con este documento no se prueba que ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S. haya usado el signo de la demandante o haya usado la expresión PANAMERICANA, de la cual la parte demandante es titular.

• También tenemos, acta de testimonio especial 15 de 2017, documento que, si bien se titula acta de testimonio especial, hace referencia a una inspección de contenido de los siguientes enlaces, son cuatro enlaces: https://www.youtube.com/chanel/uch-jakk0romuuvep6yzvia, https://twitter.com/actualidadpanan?lamg=ef,https://www.facebook.com/actualidadpanamericana/ y https://www.actualidadpanamericana.com/

Me pronunciaré sobre la información que se evidenció en cada uno de los documentos que fueron allegados con el acta mencionada. Entonces, el primero de ellos es el contenido del link https://www.youtube.com/chanel/uch-jakk0romuuvep6yzvia, estos se encuentran a folios 35 a 39 del cuaderno uno, revisadas esas documentales que como lo mencioné son anexos al acta indicada, no se logró establecer una relación entre estas y la demandada, toda vez que no se evidencia que la url mencionada anteriormente sea de titularidad o de propiedad de ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S. y del contenido, que son los pantallazos que se pueden evidenciar a folios 35, 36, 37, 38 y 39.

No se logra establecer que el autor como tal de esos pantallazos de esos videos sea la demandada y es que si bien se puede observar la expresión ACTUALIDAD PANAMERICANA, ese simple hecho no vincula la contra parte, pues para ello es necesario contar con demás datos que coincidan con la demandada, no solamente su nombre sino también aquellos datos que me permitan saber que efectivamente estos videos o esta mención de ACTUALIDAD PANAMERICANA realmente es de la demandada. Es decir, no existen ni correos electrónicos, ni el nombre de representantes legales, tampoco está el NIT, si bien dice ACTUALIDAD PANAMERICANA, pues recordemos que también la razón social no se encuentra, es decir, la ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S., no hay datos en esos pantallazos o en esas copias que puedan encontrarse en el certificado de existencia y representación legal que relacionen a la demandada con los mismos.

Ahora, en cuanto al enlace https://twitter.com/actualidadpanam?lamg=es tenemos las tomas de pantalla o los pantallazos obrantes a folios 40 a 46 del cuaderno uno, esta documental corre la misma suerte del anterior, pues revisada la información contenida en las imágenes, solo se observa lo siguiente: uno, hay una parte a folio 40 en el lado izquierdo debajo de la mención AC. PANAMERICANA, en el que se observa: @actualidadpanam y también se pudo evidenciar más abajo lo siguiente: actualidadpanamericana.com, estas dos menciones no se encuentran en el certificado de existencia y representación legal de la demandada.

Ahora, en cuanto al primero, es decir, @actualidadpanam pues no comprende tampoco el nombre completo y actualidadpanamericana.com no se evidenció tampoco que estuviera relacionado o vinculado con la demandada, y quiero reiterar algo, si bien dice ACTUALIDAD PANAMERICANA. Es importante que las pruebas lleven a un grado de convicción de que efectivamente esos links, esos enlaces, esos perfiles son de la demandada, no que son perfiles de pronto que tienen las expresiones de la demandada pero no corresponden a estas.

Esta también en el siguiente link http://www.facebook.com/actualidadpanamericana/ folios 47 a 57, se reitera también lo manifestado en los puntos anteriores, se agrega que en este perfil o en este pantallazo a folio 47 en el lado derecho, en el recuadro tercero que manifiesta información de evidencia lo siguiente www.actualidadpanamericana.com pero no existe material probatorio lo que conlleva a evidenciar que dicho nombre este dominio pertenece a la demandada, como lo he reiterado y lo voy a seguir reiterando, el hecho de que diga ACTUALIDAD PANAMERICANA  no quiere decir que ese perfil de esa red social o que ese nombre de dominio sea de titularidad de la demandada, pues sabemos que incluso existen varios casos en los que se registran nombres de dominios por otras personas y posteriormente existen varios inconvenientes al respecto, porque no siempre el titular del nombre del dominio es el que se encuentra en el nombre de dominio, en ese orden de ideas también se dio la búsqueda en el certificado de existencia y representación legal y demás documentos que obran en el expediente pero no se vinculó ese nombre de dominio, ese link, esa dirección con la demandada.

Esta también https://actualidadpanamericana.com/ folios 58 a 62, tampoco existe información que vincule a la demandada con ese nombre de dominio, con ese enlace, ese link o URL, más aún cuando leídos los documentos, buscado por varios aspectos y varias referencias que existen ahí se evidencia lo siguiente, a folio 58 en la parte inferior de la foto se lee Leovigildo Galarza, ACTUALIDAD PANAMERICANA , autor Tulio Triviño;  folio 59 Marino Copete, autor Marino Copete; folio 60 el mismo autor Tulio Triviño, Leovigildo Galarza; folio 61 Leovigildo Galarza, autor Tulio Triviño; folio 62 Bernardo del Portillo, autor Bernardo del portillo, personas que tampoco se encuentran en el certificado de existencia y representación legal de la demandada y como lo mencioné anteriormente si bien se indica que se ingresó a ese link, a esa URL o número de dominio www.actualidadpanamericana.com, no existe documentación alguna con la cual se pueda evidenciar cuál es el titular o el dueño de ese nombre de dominio de esa URL.

Entonces, en ese orden de ideas, respecto de ese material probatorio no se pudo evidenciar el uso por parte de la demandada de ese signo o esa expresión panamericana, si bien son imágenes que arrojan que efectivamente había una expresión de ACTUALIDAD PANAMERICANA  no se evidencia que la misma corresponda a la demandada, es decir que esos link, esas URL estén administrados por la demandada, que ella sea la titular y la responsable de esos link y ese contenido.

Lo mismo se evidencia con las imágenes aportadas a folios 64 a 99 de cuaderno 1 de las cuales además de esas imágenes no se evidencian circunstancias de tiempo modo o lugar en que fueron tomadas las imágenes y tampoco existe una URL o nombre de dominio, un link, no existe ningún vínculo con la demandada o que me lleve a mí con estas imágenes o estos perfiles saber si fueron tomados de alguna red social, de alguna noticia o de algún documento que haya expedido la demandada. Por lo anterior, se desprende que de las pruebas mencionadas no se evidencian elementos que den convicción a este despacho de la titularidad de los nombres de dominio, URL o link, porque el simple hecho de que exista ese signo o la expresión ACTUALIDAD PANAMERICANA  esto no es suficiente para deducir que la demandada fue quien plasmó dichas expresiones en las mencionadas páginas o que sea la titular o la responsable de ese contenido.

También se tiene constancia de imposibilidad de acuerdo ante el centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá, que tampoco es prueba del uso en el comercio por parte de la demandada con el signo que aduce la demandante es titular, o que la demandante es titular, la expresión panamericana pues allí solamente se manifiestan los hechos expresados por la demandante y posteriormente solo se indica que en atención a que no se logró llegar a un acuerdo se realiza la constancia de imposibilidad, ya que hay un acuerdo pero no hay ninguna aceptación, no hay ninguna norma, ningún aspecto en ese contenido de esta constancia que conlleve a que efectivamente la demandada es quien se encarga o que ha realizado el uso de la expresión panamericana ni tampoco de cómo lo hace.

Están también los certificados que nombré anteriormente, pero estos son en relación con la demandante, así como las resoluciones. Posteriormente está la Resolución número 32360, por la cual se le concede el registro de la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA a la demandada. Ello no demuestra tampoco el uso del signo en el comercio, con ello se evidencia más bien que la demandada está autorizada para usar en el comercio la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA, es una marca mixta que se puede evidenciar a folio 234, para identificar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es bien sabido que en materia de propiedad industrial, en relación con las marcas, algunas son registradas sin que se haga uso de las mismas, entonces el hecho de que exista esta resolución o este registro no quiere decir solo esta resolución pruebe que la demandada haga uso en el comercio del signo que le fue concedido, así haya sido concedido, esa simple resolución no demuestra el uso del signo en el comercio. Demuestra que se le concedió el uso de una marca al registrarse, pero no el uso de esa marca que ella haya hecho afuera en el comercio, que haya trascendido esa esfera, de ahí que el capítulo 15 de la Decisión 486 de 2000 trate sobre la cancelación del registro, es así como el artículo 156 de la Decisión 486 de 2000 dispone lo siguiente:

“La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación, la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse, como defensa en un procedimiento de oposición, interpuesto con base en la marca no usada, por lo anterior, con la sola resolución de la sola concesión de una marca no se prueba el uso en el comercio de la misma”.

Ahora procederé entonces a analizar aquellos hechos que fueron tenidos en cuenta como confesión ficta y que se encuentran relacionados con el uso de la marca de la siguiente manera:

Hecho 2.1: que la demandada se dedica a actividades relacionadas con el desarrollo del comercio a través de medios impresos, plataformas digitales y redes sociales, manejo administración de marcas, ejecución y elaboración de campañas de mercadeo, estrategias de mercadeo digital y por medios tradicionales, desarrollo de contenidos publicitarios creación de espacios y organización de eventos publicitarios.

 Hecho 2.2: la demandada fue inscrita en la cámara de comercio de Bogotá e inició sus actividades comerciales mucho después que cualquiera de mis poderdantes, porque lo hizo el 11 de marzo de 2016, esto como aparece en el certificado adjunto.

De lo anterior no se indica o hace referencia al uso de la expresión PANAMERICANA, pues PANAMERICANA no fue mencionada en ninguno de los dos hechos por parte de la demandante, por lo tanto, con estos dos hechos no se puede dar por probado el uso de la marca o de la expresión panamericana por parte de la demandada.

Frente a los demás hechos que se relacionan en la demanda y como lo mencioné anteriormente se iban a ahondar más adelante es este el momento oportuno y por lo tanto se pone de presente lo siguiente:

Hecho 2.3: Actualmente, la compañía ACTUALIDAD PANAMERICANA  presta los servicios propios de su objeto social y los distingue con el signo panamericana, lo cual se evidencia en el documento adjunto y en la declaración notarial número 152017 que anexo a este escrito, esto que no se puede tener como cierto, porque la misma demandante lo apoya con dos pruebas a favor, uno el certificado de existencia y representación legal y dos la declaración notarial 152017, documentos que como lo mencioné anteriormente no dan cuenta del uso de la marca panamericana en el mercado por parte de la accionada, pues vale la pena recordar que el certificado de existencia y representación legal es un documento que no prueba el uso en el comercio de determinada expresión y la declaración notarial no da cuenta de que las URL, los link, los vínculos o los nombres de dominio inspeccionados pertenezcan a la demandada, resalta adicionalmente que en la misma declaración se indicó lo siguiente:

Doy fe que los documentos consultados se encuentran publicados en los links anteriormente enunciados, anexos adjuntos cuyo texto completo e imágenes se bajaron e imprimieron hoy 7 de julio de 2017 en la novena de Bogotá encargada verificó por inspección directa en la dirección electrónica los documentos que se anexan a esta acta y forman parte integrante de la misma.

Es decir, no da fe de que la demandante sea titular, sea la dueña, la propietaria o la encargada del material publicitario o el material que se encuentra resguardado en esos links o URL inspeccionados sino solamente del contenido de los mismos, es decir no se evidencia vínculo alguno entre ACTUALIDAD PANAMERICANA  S.A.S. y las páginas inspeccionadas, así como tampoco que las noticias videos y fotografías sean de propiedad de la demandada, esto va en concordancia con lo que expresé anteriormente, como de lo que profundicé en cada uno de los links.

Hecho 2.4: el objeto social de la demandada de acuerdo con la clasificación internacional de Nisa se categoriza de la siguiente manera, a folio 246 se encuentra este hecho, y allí se expone un cuadro en el que tiene una columna de servicio y otro cuadro en el que está la columna de clase, este hecho no puede ser tenido como cierto, pues en el mismo expediente obra como prueba en contrarios, esto es la Resolución número 32360 por medio de la cual se le concedió el registro de la marca mixta a la demandada, en dicho acto administrativo se puso de presente las marcas de la demandante registradas para las clases 16,  35, 41, 38 se encuentra al anverso del folio 232 allí se mencionó lo siguiente: Entre el signo mixto solicitado ACTUALIDAD PANAMERICANA y la marca notoria mixta panamericana no se hayan marcas notorias capaces de generar riesgo de confusión en los consumidores.

En la misma Resolución también se indicó que tampoco se configura un riesgo de asociación por lo siguiente:

“En efecto, se tiene que la marca solicitada ACTUALIDAD PANAMERICANA  mixta pretende distinguir servicios de entretenimiento a saber servicios de contenido creativo y humorístico, servicios de entretenimiento prestados a través de medios de comunicación, organizaciones y dirección de conferencias, es decir servicios dirigidos a la distracción y recreación de las personas a través de diferentes medios de comunicación, por su parte la marca PANAMERICANA mixta es notoria para identificar servicios de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y artículos de oficina por cuenta de terceros, servicios de la clase 35, productos de papelería y oficina, productos comprendidos en la clase 16, servicios de editorial, servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, referidos al sector del mercado editorial.”

Adicionalmente, considero que no es un hecho que deba ser susceptible de confesión, en la medida que es una interpretación que hace la demandante, es una apreciación personal que hace ella en cuanto a los servicios que presta la demandada y las clases para las cuales está registrada la demandante.

También tenemos que el numeral sexto folio 247 la demandante menciona actos de la sociedad ACTUALIDAD PANAMERICANA S.A.S, allí indica lo siguiente: El simple uso sin autorización de la expresión PANAMERICANA como marca y nombre principal de la demandada es el principal hecho violatorio de los derechos de mi poderdante.

Manifestaciones que tampoco pueden ser consideradas como hechos ciertos es decir dentro de la confesión ficta, por cuanto a folio 67 de cuaderno 3 se encuentra la certificación de la marca ACTUALIDAD PANAMERICANA  concedida a la demandante para identificar servicios identificados en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la demandada en dado caso y si se pensara que está haciendo uso de esa marca estaría haciendo un uso autorizado de su propia marca y no la de la demandante, también se reitera el contenido de la Resolución 32360 cuando señala lo siguiente y que también acabé de leer:

“Se tiene que la marca solicitada ACTUALIDAD PANAMERICANA pretende distinguir servicios de entretenimiento a saber servicios de contenido creativo y humorístico, servicios de entretenimiento prestados a través de medios de comunicación, organizaciones y dirección de conferencias, es decir servicios dirigidos a la distracción y recreación de las personas a través de diferentes medios de comunicación. Por su parte, la marca PANAMERICANA mixta es notoria para identificar servicios de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y material de oficina por cuenta de terceros, servicios de la clase 35, productos de papelería y oficina, productos comprendidos en la clase 16, servicios de editorial, servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Es así como, si bien no existió una contestación a la demanda, es importante nombrar que la sanción establecida en el Código General del Proceso se da por la consecución de los hechos que son susceptibles de confesión. Aicionalmente, obra en el expediente documentales que contrarían alguna de las manifestaciones de la demandante, tal como fue expuesto anteriormente. De esta manera, se da respuesta al primer presupuesto contenido en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Es así como en atención a que no se encontró probado que la demandada usara en el comercio signo idéntico o similar respecto a cualesquiera producto o servicio, no se hace necesario entrar a cuidar los otros dos requisitos, esto es la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado y el riesgo de confusión o asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado.

Por lo anterior es así como se desestimarán las pretensiones de la demanda, también quiero mencionar que el artículo 206 del CGP en el parágrafo dispone lo siguiente, “también habrá lugar a la condena en el evento de que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, en este evento la sanción equivaldrá al 5 % del valor pretendido en la demanda, cuyas pretensiones fueron desestimadas” pues acá no se niegan las pretensiones por falta de demostración de los hechos o perjuicios, quiero indicar y valorar también el esfuerzo que hizo la parte demandante por intentar esa demostración, tanto es así que una prueba la correspondiente a la exhibición de documentos tenía como objeto precisamente esa demostración de unos perjuicios pues como se evidencia fue los 251 que indica lo siguiente:

“El objeto de la exhibición es determinar los beneficios económicos obtenidos por los demandados, con ocasión de la prestación de servicio inmaterial con la expresión PANAMERICANA”

En ese orden de ideas pues el despacho no aplicará la sanción contenida en el parágrafo del artículo 206 del CGP.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

En cuanto a las agencias en derecho, se pone de presente también que en atención a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del CGP no se condenará en costas a la demandante, pues a pesar de haberse negado las pretensiones, no se evidencia que se hayan causado esas costas a favor del demandado pues el mismo no actúa en el presente proceso.

Es así como, en mérito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas por no aparecer causadas.

Esta decisión se notifica en estrados a las partes.

[La parte demandante interpone Recurso de Apelación contra la Sentencia]