Crocs INC vs. Evacol S.A.S.

Fecha: 21/02/2019
Expediente No. 2016-230917
Demandante: CROCS INC.
Demandado: EVACOL S.A.S
Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ:

[ANTECEDENTES]

Buenas tardes a todos. Después de finalizados los alegatos y el receso procedo ahora a dictar sentencia que es lo único que nos hace falta dentro de este proceso. Voy a comenzar haciendo una breve síntesis de la demanda no de la contestación, esto fue una de las formalidades que determinó el Código General del Proceso, pero para poderle dar un contexto a este caso voy a hacer una muy breve síntesis de lo que dice la demanda.

CROCS INC. demandante en este proceso, indicó ser una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado con más de 300 estilos. Indicó ser titular de la marca tridimensional identificada con el certificado No. 534245 el cual ampara productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, calzado.

CROCS INC. manifestó que la demandada a través de sus establecimientos de comercio y la página web evacol.com.co y los establecimientos de comercio de la sociedad MW S.A.S. comercializa calzado identificado bajo la referencia Zueco 084, Zueco 078 y Zueco 078-07, los cuales hacen uso de una marca confundible y similar a la marca tridimensional de titularidad del accionante. Advirtió que, como consecuencia del uso no autorizado de su signo por parte de la demandada, se ha infringido su marca tridimensional e igualmente se vulnera su distintividad. Bueno, esto es muy brevemente lo que dice la demanda.

[LEGITIMACIÓN]

Pasemos ahora a resolver de fondo y comienzo hablando de la legitimación. De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. En esa medida, quien cuenta con legitimación dentro de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es quien sea el titular de cualquiera de los derechos que estén contemplados en la Decisión 486 del 2000. Razón por la cual, de manera previa a decidir por la comisión de la infracción, lo primero que se debe determinar es la existencia del derecho y su titularidad.

Teniendo en cuenta los documentos que obran a folio 94 del cuaderno 1 y folios 1-37 del cuaderno 5, es posible afirmar que en el presente proceso que CROCS INC. es titular de una marca tridimensional que ampara productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y específicamente calzado. Esta marca es tal cual como se observa en esta diapositiva y se las pongo aquí con efectos de que pueda ser incluida en el acta y que sirva de consulta posterior a otras personas que no conozcan este proceso. Como lo muestran estos documentos a los que hice referencia, podemos decir que CROCS INC. tiene legitimación para solicitar la protección del signo tridimensional que les acabo de mostrar y eso significa que está legitimada para el trámite de la presente acción.

[INFRACCIÓN]

Vamos al análisis de la infracción. A efecto de establecer la posible infracción debemos partir por recordar el contenido de los literales A y D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000porque solamente estos dos fueron los literales mencionados en la demanda en la parte del fundamento de derecho. Se habló de las infracciones de los literales A y D del artículo 155, ¿qué dicen estas normas?:

 “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero sin su consentimiento los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos los cuales ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado o sobre los envases, envolturas o embalajes o acondicionamiento de tales productos;

(…)

d) de usar en el comercio un símbolo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio cuando tal uso pueda causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose de un signo idéntico para productos y servicios idénticos se asume que existe riesgo de confusión.”

Teniendo en cuenta estas normas es posible extraer ciertos elementos que son necesarios para establecer ya sea la infracción del literal A o la infracción del literal D.

En el caso del literal A, se debe verificar que el presunto infractor aplica el signo distintivo del que da uso infractor sobre algún producto. Hecho lo anterior, es decir, verificado que aplica el signo, se procede a calificar la conducta y en caso de considerarse que esta conducta es infractora de derecho pues se procede a hacer la protección del respectivo titular, eso en lo que tiene que ver con el literal A.

El literal D es distinto y este supone la aplicación de otros elementos adicionales, el primero de ellos se refiere al uso en el comercio por parte del demandado del signo infractor. Es necesario verificar en el proceso siempre que el demandado hace uso del signo que sustenta precisamente la pretensión, cuál es el signo infractor y cómo lo usa. Verificado el uso que se hace del signo, se debe proceder a establecer la similitud o identidad del signo con el que se encuentra registrado, es decir, pasamos a revisar si es similar o si es idéntico. Y por último, se procede a establecer el riesgo de confusión o de asociación entre el signo que se aduce infractor y el que se encuentra registrado. Si se pueden verificar esos tres elementos dentro del proceso, se procede entonces a la protección del titular porque se podría entender que sus derechos de propiedad industrial están siendo vulnerados.

Vamos entonces a hablar del literal D, lo voy a hacer en desorden ya van a ver porque, esto obedece a la metodología de la sentencia, entonces no lo voy a hacer en el orden del 155, sino que voy a empezar con este literal.

Vamos con el primer elemento, ¿cuál es el uso que lleva a cabo la parte demandada y qué es el uso qué se aduce infractor? Conforme a las pruebas practicadas en el proceso es posible concluir que EVACOL S.A.S. ha comercializado los productos que se muestran a continuación. Básicamente son tres referencias de productos 084, 078 y 078-07 que son las 3 referencias que sustentan la pretensión. Esto quedó evidenciado a partir de las facturas que obran a folio 227, 229, 230, 233, 234, entre otras del cuaderno 18.

Esas referencias de calzado lucen como aparecen en esas imágenes, que además aparecen también en el dictamen pericial elaborado por Catalina Navia Payan, sobre esto pueden ver los folios 55, 58 y siguientes del cuaderno 17. Entonces está verificado con las facturas y con el dictamen que EVACOL S.A.S. comercializa estas tres referencias que les mencione y esas referencias corresponden exactamente con las imágenes que ustedes pueden apreciar ahí. Estos productos consisten en un calzado que por el tipo de calzado que es, es conocido como zueco. Esto, ha quedado claro desde la misma contestación de la demanda e incluso desde el dictamen pericial; es claro para todos que este calzado se conoce como un zueco.

Estos productos muestran algunas características que quiero destacar, básicamente son seis (6):

1. El hecho de ser un calzado tipo zueco que se caracteriza porque deja descubierta la parte del talón.

• Este producto tiene la parte redondeada como pueden verlo ahí en las fotografías y además en el proceso hay otras fotografías que fueron analizadas por Catalina Navias Payar, donde se puede apreciar la punta redondeada del producto. Esto a folio 53 a 157 del cuaderno 17.

•  Este calzado tiene orificios en la capellada tal como se puede apreciar en las imágenes. Cuando hablo de la capellada me refiero a la parte de arriba del zapato, hay unos orificios sobre los que Navias Payar también se refirió y destacó que en dos de esas referencias hay 16 orificios en la 084 y 078, mientras que en la 078-07 hay solamente 15 orificios. Hay una diferencia de orificios dependiendo de la referencia del zapato. Unos con 16 y uno que tiene 15 no más.

• Estos zapatos cuentan con una línea que le da la vuelta a la suela, aunque no todos, porque la referencia 078-07 tiene la línea únicamente en la parte frontal y en las otras dos referencias la línea le da toda la vuelta al zapato.

• El producto cuenta también con una correa tal como se puede apreciar en esa misma fotografía si lo pueden ver a lo largo del dictamen.

• Quiero destacar que en la base de la correa que aparece en el zapato hay una especie de botón, esto es una figura, un círculo que aparece en la base de la correa.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los elementos que acabo de mencionar, la conclusión a la que debo llegar es que el calzado tipo zueco, comercializado por la demandada EVACOL, cuyas referencias son 084, 078 y 078-07, son similares a la marca tridimensional registrada a favor de CROCS INC., conclusión a la que se llega en la base de las pruebas aportadas e incluso con la simple observación que este juzgador hace de los productos, es decir, para esto podemos revisar el dictamen pero también la simple observación del producto nos puede llevar a estas conclusiones y a hacer estas observaciones que acabo de destacar.

¿Por qué podemos decir que existe está similitud? A partir de la observación que hacemos frente a las imágenes de las diferentes vistas. Pongamos la diapositiva 1. El signo registrado ofrece 6 imágenes que corresponden a diferentes vistas del zapato y si revisamos las imágenes de los productos comercializados por EVACOL S.A.S. frente a las imágenes que aparecen en el registro de la marca tridimensional, pues es fácil a partir de la observación, pero además tenemos un dictamen pericial, llegar a la conclusión de que los productos que EVACOL S.A.S. comercializa son similares a la marca registrada.

En sentido similar a la apreciación que se puede hacer directamente en un ejercicio de observación, la perito Navia Payan da en sus conclusiones lo siguiente y la cito, dice: “acorde con él análisis generado en cada una de las vistas comparativas de la marca tridimensional Crocs Band de la empresa CROCS INC. y las referencias 084, 078 y 078-07 comercializados por EVACOL S.A.S., se generan los siguientes referentes de similitud que deberían ser considerados generadores de confusión frente al consumidor, porque además geométricamente podría ser una incorporación de códigos Crocs Band en las referencias 084, 078 y 078-07 comercializados por EVACOL S.A.S”. Esto lo pueden ver en el folio 77 del cuaderno 17.

Y aquí, es importante hacer una aclaración sobre esta cita, y es que cuando el perito habla del Croc Band está haciendo referencia a la marca tridimensional y no se está refiriendo específicamente al producto físico de CROCS INC. Ella le agrego esa expresión a su análisis, pero del dictamen se concluye que el análisis que ella hizo o la comparación que ella hizo fue de registro y de las imágenes de las tres referencias comercializadas por EVACOL S.A.S. entonces ella cuando habla de Croc Band está hablando de registro, no está hablando del producto físico que CROCS ya vende en la realidad de mercado.

Así las cosas, estamos en este caso frente a la comercialización de un producto por parte de EVACOL que resulta ser similar a la marca tridimensional registrada a favor de CROCS. Apenas estamos hablando de la similitud no hemos llegado aún a los elementos adicionales que configuran la infracción. Ya pasamos por el uso, vamos en la similitud y ya vamos a continuar con los demás elementos.

Quiero agregar en este punto y a propósito de lo planteado por el apoderado de la demandada en su alegato de conclusión, que no es posible acoger el argumento según el cual el extremo de comparación aquí debe ser el zueco de referencia 11016 que comercializa CROCS y no la marca tridimensional tal como aparece registrada. En el alegato se propone que el análisis del caso lo hagamos con el producto que CROCS comercializa que es el que se conoce con las referencias 11016 y las referencias de EVACOL, ese argumento no es posible acogerlo y desde mi punto de vista la comparación que tenemos que hacer es entre las tres referencias y el registro de la marca tridimensional y ¿por qué razón? porque lo que se pretende proteger en este proceso es precisamente la marca tal cual como está registrada, lo que se pretende con este proceso no es la protección de un producto específico que está circulando en este momento en el mercado, lo que se plantea en este caso, y eso es típico de las acciones por infracción, es la protección de la marca tridimensional tal cual como aparece en el registro y que se encuentra en el expediente que ustedes pueden ver en este momento. Está imagen es la que se pretende proteger no el zapato como es comercializado por parte de CROCS.

Recuérdese que la acción por infracción está encaminada a la protección de los derechos de propiedad industrial que están en la Decisión. La acción por infracción no protege la forma en que las partes concurren al mercado, lo que se protegen son los derechos que aparecen consagrados en esa decisión. Por eso es que el artículo 238 de la Decisión 486 señala que el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, de ahí que ese artículo esté redactado en esos términos es posible acoger el argumento planteado por la parte demandada en su alegato y por ello toda esa providencia girará en torno al registro tal cual fue realizado como ahora lo podrán ver con detalle.

Miremos entonces, restaría establecer si este uso similar es infractor o no. Pero antes de eso quiero referirme a las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda. EVACOL ha planteado una robusta defensa con varias excepciones, entonces para la metodología de esta sentencia voy a referirme a cada una de ellas para luego determinar si existe o no la infracción.

Sobre el hecho, está es la primera excepción que plantea, sobre el hecho de que EVACOL sea titular del derecho de propiedad industrial. De acuerdo con lo que se dijo en la contestación de la demanda, EVACOL es titular de diversos derechos de propiedad industrial siendo algunos de ellos diseños industriales y otros marcas.

Hablemos de los diseños industriales, las documentales que aparecen a folio 236-250 del cuaderno 3 y 1-32 del cuaderno 4 muestran que EVACOL es o al menos ha sido titular de diversos diseños industriales, los cuales en términos generales corresponden a sandalias, botas y otros tipos de calzado. Sin embargo, teniendo en cuenta el dictamen que elaboró Catalina Navia Payan, este tiene mucho análisis pero me refiero específicamente a la parte de los folios 38-250 del cuaderno 16 y los folios 1-52 del cuaderno 17. Lo que uno puede observar de este dictamen es que ninguno de los diseños industriales registrados por EVACOL coincide con las referencias que han sido objeto del reproche en la demanda, es decir, que ninguno de los diseños industriales que analizó esta perito, corresponden a las referencias de los zuecos 084, 078 y 0708-07. En ese orden de ideas, la comercialización de estas referencias no se encuentran amparadas por un diseño industrial que sirviera de defensa que sirva para decir que aquí no hay una infracción en tanto que EVACOL pudiera ser titular de un derecho sobre un diseño industrial, eso en cuanto a los diseños.

Sobre las marcas de acuerdo con las documentales que aparecen a folios 228-234 del cuaderno 3 EVACOL ha sido titular de varias marcas mixtas. Sin embargo, no encuentro como la titularidad sobre este tipo de signos que son de tipo bidimensional pudieran descartar la posible infracción de la marca tridimensional. Téngase en cuenta además que la discusión en este caso gira en torno al posible uso de la marca tridimensional de CROCS y no de alguna de aquellas que tradicionalmente conocemos como son las marcas nominativas, figurativas y mixtas. De cualquier forma, esta excepción no ofrece ninguna mayor explicación, digamos no hay mucha profundidad acerca de cómo a través de la titularidad de una marca del tipo bidimensional podría EVACOL no infringir los derechos que tiene CROCS sobre una marca tridimensional. Así que este argumento también lo voy a descartar.

Siguiente excepción, sobre la coexistencia prolongada de la forma usual en el mercado. Según EVACOL, la actitud pasiva de CROCS sobre la defensa de su derecho de propiedad industrial revela una señal de aceptación de coexistencia de ambos signos en el mercado, especialmente si se tiene que han coexistido pacíficamente por más de 5 años, se plantea en la contestación de la demanda. La demandada insistió en esta excepción en su alegato de conclusión, basándose principalmente en lo que mencione hace un momento y es que el análisis de este caso debería llevarse en la comercialización, en la efectiva comercialización de los zuecos que ha realizado CROCS a lo largo de los años y no a partir del registro de la marca tridimensional, en esos términos fue planteada la excepción.

Sobre este punto no es posible acoger el argumento planteado por la demandada porque no es cierto que desde el año 2011 el signo tridimensional de CROCS este coexistiendo con los zuecos comercializados por EVACOL. Esto en la medida que la coexistencia en este caso de haber espacio para hablar de ella, se debe analizar entre la marca registrada y los productos que se aducen infractores, y dado que la marca se concedió en marzo de 2016 y la solicitud de medidas cautelares en septiembre del 2016, es claro que aquí no se puede afirmar que CROCS ha sido tolerante con el uso de la marca, cuando la realidad muestra el uso de los mecanismos procesales que tiene disponibles al menos en esta jurisdicción fueron usados de manera rápida sólo unos meses después de la concesión de la marca, CROCS accionó el aparato jurisdiccional para proteger su registro de su marca tridimensional, por lo que no se puede hablar de una coexistencia pacífica a lo largo de muchos años.

Siguiente excepción, sobre las supuestas limitaciones del derecho que soporta la acción. El primero de estos argumentos que plantea EVACOL dice que el derecho de CROCS ha sido controvertid. Según EVACOL y el acto administrativo en el que se concedió la marca tridimensional fue demandado ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y también afirmó que el registro de la marca fue objeto de una acción de cancelación por vulgarización. Sobre esto, debe precisarse que el solo hecho de haberse demandado el acto administrativo que concedió la marca tridimensional no es suficiente para que podamos descartar la infracción, pues mientras la Resolución que concedió la marca se encuentre amparada por el principio de legalidad del que gozan este tipo de actos, es indiscutible que el titular goza de la protección del derecho registral que le fue concedido frente al uso que terceros hagan sin su autorización.

Si es posible que esté en discusión el tema ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que se hayan presentado acciones buscando tal vez la nulidad de registro pero mientras el registro esté en firme, mientras la Resolución esté en firme y esté amparada por el principio de legalidad CROCS va a poder proteger su derecho de propiedad industrial porque esto es un derecho de tipo registral, es un derecho que se adquiere en virtud de la solicitud que se hace ante la autoridad nacional competente que profiere una resolución y esa resolución es la que otorga esos derechos de exclusividad sobre el signo que se está registrando.

De manera similar, el hecho de haberse iniciado una acción de cancelación por vulgarización en nada afecta tampoco la protección de CROCS pues mientras no exista un pronunciamiento de la SIC en el que se pongan en tela de juicio esos derechos que tiene CROCS sobre la marca tridimensional, pues va a poder seguir iniciando sus acciones por infracciones sobre sus derechos de propiedad industrial.

Dice también EVACOL, nos habla sobre un ejercicio que ha hecho de buena fe en el comercio, dice EVACOL que el derecho de CROCS sobre la marca tridimensional no es oponible a quien de buena fe ha utilizado la forma del calzado que ahora la demandante pretende proteger cuando está la ha utilizado antes de la fecha de concesión de la marca, e incluso si se tiene en cuenta que se trata de una forma usual en el sector.

Para resolver este argumento, interesante además, debo afirmar que el artículo 155 de la Decisión 486 establece cuales son los comportamientos a los que se puede oponer el titular del derecho sobre una marca frente a terceros, sin que allí se menciona como eximente de responsabilidad un posible uso de buena fe ejecutado el del demandado. El 155, ninguna otra norma de las que se refieren a la infracción exime de responsabilidad por hacerse un ejercicio de buena fe. La norma es clara, especialmente el literal D, en considerar como infractor el uso similar o idéntico de una marca registrada cuando con ese uso se puede generar confusión o riesgo de asociación. Todo ello incluso más allá de que el uso se haya o no ejecutado de buena fe, esos supuestos de la infracción superan ese elemento.

Ahora bien, sobre el uso anterior al registro de la marca es importante hacer unas precisiones, a propósito, también de la excepción que EVACOL denomino inoponibilidad de los derechos de propiedad industrial frente a EVACOL. Es cierto esto, quedó demostrado que EVACOL ha comercializado en el mercado colombiano las referencias del Zuecos 084, 078 y 078-07 incluso antes de que la marca tridimensional de CROCS fuera concedida en el año 2016. Eso está plenamente acreditado, EVACOL comercializó las referencias antes de que fuera concedida la marca, de ello no dejan dudas las pruebas que están en el expediente, especialmente destaco la prueba de oficio que se decretó en audiencia de 25 de enero de 2019 a través de la cual se obtuvieron facturas de los años 2014-15 y del año 2016 anteriores a marzo que es la fecha de concesión de la marca y que está en los los folios 86-106, 128-190 del cuaderno 18 y folios 33-37 del cuaderno 19. Todas estas facturas demuestran que las tres referencias se vienen comercializando antes de que la marca fuera concedida.

La pregunta que en este caso surge entonces es la siguiente: ¿el uso qué lleva a cabo EVACOL de la forma de los zuecos que se aducen infractores de manera anterior al registro de la marca tridimensional descarta la infracción de derechos de propiedad industrial sobre dicha marca? La respuesta a este cuestionamiento, es que esa circunstancia no descarta la configuración de la infracción. Lo voy a explicar. Es necesario recordar que el artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. En esa medida, bajo el régimen de propiedad industrial aplicable en Colombia el derecho de exclusividad sobre las marcas se adquiere con el registro que del signo se haga ante al SIC.

Así, una vez el empresario agota el respectivo trámite administrativo, se acerca a la SIC, hace la solicitud y logra el registro de la marca, con ello obtiene la protección que otorgan este tipo de signos conforme a la norma comunitaria. De tal suerte que EVACOL no puede argumentar que válidamente el uso anterior que hace de signo tridimensional es oponible a CROCS, pues lo cierto es que esta última adquirió el derecho de exclusiva sobre el signo al hacer el registro ante la autoridad, registro con el que además no cuenta EVACOL y lo cierto es que el derecho sobre las marcas no se adquiere por el uso reiterado que de ella se haga si no, insisto, por su registro. La marca no es un derecho que se adquiera por el uso, es un derecho estrictamente formal que se adquiere con el registro que hago ante la SIC.

Ahora bien, en anteriores oportunidades este mismo Despacho ha estudiado casos en los que el demandado ha propuesto como excepción el uso anterior de signo y ha resultado victorioso dentro del proceso, al descartarse que pueda considerar un infractor bajo el entendido de tener un derecho que prevalece sobre la marca, así se han resuelto esos casos; sobre esto pueden revisarse las sentencias proferidas en los casos con radicado 2015-14.0485 y 2017-38541. Sin embargo, este tipo de decisiones han obedecido a que el demandado ha logrado demostrar que es titular de un nombre comercial, derecho de propiedad industrial que si se adquiere por el primer uso que de el se haga en el mercado.

Sin embargo, ese mismo argumento no puede trasladarse al presente caso pues el uso de signo tridimensional que hace EVACOL no lo hace a título del nombre comercial, es decir, el uso que hace no es para identificar su actividad económica si no que se trata a uso de título de marca, es decir, con el fin de certificar el producto en sí mismo y como antes se explicó, el derecho sobre las marcas se adquiere con el registro y no con el uso aun cuando sea anterior y cuando sea reiterado a lo largo del tiempo.

Siguiente punto de la excepción, sobre una supuesta falta de distintividad de la marca por tratarse de una forma usual o genérica. Según EVACOL, el diseño, forma y presentación a la que CROCS se opone es utilizado por un número importante de participantes en el mercado de producción, fabricación y comercialización del calzado tipo zueco en Colombia. En relación con este argumento es importante precisar que en el marco del derecho de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el objeto de debate no es, si un signo es o no distintivo, puesto que la distintividad es uno de los elementos del análisis de procedimiento del registro que se hace ante la autoridad nacional competente, el cual es una importante que incluso la falta de distintividad de un signo, impide que se haga el registro conforme al literal B del artículo 135 de la Decisión 486 del 2000. En esa medida, si la Oficina de Registro profiere una resolución concediendo el derecho sobre un signo mientras dicho acto administrativo se encuentre vigente, debe entenderse que la marca registrada goza de distintividad, pues si ese signo no gozará de distintividad es claro que la autoridad lo habría negado. Hay que partir del hecho que mientras exista acto administrativo, el signo es distintivo.

Por el contrario, en la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se parte de hecho de que el demandante es titular del signo distintivo y el objeto del debate se va a centrar básicamente en el uso no autorizado del signo por parte de terceros sin que haya espacio aquí sobre la validez o sobre la corrección de registro. No en vano, el artículo 238 de la Decisión 486 señala que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá implantar una acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, noten entonces que el objeto de estas acciones, es decir, de la acción por infracción parte de un hecho cierto y es la existencia misma del derecho que se pretende proteger. Por eso no hay espacio para debatir si el derecho fue mal concebido, sí la marca no goza de distintividad, etc. Ese debate posiblemente sea válido en un escenario de la acción jurisdiccional que está encaminada a lograr la nulidad del acto administrativo, o sería un debate válido en una acción de cancelación, pero en el escenario judicial de la observancia en donde partimos de la existencia misma del derecho de propiedad industrial no hay espacio para discutir acerca de la distintividad del signo o para cuestionar si fue correcta o no la concesión, aquí no hay espacio para esto.

Valga agregar incluso que la Resolución No. 12383 del 17 de marzo de 2016, que ustedes pueden ver los folios 1-16 del cuaderno 5 en la que se concedió el registro de la marca tridimensional a CROCS, la autoridad del registro dijo lo siguiente, y cito: “Así esta oficina considera que el signo objeto de discusión cuenta con características arbitrarias que no pueden ser catalogadas como esenciales de todos los zapatos estilo zueco o de cualquier otro estilo que le permiten al consumidor individualizar el producto y atribuirle un origen empresarial singular”. Esto deja claro qué al menos, insisto, mientras se encuentre vigente el acto administrativo que concedió la marca debemos afirmar que ese signo tridimensional tiene un carácter distintivo.

Siguiente excepción, sobre la presunta inexistencia de un riesgo de confusión. EVACOL argumentó en la contestación que en este caso no es posible afirmar que exista riesgo de confusión, lo anterior sustentado en los siguientes aspectos: (los sintetizo)

1. Los productos de EVACOL tienen impresa su marca en su suela y en la parte lateral y en el talón.
2. El componente figurativo que CROCS aplica a su calzado anula el riesgo de confusión de cara a la utilización del componente nominativo y notorio de EVACOL.
3. La protección de la marca tridimensional es limitada teniendo en cuenta que CROCS la utiliza en combinación con una marca mixta de la cual es titular.
4. El componente figurativo de CROCS anula el riesgo de confusión.
5. Las referencias de EVACOL que sustenta la demandada no tienen en el remache redondo de la correa del calzado la imagen de un cocodrilo, ya que el zapato está marcado con la marca sombrilla de EVACOL.
6. La inclinación de la suela de ambos zapatos es disímil, la sección frontal, aunque es redonda en ambos, es diferenciable su ancho y además el zueco de CROCS al momento de la inclinación de la parte superior.
7. CROCS es una marca premium, razón por la cual el público al cual se dirigen sus productos es distinto al público que se dirigen los productos de EVACOL. Destacó la demandada que en este caso debe tenerse en cuenta el precio de los productos confrontados como un elemento diferenciador.
8. La marca EVACOL es notoria para el segmento en el mercado en el que participa, lo que permite diferenciar el origen empresarial de las prestaciones mercantiles y hace más rigurosa la confrontación objetiva de los diseños incorporados en los signos tridimensionales de CROCS y de EVACOL.
9. CROCS ha procurado el registro de marcas tridimensionales y similares a las del presente caso las cuales han sido negadas por coincidir en formas usuales además han coexistido como modelos de referencia del calzado EVACOL.
10. Finalmente, dijo la demandada que la comparación que propone CROCS radica en elementos usuales. Al respecto plantea que este juzgador debe excluir del análisis elementos como el número de huecos.

En síntesis, EVACOL expone estos argumentos para sostener porque en este caso no existe un riesgo de confusión. Para resolver este grupo de argumentos voy a hacer algunas precisiones de contenido teórico:

No debe desviarse la atención acerca de lo que en este proceso se debate, acerca del objeto de protección en las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial. En efecto, lo que aquí se pretende proteger es el derecho de propiedad industrial, en el caso de las marcas lo que se protege es el signo que aparece registrado y en nuestro caso la marca tridimensional de CROCS; eso es lo que hay que proteger dentro de este proceso.

Desde ese punto de vista, a la hora de establecer si se infringe o no el derecho registrado, es necesario tener claro en qué consiste ese derecho, pues ese es el objeto de protección y para ello debemos acudir bien sea al certificado de registro, a la certificación expedida por la SIC o a la Resolución que concede la marca que en este caso aparecen en los folios 1-5 del cuaderno 5. Cualquiera de esos documentos nos permitirá ver en qué consiste el derecho que se encuentra registrado.

En ese orden de ideas, el extremo de comparación para establecer el riesgo de confusión es: el signo registrado tal cual como aparece en el registro y al margen de la forma en que el titular comercializa el producto ya en la realidad del mercado. Por esta razón, no es válido comparar la referencia Croc Band, me refiero al zapato físico que vende CROCS, el que ustedes pueden conseguir en el mercado, no es válido comparar esa referencia con los zuecos 084, 078 y 078-07 de EVACOL, pues no es ese zapato el objeto de protección en este asunto, lo que es objeto de protección, estoy reiterando algo que ya dije en esta sentencia, el objeto de protección es la marca tridimensional tal cual como aparece registrada.

Siguiendo esta idea, carece de relevancia el hecho de que los calzados se comercialicen a precios distintos, que se les impriman signos denominativos, nominativos, de ambas compañías porque tanto EVACOL como CROCS hacen lo propio, cada uno pone sus signos. Eso es indiferente, pues insisto, el objeto de protección es la marca tal cual como aparece en el registro. En ese sentido, lo que aquí debemos comparar para establecer ese riesgo de confusión es: la marca tridimensional de un lado y los productos presuntamente infractores de otro. Vale a agregar, a propósito del alegato de conclusión, en donde se cita el antecedente de TRIDEX y SESDERMA, una sentencia que fue proferida también por este Despacho. En ese antecedente el precio fue un factor de análisis de la confusión, eso es cierto, se analizó el precio como un elemento para descartar la confusión, pero hay una diferencia en ese caso, ese es un asunto de competencia desleal.

La confusión en materia de competencia desleal es relevante el precio porque la competencia desleal tiene un ámbito, digamos que, es distinto al de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Aquí lo que queremos proteger es el signo. Cuando hablamos de competencia desleal vamos a proteger la concurrencia al mercado y como el mercado es tan relevante en las acciones de competencia desleal, por supuesto que el precio, canales de comercialización, el estrato de los consumidores, estos elementos son relevantes a la hora de establecer la confusión desleal, la que aparece en la Ley 256 de 1996. En esa confusión es relevante lo que pasa en el escenario del mercado y por eso en el ámbito del antecedente de TRIDEX Y SESDERMA fue relevante el precio para descartar que había confusión, pero en la acción por infracción de derechos de propiedad industrial la confusión no proviene de mercado, la confusión proviene de la similitud o de la identidad entre el signo registrado y el producto que se aduce infractor. Entonces ese antecedente no es pertinente para respaldar una conclusión en este proceso.

Para continuar con este tema, recordemos, es importante que recordemos en qué consisten las marcas tridimensionales y cuál es su ámbito de protección, eso va a ofrecer claridad sobre la manera en que esté caso debe ser resuelto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho lo siguiente, y cito: “La marca tridimensional se le define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible, no sólo para el sentido de la vista si no por el del tacto, es decir, como una clase de símbolos que amerita su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas” esto en el proceso 33-IP-2005.

Adicionalmente, debo destacar de lo que ha enseñado este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que el etiquetado no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se componen de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Como pueden ver a partir de estas citas, la protección de la marca tridimensional es una protección distinta a la de las marcas tradicionales que son del tipo bidimensional, por eso incluso se ha optado por hacer una división o una clasificación académica sobre marcas tridimensionales y bidimensionales, porque estas son distintas. La marca tridimensional da una idea de volumen y es por eso que esa marca se presenta en un plano de tres dimensiones, de tal suerte que la marca tridimensional se encuentra protegida pero marginada de las etiquetas que pudiera contener el producto, eso no es parte de la marca tridimensional, lo que está protegido es precisamente la forma, el volumen específico, esa forma y ese volumen es lo que le otorga distintividad y no las etiquetas, como ocurre con las marcas del tipo bidimensional que son las marcas tradicionales.

De ahí, que sea infructuoso el esfuerzo que hizo la demandada de demostrar con el dictamen elaborado por Sergio Enrique Muñoz, cómo es la realidad de la comercialización de los productos, no resulta adecuado establecer si existe o no riesgo de confusión a partir del cotejo del producto que vende CROCS y el producto que vende EVACOL, es decir,  para determinar el riesgo de confusión no podemos incluir en el análisis elementos como el uso de signos distintivos bidimensionales, el precio, el consumidor objetivo; eso no lo vamos a incluir en el cotejo. El cotejo se debe realizar simplemente entre la imagen tridimensional y los productos que vende EVACOL para establecer si el uso es similar o idéntico, pues reitero, lo que vamos a proteger es ese volumen, esa marca tridimensional independientemente de otros elementos que tuvieran que ver en la comercialización como lo son las etiquetas.

Por otra parte, y esto a propósito del planteamiento que hace la demandada sobre la necesidad de excluir del análisis elementos usuales como los huecos de calzado y lo cual reiteró durante el alegato, tengo que hacer unas precisiones adicionales: el carácter distintivo de la marca tridimensional de CROCS no está en discusión, insisto, no es el objeto de debate en esta instancia. Sin embargo, tiene razón la demandada en afirmar que en el análisis no deberían incluirse elementos usuales o incluso los que son necesario en este tipo de productos. Pero, ¿cuál podría ser un ejemplo de ellos? el hecho mismo que al ser un calzado, deba tener una forma particular para que el pie se pueda introducir eso sería un elemento usual y que no lo podemos separar de un zapato. Otro ejemplo, es el hecho de que tenga una suela, el solo hecho de tener una suela pues es común en un zapato, por esto este tipo de elementos tal vez no podrían ser incluidos al momento de hacer un cotejo, porque son elementos usuales o necesarios para que sea un zapato, en eso tiene razón la demandada. En lo que no tiene razón es en cuestionar prácticamente todo el carácter distintivo de toda la marca tridimensional, cuando ya existe una resolución de concesión que expresó que la marca cuenta con características arbitrarias, esto lo dice la propia Resolución, que no pueden catalogarse como esenciales en todos los zuecos.

Es la propia Resolución 121383 la que incluso destacó dentro del diseño del zueco registrado lo siguiente: “orificios en la parte superior, la correa adherida con un remache redondo plano, el remache mismo, la línea que rodea al zapato, entre otros…”, estos elementos fueron destacados en la resolución, algunos de ellos fueron puestos incluso en tela de juicio por  la demandada pero esto tiene un respaldo en un acto administrativo que se encargó de analizar la posibilidad de registrar la marca con todos estos elementos y a establecer la autoridad, incluso esto fue en una segunda instancia que eran distintivos este conjunto de elementos, decidió otorgar el registro. Es la ocasión también para referirme a alegación que hizo la demandada que denominó la funcionalidad, lo hizo durante su alegato de conclusión en el que argumentó que la correa y los huecos que aparecen en la parte superior del zapato tienen una finalidad funcional.

Para resolver esto recordemos en primer lugar, que las marcas no protegen aspectos funcionales, las marcas protegen una protección sobre elementos visuales, olfativos, sonidos o vistas tridimensionales como este caso. Desde ese punto de vista, es evidente que CROCS no cuenta con protección sobre los aspectos funcionales de las correas, de los zuecos, ni tampoco sobre los aspectos funcionales de los huecos que aparecen de la capellada, es decir, la exclusividad de CROCS no es sobre poder usar una correa en un zapato para sujetar el pie, es decir, la funcionalidad no es la que está protegida por esta marca, eso en primer lugar.

En segundo lugar, la protección de CROCS versa sobre su conjunto y no sobre sus elementos aisladamente considerados, es decir, no puede argumentarse simplemente que CROCS cuenta con un derecho de exclusiva sobre una correa. La protección de CROCS no es solamente sobre la correa, no es sobre este elemento aisladamente considerado; CROCS tiene una protección del signo en su conjunto y por eso la Resolución destaca varios elementos que lo hacen distintivo, entonces es el conjunto como CROCS lo planteó ante la oficina de registro, logra que se conceda la marca y al estar compuesto por varios elementos y lograr una distintividad a partir de ellos, pues el signo fue registrado. De cualquier forma, quiero insistir y esto tiene que ver con esta excepción de funcionalidad, esta no es la instancia para cuestionar el registro y estos cuestionamientos formulados atacan directamente el registro y esta no es la oportunidad para alegar este punto.

Siguiente excepción, sobre el abuso del derecho a competir. Según la demandada, el abuso por parte de CROCS de la marca tridimensional, en el intento de obtención de otra marca tridimensional y los intentos de registro de este tipo de marcas y diseños industriales, asociadas en su mayoría a formas de  uso común de los productos, es un comportamiento que carece de justificación objetiva que afecta la posición concurrencial de EVACOL, interfiriendo el normal desenvolvimiento de su actividad, junto lo anterior, la demandada citó la Ley de Competencia Desleal especialmente el artículo 7 que es la cláusula general o la prohibición general de incurrir en conductas de competencia desleal.

Para resolver esta excepción, basta señalar que en este caso no nos encontramos analizando el comportamiento concurrencial de CROCS, sino la posible infracción de sus derechos de propiedad industrial. Sobre esto tengamos en cuenta además 2 cosas adicionales: la primera, es que este trámite no está regido por la Ley 257 de 1996, luego lo que nos corresponde acá no es analizar comportamientos de competencia desleal, ese no es el fundamento de derecho que soporta este caso, y la segunda es que EVACOL no formuló pretensión contra CROCS mediante una demanda de reconvención, mediante la cual pudiera haberse estudiado el supuesto planteado. EVACOL de cierta forma acusa a CROCS de cometer comportamientos contra la ley de competencia desleal y eso en estricto sentido es una pretensión y aquí procesalmente EVACOL no ha formulado una pretensión contra CROCS, que hubiera podido haber hecho por medio de una demanda de reconvención, pero no se hizo, entonces estos dos argumentos son suficientes para descartar que exista lo que se denominó un abuso del derecho a competir. Con esto, se aborda la totalidad de la defensa planteada en la contestación de la demanda.

Ahora sí, retomemos el tema de la infracción, tal como lo afirmó hace unos instantes al comparar las referencias de calzado que se adujeron infractores con el registro de la marca tridimensional, es decir, hacer la comparación, registro vs. referencias que se aducen infractoras. La primera conclusión a la que llegué hace unos minutos es que el calzado tipo zueco comercializado por EVACOL cuyas referencias son 084, 078 y 078-07 son similares a la marca tridimensional registrada a favor de CROCS.

Siguiendo esta línea y habiendo analizado las razones por las cuales los argumentos traídos por la demandada para descartar la infracción no son suficientes para ese propósito, corresponde establecer si ese uso similar es o no infractor a la luz del Literal D del artículo 155 de la Decisión 486 que permite al titular prohibir a terceros usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular de registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos y servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

En este caso, ante las similitudes evidentes que existen entre la marca tridimensional y las referencias Zueco 084, 078 y 078-07 que comercializa EVACOL, aunado ello que esa conducta se lleva a cabo para la comercialización de un producto idéntico al que ampara la marca, es decir, calzado, debe concluirse que en este caso se configura un riesgo de confusión, ¿por qué?, porque las similitudes que tienen estos productos con los mismos productos que se encuentran amparados por el registro, o sea calzado, ponen al consumidor en una situación en la que podría adquirir el producto de EVACOL pensando erróneamente que se trata de aquellos amparados por la marca tridimensional. Por tanto, en este caso se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta CROCS sobre la marca tridimensional, sobre la base de lo que establece el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Esta conclusión no sufre mella por el hecho de que el calzado de EVACOL no sea idéntico a la marca tridimensional y ofrezca algunas diferencias como la cantidad de agujeros que aparezcan en la capellada, no es la misma cantidad, o el hecho de que algunos de los agujeros en el caso de EVACOL tengan lo  que se llama un corte en chaflán diagonal, esto lo explicó la perito Navia Payán a folio 67 del cuaderno 17, entre otras diferencias que puede haber entre los productos. Pues lo cierto es que como ya lo expliqué, el literal D del artículo 155 ofrece protección al titular incluso frente a usos similares, no tienen que ser necesariamente usos idénticos. Así que, la configuración de la infracción no está supeditada a que el producto infractor sea idéntico a la marca registrada, si no que la similitud también da paso a que se pueda configurar la infracción. Esto, en cuanto a el análisis de literal D.

Hablemos ahora del literal A y creo que a esta altura de la argumentación ya saben porque lo hice en un orden distinto, el literal D supone un análisis mucho más extenso y mucho más profundo que el del literal A. En la demanda se alegó la configuración de este literal y esta norma lo que básicamente permite es que el titular impida a terceros aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos, sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Tal como quedó demostrado con el interrogatorio rendido por el representante legal de EVACOL esta sociedad fabrica el calzado tipo zueco de las referencias 084, 078 y 078-07. Este calzado como antes se explicó es similar o semejante a la marca tridimensional registrada por CROCS. En ese sentido, debe afirmarse que la demandada aplica un signo semejante a la marca sobre un producto para el cual está se encuentra registrada. Es decir, calzado. Sobre este punto es importante hacer una claridad, ¿por qué podemos hablar aquí de aplicar?, aquí estamos hablando de la infracción de un signo tridimensional y en esa medida la aplicación de signo tridimensional no se hace de la misma forma en la que se aplicaría un signo bidimensional, no. Así como el signo es tridimensional su aplicación también se hace de forma tridimensional. Por ello, cuando se aplica el signo infractor sobre un producto, el signo termina convirtiéndose en el producto mismo, al ser tridimensional, la aplicación de signo tridimensional hace que el producto mismo sea el signo registrado.

En este caso el producto que podría ser un calzado cualquiera, se convierte en un calzado particular con unas vistas particulares porque se le aplica una forma que es similar a un signo distintivo registrado. No pasa como en las marcas bidimensionales, en las que para aplicar la marca basta ponerla en el producto. Ponemos la marca en el producto porque es bidimensional, está plana. En la marca tridimensional es distinto porque su aplicación se hace cómo es la marca, de forma tridimensional. En ese orden de ideas se advierte también que aquí se ha configurado la infracción del literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Dicho esto, nos resta únicamente hablar sobre la indemnización de perjuicios. Sea esta la ocasión, para reiterar la actual posición que tiene este despacho en lo que respecta a la indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial y que fue ampliamente expuesta en la Sentencia 1600 de 27 de diciembre de 2018 dentro del  expediente 2016-185373, citó esta sentencia porque hay una exposición completa, pero no significa que sea la única después de esta se han proferido otras que se han encargado de reiterar esta misma postura. Vamos a comenzar siguiendo esa sentencia por referirnos a la diferencia necesaria que debe existir entre los conceptos de daño y perjuicio.

El daño. Sobre esto la Corte Suprema de Justicia ha explicado: “consiste en la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de rescisión o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agrave”. Si aplicamos esta definición a los procesos por infracción a derechos de propiedad industrial, tenemos que afirmar que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción al derecho de propiedad industrial, es decir, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular. Esto en tanto que el uso no autorizado de un signo registrado, lo que constituye es una afrenta a la exclusividad que confieren las normas de la Decisión 486. Eso en cuanto al daño.

El perjuicio. La Corte Suprema lo ha definido como la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó. En materia de infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde entonces a la consecuencia derivada de la infracción, el cual para que sea indemnizable por supuesto que tiene que ser demostrado dentro del proceso, ¿por qué? porque esa es una carga de quien lo alega conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, que habla de la carga de la prueba y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevar al demandante de demostrar el perjuicio, ninguna norma habilita esa posibilidad. Daño y perjuicio.

Ahora hablemos del artículo 243, que ya es una norma especial, artículo 243 de la Decisión 486 es una norma especial que tiene que ver con el tema de los perjuicios en esta materia. El artículo 243 dice:

“Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufridos por el titular del derecho como consecuencia de la infracción,

b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o

c) el monto que el infractor hubiera pagado sobre una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

Si observamos con detenimiento este artículo vamos a encontrar que su encabezado habla de unos criterios, es la palabra que usa, criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Estos criterios aparecen separados en los tres literales que ya les leí.

Ahora, lo primero que se denomina ahí criterio, el del literal A hace referencia al daño emergente y al lucro cesante. Esa referencia al daño emergente y al lucro cesante ¿qué nos permite concluir? Que cuando la norma utiliza la palabra criterio, se está refiriendo en realidad a una tipología del perjuicio, yo creo que sobre esto no hay ninguna discusión y es que es evidente que el daño emergente y el lucro cesante son tipologías del perjuicio, aunque la norma los denomine criterios y para eso podemos revisar el mismo Código Civil, que en su artículo 1614 nos habla sobre qué es daño emergente y sobre qué es lucro cesante.

Partiendo de esa idea, se compadece con la lógica concluir que los demás criterios que menciona la norma en los literales B y C también corresponden a tipologías del perjuicio como ocurre con el literal A, pues si entendiéramos que el literal B y el literal C son cosas distintas a perjuicios, pese a que todos los literales tienen un encabezado común, entonces la norma carecería de lógica. Lo que debemos entender es que, si el literal A habla de dos perjuicios tradicionales que son el daño emergente y el lucro cesante, lo que hay de ahí para abajo, es decir, B y D también son tipologías del perjuicio porque todos hacen parte de un mismo encabezado, todos corresponden a lo mismo.

Desde ese punto de vista, los beneficios obtenidos por el infractor y el valor de una licencia hipotética son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de especial relevancia, como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, los cuales, aunque parecen disímiles o tal vez parecen como una especie de perjuicios no tradicionales, no son los que ordinariamente conocemos, lo cierto es que el legislador de propiedad industrial, especialmente el legislador comunitario quiso que fueran perjuicios y al legislador le corresponde establecer cuando es perjuicio y cuando no. Entonces, es el legislador de propiedad industrial el que habilitó esta posibilidad, son perjuicios aplicables específicamente a esta materia. Valga finalizar este punto dejando claro que el artículo 243 no es limitado, y esto incluso su encabezado lo menciona, de tal manera que puedo solicitar los literales A, B y C, o solicitar otros, no están limitados los perjuicios a estos literales. Eso en cuanto al perjuicio.

Ahora hablemos de su cuantificación. Una vez verificamos la existencia de daño, la existencia del perjuicio, nos falta saber ese perjuicio cuánto vale y eso, cómo lo vamos a hacer, tenemos varias posibilidades. La primera, el juramento estimatorio, esta posibilidad está dada por elCódigo General del Proceso en su artículo 206 que dice que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación por pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente discriminando cada uno de sus conceptos, dicho juramento a la prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria durante el traslado respectivo sólo se considerará la objeción que se especifique razonadamente, la inexactitud que se le atribuye a la estimación. Así, si el demandante opta por este sistema, por irse por el juramento estimatorio, lo que debe hacer es estimar razonadamente en su demanda la cuantía de los perjuicios que reclama. Si esa cuantía no es objetada oportuna y adecuadamente por el demandado, entonces se entiende que la cuantía del perjuicio queda demostrada ante la falta de la objeción; este es el primer sistema que viene dado por nuestro sistema procesal colombiano.

Segunda opción, el sistema de indemnizaciones preestablecidas, esta posibilidad viene de la Ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 1074 de 2015. Esta norma se refiere a lo que se conoce como indemnizaciones preestablecidas, aplicables únicamente a los asuntos relativos en cuestiones de marcas. Según este régimen, se entenderá que si él demandante al momento de la presentación de la demanda, estoy citando la norma, opta por el sistema de indemnización preestablecida no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados con la infracción. Esto está en el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074. Así, el titular de la marca que se acoge al sistema de indemnización preestablecida queda relevado de demostrar la cuantía del perjuicio, simplemente el demandante se va a sujetar a la tasación que el juez haga en ese caso. ¿Qué es fundamental? demostrar la existencia de perjuicio y al demostrar la existencia ahí si el juez hace la cuantificación para lo cual es el mismo Decreto el que ofrece unos criterios que se pueden seguir para saber en qué rango moverse a ver si llega hasta los cien (100) salarios o no, esos son los sistemas que se pueden identificar dentro del sistema colombiano para efectos de la cuantificación del perjuicio.

Ahora hablemos de los perjuicios en este caso concreto. Al momento de subsanarse la demanda, CROCS radicó un memorial haciendo una explicación acerca de los perjuicios que se le debían indemnizar. Al respecto del folio 239 del cuaderno 6, que corresponde al memorial de subsanación, se pueden extraer los siguientes perjuicios que voy a mencionar, ahí se mencionaron varios y voy a desarrollarlos uno por uno:

Primero, la pérdida del derecho de uso exclusivo. Esto no se encuentra demostrado, no es ese el planteamiento de la demanda. Recuérdese que el uso exclusivo sobre la marca se obtiene con el registro y en este caso la demandante no ha perdido técnicamente la exclusividad sobre el registro y mientras mantenga el registro va a mantener el derecho exclusivo, cuestión distinta es el uso no autorizado que se ha hecho del signo, pero sobre eso ya me voy a pronunciar. Lo que pasa es que no tiene tampoco mayor desarrollo este punto, pero con lo que hay podemos decir que la pérdida del derecho de uso exclusivo aquí no se ha demostrado, el derecho de uso exclusivo si se mantiene.

Segundo perjuicio, la pérdida de la fuerza distintiva de la marca tridimensional. Sobre esto, ninguna de las pruebas allegadas demuestra que la marca tridimensional haya tenido, primero cierto nivel de fuerza distintiva, y que esa fuerza distintiva se haya disminuido con ocasión de la infracción, ninguna prueba demuestra eso y tampoco hay un esfuerzo por parte del demandante encaminado a demostrar esa pérdida de la fuerza distintiva de la marca tridimensional.

Siguiente perjuicio, la pérdida de clientes dice la subsanación, en esto si bien hubo esfuerzos encaminados a demostrar que los zuecos comercializados por EVACOL pueden causar confusión con el registro de la marca tridimensional, ninguna de las pruebas demuestra que con ocasión a la confusión, los clientes de CROCS hayan dejado de comprar los productos de CROCS para pasarse a los productos de EVACOL. Esto en otras palabras, habría constituido un lucro cesante, pero para poder demostrar ese lucro cesante habría que demostrar que efectivamente se perdieron esos clientes, que CROCS dejó de recibir cierta cantidad de dinero y que esa cantidad de dinero entonces la recibió EVACOL por cuenta del uso infractor; eso tampoco se encuentra demostrado.

Pérdida del valor patrimonial de la marca, otro perjuicio. Esto eventualmente podría configurar un daño emergente dicho en otras palabras y si el activo pierde valor, al menos desde mi punto de vista eso sería un daño emergente; tampoco se encuentra demostrado, no está probado que la marca tridimensional haya tenido un valor específico y que debido a la infracción el activo que es la marca se desvalorizo; no está demostrado que perdió valor con ocasión a la infracción. Desde ese punto de vista, la pérdida patrimonial de la marca tampoco se encuentra demostrada.

También dijo la demandante, dentro de sus perjuicios menciona esto: un supuesto enriquecimiento ilegal del demandado al beneficiarse de las ventas en productos que reproducen la marca tridimensional y la ausencia a recibir los beneficios que se derivan de un contrato de licencia sobre la marca; estas dos cosas las mencionó en la subsanación. Estos perjuicios que están descritos de esa forma encajan perfectamente en las tipologías que aparecen en los literales B y C, que aparecen en el artículo 243, es decir, está reclamando la demandante lo correspondiente a los beneficios obtenidos por el infractor, eso es literal B; y por otro lado, el literal C, el valor de la licencia que hipotéticamente hubiera tenido que pagar el infractor. Ahí están alegados literales B y C. Entonces, aquí hubo una alegación en torno a los tres literales. Del literal A, pues no encuentro nada demostrado.

Pues entonces pasemos a hablar del B y del C. El perjuicio consagrado en el literal B en este caso está plenamente demostrado, me refiero a lo que se denomina a los beneficios obtenidos por el infractor. Para sustentar esto tengamos en cuenta las facturas que obran a folios 227, 229, 230, 233, 234 del cuaderno 18 muestran que EVACOL ha comercializado las referencias de los calzados 084, 078 y 078-07 y ha cobrado por ellas. Además, EVACOL nunca ha negado esto, EVACOL ha comercializado las referencias y ha cobrado por ellas. Esto demuestra que la demandada ha obtenido beneficios a través de la comercialización de los productos infractores y con ello queda demostrado el perjuicio consagrado en el literal B del artículo 243 y es en relación con ese perjuicio que voy a hacer el cálculo de la indemnización.

No ocurre lo propio en lo que tiene que ver con la tipología del literal C del 243, está no la voy a reconocer ¿por qué razón? si ustedes observan la norma al final del literal B, en la redacción de la norma aparece una “o” disyuntiva, que lo que hace es que se excluya la posibilidad de indemnizar sobre la base del literal C si el juez ha reconocido una tipología distinta. En este caso, como voy a reconocer la tipología del literal B pues no voy a indemnizar sobre la base del literal C que se refiere al valor de la licencia hipotética, insisto por la o disyuntiva que aparece al final del literal B.

Ese es entonces, aquí está demostrado el daño, el perjuicio y vamos entonces a hablar ahora de la cuantificación que sería el último punto. Para esto la demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas. Recordemos con este fin el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 que dice:

“En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes – S.M.L.V. y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes – S.M.L.V. por cada marca infringida. Está suma se podrá incrementar hasta en doscientos (200) salarios cuando: la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestra la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.”

Así mismo el parágrafo de esa norma indica que para cada caso particular el juez ponderara y declarara en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. Partiendo de esta norma, voy a ser las siguientes consideraciones con efectos de establecer la cuantía de la indemnización que voy a otorgar acá:

Primero. La infracción se ha presentado desde el momento mismo de concesión de la marca, esto es obvio, por cuanto ha sido la propia demandada quien ha manifestado que los zuecos los vende desde antes del año 2016, es decir, que concedida la marca inmediatamente se comenzó a materializar la infracción. Eso nos dice un poco acerca del tiempo en el cual la infracción se ha venido cometiendo.

Segundo. La documental 196 del folio 196-199 del cuaderno 15 muestra que EVACOL ha comercializado sus productos en varios establecimientos que están ubicadas en varias ciudades del país. Esta documental muestra una tabla que nos muestra muchos establecimientos de comercio que están ubicados en diversas ciudades. Eso nos habla un poco de la extensión geográfica de la infracción.

Tercero. Según la documental que obra a folio 161 del cuaderno 15 entre marzo del 2016 y mayo del 2018, EVACOL reportó ventas netas de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($1.955.212.249) únicamente en lo que tiene que ver con las referencias 084, 078 y 078-07. Esto nos dice un poco también acerca de cuál ha sido la magnitud de la infracción en lo que tiene que ver con la cantidad de productos infractores.

De acuerdo con estas conclusiones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, condenaré a EVACOL a pagar a título de indemnización de perjuicios la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes – S.M.L.V., los cuales ascienden a la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($74.530.440) a eso equivaldría la condena y solo me resta hablar de agencias del derecho.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

En cumplimento de los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso fijaré las agencias en derecho que corresponden a la primera instancia que tiene que pagar EVACOL. Para esto voy a tener en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura que señaló en Acuerdo No. PSAA 16-10554 específicamente el artículo 5 numeral 1 que habla sobre los procesos de primera instancia y voy a fijar las agencias bajo el criterio de la naturaleza del asunto porque este es un proceso sin cuantía determinada y, ¿por qué no tiene cuantía determinada? Por la aplicación del régimen de indemnizaciones preestablecidas. Bajo esta base voy a fijar por concepto de agencias en derecho la suma equivalente diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes – S.M.L.V. es decir, OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160).

Conclusión, voy a acoger las pretensiones de la demanda, pero hay dos cosas que tengo que dejarle clara a la demandante, no voy a acoger la pretensión séptima que se refiere a retirar de los círculos comerciales cualquier otro producto idéntico o confundible porque en este caso, el análisis era sobre tres referencias a las que me referí varias veces, entonces no puedo hacer extensiva la sentencia a otros productos que no fueron analizados en este caso. Entonces la pretensión 7 no la voy a acoger. Y la pretensión 11 tampoco, porque no puedo advertirle a la demandada que su reincidencia va a implicar el cierre de sus establecimientos, si la demandante en algún momento considera que las órdenes que voy a dar en esta sentencia no se cumplen tendrá que iniciar la respectiva ejecución, pero no puedo proferir una decisión como en una especie de efecto suspensivo para decirle “si no cumple, entonces voy a proceder a dar una orden nueva”, procesalmente no lo puedo hacer. Entonces, los incumplimientos de esta sentencia lo que abren es la puerta para una ejecución, sólo haré esas dos excepciones.

En mérito de lo expuesto, el Asesor asignado para la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que el uso que la sociedad EVACOL S.A.S. hace en Colombia de la marca tridimensional que se muestra a continuación, y quedará en la parte resolutiva de la sentencia, para fabricar y comercializar sus productos identificados con las referencias ZUECO 084, ZUECO 078, ZUECO 078-07 infringe el derecho de propiedad industrial que posee CROCS INC. sobre la marca tridimensional identificada con certificado de registro No. 534245 para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. ORDENAR a la sociedad EVACOL S.A.S., cesar los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial que viene desarrollando en contra de CROCS INC., a titular de la marca tridimensional con certificado de registro No. 534245 para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El cumplimineto de esta orden debe efectuarse de forma inmediata a la notificación de esta providencia.

TERCERO. PROHIBIR a la sociedad EVACOL S.A.S., usar la marca tridimensional similar a la que cuenta con certificado de registro No. 534245 para identificar productos de la clase clase 25 Internacional, lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva esta providencia. El cumplimiento de esta orden debe efectuarse de forma inmediata a la notificación de esta providencia.

CUARTO. PROHIBIR a la sociedad EVACOL S.A.S., la venta y comercialización de los productos identificados con las referencias ZUECO 084, ZUECO 078, ZUECO 078-07. El cumplimiento de esta orden debe efectuarse de forma inmediata a la notificación de esta providencia.

Antes de avanzar, voy a hacer una precisión con estas tres pretensiones, tanto la del numeral 2, como la del 3 y el cuarto se tienen que cumplir de manera inmediata a partir de la notificación de esta providencia.

QUINTO. ORDENAR a EVACOL S.A.S. retirar de los establecimientos de comercio de su propiedad a nivel nacional todos los productos identificados con las referencias ZUECO 084, ZUECO 078, ZUECO 078-07, para esto tiene un término de 30 días.

SEXTO. ORDENAR a la demandada recoger, en el término de 30 días hábiles, todos los productos identificados con las referencias ZUECO 084, ZUECO 078, ZUECO 078-07 de los establecimientos de comercio de sus distribuidores a nivel nacional.

SÉPTIMO. ORDENAR a la sociedad EVACOL S.A.S., destruir los productos identificados con las referencias ZUECO 084, ZUECO 078, ZUECO 078-07, lo anterior debe cumplirlo en un término máximo de 30 días y hacerlo con mecanismos que garanticen el cuidado del medio ambiente.

OCTAVO. ORDENAR a EVACOL S.A.S. la destrucción de los moldes utilizados en la fabricación de los zapatos referencia ZUECO 084, ZUECO 078, ZUECO 078-07, lo anterior debe cumplirlo en un término máximo de 30 días y hacerlo con mecanismos que garanticen el cuidado del medio ambiente.

NOVENO. CONDENAR a EVACOL S.A.S. a pagar a favor del CROCS INC. la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes – S.M.L.V. esto es la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($74.530.440) a título de indemnización de perjuicios. Para esto cuenta con un término de 30 días.

DÉCIMO. ORDENAR a la sociedad EVACOL S.A.S. realizar la publicación de la parte resolutiva de la presente providencia en un diario de amplia circulación, lo anterior dentro de los 8 días siguientes a esta audiencia.

Esta decisión queda notificada en estrados.

[La parte accionante interpone recurso de apelación frente a la sentencia proferida]