Crocs INC vs. Evacol S.A.S.

Fecha: 13/09/2019
Radicado: 17-336591
Demandante: Crocs Inc.
Demandado: Evacol S.A.S.
Funcionario: Asesor Asignado – José Fernando Sandoval Gutiérrez

[LEGITIMACIÓN]

Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero en establecer este tipo de procesos es la legitimación por supuesto, porque sin esto habría lugar a que por su puesto se negaran las pretensiones. En materia de propiedad industrial la norma de la legitimación está en los 238 de la decisión 486 de 2000 que señala que:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión pudo adelantar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.

En esa medida, la legitimación en las acciones por infracción la tiene el titular del derecho de propiedad industrial.

En este caso los documentos que obran a folio de 245 y 246 del cuaderno 1, nos muestran las certificaciones de los documentos expedidos por la Superintendencia, en la que se puede apreciar que CROCS INC es al titular de la marca tridimensional, que ampara productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente calzados. Esta prueba a la que hago referencia que es el 245 y 246 se tiene que analizar en conjunto con la prueba de oficio que decreté el día de ayer, que tenía como objetivo tener una vista un poco más clara del registro que es justamente las que ustedes pueden ver aquí, lo que les voy a mostrar en la diapositiva que tiene fines únicamente ilustrativos para facilitar un poco la explicación de la sentencia, y que va a ser anexada al acta y todo lo que van a ver ahí es el expediente, entonces por eso no hay ningún problema. Entonces, la imagen que ustedes ven ahí corresponde a la marca tridimensional registrada, que tiene certificado 562485, en esa medida teniendo en cuenta que CROCS es la titular de este registro, pues tiene legitimación en este proceso; entonces vamos a avanzar en el análisis de fondo.

[INFRACCIÓN]

Para establecer la infracción, tenemos que tener en cuenta el contenido del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, esa es la norma que se aplica a este caso puesto que así fue planteado en las pretensiones de la demanda, específicamente la pretensión 2º se refería al literal D del articulo 155; esa norma dice que:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

(…)

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”.

Teniendo en cuenta esta norma, para que se configure la infracción básicamente hay 3 elementos que se tienen que configurar. El primero es el uso en el comercio por parte del demandado de un signo idéntico o similar a la marca, el uso del signo presuntamente infractor. Eso es lo primero, el uso en el comercio, segundo ese signo tiene que ser similar o idéntico a la marca registrada; y tercero tiene que a partir de ese uso generarse un riesgo de confusión o de asociación entre el signo que se hace infractor y el registrado. Si esos tres elementos se reúnen, pues la consecuencia es la protección de los derechos de propiedad industrial del demandante, o sea del titular del registro en este caso del registro de la marca.

Para hacer el análisis en este caso entonces vamos a empezar por establecer cuál es el uso que ha hecho la parte demandada de un signo presuntamente infractor. De conformidad con las pruebas que están en el proceso, es posible concluir que EVACOL ha comercializado los productos que se muestran en esta diapositiva, que corresponden a estas muestras físicas que estoy poniendo aquí, son exactamente las mismas esas son fotografías de estos mismos productos. Estos productos corresponden a los calzados con referencia 073, este es el 117 y el 118, igualmente esto es fácil de determinar porque cada zapato tiene su referencia y ahí mismo dice EVACOL.

Igualmente tenemos otras pruebas como facturas que aparecen en el CD que está en el folio 240 del cuaderno 3, ahí puede encontrarse en la carpeta 073 entre otras las facturas de venta Y1-12065 de abril 25 de 2017 y Y1-11324 del 25 de enero de 2017, que dan cuenta de la comercialización de las referencias 073 y 117. En ese mismo CD en la carpeta 078 es posible encontrar entre otras la factura Y3-1237 de abril de 2017 que hace cuenta de la comercialización de la referencia 118; entonces como un primer aspecto que queda claro es que EVACOL ha comercializado los zuecos de referencia 073117 y 118 que son estos zapatos que están acá. Estos productos se conocen como zuecos eso ha quedado claro desde los mismos actos de postulación, tanto demandante como demandado los han denominado zuecos, y de cualquier forma es un punto en el que al menos durante la etapa probatoria no vi que existiera un desacuerdo entre las partes.

Entonces esto es lo que se denomina un zueco, y estos zuecos tienen una característica que quiero destacar, lo primero es que se trata de unos zapatos que tienen una punta redondeada como se puede apreciar en las muestras físicas, lo segundo es que tienen orificios en la capellada como se puede observar en estas mismas muestras en la parte de encima que es lo que se denomina capellada tiene unos orificios, igualmente según se observa en el dictamen elaborado por Francisco Erran, las tres referencias tienen vacío de marco en el marco de capellada, es así como lo denomina el perito y esto viene después en los folios 190 a 192 del cuaderno 1, el denomina esto marco de capellada y dice que hay unos vacíos de más, se refiere a estos que aparecen acá. Dice el perito al respecto, que en cuanto a los vacíos de marco, aunque difieren en relación con el tamaño a las 4 referencias citadas, y el perito habla de cuatro porque habla de los tres productos principalmente infractores y habla del registro, por eso el habla de 4 productos, dice:

“Se ubican estos en la misma zona respecto a los ejes diápsida y ordenada como recurso formal, que tal y como se explicó en los referentes espaciales de la página 7, son referentes para determinar la pertenencia a una misma familia tridimensional de productos; además del hecho que todos esos vacíos de marco parten de un trapecio regular, en el que se varían solamente sus bordes y su altura tal como se puede observar en las figuras extraídas de las imágenes de las 4 referencias”

El siguiente punto para recalcar en estos productos es que cuentan con una balaca que se puede apreciar en las muestras física, y que también lo que se hace en precisión del dictamen pericial de Francisco Erran, y por ultimo se puede apreciar la base de la balaca, y un botón que es un botón de figura redonda. Entonces una primera conclusión importante a la que se debe llegar acá, es que el calzado tipo zueco comercializado por la demandada es decir EVACOL, cuya referencia son la 073, 117 y 118, son similares a la marca tridimensional registrada a favor de CROCS.

Para sustentar esta conclusión lo primero a lo que se debe acudir es a la observación de los productos presuntamente infractores, hay que hacer un ejercicio de observación entre las tres referencias y la marca registrada, a partir de esta observación puedo concluir que las características que antes mencioné, coinciden en buena medida con las vistas de la marca tridimensional que aparecen en el registro; aunque hay que decirlo no son idénticas, es algo que debe quedar claro son similares mas no idénticos.

En segundo lugar debo destacar que en la resolución que concedió la marca a CROCS que aparece en el folio 1 a 14 del cuaderno 2, la Superintendencia de Industria y Comercio que es la autoridad nacional de registros dijo lo siguiente:

“La forma solicitada a registro posee caracteres distintivos, y se puede decir que no se trata de una forma usual utilizada en el mercado de los zuecos, lo que hace que se trate de una presentación distintivas para los productos que pretenden distinguir esto es calzado; por locual los orificios que presenta el zapato así como su forma y detalle, son elementos que permiten distinguir este producto de otros de la competencia”

Igualmente la Resolución 83685 que se aprecia a folios 15 a 27 del cuaderno 2, que esa es la resolución que resolvió la apelación presentada contra la resolución que concedió la marca, la oficina de registro en esa segunda instancia destaco los siguientes elementos, como aquellos que hacen que se considere la marca de CROCS la marca tridimensional, cuente con características arbitrarias que no pueden ser catalogadas como esenciales de todos los zapatos estilo zueco, o de cualquier otro estilo que le permiten al consumidor individualizar el producto y atribuirle un origen empresarial singular; entonces esa resolución a renglón seguido destaca lo siguiente, esto es una cita textual:

“1. Sección frontal ancha y redonda.

• Cuatro orificios que se presentan a intervalos desde la parte frontal del calzado hasta la primera mitad de la parte exterior del mismo.

• Parte superior con trece orificios.

• Correa adherida con un remache redondo y plano, en donde se observa que la misma puede ser ajustada; es decir, se puede utilizar como correa trasera o simplemente ponerla en la parte delantera para que el calzado quede sin esta.

• Remache redondo en la correa y en la parte superior del zapato.

• En cuanto al diseño de la suela se refiere, se observa que tiene un diseño especial hasta que llega a la parte frontal, donde se destaca una leve inclinación.

• Línea que rodea el zapato”.

Eso dice la Resolución que resolvió sobre la apelación. Nótese en este punto que los elementos distintivos de la marca tridimensional que fueron destacados en la oficina de registro porque ese fue el ejercicio que hizo la oficina de registros, destacar cuales eran los elementos distintivos en esa figura, casi todos ellos coinciden con aquellos que bajo la observación que les mencioné hace un momento, coinciden con esos mismos elementos que yo destaque, los elementos de la resolución coinciden con los que yo destaco en estos zapatos y que advierto similares en los 3 productos versus en la marca concedida a CROCS; coincidimos en eso.

Así las cosas, estamos en este caso frente a la comercialización de los productos por parte de EVACOL que son similares a la marca tridimensional registrada a favor de CROCS, pues EVACOL incorpora en los zuecos características similares a los componentes distintivos de la marca tridimensional, y que son los que precisamente llevaron a que el registro hubiera sido concedido por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Teniendo en cuenta esto, entonces están cumplidos los primeros dos requisitos, es decir el uso y la similitud entre el producto presuntamente infractor y la marca registrada. Es importante agregar aquí, y esto lo digo porque el tema se sugirió durante varias ocasiones durante las audiencias, y además fue señalado nuevamente por la parte demandada en su alegato de conclusión, así es que el análisis que en este caso se debe hacer a efectos de determinar la infracción, no se tiene que hacer comparando la referencia 073, 117 y 118 con este zapato; el análisis en este caso no se puede hacer cotejando estos 3 productos con este producto.

Este zueco verde aunque lo trajo la demandante, la verdad es que es irrelevante en este proceso, ¿y por qué es irrelevante?, tengamos en cuenta que lo que se quiere proteger aquí es el registro de una marca, es decir esto; esa imagen que aparece ahí es lo que se quiere proteger, lo que se quiere proteger no es esto independientemente insisto de lo que haya traído la demandante este zueco para el análisis de este proceso es irrelevante, lo que queremos proteger es el derecho de propiedad industrial, y el derecho de propiedad industrial es lo que aparece en el registro, independientemente de como CROCS lo materialice, como lo lleve a la realidad del mercado eso es una cosa distinta, lo que se quiere proteger es un derecho registral. Y por eso, el análisis se debe realizar entre los tres productos que se aducen infractores, y la marca tal cual como fue registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y así lo voy a hacer en el resto de la sentencia. Entonces para que lo tengamos en cuenta, para efectos de este análisis siempre la comparación va a versar sobre estos tres productos y la marca tal cual como está registrada.

Continuemos entonces, miremos a ver si este uso de signos similares es infractor del derecho. Para eso voy a referirme primero a las excepciones, son robustas atacan directamente la infracción, entonces para poder resolver este caso voy primero a referirme a las excepciones de fondo. La primera es que se denomino la coexistencia prolongada de la forma usual en el mercado, según se afirmó en la contestación de la demanda, los zuecos de EVACOL han coexistido pacíficamente con los de CROCS por más de seis años, y con la referencia motiva de este proceso por lo menos mas de cinco años. Según la demandada, la actitud pasiva de CROCS frente a la defensa de su derecho, revela una señal de aceptación de la coexistencia así como la presunta diferenciación de los signos.

Sobre esto, no es posible acoger la argumentación de la demandada, no es cierto que desde hace cinco o seis años el signo tridimensional de CROCS esté coexistiendo con los zuecos comercializados por EVACOL, porque la coexistencia en este caso de haber espacio para hablar de ella, se debe analizar entre la marca registrada y los productos que se aducen infractores; en ese sentido, como la marca fue concedida por la resolución de junio de 2016 y la demanda fue presentada en septiembre de 2016, es claro que aquí no se puede afirmar que CROCS ha sido tolerante con el uso de su marca, cuando la realidad muestra que el uso de los mecanismos procesales para proteger esa marca, fueron usados un poco tiempo después de la concesión de la marca; y mucho menos podría afirmarse, que el prolongado tiempo de coexistencia descarte la existencia del riesgo de confusión, pues como lo acabo de mencionar ese aspecto factico no ha sido verificado, muy poco tiempo después de la función de registros puso todos los mecanismos, entonces aquí no hay lugar a hablar de coexistencia.

El segundo punto tiene que ver con las supuestas limitaciones del derecho que soporta la acción. Aquí dijo la demandada que el acto administrativo en el que se concedió la marca tridimensional de CROCS fue demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; igualmente se afirmó que el registro de marca fue objeto de una acción de cancelación por vulgarización, sobre este punto puedo precisar que el solo hecho de haberse demandado el acto administrativo que concedió la marca tridimensional, no es suficiente para que se descarte la infracción; porque mientras la resolución que concedió la marca se encuentran por el principio de legalidad en que gozan los actos administrativos, es indiscutible que el titular goza de protección del derecho registral que le fue concedido frente al uso de terceros que hagan sin autorización. En esa medida la sola presentación de una demanda ante la jurisdicción de lo administrativo no suspende la posibilidad de que CROCS pueda hacer valer su derecho frente a terceros.

De manera similar ocurre con la opción de cancelación, que esto es un tramite administrativo que se adelanta ante la Superintendencia, y ese tramite no afecta en nada la protección de CROCS mientras no exista un pronunciamiento de parte de la Superintendencia, que pudiera poner en tela de juicio los derechos que tiene CROCS sobre la marca tridimensional.

Otra de las excepciones es la denominada ejercicio de buena fe. Según lo afirmó EVACOL, el derecho de CROCS sobre la marca tridimensional no es oponible a quien de buena fe ha utilizado y explotado la forma de calzado que ahora la demandante pretende proteger, antes de la fecha de solicitud y de concesión de la marca, e incluso si se tiene en cuenta que se trata de una forma usual en el sector. Sobre esto recordemos, que el artículo 155 de la Decisión 486 establece todos los comportamientos a los que el titular de la marca se puede oponer, y allí no se menciona como eximente de responsabilidad un posible uso de buena fe, esta norma expresamente el literal D es muy claro en considerar como infractor el uso de un signo idéntico o similar a una marca, cuando este pueda causar riesgo de confusión y asociación; y todo eso mas allá de que el uso se haya ejecutado o no de buena fe, tengamos en cuenta que por la forma en que la norma está redactada, la comisión de la infracción no está atada a aspectos de tipo subjetivo, es decir, que en materias de infracciones a la propiedad industrial no es necesario verificar la culpa del infractor, basta poder enmarcar su conducta en los elementos objetivos que están contenidos en la norma para que se pueda determinar la infracción.

Así ocurre con el literal D donde se dice, que para determinar la infracción se tiene que establecer el uso del signo, la similitud o identidad del signo con la marca registrada y el riesgo de confusión o asociación, todo ello con prescindencia de la intención o de la mala fe; no es necesario verificar la intención para la configuración de la conducta, y por esa misma razón es que el ejercicio de buena fe exime de responsabilidad. De tal suerte que, si el empresario hace uso de un signo con la conciencia de no estar infringiendo ningún derecho, y pone a los consumidores en riesgo de confusión no podría alegar que no es un infractor; de cualquier forma, podría hacerlo porque se están presentando los presupuestos de la conducta, independientemente si este empresario tenía o no la intención de confundir a los consumidores, entonces por eso la buena fe no exime responsabilidad al presunto infractor.

Ahora bien, sobre el uso anterior al registro de la marca hay que hacer algunas precisiones, a propósito también de la excepción denominada inoponibilidad de los derechos de propiedad industrial frente a EVACOL. Es cierto que EVACOL ha comercializado zuecos incluso antes de que la marca tridimensional de CROCS fuera concedida en junio de 2016, de ello no dejan duda las pruebas que están en el expediente, especialmente quiero destacar que las facturas que aparecen en el CD que esta en el folio 240 del cuaderno 3, por ejemplo la factura 5708 del 11 de diciembre del 2012, donde puede verificarse que años antes de la concesión de la marca a CROCS, EVACOL ya estaba comercializando los zuecos de referencia 073, eso está verificado, es innegable, EVACOL ya había hecho la comercialización antes de la concesión de la marca. Y quería citar esta prueba que nos muestra la comercialización del zueco número 073, y a partir de esto surge una pregunta y es: ¿la comercialización por parte de EVACOL de zuecos similares o idénticos a la marca tridimensional de CROCS, incluso de manera anterior a que CROCS obtuviera el registro de su marca descarta la comisión de la infracción? Ese es el problema para resolver en esa excepción, y la respuesta a este cuestionamiento es que esa circunstancia no puede descartar la comisión de la infracción.

Recordemos que según el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente, en esa medida bajo el régimen de propiedad industrial comunitario que aplica acá en Colombia, el derecho de exclusividad sobre la marca se adquiere con el registro que se hace en el caso colombiano ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es un sistema en su mayoría registral, digo en su mayoría porque hay unos derechos que se adquieren por el uso y no por registro; pero en el caso de las marcas estamos bajo un sistema registral, entonces la exclusividad sobre un signo se adquiere de su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al menos en lo que respecta a marca. Así, una vez el empresario agota el tramite administrativo que corresponde en ese caso y logra el registro de la marca, con ello obtiene la exclusividad, tiene la protección que otorga la norma comunitaria.

En ese orden de ideas, EVACOL no puede válidamente argumentar que el uso anterior que hace de la marca tridimensional es oponible a CROCS, pues lo es cierto es que CROCS adquirió el derecho de exclusiva sobre ese signo por el hecho de haber logrado el registro ante la oficina competente que es la Superintendencia de Industria y Comercio; CROCS cuenta con ese registro y EVACOL no cuenta con ese registro. Además, y es muy importante, tengamos en cuenta que el derecho de esas marcas no es posible adquirirlos por el uso reiterado que se haga a lo largo del tiempo, el uso reiterado publico de una marca sin registro, no confiere derechos con excepción de ahorrativo a los nombres y enseñas comerciales, pero esto es un tema distinto.

En otras oportunidades este mismo Despacho ha estudiado casos en los que el demandado ha propuesto como excepción el uso anterior del signo y ha resultado victorioso, y en esos procesos ha resultado victorioso porque se ha entendido que se descarta la infracción, porque el demandado tiene un derecho que prevalece sobre la marca, sobre eso ustedes pueden ver las sentencias dentro de los radicados 2015140485 y 201738541. Sin embargo, estos casos han sido distintos, estas decisiones han obedecido a que el demandado ha logrado demostrar que es titular de un nombre comercial, entonces en esos casos el demandado presenta como excepción el uso anterior, pero sobre la base de la existencia de un nombre comercial que es otro derecho de propiedad industrial, pero que si es un derecho que se adquiere por el primer uso que se hace en el mercado. Este argumento no se puede trasladar a este caso, porque el uso del signo tridimensional que hace EVACOL, no lo hace a título de nombre comercial, sino que lo hace a título de marca, el uso de la forma no se hace para identificar la actividad económica ni el establecimiento del empresario, sino se hace con fines de identificación del producto.

De hecho, en el caso de las marcas tridimensionales, es el producto en si mismo es la marca tridimensional, se hace un uso tridimensional de la marca tridimensional; entonces como lo que hace el demandado es un uso a titulo de marca, ese argumento de esos fallos que les mencioné no se pueden trasladar a este caso, porque para que eso se pudiera trasladar tendrían que adquirirse las marcas por el uso y no por el registro; si fuera un caso de nombre comercial podríamos traer el argumento porque el nombre comercial si se adquiere por el primer uso reiterado a lo largo del tiempo y público, y por eso puede llegar o el titular de un nombre comercial puede vencer al titular de una marca en un proceso de infracción. Pero este no es nuestro caso, esto es marca versus uso a título de marca.

Para finalizar con esta excepción, y a propósito de una cita que se hace en la contestación de la demanda, es importante agregar que el artículo 55 de la Decisión 486 se refiere a la posibilidad de poner el uso anterior realizado de buena fe a un titular, pero esta norma es aplicable únicamente a patente, esta norma se cita en la contestación pero es aplicable únicamente a patentes; y se refiere a que quien haya hecho uso de buena fe de una invención se encuentra protegido frente al titular de una patente, y ese titular no puede hacer valer su derecho frente a ese tercero; pero insisto esa norma no es aplicable a marcas, esta norma es aplicable a patentes y el nuestro no es un caso de patentes, entonces el artículo 55 no se puede aplicar en este caso.

Pasemos a la otra excepción que tiene que ver con una supuesta falta de distintividad de la marca, por tratarse de una marca usual o genérica. Según EVACOL, debe descartarse la infracción si tenemos en cuenta que las formas, diseños y presentaciones similares a las que CROCS se opone, han sido utilizadas por un número relevante de agentes en el mercado de la producción, distribución y comercialización de calzado zueco en Colombia. Sobre este argumento es muy importante que tengamos en cuenta que en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el objeto del debate no es si el signo es o no distintivo, por ejemplo porque sea genérico o porque sea de uso común o porque sea descriptivo, ese no es el debate en la acción por infracción; y ¿esto por qué ocurre?, la distintividad de los signos es uno de los elementos que se analiza en el procedimiento de registro que se hace ante la autoridad nacional competente. Y es esto tan importante, que incluso la falta de al [Inaudible] impide que se registre el signo conforme el literal B del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

En ese orden de ideas, si la oficina de registro profiere una resolución concediendo el derecho sobre el signo, mientras ese acto se encuentre vigente debe entenderse que la marca goza de distintividad, de no ser así el mismo habría sido negado, pero mientras tengamos acto administrativo hablamos de que es e signo es un signo distintivo. En la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, entonces hay que partir del hecho de que el titular, el demandante es titular de un signo que es distintivo, y así el debate se debe centrar básicamente en el uso no autorizado de ese signo por parte de terceros, ese es el debate en las acciones por infracción; el uso no autorizado del signo por parte de terceros sin que haya espacio para discutir sobre la validez o sobre la corrección del acto administrativo que concedió la marca.

Entonces, debemos partir acá de un hecho cierto y es la existencia misma del derecho de un signo que es distintivo, ese debate podría darse por ejemplo en un escenario de una acción jurisdiccional encaminada a entablar la nulidad de un registro, en ese tipo de escenarios seguramente se pueden debatir acerca del carácter distintivo o no de un signo, pero eso se tramita con una acción diferente que es la acción de nulidad del acto administrativo, o incluso podría iniciarse un trámite de cancelación por diversos motivos que también es posible cancelar las marcas, pero no en el escenario  judicial de la observancia que es el que nos convoca en este momento.

Ahora, la Resolución 41393 de junio de 2016 que aparece a folios 1 a 14 del cuaderno 2, que concedió el registro de la marca dice lo siguiente:

“Al analizar el signo tridimensional solicitado a registro, se evidencia que el mismo no representa una forma usual del producto, pues las características del signo solicitado no son similares a la forma usual o habitual del producto; observa en este sentido esta dirección, que la forma solicitada a registro posee caracteres distintivos, y se puede decir que no se trata de una forma usual en el mercado de los zuecos, lo que hace que se trate de una presentación distintiva para los productos que se pretenden distinguir esto es calzado, por lo cual los orificios que presenta el zapato así como su forma y detalle, son elementos que nos permiten distinguir este producto de otros de la competencia.”

Igualmente, la Resolución que resolvió la apelación, la 83685 que hace un momento también se las mencioné, dice:

“Esta delegatura considera que el signo objeto de discusión cuenta con características arbitrarias, que no pueden ser catalogadas como esenciales de todos los zapatos estilo sueco o de cualquier otro estilo, que le permita al consumidor individualizar el producto de atribuirle un origen empresarial singular; todo esto para dejar claro simplemente, que menos mientras el acto administrativo se encuentre vigente, debe entenderse que esta marca tridimensional tiene un carácter distintivo, y por eso es que en este proceso no podemos descartar la infracción bajo el argumento de que ese signo es genérico, porque al menos desde el punto de vista formal no lo es, tendría que declararse primero esa circunstancia ante la autoridad competente para ese tipo de pronunciamientos.”

Bien, pasemos a la otra excepción que es la denominada existencia de un riesgo de confusión. EVACOL señaló en su contestación que aquí no se puede afirmar que aquí hay riesgo de confusión, y eso lo sustenta en varios puntos:

1. Que los productos de EVACOL están identificados con varias de sus marcas.

• Que el componente figurativo que CROCS aplica a su calzado, anula el riesgo de confusión de cara a la utilización del componente nominativo y notorio de EVACOL.

• Que la protección de la marca tridimensional L.T.D.A., teniendo en cuneta que CROCS la utiliza en combinación de una marca mixta de la cual es titular.

• El componente figurativo de CROCS anula al riesgo de confusión.

• Las referencias de EVACOL que sustentan la demanda, no tienen en el remache redondo de la correa del calzado la imagen de un cocodrilo, ya que el zapato está remarcado con la marca de sombrilla de EVACOL.

• La inclinación de las suelas de ambos zapatos es disímil, en cuanto a la sección frontal la preponderancia de cuan ancha es resulta diferenciable para el consumidor racional, además el labrado de la suela es diferente.

• A renglón seguido la demanda destacó diversas diferencias de los zuecos, están ahí en la contestación; otro punto es que CROCS es una marca premium, razón por la cual al publico al que se dirigen sus productos es distinto al que se dirigen los productos de EVACOL, destaco la demandante que en este caso debe tenerse en cuenta el precio de los productos confrontados como un elemento diferenciador.

• La marca de EVACOL es notoria para el segmento del mercado en el que participa, lo que permite diferenciar el origen empresarial de las prestaciones mercantiles, y hace más rigurosa la confrontación objetiva a los diseños incorporados en los signos tridimensionales de CROCS y EVACOL.

• CROCS ha procurado el registro de marcas tridimensionales similares a las del presente caso, las cuales han sido negadas por consistir en formas usuales; además han coexistido con modelos de referencia del calzado EVACOL.

Finalmente dijo la demandada, que la comparación que propone CROCS radica en elementos usuales, al respecto plantea que este juzgador debe excluir del análisis elementos como el número de huecos.

Para resolver todo este grupo de argumentos que fueron presentados dentro de una misma sección que es la inexistencia del riesgo de Confucio, hay que hacer unas precisiones teóricas. Lo primero es que no debe desviarse la atención acerca de lo que este proceso se debate, lo que aquí se debate es la protección de un derecho de propiedad industrial, eso no lo podemos perder de vista, el objeto de protección dentro de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es un derecho de propiedad industrial. En este caso, lo que se pretende proteger es la marca tridimensional de CROCS que es la que aparece en la diapositiva.

En ese orden de ideas a la hora de establecer si se infringe o no el derecho registrado, es necesario tener claro en qué consiste el derecho, y para ello debemos acudir bien sea a la certificación, al certificado, a la resolución que concedió la marca; y en este caso tenemos tanto la certificación como tenemos la prueba de oficio que decreté ayer que es la que nos deja ver creo yo con mas claridad, cuál es el derecho que está protegido.

Así bien como ya lo he explicado unos minutos atrás, el extremo de comparación para establecer riesgo de confusión, el extremo de comparación es la imagen tal cual como aparece en el registro, y al margen la forma en que se comercializa por parte de CROCS, es decir al margen de todos los elementos adicionales que se le pueden introducir ya en la realidad del comercio. Siguiendo esta idea, carece de relevancia en este proceso, el hecho de que los calzados se comercialicen a precios distintos, que se le impriman signos nominativos, figurativos o mixtos de ambas compañías; pues insisto, el objeto de protección de la marca es como aparece en el registro. En ese sentido para establecer la confusión, debemos comparar entonces, como ya lo había mencionado la marca tridimensional de un lado y los productos presuntamente infractores; es decir, esto y esto, estos son nuestros esquemas de comparación, los tres productos presuntamente infractores y la marca tridimensional.

Y aquí es importante recordar ¿qué es una marca tridimensional, cuál es su ámbito de protección?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en el proceso 33IP2005, interpretación prejudicial del 25 de mayo de 2005; que la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las 3 dimensiones del espacio, es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independientes de las denominativas figurativas y listas, e incluso por eso en la doctrina se les ha llamado como signos no tradicionales, que salen de esa tradición bidimensional que son las que normalmente conocemos.

Adicionalmente el Tribunal de Justicia de la CAN también ha dicho, que el etiquetado –eso es muy importante– que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa, tal cual como se puede ver en el signo registrado.

Así bien, la protección de la marca tridimensional es distinta a la de los signos tradicionales bidimensionales, pues la marca tridimensional da una idea de volumen, y por eso se presenta en un plano de 3 dimensiones; de tal suerte que la marca tridimensional se encuentra protegida marginada de las etiquetas que pudiera contener el producto, porque lo que está protegido es justamente esa forma, ese volumen especifico es el que es distintivo no sus etiquetas, es esa idea de volumen que aparece ahí o esas imágenes con volumen, eso es lo que tiene distintividad y eso es lo que está registrado marginado de sus etiquetas; de ahí que sea infructuoso el esfuerzo que hace la demandada, por demostrar con el dictamen elaborado por Tomas Lombana Bedoya, las diferencias que existen entre la marca registrada y las tres referencias de EVACOL.

¿Por qué?, varias de las preguntas estuvieron encaminadas a establecer diferencias, a partir de elementos que no aparecen en el signo registrado, como por ejemplo la imagen de un animal en el botón o en alguna otra parte del zueco tridimensional, y el uso de marcas nominativas en alguna parte del cuerpo del zapato tridimensional como por ejemplo en su banda de seguridad, hubo muchas preguntas encaminadas hacia eso. Insisto, esto es muy importante, esta forma de comparar no es precisa, porque en el cotejo de marca tridimensional esos elementos hay que marginarlos, por eso no es a partir de esos elementos que tenemos que establecer que existen diferencias o que existen similitudes, no es a partir de esos elementos; porque como lo explique la protección versa sobre la forma tridimensional, en este caso sobre la forma del zapato con sus elementos distintivos asociados a esa figura, y que hace unos minutos destaque. Y por eso, cuando hacemos la comparación de los productos infractores, lo que hay que mirar es la figura de los productos, la forma de los productos independientemente de los demás elementos que se le agreguen; por ejemplo, que los zapatos de EVACOL digan acá atrás EVACOL, o que tengan la imagen de un tucán, esos elementos los marginamos del cotejo porque así no se hace el cotejo de marcas tridimensionales.

Siguiendo esta misma idea, es irrelevante también el lugar en el que los consumidores adquieren el producto, el carácter premium de la marca, el precio de los productos; esos no son elementos que hagan parte de lo que es, eso no esta registrado, eso no es el ámbito de protección de la marca, y por eso no es pertinente analizarlos para establecer la confusión. Insisto, la confusión debe determinarse es a partir de la similitud entre la forma tridimensional registrada, y la forma tridimensional utilizada marginada de los elementos distintivos bidimensionales, o marginada de esos signos tradicionales que podrían ser signos figurativos, signos mixtos o signos denominativos; es así como se hace el cotejo.

Por otra parte y también a propósito del planteamiento hecho en la excepción, acerca de la necesidad de excluir del análisis elementos usuales como los huecos del calzado, hay que precisar lo siguiente: vuelvo al mismo punto, el carácter distintivo de la marca no está aquí en discusión, no es el objeto de debate en esta instancia; sin embargo tiene razón la demandada cuando afirma que en el análisis no se deben incluir elementos usuales o incluso los que son necesarios en este tipo de productos, pero ejemplo de eso podría ser el hecho mismo de que hacer un calzado debe tener una forma particular para que se pueda introducir el pie, o el hecho de que tenga que decir en un calzado pues tenga que tener una suela, o el hecho de que ese tipo de zapatos tenga que tener una capellada; en eso la demandad si tiene razón, esos elementos si no se incluyen en el análisis de la marca tridimensional. Pero la discusión aquí no es si tiene suela, no es si se puede introducir el pie, no es si tiene una capellada; la discusión tiene que ver en elementos que le dan un carácter distintivo a esto que es un zueco.

Entonces no tiene razón la accionada en cuestionar prácticamente el carácter distintivo de toda la marca tridimensional, cuando insisto ya existe una resolución que expresó que la marca cuenta con características arbitrarias que no pueden catalogarse como esenciales de todos los zuecos; incluso la propia resolución de concesión y la que resolvió la apelación, destacaron todos esos elementos distintivos que ya mencioné, y todo eso tiene que llevar a que se descarte la excepción.

Siguiente excepción, el abuso del derecho a competir. Según la demandada, la solicitud por parte de CROCS de la marca tridimensional, el intento de obtención de una marca tridimensional con el objeto de hacer oponible requerimiento prejudicial, y los intentos sistemáticos de registro de ese tipo de marcas tridimensionales y de diseños industriales, asociados en su mayoría a formas de uso común de los productos; es un comportamiento que carece de justificación objetiva que afecta la posición concurrencial de EVACOL, interfiriendo el normal desenvolvimiento de su actividad. Junto a lo anterior, la demandada cita la ley de competencia desleal especialmente el artículo 7º.

Para resolver este punto, basta señalar que aquí no estamos analizando el comportamiento concurrencial de CROCS, sino la posible infracción de sus derechos. CROCS no es el demandado; no nos encontramos aquí en un tramite tampoco bajo la Ley 256 del 96, que nos permitiera estudiar comportamientos concurrenciales contrarios a la buena fe, eso es propio de las acciones de competencia desleal. Y adicionalmente pues EVACOL no formuló pretensión contra CROCS, aquí no hubo demanda de reconvención que de pronto nos abría la puerta para estudiar ese aspecto; entonces el comportamiento concurrencial de CROCS no es pertinente estudiarlo este caso.

Siguiente excepción, sobre el hecho de que EVACOL es titular de derechos de propiedad industria. Según lo manifestó EVACOL es titular de diseños industriales y de marcas, a su juicio esta titularidad sobre estos derechos legitima la fabricación, distribución y comercialización de los zuecos que se aducen infractores; señaló además que sus signos han alcanzado la categoría de notoriedad, lo que les otorga distintividad relevante frente a los demás productos que compiten en el mismo segmento de calzado.

Sobre los diseños industriales, hay varias documentales en el expediente entre ellas por ejemplo las que aparecen a folios 203 a 250 del cuaderno 2, y 1 a 59 del cuaderno 3; es cierto que EVACOL es titular de varios derechos de propiedad industrial eso quedo en el expediente, es titular tanto de diseños industriales como titular de marcas. Sin embargo, ninguna de las pruebas demuestra que los diseños industriales de los que actualmente es titular EVACOL, coincidan con estas tres referencias; es decir, con la 073, 117 y 118, y al no coincidir con esos diseños industriales, con esas referencias, pues no está la comercialización de estos tres zapatos no está amparada por un registro de diseño industrial que por ejemplo nos pusiera en conflicto una marca con ese diseño. Entonces al no haberse demostrado que esto coincida con diseños industriales registrados, pues no es posible acoger la excepción.

En relación con las marcas, igual tenemos documentales como por ejemplo los folios 176 a 192 del cuaderno 2, ahí se ve que EVACOL es titular de varias marcas, sin embargo no encuentro como la titularidad sobre este tipo de signos de tipo bidimensional pueda descartar la infracción de la marca tridimensional; téngase en cuenta que la discusión en este caso, es ir entorno al posible uso de la marca tridimensional de CROCS, y no de alguna marca de aquellas que tradicionalmente conocemos como las marcas tradicionales, marcas nominativas relativa mixta, eso no es lo que estamos discutiendo, estamos discutiendo la infracción tridimensional; y aquí es importante agregar que la supuesta notoriedad de las marcas de EVACOL tampoco se lleva a que se descarte la infracción.

Sobre esto tengamos en cuenta lo había ya explicado, y es que el análisis debe centrarse en el aspecto tridimensional marginado de las marcas que se le ponen a los productos en la realidad de la comercialización; y esto lo que implica es que el hecho de que EVACOL tenga marcas bidimensionales notorias y que las use en sus productos, ese argumento no sería suficiente para descartar la infracción porque insisto lo que se debe analizar es la forma tridimensional de los productos, analizar si esa forma tridimensional es similar o idéntica a la marca tridimensional registrada.

Con esto se supera y quedan abarcadas todas las excepciones, pasemos entonces ahora a mirar si hay infracción o no, tal como lo afirmé al comparar las referencias de los tres calzados, es decir los 073, 117 y 118, los 3 zapatos; estos son similares a la marca tridimensional registrada a favor de CROCS. Siguiendo esta línea y habiendo analizado las razones por las cuales los argumentos traídos por la demandada no permiten descartar la infracción, adecuemos esto al literal D del artículo 155 que lo recuerdo, y es que este artículo permite al titular de la marca “prohibir a terceros usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro”.

En este caso, ante las evidentes similitudes que existen entre la marca tridimensional en las referencias 073, 117 y 118 comercializadas por EVACOL, aunado al determinante hecho de que esa conducta se lleva a cabo para la comercialización de un producto idéntico al que ampara la marca, es decir calzado; debe concluirse que en este caso se configura un riesgo de confusión. Pues tales similitudes en la comercialización de los mismos productos protegidos ponen al consumidor en una situación en la que podrían adquirir el producto de EVACOL pensando erróneamente que se tratan de aquellos amparados por la marca tridimensional. Importante en este caso, se configura la infracción a los derechos que ostenta CROCS sobre su marca tridimensional, a la luz del contenido del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

Quiero dejar claro que esta conclusión no sufre mella por el hecho de que el calzado de EVACOL no sea idéntico a la marca tridimensional, y tenga algunas diferencias como por ejemplo la cantidad de agujeros que aparecen en la capellada, o las líneas que se ven en la capellada del zapato del registro, que según la demandada son unos relieves; aquí se intento discutir sobre si son líneas o sobre si son relieves. Eso para este análisis tal cual como está planteada la argumentación de la sentencia es irrelevante ¿por qué?, porque el literal D permite que se ofrezca protección al titular frente a usos similares, no tienen que ser idénticos, el uso similar también genera la infracción; y por esa misma razón es que seguramente no me refería a las siete vistas como se plantea en el alegato, no es necesario comparar las siete vistas, porque si lo que se reprochara fueran los usos idénticos, seguramente tendríamos que mirar las siete vistas con siete vistas de los zapatos infractores, pero como la decisión permite proteger al titular sobre usos similares, pues no es necesario hacer la totalidad de análisis de las siete figuras que aparecen ahí.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Establecida la infracción, pasemos a hablar de la indemnización de perjuicios, es esta la oportunidad de reiterar la actual posición que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. En materia de indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial, esta postura fue ampliamente expuesta en Sentencia 1600 del 27 de diciembre del 2018, proferida en el expediente 2016185373, voy a rescatar esa explicación para dejarla en esta sentencia. Comencemos por hablar de la necesaria diferencia que se debe hacer entre los conceptos de daño y perjuicio; sobre el daño la Corte Suprema ha explicado que:

“Consiste en la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo, cuando no es posible conseguir la desaparición del agrave”.

Sobre esto Sentencia del 6 de abril de 2001 con el radicado 5502.

Cuando llevamos esta definición a los procesos por infracción a los derechos de propiedad industrial, la conclusión a la que se llega, es que en esta materia el daño se materializa en la infracción del derecho, esto es la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular; lo anterior en tanto que el uso no autorizado de un signo constituye una afrenta a la exclusividad que otorgan las normas de propiedad industrial, ese es el daño.

¿Cuál es el perjuicio?, La Corte Suprema lo define como la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó; la misma sentencia trae esta definición:

“En materia de infracciones a la propiedad industrial del perjuicio, entonces corresponde a la consecuencia que se deriva de la infracción, ese es el perjuicio; y para que sea indemnizable debe demostrarse esa consecuencia dentro del proceso, porque eso es una carga de quien la alega demostrar el perjuicio o la consecuencia de la infracción.”

Conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, que establece la carga de la prueba y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma contiene una presunción que abale la posibilidad de relevar al demandante, de demostrar el perjuicio sufrido o es lo mismo la consecuencia que se deriva de la infracción.

Ahora, hay otro tema aquí en materia de perjuicios, que es el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, este artículo señala lo siguiente:

“Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomará en cuenta entre otro los criterios siguientes:

1. El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
2. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor, como resultado de los actos de infracción.
3. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya hubieren concebido.”

Si observamos con detenimiento este artículo, vamos a encontrar que el encabezado habla de unos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios, esos criterios aparecen separados en 3 literales, literales A, B y C; el primer literal hace referencia al daño emergente y el lucro cesante; esto nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” está haciendo referencia en realidad a tipologías de perjuicio, ¿y por qué son tipologías de perjuicio?, pues es claro en Colombia y yo creo que en la mayoría de los países, que ni el daño emergente ni el lucro cesante son algo distinto a perjuicios, incluso sus definiciones las podemos encontrar en el artículo 2614 del Código Civil.

Entonces, daño emergente y lucro cesante son perjuicios, en eso todos debemos estar de acuerdo, y entonces cuando la norma habla de “criterios”, pues se está refiriendo en realidad a tipologías de perjuicio; y partiendo de esa idea es lógico concluir que los demás criterios o sea los de los literales B y C también corresponden a tipologías de perjuicios, entenderlo de una forma distinta le restaría sentido al artículo, porque pues si el tiene un encabezado común, lo que esté de ahí para abajo debería corresponder a lo mismo, y sabiendo que daño emergente y lucro cesante son tipologías de perjuicios, quiere decir entonces que todo lo que aparece en los literales A, B y C son tipologías de perjuicios.

Y en esa medida, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son perjuicios indemnizables en asuntos de propiedad industrial, son perjuicios que están establecidos para esta materia, eso seguramente no lo podrán encontrar en otras materias del derecho, sino que es algo que podemos encontrar en materia de propiedad industrial. Es importante también que dejemos claro, que el 243 no es un listado agotado de perjuicios, hay otros que se pueden pedir porque la misma norma tiene esa posibilidad en el encabezado.

Llevemos esto entonces a nuestro caso, ya verificamos la existencia de la infracción es decir el daño, entonces ahora miremos las consecuencias de esa infracción, pero no sin antes referirme a la forma de cuantificación que esto es un tema distinto, entonces una cosa es el daño, otra cosa es la consecuencia del daño que es el perjuicio, y otra cosa es ¿cuánto vale esa consecuencia del daño?, ¿cómo lo hacemos en Colombia?, aquí tenemos aparentemente dos sistemas pero en realidad son tres las posibilidades. La primera es el juramento estimatorio, entonces el artículo 206 del Código General del Proceso habla del juramento estimatorio, y señala que: “Quien pretende el reconocimiento estimatorio de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos”.

Así, si el demandante opta por esta opción de cuantificación de su perjuicio, en la demanda hay que estimar razonadamente la cuantía del perjuicio, si esa cuantía no es objetada por el demandado, entonces queda demostrada la cuantía del perjuicio, ojo no el perjuicio, la cuantía del perjuicio.

Pero si el demandado objeta la cuantificación y por eso yo hablo de que son TRES posibilidades, entonces hay que abrir el proceso de pruebas y proceder con los medios ordinarios a demostrar cuánto es que vale el perjuicio, ya no quedaría demostrado vía juramento.

Y el otro sistema es el de las indemnizaciones prestablecidas que fue el que se pidió en este proceso, ese viene de la Ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 1074 de 2015. De acuerdo con este régimen se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnizaciones prestablecidas, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, o sea queda relevado el demandante de demostrar esta cuantía; y ¿qué es lo que va a ocurrir?, que el demandante se acoge a lo que determine el juez frente a la base de unos criterios, que establecen las mismas normas del mismo Decreto 1074, el juez se tiene que mover sobre unos mínimos y un máximo sobre la base de unos criterios que están ahí establecidos, y así se determina la cuantificación.

En nuestro caso en la demanda, se habla al menos en l que yo pude identificar en el capítulo que denominaron indemnización prestablecida, hay pude ver 3 tipos de perjuicios; e 1º se denominó: la perdida de la fuerza distintiva de la marca tridimensional, en este caso ninguna de las pruebas allegadas demuestra que la marca tridimensional haya tenido cierto nivel de fuerza distintiva, y que se haya disminuido esa fuerza distintiva con ocasión de la infracción; de cualquier norma me parece en mi criterio que ninguna norma estuvo encaminada a eso, a demostrar la pérdida de valor de la fuerza distintiva de la marca tridimensional de CROCS, eso en cuanto a la primera de las tipologías.

También se alegó las de los literales B y C, es decir el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia; en este punto debo afirmar, que el perjuicio consagrado en el literal B se encuentra plenamente demostrado, me refiero al perjuicio que se denomina “beneficios obtenidos por el infractor”; para sustentarlo tengamos en cuenta, que entre otras las facturas de venta Y1-12065 del 25 de abril de 2017 y Y1-11324 de 25 de enero de 2017, dan cuenta de la comercialización de la referencia 073 y 117, y la factura Y3-1237 del 10 de abril de 2017 da cuenta de la comercialización de la referencia 118 tal como lo señalé al comienzo de esta sentencia entre otras pruebas que hay pero quiero destacar esta. Existen otras que muestran las ventas que la demandad ha hecho como las facturas Y1-15641 de febrero de 2018, Y2-2888 del 28 de marzo de 2018; así teniendo en cuenta que la demandad ha logrado hacer la venta de productos, usando para ello un signo similar a la marca tridimensional, es que puede afirmarse que ha obtenido beneficios a través de la infracción, y con esa circunstancia queda demostrado el perjuicio que está establecido en el literal B del artículo 243.

No ocurre lo mismo en lo que tiene que ver con la tipología de perjuicio del literal C, es decir el valor de la licencia; por cuanto como se puede observar en la reacción del 243, al final del literal D aparece una O disyuntiva, que lo que hace es que se excluya la posibilidad de ser indemnizado sobre la base del literal C, si el juez ha reconocido una tipología de perjuicio distinta; o sea, se pediría ya como última posibilidad. Entonces como voy a proceder a indemnizar conforme al literal B no lo voy a hacer en relación con el literal C, entonces el perjuicio que queda demostrado aquí es el denominado “beneficios obtenidos por el infractor”.

Pasemos a la cuantificación, para esto voy a aplicar el sistema de indemnización prestablecida al que se acogió el demandante; con este fin le recuerdo que el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 dice que:

“En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones prestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 SMMLV y hasta un máximo de 100 SMMLV por cada marca infringida, esa suma podrá incrementar hasta 200 SMMLV cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.”

Así mismo el parágrafo de esta norma indica que:

“Para cada caso en particular, el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.”

Partiendo de esta norma hago estas consideraciones:

Primero, la infracción se ha presentado desde el momento mismo de la concesión de la marca, esto es obvio por cuanto la propia demandada lo manifestó en la contestación dice lo siguiente: “resaltamos que EVACOL hace uso de los zuecos demandados desde el año 2010”, eso dice la contestación que se puede ver a folio 13 cuaderno 5. Esto lo que implica es que desde el mismo momento en que nace la marca, en que se concede el registro se materializa la infracción porque el uso se viene haciendo antes de la misma concesión.

Segundo, EVACOL ha comercializado los productos infractores en 22 departamentos del país. Y tercero, según la certificación expedida por EVACOL que aparece a folio 156 del cuaderno 12, entre junio de 2016 y el 5 de agosto de 2019 se vendieron 248 596 pares de los zuecos infractores.

Partiendo de estas consideraciones, que están asociadas al momento desde cuando se comete la infracción, qué tanta amplitud ha tenido en el territorio nacional, qué tantos productos infractores se han comercializado; partiendo de esa base voy a condenar a pagar a EVACOL a favor de la demandante a título de indemnización la suma de 90 SMMLV, que corresponden a SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($74.530.440 COP).

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Finalmente, en cumplimiento del artículo 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, voy a fijar las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia a cargo de la demandada. Para eso se tiene que tener en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PSA1610554 especialmente el artículo 5º numeral 1º que se refiere a procesos de primera instancia, bajo el criterio de la naturaleza del asunto porque este se trata de un proceso sin cuantía determinada, debido a la aplicación del régimen de indemnizaciones prestablecidas.

Sobre esta base voy a fijar por conceptos de agencias en derecho la suma equivalente a 1 SMMLV, es decir OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP); esto es lo mínimo que se puede dar y por qué, y aquí quiero hacer una anotación; ¿por qué le voy a dar lo mínimo a CROCS?, por lo ocurrido durante la audiencia del 25 de julio de 2019, durante esa audiencia uno de los abogados que acompañaban a la parte demandante se estuvo comunicando con la testigo Sara [Inaudible], y aunque algunas de las cosas que hablaban pues tenían que ver con aspectos estrictamente operativos de la diligencia, si hay afirmaciones como: “responda solo de forma general, no necesita ser clínicamente precisa” que podía haber afectado la espontaneidad del testigo, todo esto en perjuicio de lo que otras autoridades decían conforme a lo que ustedes ya saben que paso en la audiencia de ayer, pero esto podría haber afectado la espontaneidad del testigo; incluso yo no tuve en cuenta esta declaración para efectos de fundamentar la sentencia.

Y dado que el decreto sobre agencias en derecho me permite valorar la labor jurídica de la parte, este comportamiento que en nada afecta mi sentencia, si me permite hacerle un juicio de valor a CROCS por lo ocurrido durante la audiencia con una de las personas que lo acompañaban; sobre esto se puede ver la traducción que obra a folio 103 a 123 del cuaderno 17. Esa es la razón por las que les voy a conceder por concepto de agencias en derecho únicamente un salario mínimo.

Así entonces voy a acoger las pretensiones de la demanda haciendo dos precisiones: no voy a coger la petición 8º que se refiere a retirar de los círculos comerciales cualquier otro producto idéntico o confundiblemente similar, porque este caso se limitaba al análisis de 3 referencias no puedo proferir ordenes mas allá de las 3 referencias; y en 2º lugar no voy a coger la pretensión 12, porque no es posible advertirle nada a la demandada sobre lo que haga en el futuro, si la demandante en algún momento considera que las ordenes proferidas en esta sentencia no se cumplen, lo que debe proceder es a la ejecución  del fallo.

En merito de lo expuesto, el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que el uso que la sociedad EVACOL S.A.S. hace en Colombia de la marca tridimensional que se muestra a continuación, para identificar y comercializar sus productos identificados con las referencias zueco 073, zueco 117, zueco118; infringe el derecho de propiedad industrial que posee CROCS INC. sobre la marca tridimensional identificada con el certificado de registro número 562485, para identificar productos de la clase 25 internacional.

SEGUNDO. ORDENAR a la sociedad EVACOL S.A.S. cesar inmediatamente los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial, que viene desarrollando en contra de CROSC INC., titular de la marca tridimensional con certificado de registro número 562485, para identificar productos de la clase 25 internacional.

TERCERO. PROHIBIR a la sociedad EVACOL S.A.S.  de manera inmediata usar la marca tridimensional similar a la que cuenta con certificado de registro número 562485, para identificar productos de la clase 25 internacional; lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

CUARTO. PROHIBIR a la sociedad EVACOL S.A.S. de manera inmediata la venta y comercialización de los productos identificados con la referencia zuecos 073, zuecos 117 y zueco 118.

QUINTO. ORDENAR a EVACOL S.A.S. retirar de manera inmediata de los establecimientos de comercio de su propiedad a nivel nacional, todos los productos identificados con la referencia: zueco 073, zueco 1º17 y zueco 118.

SEXTO. ORDENAR a EVACOL S.A.S. recoger en el término de treinta (30) días hábiles, todos los productos identificados con la referencia: zueco 073, zueco 1º17 y zueco 118, de los establecimientos de comercio de sus distribuidores a nivel nacional.

SÉPTIMO. ORDENAR a la sociedad EVACOL S.A.S., destruir los productos identificados con la referencia: zueco 073, zueco 1º17 y zueco 118; lo anterior debe cumplirlo en un término máximo de treinta (30) días hábiles, y hacerlo con mecanismos que garanticen el cuidado del medio.

OCTAVO. ORDENAR a EVACOL S.A.S. la destrucción de los moldes utilizados en la fabricación de los zapatos de referencia: zueco 073, zueco 1º17 y zueco 118; lo anterior debe cumplirlo en un máximo de treinta (30) días hábiles, y hacerlo con mecanismos que garanticen el cuidado del medio ambiente.

NOVENO. CONDENAR a EVACOL S.A.S. a favor de CROCS INC. la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($74.530.440 COP), a título de indemnización de perjuicios.

DÉCIMO. ORDENAR a la sociedad EVACOL S.A.S. realizar la publicación de la parte resolutiva de la presente sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, lo anterior dentro de los ocho (8) días siguientes a esta audiencia.

UNDÉCIMO. CONDENAR en costas a EVACOL S.A.S. por concepto de agencias en derecho se fija la suma de un SMMLV, esto es la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP).

Esta notificación queda notificada en estrados.

[La parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia]