Fecha: 28/10/2019
Radicado: 18-089792
Demandante: DD IP Holder LLC
Demandado: Industria de Donuts -INDUDONUTS S.A.S. y Lina María Gaona Torres
Funcionarios: Asesores Asignados – Hugo Alberto Martinez Luna y Juan Manuel Vega González
[ANTECEDENTES]
Muy buenas tardes dando continuación a la audiencia que trata el articulo 373 en el proceso 18-89792, proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, netamente propiedad industrial, la parte accionante es DD IP HOLDER L.L.C. el accionado es INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS S.A.S. y Lina María Gaona Torres, bueno, habiéndose agotado ya la etapa de alegaciones y habiendo sido recibido las alegaciones este despacho procede a dar lectura al pronunciamiento de fondo dentro de la presente acción.
Entonces, en cuanto a la solicitud este, Despacho advierte que DD IP HOLDER L.L.C. indicó ser titular de diversos signos distintivos obrantes a folios 24 a 30 del cuaderno y que se muestran a continuación, ya están ahí, podemos ver 5 signos mixtos para las clases 30, 43 y 32 identificadas con los certificados de registro 128037, 340215, 340216, 450441 y 455821 las vigencias son respectivamente 23 de marzo del 2025, 21 de octubre del 2027, 22 de octubre del 2017, 16 de mayo del 2022 y 17 de agosto del 2022.
El accionante afirmó que en el mercado colombiano ha hecho presencia a lo largo de 35 años, a través de DONUCOL S.A. sociedad que cuenta con una franquicia de DUNKIN´ DONUTS, por lo que dicha marca con la combinación de características de colores naranja rosado se ha usado desde 1982 de forma física como en escenarios digitales, como se observa en la página web www.dunkindonuts.com.co, esto fueron imágenes extraídas del expediente.
Puso de presente que INDUSTRIA DE DONUTS S.A.S. presentó solicitud de registro de signo RICAS DONUTS DONUTS, a lo cual se opuso con fundamento en las causales de registrabilidad contempladas en el literal B del articulo 135 y los literales A y H del articulo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. Según la accionante, dicha solicitud de registro fue negada en primera y segunda instancia por encontrarse incursa en las causales de registrabilidad previamente mencionadas, señaló que a pesar de lo anterior las accionadas han utilizado en el mercado el signo RICAS DONUTS DONUTS para identificar sus productos y establecimientos tal como se evidencia en su certificado de existencia y representación, su portal web www.ricasdonutsdonuts.com así como en las publicaciones de perfil de las empresas y las redes sociales Instagram y Facebook.
Indicó que el establecimiento de comercio denominado RICAS DONUTS DONUTS DEL CAMPIN con matrícula número 02249772 de la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra adscrito a la señora Lina María Gaona Torres, señaló que INDUDONUTS y Lina María Gaona Torres utilizan en sus establecimientos comerciales una enseña comercial que utiliza la combinación de colores naranja y rosado respecto de los cuales la accionante tiene exclusividad.
Señaló que las accionadas infringen sus derechos de propiedad industrial al usar sin autorización las marcas de su titularidad en especial la combinación de colores a través de la web y con el objeto de distinguir productos como donuts y productos de pastelería de la clase 30, bebidas calientes y/o frías de la clase 32, servicios de restauración, cafeterías, bares y restaurantes de comida rápida incluidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, ello lo anterior podría generar aspectos de confusión entre sus productos y servicios y los de la accionada.
Entramos entonces expuestos los antecedentes de este proceso iniciamos entonces con las consideraciones de fondo en el presente asunto. Previo a resolver, antes de entrar al análisis de las conductas o de la conducta posiblemente infractora, se debe aclarar que si bien es cierto en el Auto 87535 del 26 de agosto del 2019 se impuso a la accionada la sanción prevista en el numeral cuarto del artículo 97 del CGP esto es, tener por probados los hechos susceptibles de confesión ante su inasistencia a la audiencia inicial de que trata el articulo 372, este Despacho reitera que esta presunción permite prueba en contrario en todo caso, o sea es una presunción que permite prueba en contrario y que conforme a ello se tendrá por ciertos únicamente aquellos hechos que no resultan refutados o que no resulten controvertidos del material probatorio allegado.
En similares términos se le recuerda a la parte que en la audiencia que trata el articulo 372, además de la sanción ya impuesta, el Despacho impuso otra sanción prevista en el numeral segundo del artículo 96 del CGP respecto de los hechos 3.1, 3.9. 3.10 y 3.22 hechos que fueron sancionados por no haber sido contestados en debida forma en el escrito de contestación de la demanda. Entonces en este asunto tenemos, primero, una presunción por inasistencia, y segundo, una presunción por no haber sido contestada la demanda en debida forma, también junto a ello de la notoria del signo y esto lo haré de entrada.
Este proceso es que si bien es cierto la resolución 93284 del 30 de noviembre del 2015 reconoció la notoria del signo DUNKIN´ DONUTS dichos efectos son temporales y se otorgaron desde el mes de enero del 2010 hasta enero del 2015 si, y dado que en el presente proceso no se evidencia prueba alguna que permita considerar que este efecto de notoriedad se prolongó durante el tiempo de los hechos de la radicación, los hechos que se radicaron en la demanda y los hechos expuestos en este litigio, este Despacho se abstendrá o no tomará en cuenta la calidad de notoriedad de la marca como tal para efectos del análisis de la infracción. El despacho no desconoce lo que dice la Resolución ni aquella Resolución que confirma el pronunciamiento del acto administrativo, sin embargo, advierte que sus efectos fueron temporales y fueron determinados entre las épocas 2010 a 2015.
Y de igual forma, no se advierte material que pueda sustentar o que me permita a mi concluir que estos efectos se prolongaron en el tiempo, incluso hasta llegar a la fecha de radicación de la demanda de los hechos que califican en la demanda como infractores. Y en ese sentido, se analizará la infracción desde el punto de vista normal, no con notoriedad o no incluyendo la notoriedad de la marca.
[LEGITIMACIÓN]
El primer aspecto que va a analizar este Despacho entonces es la legitimación en la causa, y de manera inicial se indica que el artículo 238 de la Decisión 486 establece que le titular de un derecho protegido en virtud de esta edición podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, sobre la titularidad de la marca. Pues ya ahondamos un poco en la parte inicial de los antecedentes, con el aporte hice que, para el Despacho está establecido que con el aporte de las certificaciones ya antes mencionadas en la parte de antecedentes se acreditó la existencia de varios derechos de propiedad industrial con los cuales cuenta titularidad la accionante y que son visibles en el folio de la pantalla.
Para saberse aquellos registros identificados 128037, 340215, 340216, 450441, 455821, de los signos mencionados cabe resaltar que corresponden a registros mixtos caracterizados por la presencia de fuertes elementos gráficos tales como su tipografía y la reivindicación de los colores naranja y rosado contenidos en la expresión DUNKIN´ DONUTS en este orden de ideas siendo el accionante DD IP HOLDER L.L.C. el titular o la titular de las marcas antes aludidas se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial objetos del presente asunto.
Ahora sí, análisis de la infracción. Dicho esto, analicemos si en el presente caso se ha configurado una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta el accionante sobre alguna de las marcas, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en donde se contemplan las diferentes modalidades a través de las cuales puede infringirse una marca.
Es así como esta norma habilita al titular de la marca oponerse al uso no autorizado de la misma, aspecto que en primera medida hace necesaria la verificación del uso que se aduce ser infractor. Al respecto puede observarse el certificado de matrícula de la persona natural de Lina María Gaona Torres, esto es en el folio 15 a 16 del cuaderno 1, donde se establecía que es propietaria de un establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Bogotá en la Carrera 30 # 53-82 en el que conforme a las documentales allegadas esto es folio 101 del cuaderno 1 se verifica el uso del signo RICAS DONUTS DONUTS.
El uso del signo RICAS DONUTS DONUT, tanto en los empaques de unos productos, así como también el uso de la expresión RICAS DONUTS DONUTS, en colores naranja y rosado a manera de enseña comercial, lo anterior se corrobora con la confesión que se deriva de los hechos 3.19 y 3.20 del escrito de la demanda.
Estos dos signos que vemos, si se advierten usados en unas pruebas documentales, que es un establecimiento de comercio que para el momento de la fecha de radicación, para el momento de la inscripción o radicación de la demanda se encontraba en titularidad de la parte accionada, la persona natural accionada denominada Lina María Gaona Torres. Ahora bien, el Despacho advierte que conforme al denominado contrato de compraventa de un establecimiento de comercio, obrante a folio 246 del cuaderno 2 el 1 de abril del 2018, Lina María Gaona Torres transfirió el derecho real de dominios de su establecimiento de comercio a la sociedad INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS S.A.S., aspecto que es corroborado a través del Certificado de Existencia y Representación Legal de dicha sociedad del 23 de agosto del 2018, esto es el folio 100 al reverso y 101 del cuaderno 3.
En este punto vale precisar que si bien es cierto Lina María era titular de este inmueble, este inmueble fue transferido a la industria de la sociedad accionada a partir del 1 de abril, cuestión que quedó inscrita en el Certificado conforme se advierte en el folio 100 y 101 del cuaderno 3. Se observa que hubo una transferencia de este establecimiento de comercio sí. Por otra parte, se advierte que INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS indicó que en su escrito de contestación ser titular de varios establecimientos de comercio, esto se dice en el folio 6 cuaderno 4, y están enlistados en sus certificados de existencia y representación legal folio 175 a 178 del cuaderno 3 los cuales están identificados con la expresión RICAS DONUTS DONUTS, que en su consideración corresponden a un nombre comercial que singulariza su actividad como empresario, en igual forma el uso de la expresión RICAS DONUTS DONUTS en colores naranja y rosado a manera de enseña comercial en los establecimientos de comercio del accionado se corrobora con la confesión que se deriva del hecho 3.20 del escrito de la demanda y el material fotográfico obrantes a folios 92 a 9, 104 a 109, 116 y 117, 121 a 123, 126 a 133 del cuaderno 1 y folios 63 y 64 del cuaderno 4.
Esta misma expresión y combinación de colores se utilizan además para identificar los empaques de sus productos tales como papel de envoltura y cajas, en este aspecto particular de las cajas el despacho advirtió que las cajas vienen o se identifican o se refieren las cajas de las donuts un correo electrónico “indudonuts@gmail.com” el cual corresponde con aquel correo electrónico registrado en el certificado de existencia y representación de la sociedad accionada. Entonces el Despacho advierte no solamente ese uso de signos sino que en los empaques y en las cajas hay una dirección que vincula a la sociedad accionada con aquellos productos que se están comercializando y los empaques también.
Ahora bien, conforme a las manifestaciones efectuadas por el accionado en su escrito de cumplimiento cautelar folio 39 a 45 del cuaderno 3, se advierte que INDUSTRIAS DONUTS INDUDONUTS S.A.S. posee unos perfiles de redes sociales tales como Instagram bajo la denominación RICAS DONUTS, Twitter que se identifica en esta red social como @RICASDONUTS y en Facebook a través del nombre @INDUDONUTS identificados todas estas redes sociales con el usuario RICAS DONUTS DONUTS. Así como otros portales web oficiales registrados con los siguientes nombres de dominios INDUDONUTS y RICAS DONUTS DONUTS perfiles y portales web que corresponden con aquellos identificados en las fotografías obrantes a folio 139 a 140, 142, 144, 159 a 162, 166, 171 a 181 del cuaderno 1 así como folio 183 a 189 del cuaderno 1.
Al respecto, es claro para el Despacho que la sociedad accionada ha hecho uso del signo RICAS DONUTS DONUTS y la combinación de colores tanto para identificar sus sitios web y redes sociales como para ofertar sus productos y servicios, tipos de donuts y otros productos de panadería, bebidas frías y calientes así como servicios de restauración, cafetería, comidas rápidas relacionados a las clases 30, 32 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, todo lo cual se concluye de las documentales mencionados así como de la confesión que se deriva del hecho número 3.17 del escrito de la demanda.
Junto a ello también se deja claridad que si bien es cierto, Lina María, la persona natural accionada transfirió su derecho de dominios durante su titularidad o la titularidad que tenía sobre este establecimiento de comercio, también se observaron el uso de estos signos RICAS DONUTS DONUTS tanto para identificar sus productos como la enseña comercial que también ya se ha referido.
Antes de determinar si el uso del signo que hacen las demandadas o que han hecho las demandadas configura una infracción a los derechos de propiedad industrial de la parte accionante, se abordarán las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, pues ellas atacan directamente la configuración de la infracción. Estas serán propuestas en el mismo orden en que fueron estipuladas en el escrito de contestación.
En primer lugar: inexistencia de los actos de infracción a propiedad industrial. INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS S.A.S. manifestó que contrario a las consideraciones del accionante, el uso que ha efectuado de la expresión RICAS DONUTS DONUTS es a título de nombre comercial, el cual en todo caso es sustancialmente diferente de aquellos signos registrados por dicha sociedad. Al respecto, si bien puede llegar a ser cierto que el accionado ha utilizado el signo RICAS DONUTS DONUTS para comercializar en el mercado nacional productos tipo donuts, bizcochería y otros productos de panadería, no existe prueba que permita inferir que el uso del signo del accionado sea previo a la concesión de los registros marcarios en favor del accionante.
Y segundo, que el uso de dichos signos se trate de un uso personal, público, ostensible y continuo. Frente al nombre comercial el artículo 191 de la Decisión 486 del 2000 señala que: “El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio”. El aludido uso debe reunir una serie de características que han sido establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en procesos tales como el 34IP del 98 que ha señalado “el uso del nombre comercial como medio para alcanzar su protección debe reunir las características de ser personal, público, continuo y ostensible”, aspectos abordados en las sentencias pronunciadas dentro de los procesos 20IP del 97 así como también en el 30IP del 98 en los siguientes términos:
“ser personal es decir que la utilización y ejercicio de la actividad que protege sea parte de su propietario, público cuando sea exteriorizado es decir cuando ha salido de la órbita interna, ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte y continuo cuando se usa de manera ininterrumpida, que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de sus negocios por inventario.”
Esto lo dice el profesor Aracama obra citada en la página 206: “En este caso el uso no puede equiparase al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios sino del ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege” .
Conforme a lo anterior, si bien es cierto el 11 de febrero del 2016 le fue transferido al accionante el nombre comercial RICAS DONUTS DONUTS, esto obra en el folio 200 a 202 del cuaderno 3, lo cierto es que los registros marcarios del accionante y su respectiva reivindicaciones de color fueron otorgados entre los años 1987 y 2012 tal como se advierte en los folios 24 al 30 del cuaderno 1, es decir, con antelación a la transferencia del signo en favor del accionado radicada el 11 de febrero de 2016 tal como obra en el folio 202 del cuaderno 3, ahora bien en anteriores oportunidades este despacho ha estudiado casos en los que el demandado ha propuesto como excepción el uso anterior del signo y ha resultado victorioso dentro del proceso.
Al descartarse que pueda considerarse infractor bajo el entendido de tener un derecho que prevalece sobre la marca, este asunto sobre este tema se pueden revisar las sentencias proferidas con radicado 2015140485 y 201738541. Sin embargo, este mismo argumento no puede trasladarse en el presente caso, pues la transferencia del nombre comercial RICAS DONUTS DONUTS en favor del accionado o de la sociedad accionada y por ende un eventual primer uso a título personal, es posterior a los registros marcarios del accionante.
A ver si me hago entender, el accionado menciona haber sido beneficiario de una transferencia de un derecho de un nombre comercial, este nombre comercial, en todo caso, es mucho posterior a los registros concedidos a la parte accionante eso en primer lugar, y segundo el primer uso que pudo haber efectuado a título personal la sociedad accionada data o podría llegar a ser, infiere este Despacho, con posterioridad a la transferencia del nombre comercial sí.
Entonces, sumando al hecho de que el nombre comercial fue transferido con posterioridad y que un primer uso seria obviamente posterior a la transferencia de este signo y que los signos del accionante son previos a esa transferencia, pues claramente no poseería el accionado un mejor derecho frente a los registros del accionante. Consecuencia de lo anterior, no es dable considerar que el accionado posee un mejor derecho frente al accionante, pues en todo caso el carácter atributivo del registro marcario implica que el derecho del accionante nació al momento de otorgarse el registro de signo pudiendo el accionante gozar desde ese momento de los derechos derivados del signo, esto conforme se establece en el proceso 10IP de 2005 y en el proceso 263IP de 2015. Esos son interpretaciones prejudiciales, caso contrario el derecho sobre el nombre comercial se configura a partir de un primer uso, el cual en todo caso debe cumplir con el requisito de ser personal, publico, ostensible y continuo reitero, requisitos que en todo caso tampoco se encuentran acreditados por ninguno de los accionados en este proceso.
Uso y explotación de derecho de propiedad industrial adquirido RICAS DONUTS DONUTS esa es la segunda excepción. Según INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS, desde el 11 de febrero de 2016 se le transfirió el nombre comercial RICAS DONUTS DONUTS para identificar actividades relacionadas a la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos alimenticios entre los que se incluyen bizcochería y pastelería, así como servicios de restauración, bares y cafeterías signo que fue registrado ante la autoridad competente el 22 de marzo del 2016.
En el mejor de los casos y siguiendo en línea con lo que ya se ha mencionado, no es posible acoger el argumento efectivo bajo entendido que el nombre comercial que alega poseer la parte accionada data en el mejor de los casos del 11 de febrero del 2016 y todavía aun con ello no tenemos probado un primer uso a partir de esa fecha, simplemente hubo una transferencia que se depositó y aun con eso no vemos cual es el uso personal a título personal, este signo ya existía pero pues el uso tiene que ser personal porque lo ejecuta el comercio. Entonces, bajo esa misma lógica no se puede acoger el medio exceptivo o la excepción propuesta por la parte accionada.
Infracción del principio constitucional de buena fe. INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS S.A.S. puso de presente que en ningún momento ha pretendido infringir los derechos de propiedad industrial de la demandante, reiterando que el uso del signo RICAS DONUTS DONUTS se ha efectuado a título de nombre comercial conforme las particularidades expuestas en el numeral anterior. Reitero claramente los presupuestos o las motivaciones que ya expuse respecto del nombre comercial o de la no configuración de la excepción en favor de la parte accionada, teniendo en cuenta que el nombre comercial que alegan no ostenta un mejor derecho de cara a los expuestos por la parte accionante.
En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, esta es la cuarta excepción propuesta por Lina María Gaona, que indicó la persona accionada que no se encuentra legitimada en la presente acción dado que no se demostró que hubiese ejecutado actos de infracción a los derechos de propiedad industrial de la accionada.
Bajo el entendido que a la fecha no ejecuta actos de comercio ni tampoco posee establecimientos de comercio, lo que materialmente le impediría concretar cualquier acto como infractor, en lo referente es dable señalar que si bien es cierto la accionada a través del denominado contrato de compraventa de un establecimiento de comercio obrante a 246 del cuaderno 2 y folio 100 reverso y 101 del cuaderno 3 transfirió el 1 de abril del 2018 el derecho real de dominios de un establecimiento de comercio de su titularidad a INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS, lo cierto es que para la época de los hechos y con posterioridad a la presentación de la demanda, dicho establecimiento era de su titularidad por lo que la transferencia del mismo con posterioridad no fue constituido un eximente de responsabilidad frente al objeto del litigio y el análisis de un posible uso de signos que pudiese haber infringido los derechos de propiedad industrial del accionante.
Ella manifestó que en la actualidad no ejerce actos de comercio, pero para resumidas cuentas ella tenía un establecimiento de comercio que transfirió eventualmente a la sociedad accionada y que fue de su titularidad, incluso con posterioridad a la radicación de la demanda. Por eso no puede ahorita exceptuarse su responsabilidad frente a los hechos alegados. Por esa razón no prospera la legitimación en la causa por pasiva propuesta por la persona natural accionada.
Inexistencia de actos de infracción a derechos de propiedad industrial, quinta excepción. En su consideración, Lina María Gaona, no existen pruebas que permitan inferir la infracción de los derechos de propiedad industrial del accionante, máxime si se tiene en cuenta que utiliza en el comercio ningún signo distintivo. Esta excepción va unida o concatenada con lo anterior bajo el entendido que ella si efectuaba o ha efectuado o efectuó algunos actos de comercio tales como poseer y ser titular de un establecimiento de comercio en operación y funcionando hasta la fecha en que decidió transferir su dominio sobre tal establecimiento, en ese sentido pues tampoco prospera la excepción propuesta.
[PRESCRIPCIÓN]
La excepción sexta y final corresponde a la prescripción. Se indicó que bajo el entendido que entre la fecha del registro del establecimiento de comercio RICAS DONUTS DONUTS CAMPIN el 31 de agosto del 2012 en la matricula mercantil de Lina María Gaona Torres y la radicación de la demanda el 2 de marzo del 2018, transcurrió el término previsto en la norma para considerar prescrita la acción. Agregó que el registro mercantil es de carácter público y que la accionante pudo conocer el uso que efectuaba la expresión desde el momento en que se efectuó dicho registro.
Sobre el punto, no es posible acoger el argumento de la demandada, pues la inscripción del establecimiento de comercio denominado RICAS DONUTS DONUTS CAMPIN en el registro mercantil de Lina María Gaona Torres, primero corresponde a una obligación de las personas que ejerzan profesionalmente el comercio ello acorde con lo establecido en al artículo 28 del código de comercio y esta inscripción tiene como objeto hacer pública la existencia de dicho establecimiento indicándose a través del mismo algunos aspectos relevantes tales como su antigüedad, fecha de expiración entre otro tipo de información, más no implica que efectivamente se tenga una presencia en el mercado, por lo que dicho registro no puede considerarse por sí mismo un uso de un signo distintivo a título de marca. Sí, la sola inscripción de un establecimiento de comercio es simplemente un deber de comerciante, no constituye, o por lo menos el Despacho no advierte que a partir de ello se pueda considerarse un uso como tal.
Sumado a lo anterior, cabe precisar que no es pertinente para el presente proceso analizar la calidad de público en registro matricula mercantil, pues el objeto de la discusión y al cual se circunscribe el presente litigio es el hecho objetivo de la infracción a derechos de propiedad industrial del demandante por el uso no autorizado en el comercio, tanto de unos signos como de una combinación de colores similares a los suyos.
Ahora bien, conforme a los lineamientos del articulo 244, el término estipulado en la norma de pende del conocimiento que hubiese tenido el titular del derecho marcario respecto de la infracción alegada, lo cual requiere no solo su afirmación sino su acreditación en el proceso a fin de poder establecer una fecha cierta para iniciar el computo del plazo estipulado en la norma esto está dicho en el proceso 346IP del 2015 y frente a lo cual no hay prueba que permita inferir que el accionante conoció el uso de los signos efectuado por la accionada en desarrollo de su actividad comercial con suficiente antelación para configurar el fenómeno de la prescripción.
Esto no es solo referir que usted debía conocer, es probar que usted conocía el uso infractor con muchísima más antelación a los hechos que se proponen en la demanda. El término de prescripción no simplemente es alegarlo es, para efecto de la acción de infracción, es comprobar que usted tenía conocimiento de esa infracción y que no hizo lo que debía hacer como titular del registro antes de fenecer ese computo de término estipulado en la norma.
Por otra parte, en contra de las consideraciones de los accionados, el representante legal de la accionante indicó en su interrogatorio de parte que conoció la infracción alegada para comienzos del año 2018, esto está dicho en los minutos 38:40 mas o menos 46, 40:06 de la audiencia inicial del 372, donde el representante legal o la persona que absolvió el interrogatorio de parte manifestó que se conocieron de los actos de infracción con posterioridad a la oposición realizada y aun después con una serie de investigaciones y que finalmente en el año 2018 conoció de la infracción particular de estos establecimientos de comercio.
Por lo demás, es dable advertir que no existe prueba de al menos un último uso de los signos y combinación de colores acusados infractores por parte de las accionadas en su establecimiento de comercio el día 31 de enero del 2018 folio 100 y siguientes del cuaderno 1. O sea, para el 31 de enero del 2018 en ese establecimiento del campín se advertía o se seguía advirtiendo el uso de los signos y la combinación de colores.
Así las cosas, pues estamos frente a una situación de un acto continuado, no es que en algún punto se presentó y no se presentó mas no, esto fue continuado hasta que la medida cautelar surtió efectos entonces eso también es otra consideración que tienen las partes en el presente proceso. Así las cosas´, teniendo en cuenta que en el solo registro de un establecimiento de comercio en la matricula mercantil del accionado no puede considerarse un uso del signo en el comercio per sé, sumado al hecho que para presente asunto es impertinente determinar si para todo titular de un derecho marcario es obligatorio conocer respecto de cualquier modificación a una matrícula mercantil y que en todo caso se logró establecer que el accionante tuvo conocimiento de la alegada infracción desde el año 2018, conforme lo plantea en su escrito de demanda e interrogatorio de parte, no es dable considerar que la presente acción se encuentre prescrita.
[INFRACCIÓN]
Ahora sí, vamos a abordar la infracción. Sobre la infracción al uso de la combinación de colores, lo primero que se advierte es que en este caso se observa que las demandadas hicieron uso de la expresión RICAS DONUTS DONUTS, acompañada de una tipografía redondeada y una combinación de colores naranja y rosado así como una enseña comercial que presenta iguales características. Por su parte, los signos mixtos registrados por la accionante poseen la expresión DUNKIN´ DONUTS, acompañado de una tipografía redondeada y con la verificación de colores naranja y rosado.
Desde este punto de vista, si bien es cierto nos encontraríamos frente a un cotejo entre 2 signos mixtos, lo cierto es que dadas las particularidades del caso en análisis se deberá centrar en los elementos figurativos y de color relevantes dentro de los mismos, pues los elementos nominativos además de ser indicativos al tipo de producto que distinguen no genera un impacto mayor a aquellos de orden gráfico que por su tamaño, color y colocación poseen mayor preponderancia.
En consecuencia, el análisis siguiendo los criterios para este tipo de signos, el cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico como al aspecto ideológico. En el signo deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la similitud de ellos si no también en la idea o concepto que la marca figurativa sucinte en la mente de quien lo observa para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas. La jurisprudencia del Tribunal Andino ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa que estos son el trazado y el concepto.
La parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos el conjunto puede suscitar una misma idea o concepto de incurrir en el riesgo de confusión, al comparar las marcas figurativas se debe de aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los signos de los otros tipos de marca. Por ello el juzgado debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, estos son los procesos 23IP del 2004 interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004 citada en el proceso 320IP del 2014 y 84IP del 2007. Respecto del trazado, el trazado se entiendo como las líneas o rasgos del gráfico hace referencia a la idea proyectada que a partir de líneas componen dicho elemento el cual puede o no estar acompañado de una reivindicación de colores.
En el presente asunto pues se pueden ver que ambos signos contienen amplios elementos gráficos, colores, figuras redondeadas y demás, como se pasa, voy a explicar a continuación como se evidencia los signos del accionante comprenden un conjunto de letras en tipografía redondeada que se caracteriza por contener la combinación de colores naranja y rosado. Advierte el Despacho que el elemento denominativo que formaría dos expresiones se encuentra dispuesta una encima de la otra de forma vertical en secuencia como, pues en forma vertical o descendente ubicando cada una de las letras de la parte superior con cada una de las letras de la parte inferior reproduciendo un efecto de reflejo entre los elementos gráficos ya referidos, estoy haciendo referencia a los elementos en las expresiones como tal pero desde el punto de vista nominativo sino desde el punto de vista gráfico ¿por qué? porque las mismas letras comprenden los elementos gráficos del conjunto marcario.
A su turno el signo de la accionada comprende un conjunto de letras en tipografía redondeada que se caracteriza por tener una combinación de colores naranja y rosado. El elemento denominativo que formaría tres expresiones se encuentra dispuesto con inclinación leve hacia la parte derecha y también en forma vertical una sobre la otra. Se advierte en particular que los elementos tipográficos que componen la segunda y tercera secuencia a saber las expresiones DONUTS DONUTS vienen dispuestas en un mayor tamaño respecto de los demás elementos gráficos del signo, siendo particularizados por contener la combinación de colores naranja y rosado. Adicionalmente, cada una de las letras que componen los elementos tipográficos de la segunda y tercera secuencia están ubicados sobre cada una de las letras que componen el elemento gráfico de la tercera secuencia o sea segunda y tercera secuencia del accionado reproduce o va en el mismo orden de la tercera secuencia, de la tercera expresión, en el mismo orden la misma secuencia y con el mismo reflejo, produciendo el efecto reflejo entre los elementos tipográficos.
Así mismo, el conjunto de letras de mayor tamaño del signo se caracteriza por estar bordeados por trazos de color rosado, hay una amplia [Inaudible], se caracteriza el signo del accionado por una presencia fuerte de los colores naranja y rosado, por unas letras redondeadas, por una secuencia en vertical donde la segunda y tercera expresión coinciden en forma de reflejo, esto lo advierte el Despacho en simple análisis del signo.
Ahora, en similares términos, la enseña comercial de las accionadas presenta una tipografía igualmente redondeada misma combinación de colores naranja y rosado misma inclinación y mismo tamaño preponderante de la expresión DONUTS DONUTS que caracteriza en particular dicha enseña comercial por ser una sola secuencia de elementos tipográficos en forma horizontal. Entonces a diferencia del primer signo la enseña comercial… la única diferencia es que esta secuencia es en forma vertical en una sola expresión, el elemento gráfico es una sola en horizontal y en el primero es 3 elementos en forma vertical, pero pues de igual forma reproduce los colores naranja y rosado de los signos del accionante.
Ahora bien, verificados los signos, el Despacho advierte que si bien no son replicados y utilizados de manera exacta, si genera una impresión visual muy parecida y similar especialmente por el estilo de tipografía y por la combinación de colores en la misma secuencia naranja y rosado evidenciada tanto en el signo de la parte accionante como en la parte accionada. Ello no es menos cierto por la inclusión de expresiones tales como RICAS ni por la colocación de unas figuras redondeadas que evocarían el concepto de unas donuts pues ellas no confieren distintividad. Sin distintividad, todo lo contrario, refuerza el concepto que requieren transmitir y que será objeto del estudio a continuación, ya me referiré respecto del elemento conceptual.
En cuanto al elemento conceptual de los signos que corresponde al criterio de análisis de mayor relevancia para este tipo de cotejos gráficos, el Despacho encuentra que evocan la prestación de los mismos servicios y la comercialización de los mismos productos, a saber, comercialización de productos de panadería y pastelería tipo donuts. Es de resaltar que incluso el mismo signo de la accionada refuerza la idea de la comercialización de este tipo de productos con sus elementos gráficos dispuesto en la parte inferior derecha, a saber son unas figuras redondeadas que evocarían el concepto de unas donuts, podemos ver ahí que es como unas especies de pasteles, bizcochos, productos de panadería que reforzarían de por sí ya la combinación de colores, la tipografía y el concepto de que vendemos donuts pues ya está reforzado con los mismos elementos del signo por lo cual los dos elementos a analizar dentro del cotejo de elementos gráficos que son las líneas o los trazos y el elemento conceptual se ven replicados de forma muy similar de los signos del accionado.
Lo anterior podría generar riesgo de confusión, debido a la gran similitud de los signos, aunado a la comercialización de productos similares y la prestación de servicios registrados por la actora, circunstancia que pone a los consumidores en situación de pensar que se encuentra adquiriendo productos y servicios de la demandante a pesar que en realidad se trata de productos comercializados por claramente la accionada.
Entonces, en ese orden el Despacho sí advierte una infracción a los derechos de propiedad industrial del accionante, en la medida que se replican los elementos gráficos y la reivindicación de colores concedidos a las marcas de la accionante. En este sentido, el Despacho debe dejar claridad respecto del uso que no está autorizado que es infractor y que replica los elementos gráficos y elementos de color propios de la marca del accionante, sin embargo, pues también se deja constancia o se deja, si, se deja constancia que para efectos del presente proceso hubo una decisión, una medida cautelar a inicios de la misma si, y que frente a la misma ya se declaró el cumplimiento de la medida y que fue objeto de un auto, un pronunciamiento y una providencia en la cual la accionada suspendió completamente el uso respecto de estos elementos de orden gráfico, cambiando y presentando pruebas para ello del cambio en su enseña comercial, en varios de sus productos incluyendo también colores y demás. Este auto pues claramente está ejecutoriado y hace parte pues del expediente por lo cual el despacho pues no entrará a hablar de la infracción con posterioridad al cumplimiento de esta medida cautelar porque pues claramente por sustracción de materia no habría infracción si no hasta el momento de la medida cautelar.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Ahora bien, agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto del articulo 365 y 366 del numeral 30 del Código General del Proceso, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de las demandadas. Para esto se tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA1610554, específicamente el artículo quinto numeral primero en procesos de primera instancia, bajo el criterio de la naturaleza del asunto al tratarse de un proceso sin cuantía determinada. Sobre esta base se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($4.140.580 COP).
Es así como, dicho lo anterior, se acogerán las pretensiones de la demanda de forma parcial, frente a lo cual es importante hacer las siguientes precisiones: primero, pues que la pretensión sexta establecida en la reforma de la demanda se negará, en la medida que el Despacho ya ha tomado las medidas así de salvaguardar y garantizar los derechos del accionante, recordemos que ya dentro del presente pronunciamiento del presente proceso ya hubo una orden cautelar que fue acatada por las partes accionadas y que fue declarada cumplida a satisfacción de las partes, por lo cual la orden sexta pues el Despacho no ve la necesidad en este momento pues de proferirla, eso sería como la única salvedad al respecto.
Ahora bien, en mérito de lo expuesto el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que INDUSTRIA DE DONUTS y Lina María Gaona Torres infringieron los derechos de propiedad industrial de DD IP HOLDER L.L.C., lo anterior teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ORDENAR a INDUSTRIA DE DONUTS y Lina María Gaona Torres cesar en forma definitiva todo uso que se haga del signo RICAS DONUTS DONUTS, así como la combinación de colores naranja y rosado y elementos gráficos similares a los registros de la accionante identificados con el número 128037455821 y 450441 conforme a la parte emotiva de esta providencia.
TERCERO. PROHIBIR a INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS y Lina María Gaona Torres hacer uso del signo RICAS DONUTS DONUTS así como de la combinación de colores naranja y rosado y además elementos gráficos similares a los registros del accionante identificados con el número 128037455821 y 450441 conforme a la parte emotiva de esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS y Lina María Gaona Torres retirar de forma definitiva cualquier aviso, material publicitario o cualquier material de promoción, comunicación pública que se use o haya usado del signo RICAS DONUTS DONUTS, así como la combinación de colores y elementos gráficos similares a los registros del accionante identificados con los números 128037455821, 450441 conforme a la parte emotiva de esta providencia y que son referentes en las clases 30, 32 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
QUINTO. ORDENAR a INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS y Lina María Gaona Torres cesar definitivamente cualquier campaña publicitaria o comerciales en los cuales se promocionan productos o servicios de la clase 30, 40 y 43 de la Clasificación de Niza en las que se use el signo RICAS DONUTS DONUTS así como la combinación de colores naranja y rosado y los elementos gráficos similares a los registros del accionante identificados con numero 128037455821 y 450441 conforme a la parte emotiva de esta providencia.
SEXTO. NEGAR la pretensión 2.6 teniendo en cuenta lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia.
SÉPTIMO. ORDENAR a INDUSTRIAS DONUTS INDUDONUTS S.A.S. y a Lina María Gaona Torres realizar la publicación de la parte resolutiva de la presente sentencia en un diario de amplia circulación, lo anterior dentro de los 8 días siguiente a la presente audiencia.
OCTAVO. CONDENAR en costas a la parte demandada por concepto de agencias en derecho se fija la suma de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($4.140.580 COP). Por Secretaría procédase a realizar la liquidación de costos.