Fecha: 28/02/2019
Expediente No. 17-327661
Demandante: ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S.
Demandado: ESTRATEGIA JURÍDICA S.A.S.
Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ:
[LEGITIMACIÓN]
Bien, entonces vamos a dictar sentencia. Comenzamos hablando de la legitimación, de acuerdo con el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de está Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
En esa medida, quien cuenta con legitimación dentro de este tipo de procesos que son las acciones por infracciones a derechos de propiedad industrial, es el titular de cualquiera de los derechos que aparecen en la Decisión 486. Por esa razón lo primero que en este tipo de casos se debe determinar es cuáles son los derechos, quién es el titular para establecer si puede lograr esa protección. En este proceso está acreditado que la demandante, es decir, ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S. es titular de varias marcas que se encuentran registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tales derechos de propiedad industrial son los que se muestran a continuación y cuyas certificaciones aparecen a folios 8-14 del cuaderno número 1. Me voy a referir específicamente a estos tres signos que son: ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta), clase 42 que ampara servicios jurídicos cuyo certificado es el 274986; ESTRATEGIA CONSULTORÍA INTERNACIONAL (mixta), también clase 42 que ampara entre otros servicios jurídicos certificado 359682 y; ESTRATEGIA (mixta), clase 42 que ampara entre otros, servicios jurídicos, certificado 283671.
Para efectos del acta vamos a dejar una impresión de esta imagen que les estoy mostrando a ustedes para mejor ilustración de quien haga la consulta del expediente. Entonces la titularidad sobre estas tres marcas está perfectamente acreditada en el expediente. En relación con los certificados de registro de las marcas nominativas que aparecen a folios 15-17 del cuaderno 1 qué son los certificados 390240 y 430508, que son las marcas nominativas, este Despacho considera que en tanto la presentación de la demanda fue el 12 de septiembre de 2017 y los certificados fueron expedidos en los años 2009 y 2011 no es posible concluir con certeza que el titular para la fecha de la presentación de la demanda haya sido la sociedad demandante. Esto lo que implica, es que pone en tela de juicio que la demandante pueda reclamar algún tipo de protección sobre esas dos marcas, especialmente en lo que tiene que ver con las pretensiones de cese que aparecen en la demanda. Entonces dada la distancia que hay entre el 2009 y el 2011 y la fecha de la presentación de la demanda, no es posible afirmar que la demandante tenga legitimación para reclamar la protección de estos dos signos, hecho similar a lo que se expuso en su momento, al ser resuelta la solicitud de medidas cautelares
Entonces, estas dos marcas no las voy a tener en cuenta para efectos del estudio que voy a hacer. Sobre el nombre comercial ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. expresó la demandante en su alegato que esa titularidad se encontraba demostrada a través de diferentes pruebas como de certificado de existencia y representación, los documentos que acreditan pago de impuestos, las constancias de pago de afiliaciones a diferentes asociaciones y copias de su facturación. Sobre este punto, obran en el expediente declaraciones de retención en la fuente, declaraciones de retención de impuestos de industria y comercio y pagos a la Cámara de Comercio Colombo Americana realizados por la demandante y en ellos es posible ver la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. Al respecto, se pueden consultar los folios 121-157 del cuaderno 1. También hay inscripciones a eventos de algo denominado Atipic en donde aparece la expresión ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. como se puede apreciar en los folios 171 y 172 del mismo cuaderno 1. También hay en el expediente algunas cuentas de cobre en las que aparece un signo mixto que contiene la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL CONSULTORES LEGALES, como se puede apreciar en los folios 207 y 240 del cuaderno 1. También existen facturas en las que aparece un signo mixto que contiene la expresión ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL CONSULTORES LEGALES facturas que datan de los años 1999, 2006 y 2010 como se puede ver en los folios 211, 231 y 232 del cuaderno 1; hay otros documentos, también son facturas en las que aparece ahi si la expresión nominativa ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA CONSULTORES LEGALES, ellas datan de 2003, 2010, 2011, 2012 y están en los folios 222, 223, 241, 243, 244, 245 y 246 del cuaderno número 1.
Estas pruebas coinciden con lo que se mencionaba en el alegato, obviamente también tenemos el certificado de existencia y representación legal. Sobre los nombres comerciales, estas pruebas están encaminadas a demostrar la titularidad sobre este tipo de derecho. El artículo 190 y siguientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dice que se entiende por nombre comercial cualquier signo que identifique alguna actividad económica, una empresa o un establecimiento pudiendo o no coincidir con la razón social y otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Aspecto al que puedo agregar sobre que el derecho exclusivo sobre este tipo de signos que son nombres comerciales se adquiere por su primer uso en el comercio siempre y cuando ese uso sea personal, público, ostensible y continuo como lo ha explicado el mismo Tribunal de la Comunidad Andina y sobre eso se puede revisar el proceso 20 IP 1997.
Este último punto es muy importante porque el nombre comercial es un derecho de propiedad industrial que no se adquiere a través de un registro como ocurre, por ejemplo, con las marcas, sino que es un derecho de propiedad industrial que se adquiere por el primer uso, especialmente, y esto está en la Decisión, por el uso el uso, por el primer que se haga del signo, pero ese primer uso debe ser personal, único, ostensible y continuo. Si ese primer uso no reúne esas condiciones pues no estaríamos frente a un derecho sobre un nombre comercial. Aquí es fundamental que el empresario haga uso a lo largo del tiempo, que esté a la vista de los consumidores y que sea continuo. Entonces estos elementos son fundamentales para poder establecer la titularidad sobre un nombre comercial.
Dicho esto, no es posible afirmar en este caso que la demandante ostente un derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial, lo digo con precisión, ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. No se acreditó en este caso que exista un derecho sobre este nombre comercial ¿por qué? los pagos a impuestos, la retención en la fuente, los pagos realizados a la Cámara de Comercio Colombo Americana, los pagos a SIPI y las facturas que aparecen en los folios 222, 223, 241, 243, 244, 245 y 246 se llevan a cabo a título de razón social, es decir, el uso que se hace de esa expresión no se hace a título de signo distintivo como lo hace el nombre comercial, este también es un signo distintivo y en todo caso lo que estas pruebas muestran es que el uso de esa expresión para identificar a la persona jurídica, pero como persona jurídica no se usa a modo de signo distintivo.
Ahora, es posible, esto puede ocurrir perfectamente, que el nombre comercial coincida con la razón social, pero ¿cómo se determina cuándo es uno? pues la forma en que se utiliza y en este caso la forma en que se utiliza la expresión es simplemente para identificar a la sociedad como persona jurídica y no a título de nombre comercial.
En sentido similar debo señalar que el uso que se lleva a cabo en las cuentas de cobro y en las facturas que aparecen no un signo nominativo sino mixto, estas pruebas no dan cuenta del uso ostensible del signo, porque no está a la vista del transeúnte no hay una exteriorización del uso que esté a la vista de los consumidores ni tampoco esos documentos son suficientes para considerar que el uso se ha llevado a cabo a lo largo del tiempo de manera reiterada, de manera continua. Entonces estas últimas pruebas que menciono no permiten establecer este tipo de circunstancias para por esa vía llegar a la conclusión que la demandante es titular de un nombre comercial.
Entonces, no está demostrado que la demandante tenga un derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA. Es importante agregar aquí que muchos de los documentos que se trajeron para verificar esta circunstancia fueron allegados en inglés y sin traducción y eso impide valorar el contenido de esos documentos a la luz del artículo 251 del Código General del Proceso. En este orden de ideas, dado que se demostró la titularidad sobre tres de los signos cuya protección se reclama si es posible afirmar que la demandante tiene legitimación sobre este proceso, pero el análisis lo voy a limitar a esas tres marcas que tienen en la pantalla.
[INFRACCIÓN]
Pasemos entonces al análisis de la infracción. El artículo 155 de la Decisión 486 contiene una serie de comportamientos a los que se puede oponer el titular de un derecho de propiedad industrial y en últimas esa posibilidad que tiene el titular de impedir ese tipo de conductas es lo que ordinariamente uno conoce como los actos infractores. Voy a leer el que es de relevancia para este caso, “el registro de una marca confiere a su titular el poder de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto a cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.
Tiene entonces la norma tres elementos: el primero, el uso en el comercio, es decir, que es necesario en este tipo de procesos verificar cual es el uso que hace el demandado del signo que se aduce infractor; segundo, hay que verificar si ese signo es similar o idéntico a alguna de las marcas registradas cuya protección se reclama y; tercero, hay que determinar el riesgo de confusión o de asociación entre el signo que se aduce infractor y el que se encuentra registrado. Si logramos verificar positivamente estos elementos, es decir, si establecemos que todo se configura pues ahí la consecuencia va a ser la que deba proteger al titular del derecho.
Vamos a agotar en ese mismo orden entonces el análisis para saber si existe o no una infracción, comenzamos hablando del uso en el comercio. En este caso y así quedó en la fijación del litigio hay tres usos distintos que ha ejecutado la parte demandada, hay tres formas en las que ha usado el signo que se aduce infractor. Sobre la base de lo dicho al momento de contestar la demanda especialmente al ser contestado el hecho 2.2 de la demanda que fue aceptado por la parte demandada, está demostrado que ESTRATEGIAS JURÍDICA S.A.S., es decir la parte accionada utiliza la denominación ESTRATEGIAS JURÍDICAS para identificar en el comercio su actividad de servicios jurídicos, al momento de contestarse la demanda este hecho fue reconocido, ese es el primer uso.
En este mismo sentido, teniendo en cuenta la sanción derivada de la inasistencia a la audiencia es posible tener por cierto conforme al hecho 2.8 de la demanda que la demandada ha hecho uso de la imagen que aparece en los folios 6 y 7 del cuaderno 2 en donde se aprecia el uso de la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS S.A.S., SOLUCIONES JURÍDICAS INTEGRALES y esa expresión se acompaña de la imagen de lo que parece ser la cabeza de un caballo y la letra t en una de esas palabras, es reemplazada por la imagen de una balanza, ese es el segundo uso.
También está acreditado con las pruebas mencionadas especialmente insisto en la sanción que se deriva del hecho 2.8 de la demanda, que la demandada usa la expresión www.estrategiasjuridicas.com.co en la página web en la que ofrece sus servicios, esto coincide con las documentales que aparecen a folios 28, 29, 31 y 32 del cuaderno 1, en donde aparecen unos pantallazos de una página web que corresponden a los mencionados también en el hecho 2.8 de la demanda, todo esto coincide perfectamente.
Teniendo en cuenta estas pruebas, es posible concluir que la demandada ha hecho uso en el comercio de la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS y ese uso ha tenido lugar para el ofrecimiento de servicios jurídicos tal como lo demuestran las pruebas a la que hice referencia. Entonces, insisto son tres formas de uso, un primer uso denominativo de la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS, un segundo uso en ese signo mixto que está acompañado de la imagen de las cabezas de unos caballos y el tercero, que es el de la página web www.estrategiasjuridicas.com.co, esos son los tres usos que voy a analizar en este proceso.
Vamos entonces ahora a verificar como ya establecí el uso que es el primer punto, si estos usos son similares o idénticos a la marca registrada y ese ejercicio lo voy a hacer con cada una de las tres marcas cuya legitimación se verificó, la titularidad a favor de la demandante se verificó. Vamos con la primera marca que es ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta), clase 42 que ampara servicios jurídicos y certificado es el 274986. Para este análisis vamos a hacer tres cotejos distintos. El primero, corresponde al cotejo que se debe realizar entre la marca registrada de un lado, pero específicamente en su parte denominativa, es decir, la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA teniendo en cuenta lo que ya más adelante voy a explicar acerca de los elementos preponderantes de las marcas mixtas. Eso de un lado y del otro la expresión denominativa, la que aparece en la mitad ESTRATEGIA JURÍDICA, ese es el primer cotejo que voy a hacer.
El segundo cotejo lo voy a hacer entre el elemento denominativo de la marca registrada teniendo en cuenta lo que ya voy a explicar y la expresión denominativa www.estrategiasjuridicas.com.co, sin embargo, para efectos de este cotejo el www. ni el .com.co los voy a incluir porque estos simplemente se utilizan para poder acceder a las páginas en Internet, estos no tienen ningún fin distintivo. De tal suerte que el elemento distintivo de esa dirección en Internet que técnicamente corresponde a una enseña comercial en tanto identifica a un establecimiento virtual es la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS, entonces el segundo cotejo se va a realizar con la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICA.
Y el tercer cotejo se debe realizar entre la marca registrada y el signo mixto que aparece ahí de primero ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S., SOLUCIONES JURÍDICAS INTEGRALES que es el que está acompañado de la imagen de los caballos. Sobre este último cotejo y esta es la explicación que le estaba anunciando es necesario precisar que cuando se cotejan marcas mixtas, hay que tener en cuenta una relación establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y lo primero que se debe hacer según lo ha explicado el Tribunal es identificar cual es el elemento preponderante dentro de los signos mixtos y después se pasa al cotejo, sobre esto se puede revisar el proceso 17 IP de 2013.
El Tribunal también ha enseñado que por lo general el elemento denominativo del signo mixto es el preponderante ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario, sin embargo dependiendo las particularidades de cada caso puede ser que el elemento predominante sea el gráfico que por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar mayor impacto en el consumidor, estas son palabras del Tribunal de Justicia. En este caso, el elemento preponderante de la marca registrada es el denominativo, es decir, la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA de ahí que en todos los cotejos se haga referencia a que el cotejo lo iba a basar en este elemento denominativo y por qué es este elemento preponderante, es muy sencillo, porque su parte figurativa pasa casi desapercibida y se limita a unos colores que tienen una disposición especial pero el elemento más fuerte dentro de este signo es la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA.
En relación con este punto, es importante referirme en lo afirmado por la demandada en su contestación e incluso fue reiterado en el alegato, según lo cual este componente de la marca es evocativo y por tanto debería estar permitido su uso. Sobre esto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo voy a citar, dice lo siguiente, “el Tribunal ha señalado a este respecto que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en la marca descriptiva, el consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo o el producto o servicio. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo”. Y sobre la registrabilidad de este tipo de signos ha dicho el Tribunal, “así pues el signo evocativo a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y por tanto es registrable.”
Siguiendo esta idea al margen del carácter evocativo que pudiera tener el elemento denominativo de la marca registrada según lo que dice la demandada lo cierto es que aun asumiendo que esa idea es cierta, eso no le quita el carácter distintivo, los signos, aunque sean evocativos no por ello dejan de ser distintivos a diferencia de lo que ocurre con los elementos que son descriptivos o genéricos, que estos elementos no son susceptibles de registro por decisión expresa de la Decisión 486. De cualquier forma, no se puede perder de vista que el debate sobre la registrabilidad de este signo, sobre si fue bien concebido o no, no se debe dar en este escenario, este escenario judicial es simplemente el de la infracción en donde partimos de un hecho cierto y es que la marca está registrada. Entonces, este es el escenario de protección del signo que ha sido registrado que la autoridad determinó su registro, pero si el registro estuvo bien hecho o no este no es el escenario en el que se debe discutir porque eso es propio de la acción jurisdiccional que busca la nulidad del acto administrativo que concede la marca.
Entonces yo parto de un hecho y es que la marca fue concedida y mientras ese acto administrativo goce de presunción de legalidad doy por hecho que la marca pues cumple con los requisitos de registrabilidad de la Decisión 486 de 2000. Por tanto, es claro para mí que el elemento preponderante de esta marca es la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA, o sea su parte denominativa la cual advierto distintiva en conjunto tal cual como está registrada, el conjunto denominativo me refiero, es la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA, y con ella es que voy a hacer el cotejo.
En el caso de la demandada, el elemento preponderante también es refiriéndome a la de los caballos el elemento denominativo porque no advierto que su parte denominativa logre superar esa fuerza distintiva que tienen las palabras dentro de los signos porque pues por regla general a través de ella es que el consumidor busca el servicio, es decir, el consumidor llama al servicio a través de las palabras que contiene el signo. Desde mi punto de vista, los caballos no logran superar la fuerza distintiva de la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS a pesar de que según el Tribunal de Justicia de la CAN en algunos casos se le debe reconocer prioridad al elemento gráfico, esto incluso fue puesto de presente en el alegato de la parte demandada dice el Tribunal que se le debe reconocer prioridad teniendo en cuenta su tamaño, su color y colocación que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.
Desde mi punto de vista esa imagen no evoca los servicios jurídicos mientras que, la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS si le da la idea al consumidor acerca de qué es lo que se le está ofreciendo, cuál es el servicio que se le está ofreciendo. Además, si tenemos en cuenta los demás usos de la expresión que hace la demandada es claro que la forma en que se da a conocer es a través de la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS y por esa razón ese es el elemento que es relevante para efectos de hacer un cotejo y poder resolver este caso. También debo aclarar que en el cotejo no vale incluir esas siglas S.A.S. porque eso no tiene fines distintivos, eso simplemente corresponde al tipo societario de la accionada ni voy a incluir la parte final que dice SOLUCIONES JURÍDICAS INTEGRALES. El cotejo lo voy a limitar a ESTRATEGIAS JURÍDICAS si tenemos en cuenta que la expresión de relevancia por la exposición en la que está el signo y por el tamaño es ESTRATEGIA JURÍDICA mientras que SOLUCIONES JURÍDICAS INTEGRALES se encuentra en un plano secundario prácticamente que permite afirmar que el elemento de impacto, el de recordación no es esa parte de abajo que dijo la demandada si mal no recuerdo, en su alegato es un slogan, así que el elemento fuerte aquí es ESTRATEGIAS JURÍDICAS.
Sobre la base de estas reglas entonces en los tres cotejos, los tres cotejos se deben realizar con elementos denominativos. La conclusión entonces es la siguiente: primer cotejo, la parte denominativa y estoy hablando simplemente de este primer signo que tiene registro 274986, primer cotejo, la expresión denominativa ESTRATEGIA JURÍDICA vs la expresión denominativa ESTRATEGIAS JURÍDICAS que es al primer uso al que me referí; segundo cotejo ESTRATEGIA JURÍDICA su parte nominativa vs ESTRATEGIAS JURÍDICA, la de la página web sobre la base de lo que explique; y, el tercero ESTRATEGIA JURÍDICA vs ESTRATEGIA JURÍDICA de la marca mixta. En consecuencia, ya ustedes lo han notado de cualquier forma tratarse de cualquiera de los tres usos, el cotejo en últimas que aquí se debe hacer es entre la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA y ESTRATEGIAS JURÍDICAS, ese es el cotejo que se va a realizar.
Pues, es evidente que existe una similitud entre estas dos expresiones pues la única diferencia que existe es la letra s que se usa al final de casa una de palabras, es decir, ESTRATEGIAS JURÍDICAS, lo cual únicamente agrega como diferencia que la expresión ESTRATEGIA JURÍDICA es convertida al plural y esto pues no ofrece ninguna diferenciación que sea relevante para poder diferenciar un signo del otro. Todo lo cual me lleva a afirmar que estos signos son altamente similares y su única diferencia es una s al final de la palabra pues mientras en un caso es ESTRATEGIA JURÍDICA en el otro es ESTRATEGIAS JURÍDICAS.
Segundo cotejo, vamos a hablar de la marca ESTRATEGIA (mixta), clase 42 que ampara entre otros servicios jurídicos y cuyo certificado es el 283671. Para este cotejo vamos a tener en cuenta las mismas explicaciones que hice en el análisis anterior en lo que tiene que ver con los elementos preponderantes de las marcas mixtas, aplicamos las mismas reglas que enseña el Tribunal. En el caso de este registro el elemento preponderante es la expresión denominativa ESTRATEGIA. Esto es evidente pues su parte figurativa se limita a una franja que ustedes la pueden ver ahí encima que obviamente no supera la fuerza distintiva que tiene la palabra, en este caso la palabra ESTRATEGIA. En este orden de ideas, el cotejo que se debe hacer en el caso de los tres usos como también antes lo expliqué, es de las expresiones ESTRATEGIA por un lado y por el otro, ESTRATEGIAS JURÍDICAS, esto pues siguiendo la misma lógica del análisis anterior.
Como ya lo habrán concluido la demandada incluye todo el elemento denominativo, es decir, toda la palabra ESTRATEGIA que es parte de la marca registrada, sin embargo no podemos hablar en este caso de que exista una verdadera similitud entre los signos ESTRATEGIA y ESTRATEGIAS JURÍDICAS, pues no podemos perder de vista que de cualquier forma la palabra ESTRATEGIA si bien es registrable y fue registrada porque no es ni descriptiva ni genérica a este tipo de servicios, lo cierto es que si tiene un carácter evocativo y al ser evocativo si tiene una debilidad dentro del signo.
Me explico, ósea, siguiendo esta idea la reproducción que hace la demandada de la expresión ESTRATEGIA para decir ESTRATEGIAS JURÍDICAS, agregándole ese elemento adicional (JURÍDICAS) porque el elemento registrado es ESTRATEGIA, el hecho de agregarle la expresión JURÍDICAS la hace diferenciable, le otorga, hace que sea diferente a la expresión simple ESTRATEGIA, es suficientemente diferenciable y por tanto no se puede considerar que aquí haya un uso similar. Así que este elemento diferenciador que agrega la demandada me permite descartar que en caso de este registro realmente exista una similitud.
Tercer cotejo, ESTRATEGIA CONSULTORÍA INTERNACIONAL (mixta), clase 42 que ampara entre otros servicios jurídicos, certificado 359682 insisto, en las reglas de cotejo establecidas por el Tribunal de Justicia para la identificación del elemento preponderante, en este caso nuevamente el signo denominativo que para este caso es ESTRATEGIA CONSULTORIA INTERNACIONAL porque su parte figurativa se limita a una imagen abstracta que al menos desde mi punto de vista no supera la forma distintiva de su parte denominativa y pues esa es la regla general con la que los consumidores se refieren al servicio y de ahí la fuerza que tienen las palabras en los signos. En este orden de ideas, el cotejo que se debe hacer en relación con este registro es de un lado, ESTRATEGIA CONSULTORÍA INTERNACIONAL y del otro, ESTRATEGIAS JURÍDICAS. En ese caso, lo único que el demandado réplica del elemento denominativo de la marca registrada es la expresión ESTRATEGIA. Insisto, un extremo es ESTRATEGIA CONSULTORÍA INTERNACIONAL y el otro es, ESTRATEGIAS JURÍDICAS. Entonces, lo único que reproduce es la expresión ESTRATEGIA y eso es insuficiente para que podamos hablar de una similitud, pues la marca registrada se encuentra acompañada de otras palabras como son consultoría internacional al tiempo que el signo que se aduce infractor se acompaña de la palabra JURÍDICAS. Aspectos que son suficientemente diferentes y hace que no necesariamente se tenga que hablar aquí de que los signos son similares, porque coinciden únicamente en una palabra que es la palabra ESTRATEGIA. Así, que en el caso de esta marca tampoco existe similitud.
Bien, hecho este ejercicio pasemos a hablar entonces del riesgo de confusión o de asociación. Determinada la similitud que existe entre la marca ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta), clase 42 que ampara servicios jurídicos y cuyo certificado es el 274986 y el uso que lleva a cabo la demandada de la expresión ESTRATEGIAS JURÍDICAS, resta establecer el riesgo de confusión. En este punto tengamos en cuenta que el uso que hace la demandada se lleva a cabo para el ofrecimiento de servicios jurídicos mientras que la marca se encuentra registrada precisamente para servicios jurídicos. En ese orden de ideas, es claro que el uso de una expresión altamente similar para el ofrecimiento de servicios idénticos a los registrados puede llevar a que los consumidores acudan a solicitar los servicios de la demandada pensando erróneamente que se trata de aquellos amparados por la marca de la demandante, es decir, que en este caso en lo que respecta a este signo existe un riesgo de confusión y por tanto una infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante.
[Perjuicios]
Establecida la infracción, hablemos entonces de los perjuicios y sea está la ocasión de reiterar la actual posición que tiene este Despacho en lo que tiene que ver con los perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial, postura que fue expuesta ampliamente en la Sentencia 1600 de 27 de diciembre de 2018 dentro del expediente 2016-185333 proferida por este mismo Despacho. Para hablar de este tema entonces, comencemos hablando de la diferencia que se debe hacer entre los conceptos de daño y de perjuicio.
El daño, la Corte Suprema sobre esto ha explicado, cito a la Corte que consiste “en la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad persona y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio”, esto es una Sentencia de la Corte del 6 de abril de 2001, radicado 5502.
Al aplicar esta definición a los procesos por infracción a los derechos de propiedad industrial, la conclusión a la que llego es que, en esta materia, el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, es decir, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular. Lo anterior, en la medida que el uso no autorizado constituye una afrenta a la exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486.
Ese es el daño, ahora hablemos del perjuicio, este es definido por la Corte Suprema como la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que le daño ocasionó. En esta materia de infracción de derechos, el perjuicio corresponde a la consecuencia que se deriva de la infracción el cual para que sea indemnizable debe ser por supuesto demostrado dentro del respectivo proceso. Es carga de quien alega haber sufrido un perjuicio demostrar esto a tono con el artículo 167 del C.G.P que establece la carga de la prueba y porque e materia de propiedad industrial no existe ninguna norma que establezca una presunción que avale la posibilidad de relevar al demandante de la prueba del perjuicio, luego siempre se debe demostrar.
Daño y perjuicio, hablemos ahora del artículo 243 de la Decisión 486 que toca directamente con este tema. El artículo 243 de la decisión señala los siguiente, “para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios: a) el daño emergente y el lucro cesante sufridos por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción o; c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido”.
Al respecto, si observamos con detenimiento este artículo vamos a encontrar que su encabezado usa la palabra criterios, que estos criterios se usan para calcular la indemnización de daños y perjuicios, y esto que el artículo denomina criterios aparecen discriminados en tres literales como ya los leí. Sin embargo, el primero de estos literales hace referencia al daño emergente y al lucro cesante lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios, cuando usa esa expresión exactamente, la palabra criterios, a lo que está haciendo referencia realmente es a tipologías de perjuicios pues es claro que ni el daño emergente ni el lucro cesante son una cosa distinta a un perjuicio, eso es fácil aclararlo teniendo en cuenta el artículo 1614 del Código Civil Colombiano en donde está la definición del daño emergente y el lucro cesante.
Teniendo en cuenta esta idea, es decir, que el daño emergente y el lucro cesante son perjuicios y que en consecuencia cuando el artículo 243 utiliza la palabra criterios se está refiriendo es a perjuicio, siguiendo está lógica es dable concluir que los demás criterios es decir los contenidos en los literales b y c del artículo 243 también corresponden en realidad a tipologías de perjuicios tal cual como ocurre con el literal a porque si entendiéramos de una forma distinta esta norma este listado no tendría mucho sentido si consideramos que hacen parte de un mismo encabezado, ósea, el artículo 243 arranca con un encabezado que tiene un listado y ese listado tiene que referirse a lo mismo. Entonces si el literal a son perjuicios el literal b y c también deben serlo.
En ese orden de ideas, los beneficios obtenidos por el infractor y el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos perjuicios, perjuicios que son indemnizables y que lo son porque el legislador de propiedad industrial así lo quiso, no es que esto ocurra en todas las materias, en esta especial materia que tiene una especial relevancia y unas características en tanto que estamos frente activos intangibles, pues el legislador decidió establecer unas tipologías de perjuicios distintas a las que tal vez conocemos ordinariamente del derecho civil.
Valga finalizar este punto dejando claro que este artículo 243 no es limitativo, es posible solicitar otras tipologías de perjuicios sólo que el 243 contiene algunas y a esta conclusión nos lleva porque el mismo artículo 243 que dice “entre otros”, por ende, es posible solicitar otro tipo de perjuicios distintos a los de los literales a, b y c. Eso en lo que tiene que ver con el perjuicio.
Ahora, hablemos de su cuantificación. Una vez se establece la existencia del perjuicio que siempre, insisto, se tiene que demostrar hay que cuantificarlo después y para ello el titular al menos en Colombia, tiene dos opciones. Una es el juramento estimatorio, esta posibilidad proviene del artículo 206 del C.G.P que señala que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del respectivo traslado. Sólo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Allí si el demandante opta por el sistema, es decir, por el del juramento estimatorio debe plantear en su demanda cuál es su perjuicio, cuál es su cuantía y hacer la estimación razonada. Si esa estimación razonada no es objetada entonces queda demostrada la cuantía del perjuicio y pues si es objetada pues bueno ya sabemos que habrá que demostrarlo por los medios de prueba tradicionales del C.G.P. Esa es la primera opción, la del juramento estimatorio.
Pero hay una segunda opción que es exclusiva para procesos de infracción de marcas, que es lo que se conoce como el sistema de indemnizaciones preestablecidas esto viene de la Ley 1648 que fue reglamentada por el Decreto 1074 de 2015, según este régimen se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción. Desde ese punto de vista, si el titular se acoge al sistema de indemnizaciones preestablecidas va a quedar relevado de demostrar la cuantía del perjuicio, no el perjuicio, la cuantía del perjuicio. Y la tasación de la cuantía de ese perjuicio va a quedar a lo que establezca el juez en la sentencia y para ello pues la norma establece un mínimo y un máximo y unos criterios sobre los cuales el juez se puede mover para saber cuánta suma va a otorgar entre los 10 y los 100 salarios que son las posibilidades que ofrece el Decreto.
Bueno, hechas estas precisiones teóricas, hablemos de los perjuicios reclamados en este asunto. En la demanda especialmente a folio 23 del cuaderno 2, se mencionan los perjuicios que se reclaman, me voy a referir a cada uno de ellos: el primero, es la pérdida de la fuerza distintiva de los signos, en este caso ninguna prueba acredita que la marca infringida haya tenido cierta fuerza distintiva que se haya perdido con ocasión del uso infractor que llevó a cabo la demandada y que ello pudiese representarle algún tipo de afectación patrimonial realmente en el debate probatorio no existió ningún esfuerzo encaminado a demostrar esa pérdida de la fuerza distintiva del activo de propiedad industrial, entonces ese perjuicio pues no lo voy a reconocer en esta sentencia.
También alegó la demandante como perjuicio el contenido en el literal b del artículo 243, sobre esto debo afirmar que ese perjuicio se encuentra plenamente demostrado y me refiero al denominado beneficios obtenidos por el infractor teniendo en cuenta para ello pues las explicaciones que hace un momento se dieron sobre esta tipología de perjuicio y esto está demostrado por el dictamen pericial allegado por la demandante y vemos el folio 150 del cuaderno 3. Allí podemos establecer que la demandada ha obtenido ingresos durante los años 2014, 2015, 216, 2017 y 2018, es decir, ha obtenido beneficios a partir del uso de la expresión infractora ¿por qué? porque ha tenido unos ingresos, eso demuestra el perjuicio establecido en el literal b del artículo 243 y así lo voy reconocer en esta sentencia.
No voy a reconocer la tipología de perjuicios reconocida en el literal c del mismo artículo que es la licencia hipotética y que también reclamó la demandada ¿por qué? porque si observamos bien la redacción del literal b al final aparece una o disyuntiva que hace que se excluya una posibilidad de recibir una indemnización sobre la base del contenido del literal c y el juez ha reconocido otras distintas, esta se puede pedir pero sola y dado que voy a reconocer una indemnización acudiendo al literal b pues el literal c no lo voy a reconocer.
Entonces el perjuicio que está demostrado en este caso, es el denominado beneficios obtenidos por el infractor, pasemos a cuantificarlo. Voy a acudir entonces al sistema de indemnizaciones preestablecidas que fue la opción planteada en la demanda y para ello recuerdo que conforme al artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, en caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 SMMLV y hasta un máximo de 100 SMMLV por cada marca infringida, está suma podrá incrementarse hasta 200 salarios cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida y la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca. El parágrafo de esta misma norma también señala que para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.
Sobre la base de esta norma para determinar la indemnización pues hay dos aspectos que quiero tener en consideración, el primero es que la infracción se ha presentado a lo largo de al menos 5 años como lo demuestra el dictamen pericial, lo que ofrece este dictamen es que hay 5 años de ingresos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 entonces ese es un parámetro de tiempo que sustenta la comisión de la infracción y lo segundo, es que los ingresos según este dictamen que obtuvo la sociedad son de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.
Teniendo en cuenta lo dicho y con fundamento en este artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 condenaré a la demandada a pagar a título de indemnización de perjuicios la suma equivalente a 50 SMMLV que equivalen a CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS, indemnización que deberá pagar la demanda a favor de la demandante.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Ahora, en cuanto a las agencias en derecho, en cumplimiento de lo previsto en los artículo 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso fijaré las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada para esto voy a tener en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA 1610554 específicamente el artículo 5 numeral 1 que se refiere a procesos de primera instancia bajo el criterio que aparece allí que se llama naturaleza del asunto al tratarse este de un proceso sin cuantía determinada, porque aquí se aplica el régimen de indemnizaciones preestablecidas luego no hay cuantía previamente determinada. Sobre ese base fijo por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 10 SMMLV a favor de la parte demandante, esto asciende a la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS. Sobre la base de todas estas consideraciones acogeré parcialmente las pretensiones de la demanda,
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto el asesor asignado a la Delegación para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar que el uso que la sociedad ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. hace de la denominación “ESTRATEGIAS JURÍDICAS”, para identificar servicios jurídicos en el territorio colombiano, constituye una infracción a los derechos de exclusividad que la sociedad ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S., ostenta sobre la marca ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta) con certificado de registro No. 274986.
SEGUNDO. Ordenar a la sociedad ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. cesar los actos de infracción que viene desarrollando en violación de los derechos de propiedad industrial de la sociedad ESTRATEGIA JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S., titular de la marca ESTRATEGIA JURÍDICA (mixta) con certificado de registro No. 274986, con el fin de identificar servicios jurídicos. Lo anterior, a partir de la notificación de la presente providencia.
TERCERO. Prohibir a la sociedad ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. usar la denominación “ESTRATEGIAS JURÍDICAS” para identificar servicios jurídicos en el territorio colombiano. Lo anterior, lo debe hacer a partir de la notificación de la presente providencia.
CUARTO. Prohibir a la sociedad ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. usar la denominación “ESTRATEGIA JURÍDICA” en internet, nombre de dominio, buscadores y redes sociales, para identificar y anunciar servicios jurídicos. Lo anterior, a partir de la notificación de la presente providencia.
QUINTO. Condenar a la sociedad ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. a pagar a favor de ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.S., la suma equivalente a cincuenta (50) SMMLV, esto es la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($41.405.800). Lo anterior deberá pagarlo en máximo 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia.
SEXTO. Ordenar a la sociedad ESTRATEGIAS JURIDICAS S.A.S. realizar la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación. Lo anterior dentro de los ocho días siguientes a la notificación de esta providencia.
SÉPTIMO. Condenar en costas a la parte demandada. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente a 10 SMMLV, esto es, la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160).
OCTAVO. Negar las demás pretensiones de la demanda sobre la base de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Esta decisión queda notificada en estrados.