Fecha: 25 de agosto de 2020
Radicación: 19-214198
Demandante: GLORIA ANDREA MEDINA GÓMEZ y PATRICIA MEJÍA ARBOLEDA
Demandada: BEDOYA QUIROZ S.A.S.
Funcionario: CAMILA ANDREA MEDINA GÓMEZ
Entonces en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que se puede proferir o están dados los presupuestos para proferir una sentencia, voy a continuar con esta etapa.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Lo primero en este tipo de actuaciones, es decir demandas por propiedad industrial, por infracción a derechos de propiedad industrial es establecer la legitimación por activa, incluso la parte demandada en sus alegatos de conclusión, alcanzó a manifestar que la parte demandante no había llevado el documento que acreditara la titularidad por parte de las señoras Gloria Patricia Cardona Hurtado y Patricia Mejía Arboleda, presupuesto pues procesal que debe cumplirse y que todas las pruebas deben ser allegadas en el momento procesal oportuno. ¿Por qué entro primero a hablar de este aspecto? Porque pues sin el cumplimiento del mismo, lo procedente es inmediatamente proferir una decisión de fondo que niegue incluso las pretensiones.
Es así como en materia de propiedad industrial, la norma que establece lo correspondiente a la legitimación se encuentra en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 que indica lo siguiente: “El titular de un derecho protegido, en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.
En esta medida, pues, lo que este artículo nos quiere decir, es que quién cuenta con la legitimación dentro de la acción por infracción a derechos de propiedad industrial tiene que ser el titular de alguno de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, pues, de manera previa a pronunciarme sobre cada uno de los aspectos objeto de este litigio, entraré a verificar si la parte accionante, es decir si la parte demandante, ha demostrado la existencia del derecho y su titularidad. Es así como, pues, en el presente proceso, se encuentra acreditado efectivamente que las señoras Gloria Patricia Cardona Hurtado y Sonia Patricia Mejía Arboleda, son titulares de la marca mixta CLA o CLA, como ellos muchas veces lo manifestaron para identificar productos y servicios comprendidos en las Clases 25 y 35 de la clasificación internacional de Niza, esas son dos clases que se otorgaron mediante un registro.
La clase 25 hace relación a ropa formal e informal, señala esta clase en especial uniformes, ropa deportiva para mujeres, hombres, niños y niñas, zapatos , tenis, medias, calcetín, busos. Y en cuanto a la clase 35 pues son varios productos y entre ellos se encuentra: compra, venta exportación y comercialización de ropa formal e informal, en especial uniformes, ropa deportiva para mujeres, hombres niños y niñas, estos pues como los mencioné, entre otros.
De esto que acabo de mencionar yo, es decir de la titularidad de los derechos de propiedad industrial, da cuenta la certificación que fue expedida por esta misma Superintendencia de Industria y Comercio y la misma se evidencia en el consecutivo 9 del expediente. Esta prueba fue decretada de oficio por parte de este despacho en la diligencia llevada a cabo el 13 de agosto de este año y de la cual como lo mencioné al inicio de esta diligencia, se le corrió traslado por 3 días a la parte demandada. Es así como, teniendo en cuenta pues que las demandantes efectivamente son titulares del signo cuya protección están reclamando por este medio, entonces pues se da continuidad con las siguientes etapas.
[ANTECEDENTES]
No debemos olvidar tampoco que la fijación de litigios se centró en 3 temas específicos: primero, era determinar si la demandada hacía uso y las condiciones de modo tiempo y lugar en que la demandada hacía uso de la expresión y el signo CLA. Establecido lo anterior, se entrará a verificar si dicho uso configura una infracción a los derechos de propiedad industrial, para posteriormente entrar a estudiar si es procedente o no la indemnización solicitada por la parte demandante, esto teniendo en cuenta el sistema de indemnización prestablecido.
A efectos de poder establecer una presunta infracción o una infracción más bien a los derechos de propiedad industrial, se parte por recordar que el literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que es la norma pertinente de pertinente aplicación para el presente asunto. Esto porque cuando la misma parte demandante lo expuesto en su escrito de subsanación frente a la pretensión 2. Entonces esta norma dispone lo siguiente: “Artículo 155, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquiera tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: (a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos.”
A partir del contenido de esta norma, es necesario puntualizar que para que se configure la infracción del derecho de propiedad industrial reclamado, es necesario establecer que el presunto infractor, en este caso BEDOYA QUIROZ S.A.S., aplica el signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto o servicio comercializado por ellos.
[CONDUCTA]
Hecho lo anterior, se procederá entonces a calificar la conducta y de ser infractora pues debe ser protegido el titular del derecho y se analizará lo correspondiente a la indemnización de perjuicios de conformidad con el sistema de indemnizaciones prestablecidas.
Entonces, teniendo en cuenta que la marca pues en cuestión se encuentra registrada para distinguir no solamente productos sino también servicios y que el literal leído anteriormente, es decir el literal A del Artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, indica que la aplicación o colocación debe ser de la marca o signo distintivo que sea idéntico o semejante.
Entonces, en primer lugar, procederé a realizar el cotejo entre los signos usados por las partes, es decir el signo registrado por la demandante y el signo que usa la parte demandada. Para ello, pues, se tendrá en cuenta que las demandantes se tendrá en cuenta el signo que se encuentra consignado en la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que como lo mencioné anteriormente obra en el consecutivo 9 del expediente virtual y el signo empleado por la parte demandada.
En este punto, me voy a permitir compartir por un momento la pantalla para mostrar cuáles son los signos que se están entrando a cotejar, este el que pueden evidenciar ustedes a este lado y a color es el signo que la demandante o sobre el cual la demandante la titular, y este fue el signo sobre el cual se mencionó o por parte de la demandada, perdón de la demandante que la demandada se encontraba comercializando sudaderas con ese signo. Para hacer la comparación entre los signos se tiene en cuenta entonces que estos dos signos tienen una misma naturaleza, es decir los dos signos son mixtos. Al respeto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido, frente a la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:
“En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elementos, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor, así la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de signo mixto, es el más característico o si lo es el elemento gráfico o ambos teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos y también si estos últimos son susceptibles de vocal conceptos o si se trata de elementos abstractos”.
En esta misma interpretación el Tribunal Andino señala que al momento de realizar el cotejo entre los signos mixtos se deberán tener en cuenta dos aspectos, indica el Tribunal lo siguiente: “si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo o si resultaré que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico”, es así como pues el estudio de los signos se evidencia que el elemento preponderante es el denominativo, esto teniendo en cuenta que el signo se encuentra conformado por letras que en este caso son CLA.
Entonces, estaba mencionando que en los signos se evidencia que el elemento preponderante es el denominativo, teniendo en cuenta pues que se encuentra conformado por letras, las cuales pues son de fácil pronunciación para el público consumidor, ya sea que diga CLA o que diga CLA, y también generan una gran recordación en la mente del consumidor.
Por lo tanto, pues, el mismo Tribunal en esta decisión establece lo siguiente:
“En los signos mixtos cuando predomina el elemento denominativo deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir sin descomponer su unidad fonética. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Se debe tener en cuenta si la silaba tónica de los signos. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar. Se debe observar el orden de las vocales toda vez que sí se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación, se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor”.
Así las cosas, se encuentra que los signos analizados son idénticos.
En efecto, al apreciarlos en conjunto, se observa que son ortográfica y fonéticamente idénticos, al respecto pues el signo empleado por la demandada reproduce totalmente la marca de las demandantes. Desde el punto de vista, pues, fonético, los dos signos generan un impacto sonoro exactamente igual, en razón a la identidad que existe de las letras CLA. Así pues, entonces es claro para este despacho que efectivamente la demandada hace uso del signo del cual son titulares las demandantes.
En este punto me voy a pronunciar sobre las excepciones de mérito que allegó la parte demandada con su escrito de contestación de demanda que son las siguientes: irregistrabilidad de uniformes escolares, mala fe las demandantes en el proceso de solicitud de registro marcario y nulidad del registro de marca.
Voy a hacer mención de las 3 de una vez ¿por qué? Porque las tres se basan exactamente en unas normas otorgadas por el Ministerio de Educación, así como también se basan en lo dispuesto en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 específicamente literal B.
Al respecto, entonces, mencionó la demandada que el Ministerio de Educación prohíbe imponer a los padres de familia la obligación de adquirir los materiales en el establecimiento educativo, en negocios propios de las asociaciones de padres de familia o de miembros de estas o en aquellos con los que se establezcan convenios, conforme lo anterior esto pues se puede evidenciar en la Circular número 007 de 2016.
También, que de conformidad con el artículo 16 de la Resolución 16289 de 2018, el Ministerio expresa que los establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas de la competencia en materiales educativos tales como; útiles, uniformes o textos, o marcas especificas de uniformes o útiles o establecer mecanismos que de cualquier forma impida la concurrencia de múltiples proveedores.
También, indicó la parte demandada, lo correspondiente al parágrafo 1 del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, la cual dispone: “los establecimientos educativos deberán entregar a los padres de familia al momento de la matricula, la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes o implementos que se usarán durante el siguiente año académico; la cual debe estar previamente aprobada por el Consejo Directivo, no podrán exigir que entreguen esos materiales al establecimiento educativo.”
La norma en materia de educación, esa sí lo señala la demandada como servicio público esencial, se encuentra al servicio del orden público, del interés general y de las buenas costumbres en la relación que debe mantener las instituciones educativas con los padres de familia y de los estudiantes.
Al respecto, es dable señalar que dichas normas van dirigidas, todas ellas como sujeto a quien le aplican esas normas es el establecimiento educativo, más no tercero, que para el presente caso es importante resaltar y tener en cuenta esto, por cuanto la demás demandante es terceros ajenos al colegio, y, por lo tanto, dichas Circulares, Leyes, Resoluciones y Decretos mencionados por la parte demandada se escapan de la orbita de estas decisiones o mandatos del Ministerio de Educación.
Ciertamente, pues si bien dichas normas son de obligatorio cumplimiento, no se evidencia que las demandantes las incumplan o que el registro de la marca CLA se encuentre en contravía de las mismas, pues no se logró demostrar por la parte demandada que la señora Gloria Patricia Cardona y Sonia Patricia Mejía tuvieran la potestad de disponer sobre estas decisiones en el establecimiento educativo como parte del área directiva, así como tampoco que las mismas hubiesen manifestado, realizado manifestaciones hacia los padres de familia relacionados con la exclusividad o que solamente allí en su establecimiento de comercio, sus uniformes son los únicos con los que los estudiantes pueden ingresar al plantel educativo.
Ahora, teniendo también en cuenta los mismos argumentos de la parte demandada, tampoco se logró probar que no se permitiera el ingreso de estudiantes, ya sea sin uniforme o con un uniforme que no tuviera inscritas las letras CLA, las cuales son marca o son titulares de esa marca la parte demandante, es decir; la marca CLA, con esa tipografía, tamaño y color.
Ténganse en cuenta al respecto, que también en la mencionada Circular aportada por la parte demandada, en la Circular 01 del 7 de enero de 2016, en el numeral 6 se indica lo siguiente: “la falta de uniforme por razones económicas no podrá privar al estudiante de participar en las actividades académicas”. Así las cosas, revisado el material probatorio aportado por la demandada, se encuentra un video en el cual se le pregunta o se le hace una serie de preguntas a una persona del plantel educativo; un padre quien indicó que los otros uniformes eran de menor calidad, pero en dicha prueba no se evidencia:
- Que las demandadas sean las que den esa información.
- Que el padre indique que los estudiantes no puedan ingresar con otros uniformes a los fabricados por las demandantes.
Téngase en cuenta, también, que, si la demandada considera que con el registro de la marca mixta CLA se estaría vulnerando una norma de orden público, no es menos cierto que lo señalado anteriormente contradiga dichas manifestaciones, pues la demandada bien podría fabricar uniformes sin la expresión CLA, con la litografía, tamaño, y colores idénticos a los de la parte demandante o incluso sin siquiera la expresión CLA, pues así mismo lo dispone la norme que acabe de leer.
Ahora, en el numeral 8 de la misma Circular, se indica que las Secretarias de Educación son las responsables de velar por el cumplimiento de las normas en materia de tarifas, y material educativo, por lo que las circunstancias que se están planteando en estas excepciones de mérito relacionadas con el incumplimiento de normas y demás, deberá ser puesta de conocimiento de dicha entidad, pero no en esta instancia que se alega que es una infracción por derechos de propiedad industrial.
Es preciso indicar que, si bien existe una comunicación también en la que el colegio o también la demandada manifiesta en su escrito de contestación de demanda, que existió una comunicación en la que el colegio otorga exclusividad a las demandantes para la venta de los uniformes escolares, dicho comportamiento se escapa de la espera de infracción a derechos de propiedad industrial, sobre la cual nos encontramos en este momento, en este proceso jurisdiccional.
Sobre esta excepción indicó, finalmente, que lo contemplado en el artículo 135 de la Decisión 486 del 2000, específicamente el literal p, que menciona tanto la parte demandada, es aplicar en materias administrativas más no jurisdiccional, pues téngase en cuenta que la demandada tiene a su alcance diferentes acciones en materia administrativa, que irían encaminadas también si es del caso. Con diferentes solicitudes o con las diferentes quejas e inconformidades que ha puesto de presente en esa demanda, es decir; una presunta nulidad a un registro de marca, una presunta violación de ciertos preceptos normativos y demás por parte de la demandante. esto es en una vía administrativa más no jurisdiccional, recordemos que la nulidad o la solicitud de esa nulidad no se tramita por esta vía.
Aclarado lo anterior, entonces, y demostrado no solamente que la demandada hace uso de la marca CLA, sino que no se encuentran probadas las excepciones de mérito que fueron presentadas por la parte demandada, voy a continuar determinando si la sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S aplica el signo registrado para los productos que se ha registrado la marca CLA de la cual son titulares las demandantes, y también sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta sea registrado.
Lo anterior, como lo mencione anteriormente, la marca mixta CLA se encuentra registrada para identificar tanto productos como servicios, esto es de la clase 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante indicó en el hecho quinto de la demanda, que la sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S. utiliza la marca CLA para producir y marcar uniformes, y dicho signo es igual a la marca registrada a favor de mis mandantes, situación que se tuvo como cierta al momento de fijar el litigio, cuando me pronuncié sobre los hechos y la contestación de la demanda. Toda vez que la contestación de la demanda la sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S. indicó lo siguiente: “La sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S. desde mucho antes de constituirse como empresa, fabrica y comercializa toda clase de uniformes, en igualdad de condiciones con los demás oferentes como lo exige la ley, sin exclusividad para uno u otro fabricante o comercializador”.
En ese orden de ideas, queda demostrado en este proceso que efectivamente la demandada aplica la marca CLA en los productos que fábrica, especialmente en uniformes escolares, circunstancia que fue reiterada también en los alegatos de conclusión por parte de su apoderado judicial y que en ningún momento fue desvirtuada. Así, pues, este despacho no le queda más que concluir que en el caso bajo estudio la demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivados del registro marcario de la demandante, registro que esta con certificado No. 606537, esto en aplicación a lo consagrada en el literal a del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000.
Ahora, me voy a pronunciar sobre cada una de las pretensiones de la demanda, se concederá las pretensiones, 1, 2, 3 y 4 de la demanda: la declaración de la primera pretensión que corresponde a declarar que las demandadas infringieron los derechos de propiedad industrial que ostentan las demandantes sobre la marca CLA; lleva implícita la segunda pretensión y va relacionada con la que la demandada incurrió en la violación del artículo 155 literal a.
En cuento a las pretensiones 3 y 4, se concederán también y en tal sentido se ordenará a la demandada cesar el uso de la marca de la cual es titular la demandante, para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca mixta CLA. Dicho orden de cesar el uso es general, es decir esto implica publicidad física, virtual y demás formas sobre las cuales se llegue a emplear este signo.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
En cuanto a la pretensión quinta, que está relacionada con la indemnización de perjuicios, me voy a pronunciar de la siguiente manera: establecida ya la infracción de la marca de la cual son titulares la demandante, el titular del derecho de propiedad industrial cuentas con dos opciones al momento de solicitar una indemnización de perjuicios: el primero de ellos es el juramento estimatorio y el segundo es el sistema de indemnizaciones prestablecidas.
El juramento estimatorio está establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso, y el sistema de indemnizaciones prestablecidas es al que se acogió la parte demandante, y eso sobre el cual entrare a pronunciarme.
Es así como, de acuerdo al régimen de propiedad industrial, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización prestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción; eso se encuentra en el articulo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 del 2015. En esa medida, el titular de la marca que se acoja a este sistema de indemnizaciones prestablecidas, queda relevado de demostrar la cuantía de los perjuicios, la cual se sujeta a la tasación que el juez realicé, siguiendo para ello los lineamientos que aparecen en el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 del 2015.
Quiero aclarar acá que el actor queda relevado de demostrar la cuantía del perjuicio, mas no se le releva de demostrar el perjuicio causado. Es así como las demandantes indicaron a título de indemnización establecida los siguientes perjuicios: la dilución marcaria y también alegaron que se había incurrido en lucro cesante.
En relación con esas tipologías de perjuicio, basta con señalar en este punto que no se encontraron demostradas dentro del expediente, en efecto ninguna de las pruebas da cuenta de una dilución de la marca y esto debido a que la demandada aplicó en los productos, en las prendas de vestir, uniformes escolares la marca CLA.
De igual manera, también se extraña en el expediente la prueba sobre los ingresados dejados de percibir por las demandantes, debido a la infracción marcaria. Recordemos que, respecto a este sistema de indemnizaciones prestablecidas, una cosa es no tener la obligación de probar la cuantía como lo señale anteriormente, y otra muy diferente es probar el perjuicio ocasionado; es así como sobre la base de lo anterior, estos perjuicios no serán reconocidos.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente me debo pronunciar sobre las agencias en derecho. Ya me pronuncie sobre las pretensiones de la demanda, es así como en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijaré las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia, las cuales deben ser asumidas por la parta demanda.
Para esto, tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA1610554, que es el aplicable para el presente caso, específicamente el artículo 5 numeral 1 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto. Así las cosas, condenare en costas a la parte demandada, las cuales según la norma se fijan entre 1 y 10 salarios, en este caso voy a fijar la suma de 4 S.M.L.M.V es decir la suma de $3.511.212 COP que deberá pagar la parte demandada a favor de las demandantes a cada una en partes iguales.
Es así como en mérito de lo anteriormente expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo y Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que la sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial que las señoras Gloria Patricia Cardona Hurtado y Patricia Mejía Arboleda ostentan sobre la marca mixta identificada con certificado numero 606537 de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de la presente providencia.
SEGUNDO. ORDENAR a la sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S. cesar el uso inmediato de la marca CLA registrada para identificar productos y servicios de las clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional de la Niza, con certificado de registro No. 606537; lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de la presente providencia.
TERCERO. NEGAR la pretensión relacionada con el reconocimiento e indemnización prestablecida.
CUARTO. CONDENAR en costas a la sociedad BEDOYA QUIROZ S.A.S para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $3.511.212 COP, los cuales deberán ser pagados a favor de Gloria Patricia Cardona y Sonia Patricia Mejía Arboleda.
La anterior decisión se notifica por estrados a las partes.
[Las partes interponen Recurso de Apelación contra la sentencia]