GRASAS S.A. vs. PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S.

Fecha: 13/01/2021  
 

 

Expediente No. 19-50222 

Demandante: GRASAS S.A.  

Demandado: PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. 

JUEZ: Bueno, retomamos la presente audiencia y pues en el entendido de que los presupuestos procesales se encuentran reunidos se procederá a emitir sentencia que defina esta instancia, y comienzo por decir como consideración que con base en lo dispuesto en el artículo 280 del código general del proceso entraremos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda, a fin de resolver sobre los puntos planteados en la fijación del litigio el cual quedó de la siguiente manera. 

1. Establecer si la sociedad GRASAS S.A. es titular de la marca nominativa OLIOSOYA para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 

2. Determinar si la sociedad PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. ha usado en el comercio la expresión OLIOSOYA para distinguir aceites de consumo humano. 

3. Establecer si la sociedad PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. al haber usado en el comercio la expresión OLIOSOYA.  

Perdón, tengo que hacer una corrección en el segundo punto de la fijación del litigio, voy a volverlo a mencionar porque mencioné una marca que no era la que correspondía, vuelvo y repito, el segundo punto de la fijación del litigio tal como quedó fue. 

2. Determinar si la sociedad PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. ha usado en el comercio la expresión OLIOSOYA para distinguir aceite de consumo humano. 

3. Establecer si la sociedad PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. al haber usado en el comercio la expresión OLIOSOYA para distinguir aceites de consumo humano, infringió los derechos de propiedad industrial de GRASAS S.A. que tiene sobre la marca OLIOSOYA para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza en los términos del literal d del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. 

[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA] 

Basados en lo anterior tengo que primero abordar la legitimación por activa que tiene la sociedad demandante para haber ejercido esta acción de propiedad industrial, de manera inicial es de indicar que el artículo 238 del ejercicio 486 de 2000 establece que “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho” por su parte el artículo 154 de la misma decisión señala que “el derecho del uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente” precisado lo anterior encuentra el despacho que en virtud del material probatorio aportado por la parte demandante a través del escrito de demanda y con base en la prueba de oficio practicada y consistente en la inspección judicial a página web de la Superintendencia de Industria y Comercio así como de la prueba de oficio ejecutada y obrante a consecutivo 46 del expediente. 

Consistente en la certificación de la secretaria ad hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio que data del 24 de abril de 2019 se acreditó la titularidad que GRASAS tiene sobre la marca nominativa OLIOSOYA que identifica entre otros “sustancias empleadas como ingredientes en alimentación tales como cereales elaborados, aceites de oliva y otros aceites comestibles, mantecadas de origen animal o vegetal entre otros” comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza cuya vigencia va hasta el 19 de octubre de 2022 y se encuentra registrada bajo el certificado número 40655, en ese orden de ideas se evidencia que siendo GRASAS la titular de la marca aludida se encuentra legitimada para iniciar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial objeto del presente asunto. 

[INFRACCIÓN ALEGADA] 

Pasemos ahora a abordar la presunta infracción alegada por la demandante, acorde con los fundamentos de derecho y de conformidad con el artículo 155 de la decisión 486 de 2000, que en su literal d establece: 

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: literal d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión” 

Así lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada en el literal d del artículo 155 de la decisión 486 de 2000 se configura en aquellos eventos en los que se reúnen “dos elementos fundamentales”: el primero, determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación, para tal efecto me remito a la interpretación prejudicial del proceso 049IP de 2012, por lo tanto, lo primero que debe establecerse para este tipo de casos es si la demandada ha hecho uso de la expresión que se aduce infractora, posteriormente, se debe proceder a calificar si ese uso constituye una infracción a la luz de la decisión 486 de 2000. 

Así, aterrizando al presente caso se pudo evidenciar que PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S., en adelante TEQUENDAMA, tiene como actividad comercial principal, entre otras: 

1. Comercio al por menor de productos populares tales como aceites, grasas  

2. Envasar y empacar aceites, grasas, entre otros productos 

Tal como se desprende del registro mercantil aportado y expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra a consecutivo 0 del expediente, una vez decantado lo anterior se demostró que en efecto TEQUENDAMA ha comercializado aceite a través del uso de la expresión OLIOSOYA, tal como se desprende de las imágenes de su etiqueta en la que igualmente se hace referencia a la frase “100% aceite de soya 0% colesterol”, un contenido neto de 900 cc, esto obrante a consecutivo 0 del expediente. En este punto es de aclarar que, si bien en la etiqueta que identifica la señalada expresión se indica que dicho producto es comercializado por DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA OLIOSOYA, nótese que la dirección que aparece en la misma y que corresponde a la Carrera 69 # 36-27 sur de Bogotá corresponde a la que está escrita por TEQUENDAMA como dirección de notificación judicial en el registro mercantil, según el certificado de existencia y representación legal que fue aportado por la demanda y que obra igualmente al consecutivo 0 del expediente. 

Esta circunstancia se encuentra corroborada igualmente con base en lo expuesto a través del hecho I de la demanda en aplicación de la sanción del artículo 97 y del numeral cuarto del artículo 372 del código general del proceso en el que se indica que “desde el año 2018 encontramos en el mercado un aceite de soya identificado con la marca OLIOSOYA comercializado por TEQUENDAMA como se muestra a continuación”, para lo cual se enseñó una etiqueta en la que se identifica la expresión OLIOSOYA junto con las frases “100% aceite de soya 0% colesterol” y la exposición de un contenido de 900 cc. Igualmente se encuentra sentado el uso de la expresión OLIOSOYA por parte de la demandada acorde con lo indicado en los hechos O y P del escrito de la demanda en aplicación de la sanción establecida en los artículos 97 y numeral cuarto del artículo 372 del código general del proceso y a través de los cuales se indicó: 

“Hecho O, no obstante, lo anterior encontramos que a la fecha de presentación de esta demanda en el mercado sigue comercializándose aceite bajo la marca OLIOSOYA en efecto aportamos en una memoria USB adjunta fotografías tomadas en el mes de febrero de 2018 en el municipio de Yopal en las que constan que TEQUENDAMA no solo no ha retirado del mercado el aceite identificado con la marca OLIOSOYA, sino que está comercializando en todo tipo de presentaciones. 

Como se puede evidenciar, es claro que el aceite comercializado por TEQUENDAMA está compitiendo con OLIOSOYA, pues aparecen dispuesto en el mismo lineal de un mercado minorista junto con otros aceites de distintos orígenes y marcas” 

A lo anterior existieron, se suma, que existieron una serie de comunicaciones sostenidas entre la parte demandante a través de su representante legal y representante judicial, y el señor William Edgardo Trompa Zuluaga en relación con el uso de la expresión OLIOSOYA para identificar aceite por parte de la demandada y lo que esta situación perjudica a la demandante, en las cuales tales comunicaciones se desprende que la pasiva manifestó a través del correo wtzxy@hotmail.com que corresponde a la dirección electrónica registrada por la demandada en el registro mercantil esto a consecutivo 0 del expediente: 

“Hacemos referencia a su carta del pasado 16 de mayo sobre desistimiento prejudicial para tratar el tema, nos permitimos solicitarles, nos concedan una cita personal preferiblemente para el miércoles de la siguiente semana por encontrarse mi socio incapacitado” 

Esto refiere al correo del 24 de mayo de 2018. De igual manera la pasiva manifestó “estamos de acuerdo con retirar del mercado la marca OLIOSOYA de manera le agradecemos agendar la cita solicitada”, esto corresponde a un correo del 25 de mayo de 2018, remitido por la pasiva a la demandante. Lo anteriormente demostrado tiene sustento, igualmente, en las comunicaciones antes referidas en donde mediante correo electrónico la sociedad demandada le manifiesta a la demandante su intención de reunirse para discutir sobre el tema del uso del signo OLIOSOYA y su acuerdo de retirarlo del mercado con ocasión de la comunicación del 16 de mayo de 2018 remitida por GRASAS a TEQUENDAMA, en la cual la demandante le indica a la demandada la infracción de derechos de propiedad industrial por parte de la segunda por el uso en el mercado de la marca mencionada, de la cual goza titularidad en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para comercializar aceite vegetal, esto, igualmente, obra a consecutivo 0 del expediente. 

Lo puesto de presente también tiene soporte al tenerse por demostrado lo indicado a través del hecho N de la demanda, en la aplicación de la sanción de que tratan los artículos 97 y numeral cuarto del artículo 372 del código general del proceso, relativo a que: 

“El 3 de septiembre de 2018 el señor William Trompa representante legal de TEQUENDAMA envió un correo a mi representada en el que manifestó en relación con las etiquetas identificadas con la marca OLIOSOYA que una parte se nos agota en noviembre, pero el grueso alcanza hasta mediados de diciembre y una pequeña cantidad hasta enero de 2019” 

Finalmente, es de destacar que de conformidad con la prueba de oficio decretada en la audiencia que trata el artículo 372 del código general del proceso correspondiente a unos documentos aportados por la demandante a través de memorial del 5 de enero de 2021 y que obran a consecutivo 46 del expediente se pudo evidenciar que la sociedad demandada ha continuado comercializando aceite de consumo humano identificado con el signo OLIOSOYA, tal como lo demuestra la factura de venta expedida por el minimercado PAQUITA R y que data del 4 de diciembre de 2020. Vuelvo y reitero, esta prueba obra a consecutivo 46 del expediente, así las cosas, sobre la base de las pruebas aportadas se puede afirmar que TEQUENDAMA ha venido comercializando el producto aceite vegetal identificado con la expresión OLIOSOYA en supermercados. Actividad que le ha reconocido la propia demandada a la demandante a través de las comunicaciones antes referidas. 

Decantado lo anterior, paso a abordar punto de la presunta infracción de derecho de propiedad industrial alegado, en el presente asunto. (…) Continuo con la grabación pidiendo excusas porque se me presentó un ruido externo que de pronto pudiera quedar dentro de la grabación misma de la sentencia, entonces, retomando la sentencia procedo como había dicho inicialmente a abordar el tema de la presunta infracción del derecho de propiedad industrial alegado por la demandante, en el presente asunto, ya establecido el uso del signo OLIOSOYA a través de la comercialización de aceite por parte de TEQUENDAMA se procede a establecer la presunta infracción del derecho de propiedad industrial que la parte demandante tiene sobre el signo OLIOSOYA que distingue entre otros: “Sustancias empleadas como ingredientes en alimentación tales como cereales elaborados, aceite de oliva y otros aceites comestibles, mantecadas de origen animal o vegetal”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora, a fin de establecer si ese uso que hace el demandado sobre el signo OLIOSOYA infringe los derechos del demandante, para lo cual debe aclararse que la marca sobre la cual la actora alega la presunta infracción de su derecho de propiedad industrial y la cual se ha evidenciado su titularidad es de carácter nominativo, mientras el presunto signo infractor usado por la demandada es de carácter mixto. En esa medida para hacer un cotejo ante los mismos es pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha indicado que para efectos de realizar un cotejo o un análisis lo primero que se debe determinar es cual es el elemento característico de los signos y después proceder al cotejo mismo. 

Esto como lo ha manifestado el Tribunal a proceso 17IP de 2013, para lo cual ha indicado  

“Por lo general, el elemento nominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien eventualmente solicite el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario; sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar mayor impacto en el consumidor” 

Así las cosas, es claro que en el presente caso con base en lo que se ha encontrado probado en el expediente la sociedad demandada TEQUENDAMA, en desarrollo de su actividad económica, específicamente en la venta de aceite, ha utilizado la expresión OLISOYA, la cual pese a tener un diseño de letra impregnado de color rojo, cuya etiqueta tiene un fondo de color verde, el cual está acompañado de las figuras de unas legumbres, esto obrante a consecutivo 0 del expediente, es claro que el elemento distintivo y de mayor preponderancia en la etiqueta corresponde al vocablo OLISOYA palabra que es sustancialmente similar en su composición ortográfica y fonética de la expresión OLIOSOYA que corresponde a la marca previamente registrada por la actora, existiendo una sutil diferencia por parte del signo de la pasiva en la omisión de la vocal O intermedia, circunstancia que no le permite un rango de distintividad tal que pueda diferenciarla de la marca OLIOSOYA tanto ortográfica como fonéticamente, ya que al ser visualizadas y pronunciadas como tal generan un impacto de similitud tal en la mente del consumidor que puede llegar a pensar que se trata del mismo signo en ambos casos.  

De otro lado, es pertinente indicar que, si bien el signo de la pasiva está conformado, además de la expresión OLISOYA por elementos figurativos, como son el color rojo de las letras que conforma tal vocablo, el fondo de color verde en la etiqueta y la figura de unos vegetales, tales elementos no le otorgan la suficiente distintividad de cara a la preponderancia de la expresión OLISOYA que identifica el producto, y que como se indicó es sustancialmente similar a la marca OLIOSOYA de la demandante. 

Ya que el tipo de colores que usa la etiqueta no tiene una configuración especial más allá de la descripción del color mismo tanto el usado en la expresión OLIOSOYA como el usado como fondo de etiqueta de la misma, tampoco la figura de unas legumbres o vegetales que se encuentran plasmadas en la etiqueta le otorgan un factor diferenciador por cuanto hacen parte de la descripción de la composición del producto como en efecto la propia etiqueta lo señala “100% aceite de soya” de esta manera al tener como distintivos en cada uno de los signos a las expresiones OLISOYA en el caso de la demandada y OLIOSOYA en el caso de la demandante respectivamente y al evidenciarse la similitud gramatical y fonética se concluye que los signos son muy similares al ser identificados en el mercado. 

Ahora bien, en relación con los productos que cada signo identifica al respecto y de forma inicial, debemos indicar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido qué: “La confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”, y a esto me refiero a la interpretación prejudicial proceso 85IP de 2004 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sobre el riesgo de asociación este mismo Tribunal ha expresado: “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tiene una relación o vinculación económica”. 

A efectos de establecer de que, pese a que se puede, y como se estableció anteriormente, se da una confusión de carácter directo, en gracia de discusión que se diera de carácter indirecto en el mercado, esta también podría incidir en la elección y en la capacidad volitiva del consumidor a la hora de escoger un producto u otro. Partiendo de lo expuesto tal como se puso de presente previamente, la demandada TEQUENDAMA ha venido comercializando en el mercado un aceite de consumo humano que se identifica como “100% aceite de soya 0 colesterol”, por lo menos durante el año 2018, y como se estableció a través de la prueba de oficio decretada en la audiencia que trata el artículo 372 del código general del proceso, y que obra a consecutivo 46 del expediente, esta sociedad ha seguido comercializando por lo menos a ahora a 4 de diciembre de 2020, según la factura antes reseñada y traída a colación en la presente sentencia aceite vegetal bajo el signo OLISOYA. Lo anterior se encuentra soportado igualmente a partir de la probanza de los hechos I, O y P de la demanda en la aplicación de la sanción establecida en el artículo. 

Por su parte la marca OLIOSOYA, según se estableció, se encuentra registrado para distinguir entre otros “sustancias empleadas como ingredientes en la alimentación tales como cereales elaborados, aceite de oliva y otros aceites comestibles”. Partiendo de lo anterior se puede establecer que el signo OLISOYA identifica el mismo tipo de productos que la marca OLIOSOYA, esto es, aceites comestibles y, como se expresó anteriormente, son aceites de consumo humano, los cuales son comercializados, como igualmente se evidenció, en supermercados en donde comparten las mismas estanterías o góndolas, y que básicamente va dirigido a todo tipo de consumidor, el cual por la similitud de los productos está expuesto a un insuperable riesgo de confusión aunado a la similitud sustancial que tienen los dos signos antes mencionados, tal como se indicó previamente. Así, teniendo en cuenta que la demandada utiliza el mismo signo similar que corresponde a la marca previamente registrada por la demandante y que comercializa el mismo tipo de productos que distingue la marca denominativa OLIOSOYA de la actora, se concluye que existe una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta GRASAS sobre el citado signo para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Todo ello da lugar a que se configure la infracción de derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada por la accionante en los términos del literal d del artículo 155 de la decisión 486 de 2000 ya referido. En conclusión no sufre mella por el argumento en el auto en el cual se negó la solicitud de medidas cautelares, puesto que el motivo de su desestimación se debió exclusivamente a que en su momento no se tenía prueba de la titularidad de la marca nominativa OLIOSOYA para productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con base en la cual la demandante la infracción de su derecho de propiedad industrial situación que fue superada al momento de decretar las pruebas de oficio antes referidas y evidenciarse que a través de ellas GRASAS contaba con la legitimación para demandar como, ya se le hizo previamente al demostrarse la titularidad sobre el signo aludido. Sobre la base de lo expuesto serán acogidas las pretensiones de la demanda. 

[AGENCIAS EN DERECHO] 

Paso a abordar las agencias en derecho y, finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 del código general del proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandante, así por concepto de agencias en derecho lo cual se aplicará lo previsto en el numeral primero del artículo quinto del acuerdo SAA16-10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura se fijará a favor de la parte demandante la suma de 10 SMMLV, esto es la suma de 9 085 260 COP por la naturaleza del asunto lo anterior en razón a que independientemente de una cuantía la competencia de este despacho para conocer los procesos por presunta infracción de propiedad industrial se establece por la naturaleza del asunto. 

[SENTENCIA] 

En mérito de lo expuesto, el abogado del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el código general del proceso administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve: 

1. Declarar que PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial que la sociedad GRASAS S.A. ostenta sobre la marca nominativa OLIOSOYA, que ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza correspondiente al certificado de registro número 40655. 

2. Ordenar a PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. el cese inmediato del uso de la marca OLISOYA para comercializar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 

3. Condenar a PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. a pagar a favor de GRASAS S.A. por la suma de 10 SMMLV, esto es, la suma de 9 085 260 COP que deberá pagar por concepto de agencias en derecho por secretaría efectúese la liquidación. 

Esta sentencia queda notificada en estrados.