Fecha: 14/02/2019
Expediente No. 18-211470
Demandante: INDUSTRIAS GALFER S.A.
Demandado: LUZ BIBIANA LÓPEZ RUIZ
Coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – DIEGO ANDRÉS CASTILLO GUZMÁN:
Bueno, entonces continuamos con la audiencia y es el momento de dictar sentencia. (…) Pasamos ahora a las consideraciones, con base en lo dispuesto en el artículo 280 del C.G.P. entraremos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda a fin de resolver sobre los puntos planteados en la fijación del litigio, el cual como se estableció claramente, queda en determinar si la demandada incurrió en la violación a la prohibición general establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996 al solicitar y declarar el registro de la marca GALFER para las clases 12 y 35 de la clasificación internacional de Niza, sin autorización de la demandante y también establecer si la demandante conoció con más de dos años de anticipación previo a la presentación de la demanda de la solicitud de registro de las marcas GALFER para distinguir productos y servicios de las clases 12 y 35 de la clasificación internacional de Niza. O se presentó también el presupuesto de que en todo caso fuera de lo anterior, pasados tres años no se presentó de manera oportuna la demanda y en caso tal de que así fuera afirmativo, determinar si operó la prescripción de la acción.
[LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES]
Como primera medida vamos a abordar la legitimación en la causa en este proceso, lo primero que se debe advertir es que en el presente asunto se encuentra acreditada la legitimación de las partes en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996 y pese a lo anterior y que no fue alegada esa falta de legitimación es de resaltar que en el presente caso en relación con la sociedad industrias GALFER SA se puede establecer que ha incursionada de manera indirecta en el mercado colombiano a través de la compañía GEOCAR AMERICA I.N.C. tal como lo manifestó la demandante al señalar que la distribución de los productos GALFER para América se realiza a través de GEOCAR AMERICA I.N.C., minuto 4:35 del interrogatorio de parte.
Adicionalmente, indicó que la relación comercial entre INDUSTRIAS GALFER S.A. y GEOCAR AMERICA I.N.C. consiste en que la segunda actúa como distribuidor autorizado para todo el continente americano de la primera, esto a minuto 5:20 del interrogatorio. Asimismo añadió que en efecto los productos de la marca GALFER han incursionado en el mercado colombiano a través INDUSTRIAS BITHOGA S.A. y otras empresas, minuto 8:41 y que GEOCAR AMERICA I.N.C. distribuye bajo la figura de la importación a través de esas empresas en Colombia, esto a minuto 9:10. Aseguró que indirectamente INDUSTRIAS GALFER S.A. e INDUSTRIAS BITHOGA S.A. han tenido relaciones comerciales en virtud de que la segunda ha venido realizando la comercialización de los productos GALFER en Colombia, comprando al distribuidor autorizado, esto es, la empresa GEOCAR AMERICA I.N.C., esto es a minuto 9:35. Adicionalmente, como bien lo indicó la actora a través del hecho 8 de la demanda desde el mes de 10 de febrero de 2012 la sociedad colombiana INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S. ha importado discos de freno y pastillas de freno legítimamente marcados con la marca GALFER directamente de la sociedad GEOCAR AMERICA I.N.C. y en desarrollo de tal actividad comercial no solo le fue suministrado el producto legítimamente marcado con la marca GALFER sino además, material publicitario alusivo a la misma que facilitaría su comercialización. Este hecho como se puede observar al interior del proceso fue declarado como cierto por parte de la demandada al dar contestación de la demanda.
A lo anterior, se suma lo evidenciado a través del correo electrónico remitido por ventas CBI BRAKES, esto es ventas@cbibrakes.com a PLANET CARGO y a sandro@galferusa.com. Esto, a folios 266 del cuaderno número 1 en donde el primer informa a los segundos que el nombre completo del proveedor es GEOCAR AMERICA INC/GALFER USA, empresas que la demandante en interrogatorio de parte señaló que son equivalentes siendo misma la sociedad, esto a minuto 6:50. Agregó esta persona, el representante legal que industrias GALFER S.A. que es una empresa familiar, es decir GEOCAR AMERICA I.N.C. que decidido establecer así en Estados Unidos, sino que la razón social es GEOCAR AMERICA I.N.C. y opera bajo ese nombre. Esto a minuto 7:24.
Ahora en relación con el documento obrante a folio 66 del cuaderno 1 es de advertir que como se puede observar de los demás correos electrónicos obrantes en el expediente, la persona que siempre aparece identificada como remitente de las comunicaciones a través del correo electrónico ventas@cbibrakes.com, es Gabriel Jaime Serna Varela quien es el representante legal de la compañía BITHOGA S.A.S. cuya identificación va acompañada a la información relativa a su dirección y comercial y teléfono en la firma correspondiente a los correos electrónicos tanto recibidos como enviados. Adicionalmente, en relación con dicho correo, la demandada señaló que “este es un correo nuestro, institucional de INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S. desde que se creó en la fecha 2009, es un correo institucional. Gabriel es representante y quien usa siempre ese correo”, minuto 29:38. E lo que agregó que los correos que se envían cbibrakes.com se van direccionados a Bithoga, esto a minuto 29:55.
En igual sentido, se encuentra corroborada la relación comercial sostenida entre GALFER USA y BITHOGA S.A.S. en lo atinente a la importación para Colombia por parte de la segunda de los productos suministrados por la primera consistente en líneas de frenos para motocicletas, lo cual se desprende de los correos electrónicos cruzados entre sandro@galferusa.com esto es GALFER USA y ventas@cbibrakes.com esto es BITHOGA S.A.S., esto lo podemos ver a folios 72, 73 y 75 a 78 del cuaderno 1. Asimismo, como se desprende el documento obrante a folios 218 del cuaderno número 1 se puede evidenciar el total interés de la demandante en participar en el mercado colombiano a través de un tercero, esto es INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S., tal como se desprende del documento obrante a folio 218 del cuaderno 1, donde la sociedad demandante remitió un correo a ventas@cbibrakes.com a través de una persona identificada como Sandra Russell de INDUSTRIAS GALFER S.A., quien comunicó a Gabriel Jaime Serna Varela representante legal de INDUSTRIAS BITHOGA S.A. diciéndole, “buenos días Gabriel que bien ha quedado la publicidad en la revista, en hora buena, os felicito por nuestra parte ya os hemos incluido en la página web como distribuidores de Colombia, espero y deseo que este sea solo el inicio de una buena y fructífera comparación GALFER-CBI”.
Conforme a lo anterior, es claro que la sociedad INDUSTRIAS GALFER S.A. a través de la sociedad INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S., ha participado en el mercado colombiano de forma indirecta suministrando productos como frenos para motocicletas, encontrándose probada así la legitimación en relación con la demandante.
En relación con la demandada, esto es la señora LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ es claro que se observa dentro del expediente, que la misma persona a través de la sociedad BITHOGA S.A.S. ha pretendido continuar y ser distribuidor de pastillas para frenos de motocicletas, suministrados la sociedad demandante. En este sentido, pues el Despacho encuentra pese a que no fueron discutidas las legitimaciones tanto por activa como por pasiva al interior del presente proceso.
[EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL]
Procederemos en este momento una vez abordado lo anterior a referirnos a la excepción de prescripción de la acción de competencia desleal, que fue propuesta por la parte demandada y que es un punto de los llamados a dilucidar en el presente proceso. Abordando este tema, se tiene que la prescripción extintiva provocada por el implacable transcurso del tiempo abonado a la actividad de los titulares y derechos y acciones, se encuentra regulada en materia de competencia desleal por el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, según la cual las acciones de competencia desleal prescriben en dos años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres años contados a partir del momento de la realización del acto.
Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal, existen dos clases de prescripción que se han denominado de acuerdo con la jurisprudencia, ordinaria y extraordinaria. La primera, de naturaleza eminentemente subjetiva se configura pasados dos años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida la acción, tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal y/o la persona que lo ejecuta. La segunda, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres años contados desde el momento de la realización del acto denunciado.
Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas, aunque pueden transcurrir simultáneamente y adquieren materialización jurídica, la primera de ellas que se configure. En el presente asunto, la demandada alegó que partiendo que la actora tuvo como hecho constitutivo de competencia desleal la solicitud de registro de la marca GALFER en Colombia sin la autorización de INDUSTRIAS GALFER S.A., la acción se encuentra prescrita por cuanto la demandante perdió el derecho a iniciarla al haber transcurrido seis años desde que la demandada solicitó y obtuvo el registro de tal marca en la clase 12 internacional, esto es en el año 2012.
Añadió que no puede tenerse como fecha del conocimiento del acto el día 26 de agosto de 2016, fecha en la que se envió la citación a la audiencia de conciliación a celebrarse entre la demandada y ANICAM COLOMBIA S.A. porque reitera que el acto que la demandante califica como desleal, sucedió en el año 2012, es decir hace 6 años al momento de la presentación de la demanda.
Asimismo, señaló que el demandante erra (error del juez) al soportar el conocimiento de la solicitud de la marca GALFER en la clase 35 internacional publicada el 8 de abril de 2016 y concebido su registro el 12 de octubre del mismo año, por cuanto esta solicitud de registro no es un acto nuevo sino un acto continuado en razón a que la solicitud de registro buscó proteger la comercialización de los productos exactamente cobijados en la clase 12 internacional.
Agregó que aun considerándose como actos diferentes las dos solicitudes y registros de la marca GALFER en las clases 12 y 35 internacional, la acción está prescrita por cuanto el conocimiento de la solicitud de tal signo no ocurrió el 26 de agosto de 2016 sino el 8 de abril del mismo año, fecha en la que se publicó la marca GALFER para distinguir servicios de la clase 35 internacional como consta en el expediente número 16-48713. Agregando, que la solicitud de las marcas GALFER (mixtas) para las clases 12 y 35 correspondió a un acto continuado. Así, es con la publicación de la gaceta que se pone en conocimiento a todo el que tenga un legítimo interés a ponerse dicha solicitud de registro gozando por tanto dicha publicación de efectos erga omnes. Tan es así, que pasado el término de 30 días no se afectarán las oposiciones frente a la solicitud de la marca ni siquiera si son presentadas con base en una marca de otro país.
Por tanto, concluyó que, bajo ese entendido, es con la publicación de la marca que se pone en conocimiento para todo el mundo el acto de solicitud de registro y es partir de ese momento que tuvo conocimiento la sociedad demandante del acto calificado como desleal y desde ahí se debería contar el término para presentar la acción de competencia desleal. Asimismo, afirmó que la acción se encuentra caducada indicando que la prescripción hace referencia al derecho sustancial y el tiempo, es decir, un derecho se adquiere o se extingue por el transcurso del tiempo, mientras que la segunda se refiere al cumplimiento del término perentorio para acceder a la jurisdicción con el fin de reclamar un derecho. Así con los mismos argumentos planteados, en prescripción, entendiendo que las acciones no prescriben, sino que caducan sirven como derrotero para mostrar la caducidad de la acción.
Con base en los argumentos planteados en este punto por la demandada el Despacho encuentra que no se encuentra configurada la figura de la prescripción establecida en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 por las razones que se exponen a continuación: en primer lugar, según lo manifestado en el escrito de demanda INDUSTRIAS GALFER afirmó que fue a través de la convocatoria de la conciliación prejudicial que hizo la demandada a la empresa ANICAM COLOMBIA S.A., quien igualmente ha comercializado productos de la marca GALFER que le permitió el conocimiento de los hechos y pretensiones a debatirse en la respectiva audiencia, entre ellos, que la convocante era titular de las marcas mixtas GALFER para distinguir productos de las clases 12 y 35 de la clasificación internacional de Niza.
Acorde con lo anterior, fue en la fecha del 26 de agosto de 2016 que tuvo el conocimiento de que la demandada ostentaba la titularidad de los mencionados signos, replicó la demandante. Ahora bien, al abordar la afirmación de la parte demandada como sustento de la prescripción invocada referente a que el registro de la marca GALFER (mixta) para la clase 12 y el registro de la marca GALFER (mixta) para la clase 35. debe entenderse como uno de aquellos continuados a efectos del acto de competencia desleal que se alega, es de resaltar que contrario a lo afirmado, el acto de registro de un signo para distinguir productos es diferente del acto de registro para identificar servicios así se trate de una misma marca. Tanto así que según el procedimiento de registro de un signo distintivo el análisis de una solicitud implica un examen de forma, la posterior publicación y el análisis de fondo que se hace respecto de la respectiva marca, trámite que se repite en relación con una nueva solicitud de marca así se trate de la misma, pero como ocurre en el presente caso para distinguir servicios.
Así, se pone de presente de luego de agotado el trámite de solicitud del signo aquel culmina con la obtención de un registro que es totalmente diferente del que se otorga para otra marca, que valga decirlo, requiere un trámite igual e independiente de estudio. Por otra parte, como lo ha indicado este Despacho, por actos continuados en materia de competencia desleal debe entenderse aquella conducta que se prolonga en el tiempo, al respecto podemos remitirnos a la Sentencia 045 del 14 de julio de 2011. Así, bajo estos argumentos, la materialización del postulado de la conducta continua no se configuraría bajo el sustento expuesto por la demandada toda vez que el registro marcario por vía gubernativa no es susceptible de ser constante y prolongado en el tiempo, dado que este se consuma al momento de su concesión o denegación, interrumpiendo necesariamente su ejecución. Y siguiendo esa línea los registros de las marcas GALFER (mixtas) para las clases 12 y 35 en conjunto, no conforman un acto continuado. En esa medida considera este juzgador que una conducta continuada está sujeta a la actualización constante o el realizar de forma ininterrumpida una misma acción.
Ahora, en segundo lugar, en relación con los conceptos de prescripción y caducidad abordados por la parte demandada es preciso indicar que la Corte Constitucional ha distinguido estas figuras señalando que “tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador, estas figuras procesales permiten determinar con claridad los límites para el ejercicio de un derecho. En virtud de la prescripción en su dimensión liberatoria se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado. Por ello, en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio o sea la negligencia real o supuesta del titular, en tanto que la figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley para el ejercicio de una acción o de un derecho que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces, un límite temporal de orden público que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente”, al respecto podemos remitirnos a la Sentencia C-227 de 2009 MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
En este orden, la prescripción es objeto de ser alegada por la parte que pretende se estime por su condición extintiva de derechos que abandona su titular por su lado, la caducidad fija el tiempo durante el cual un derecho es susceptible la acción judicial siendo la caducidad objeto de pronunciamiento judicial oficioso cuando aparezca establecida.
Acorde con lo anterior, es de advertir que con base en la ley de competencia desleal así pueda ser objeto de debate estos dos conceptos, lo que se analizará en el presente asunto, es la prescripción de la acción y no la figura de la caducidad. Decantado lo anterior, se encuentra demostrado que la señora LUZ BIBIANA LÓPEZ RUIZ solicitó el registro de la marca mixta GALFER para distinguir productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza el 15 de junio de 2012 obteniendo su registro el 29 de octubre del mismo año, esto lo podemos observar en folio 120-127 del cuaderno 1.
De igual manera, se probó que la demandada en nombre propio, también solicitó el registro de la marca GALFER (mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza el 25 de febrero de 2016 obteniendo su registro el 12 de octubre del mismo año, esto a folios 128-136 del cuaderno 1. También se observó que a folio 137 del cuaderno 1, se evidencia la comunicación que data del 26 de agosto de 2016 mediante la cual el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá cita a la comercializadora ANICAM COLOMBIA S.A.S. para que asistiera a la audiencia de conciliación a celebrarse en su momento el 9 de septiembre del mismo año.
Por otra parte, se encontró la comunicación del 1 de septiembre de 2016 remitida por el abogado Joseph Carbonell en nombre de MARCH Y ASOCIADOS y en representación de la acá demandante INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S. expresando que han tenido conocimiento de que la señora LUZ BIBIANA LÓPEZ RUIZ, ha solicitado con su nombre las marcas GALFER y que el conocimiento de tal hecho lo conocieron a través de la sociedad ANICAM COLOMBIA con ocasión de la convocatoria a audiencia de conciliación promovida por la mencionada persona, esto a folio 141 y 142 del cuaderno 1. Tal comunicación, tuvo respuesta a través del correo electrónico enviado por la señora BIBIANA LÓPEZ RUIZ a Joseph Carbonell, esto a folios 143 del cuaderno 1.
Partiendo de lo anterior, se observa que no existe prueba alguna de que la demandante haya conocido efectivamente el día 26 de agosto de 2016 del hecho consistente de la existencia de dos registros marcarios identificados con el signo GALFER, a nombre de la señora LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ, es decir, el mismo día en que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá remitió comunicación para la convocatoria de una audiencia de conciliación a la sociedad ANICAM COLOMBIA quien según afirmación de la demandante les informó en dicha fecha de tal circunstancia.
No obstante, lo anterior si obra prueba de la comunicación remitida por un abogado en representación de INDUSTRIAS GALFER S.A. que data el 1 de septiembre de 2016 y en la que relata el conocimiento que ha tenido de la existencia de los registros marcarios a nombre de la pasiva tal como indicó anteriormente, situación está que denota que la demandante al menos tuvo conocimiento de dicha circunstancia desde el 1 de septiembre de 2016. Ahora bien, pese a que la demandada a través de la formulación de la excepción de mérito que acá se estudia, indicó que debe tenerse como prueba del conocimiento del considerado acto desleal realizado por ella el día 8 de abril de 2016, fecha en la que presuntamente se realizó la publicación en la gaceta de propiedad industrial de la solicitud de la marca GALFER en la clase 35 internacional, adviértase que no existe prueba alguna al interior del expediente que demuestre que en efecto la publicación en la citada gaceta hubiese sido realizada en tal fecha.
Asimismo, no se encontró probada la fecha de la solicitud de la marca GALFER en la clase 12 internacional que según la demandada su registro se obtuvo en 2012, más allá de las afirmaciones realizadas por aquella. Lo que si se demuestra, es que en efecto la demandante conoció por lo menos se reitera desde el 1 de septiembre de 2016 del hecho que reprocho acá de la demandada y que calificó como un acto de competencia desleal.
Conforme a lo expuesto, al no evidenciarse prueba de la fecha del presunto conocimiento que pudo tener la demandante del presunto acto de solicitud de las marcas GALFER y su posterior registro por parte de la demandada, no es posible analizar los demás argumentos dentro de la operancia de la figura de la prescripción en los que se fundó la excepción. En este punto, es de advertir, que tal como se indicó anteriormente al analizarse en su orden, el tipo de prescripción calificada como subjetiva esto es la de 2 años y que corresponde a el presunto conocimiento que pueda tener la demandada del acto alegado como desleal, es claro que al tenerse por sentado que la fecha del conocimiento de dicha conducta ocurrió por lo menos desde el 1 de septiembre de 2016, acorde a los elementos probatorios al interior del expediente, desde esa fecha se tiene como de conocimiento de la presunta solicitud de registro de las marcas GALFER (mixtas) en las clases 12 y 35 internacional. Advirtiéndose en este punto, que la presentación de la demanda se realizó el 21 de agosto de 2018 lo que da a entender que la acción de competencia desleal se formuló en tiempo, por tanto, contado desde el 1 de septiembre de 2016, la acción formulada por la demandante se presentó entre los 2 años establecidos por la ley y en este sentido la figura de la prescripción no operó. Y en este sentido igualmente el Despacho declara la excepción de mérito como desestimada.
[ÁMBITOS DE APLICACIÓN]
Ahora vamos a abordar los ámbitos de aplicación. Previo a realizar el análisis de fondo de la presente conducta desleal, pasamos a abordar los ámbitos de aplicación los cuales son fundamentales a efectos de poder establecer la configuración de la conducta desleal acusada. Así, nos adentramos a analizar el ámbito objetivo de aplicación el cual según el artículo 2 de la referida norma, de la Ley 256 de 1996, los comportamientos previstos en esta ley tendrán la configuración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando esté por las circunstancias en las que se realiza se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.
Partiendo de lo anterior, resulta claro que la norma exige que se cumplan con dos supuestos: el primero, la realización de un acto desleal en el mercado y el segundo, la existencia de una finalidad concurrencial del acto desleal.
Al respecto, pasamos a abordar el concepto de finalidad concurrencial. La finalidad concurrencial a que se alude existe cuando el acto es idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quien lo realiza, o bien de un tercero, pues busca la afirmación y posicionamiento en el mercado de la posición propia o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor. Análisis en el que criterio preponderante estriba en la actitud o en la idoneidad de la conducta objeto de valoración tenga para alcanzar los efectos que con ella se persiguen, vale decir, que la acción desplegada por quien la realizó sea de tal entidad, que no queden dudas acerca de su intención de robustecer o aumentar el lugar propio o ajeno en el mercado, siempre en deterioro de otro que normalmente es quien demanda.
Asimismo, la presencia de la finalidad concurrencial en un determinado comportamiento depende principalmente de las consecuencias que produzca o pueda producir en el mercado, eso es, de las consecuencias que despliega o puede desplegar sobre la posición de los operadores y de la relación o desenvolvimiento de las relaciones económicas en el mercado de las que son parte dichos operadores, precisamente en cuanto partícipes del mercado. De ahí, que la apreciación de la finalidad concurrencial de un determinado comportamiento exija en términos modestos un esfuerzo que no deja de ser realidad, exigible y necesario para la debida comprensión del supuesto hecho.
Por tanto, se observa que la finalidad concurrencial denota una relación estrecha entre la conducta y los resultados que esto ocasiona en el mercado, objetividad que se desprende de la idoneidad de que se promueve en efecto el posicionamiento de un competidor en el respectivo mercado.
Ahora vamos a abordar el concepto de mercado. Con el propósito de precisar el concepto de alcance del mercado como fenómeno necesario para el análisis de los casos inscritos en acciones de competencia desleal, es pertinente consultar desde varias perspectivas lo que viene entendiéndose por diversas disciplinas y autoridades como mercado. Etimológicamente, la excepción de mercado encuentra la siguientes manifestaciones según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: uno, contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados [ejemplo], aquí hay mercado los martes; dos, sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes o servicios; tres, concurrencia de gente en un mercado [ejemplo] el mercado alborotó; cuarto, conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes; quinto, plaza o país de especial importancia o significación en un orden comercial cualquiera; sexto, conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio; séptimo, goce o cantidad que se compra; octavo, estado de evolución de la oferta y la demanda en un sector económica dado, entre otros.
Sobre el particular, la jurisprudencia ha entendido este concepto como el desenvolvimiento de los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Está gobernado por la ley de la oferta y la demanda, al respecto nos remitimos a la Sentencia C-524 de 1995 de la Corte Constitucional, MP. Carlos Gaviria Díaz. Adicionalmente, en Sentencia C-375 de 1997, la Corte Constitucional abordó el concepto de mercado en los siguientes términos, “la determinación del mercado para el efecto de calificar la existencia de una posición dominante, no sólo se precisa a partir de las coordenadas geográficas, sino también en base en el producto o bien materia de la transacción”.
Por su parte, está entidad ha mencionado que el mercado relevante determina cuáles son los bienes y servicios entre los que puede plantearse una competencia efectiva, así como el ámbito geográfico dentro del cual se ofrecen y se intercambian, analizando la sustituibilidad que pueda presentarse entre los distintos productos ofrecidos y demandados.
De esta forma, no puede perderse de vista que el mercado relevante para un análisis de presuntas violaciones al régimen de competencia debe retrotraerse al grupo de productos más reducidos y al área geográfica más pequeña, con el fin de evitar posibles soluciones del efecto en el mercado y distorsiones sobre la participación o actividad del agente investigado en él. Al respecto, nos remitimos a la resolución 00588 de 2003 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Por otra parte, este Despacho al referirse a la prueba de participación de un agente en el mercado ha sostenido, “una persona participa en un mercado cuando toma parte del mismo, es decir, que concurre a él ofreciendo bienes y servicios a fin de disputar una clientela”, al respecto nos remitimos a la Sentencia 001 de 2009. Y del otro, que el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que en cada caso concreto debe ser determinado, acudiendo principalmente a dos factores primordiales como son: (i) el tipo de producto o servicio que se ofrecen y, (ii) el ámbito geográfico de la influencia de la oferta que se presenta. Al respecto, nos remitimos a la Sentencia 002 de 2008.
Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 20 delimita como actos mercantiles los siguientes: (i) la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos; (ii) la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para arrendarlos y el subarrendamiento de los mismos; (iii) el recibo de dinero en mutuo interés con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes así como dar eventualmente dinero en mutuo a interés; (iv) la adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos, entre otros.
Siendo estos los actos que bajo la ley mercantil entendemos como actos del comercio y que se encuentran plenamente definidos en el estatuto comercial, ahora bien, es pertinente para la materia que nos ocupa recordar que la realización del comportamiento se sujeta a la materialización del acto en el tránsito del mercado y no en su condición de acto mercantil. Es decir, que el ámbito de aplicación de la ley de competencia desleal cobija como tal las actividades que se desarrollan en el marco del mercado y no aquellos actos o conductas que no tienen efectos dentro del mismo o a la discusión de si se trata o no de un acto mercantil.
Siguiendo en esa misma línea, se entiende que para la aplicación de este criterio es necesario que el comportamiento se proyecte o se pueda proyectar sobre los terceros, en particular o en general. Deben reputarse realizados en el mercado a estos efectos, por lo tanto, aquellos comportamientos que trascienden el ámbito meramente privado de su actor. Porque de lo contrario, si el comportamiento no se exterioriza en el tráfico del mercado no podría representar efectos en el mismos.
[ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO]
Decantado lo anterior pasamos a analizar el caso en concreto y con base en ello, establecer si se encuentran presentes y cumplidas las exigencias del ámbito objetivo de la conducta, previo a analizar la condición desleal de la misma, que como condición requiere que nos encontremos frente a un comportamiento de mercado cuya finalidad sea concurrencial e incida en el tráfico del mismo.
De esta manera, en relación con las acusaciones formuladas como fundamento de sus pretensiones, la demandante afirmó que: (i) la señora LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ representante legal de INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S. solicitó ante la SIC el registro de la marca GALFER para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 12 y 25 de la clasificación internacional de Niza; (ii) INDUSTRIAS GALFER S.A. nunca tuvo conocimiento del proceso de registro de la citada marca por cuanto solo se enteró de ello el día 26 de agosto de 2016 cuando ANICAM COLOMBIA S.A.S. con quien ha sostenido relaciones comerciales, remite copia de la convocatoria a ella a audiencia de conciliación por parte de la demandada; (iii) las actuaciones registrales realizadas por LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ constituyen un acto de mala fe con el cual se pretende evitar la comercialización en el mercado colombiano de productos legítimamente marcados con el signo GALFER, que son adquiridos por terceros de su legítimo titular, constituyendo así a favor de INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S. un monopolio justificado al pretender imponerse como distribuidor exclusivo en Colombia, pretendiendo además el pago de una suma de dinero exorbitante a título de indemnización por un perjuicio inexistente.
Conforme a las acusaciones formuladas por la demandante y con las pruebas aportadas, el Despacho encontró que en efecto la señora LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ, ha fungido como representante legal suplente de la sociedad BITHOGA S.A.S., esto a folio 55-59 del cuaderno número 1. Por otro parte, se evidencio que está persona en nombre propio solicitó y obtuvo el registro de la marca GALFER (mixta) para distinguir productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza, esto a folio 120-127 del cuaderno número 1.
De igual manera, se probó que la demandada en nombre propio también solicitó y obtuvo el registro de la marca GALFER (mixta) para distinguir productos de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, esto en folio 128-136 del cuaderno 1.
De otro lado, se probó ante comunicación remitida MARCH Y ASOCIADOS a INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S. esto a folio 141 y 142 del cuaderno número 1, la señora LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ mediante correo electrónico dio respuesta a las peticiones efectuadas en la referida comunicación respondiente al nombre de la sociedad INDUSTRIAS BITHOGA S.A.S., esto a folio 143 del cuaderno número 1, expresando que no estaban dispuestos a realizar acuerdo alguno con la sociedad INDUSTRIAS GALFER S.A. en torno a las marcas GALFER registradas a favor de la demandada. Respuesta que fue replicada por Gustavo Ortega de PROVIMARCAS S.A. en correo electrónico del 23 de mayo de 2017, remitido a Joseph Carbonell, persona que remitió la comunicación a nombre de MARCH y ASOCIADOS, esto a folio 144 del cuaderno 1.
Partiendo de lo anterior, el Despacho evidencia que el sustento de la acusación formulada por la demandante consistió exclusivamente en los actos de trámite de solicitud y posterior obtención del registro de unos signos distintivos. Al respecto, es de indicar que acorde con lo expuesto, el comportamiento calificado como desleal no cumple con los supuestos atinentes al ámbito objetivo de aplicación del artículo 2 de la Ley 256 de 1996, en la medida en que los comportamientos desplegados por la demandada no constituyen como tal un acto de mercado a partir del cual se pueda colegir que la demandada con un propósito concurrencial, haya ejecutado actos tendientes a lograr su afirmación en el mercado o la de un tercero.
Ciertamente, con lo que se encontró probado al interior del proceso para el Despacho es claro que el comportamiento desplegado por la demandada no se exteriorizó en un escenario donde se ofrecen productos y servicios para disputar una clientela. Básicamente, la actividad desarrollada por LUZ BIBIANA LOPEZ RUIZ corresponde a un trámite de carácter administrativo dado a que adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio como organismo nacional competente para el registro de signos distintivos, que demanda una serie de actos tendientes a obtener un derecho de propiedad industrial como es el registro de una marca y cuyos requisitos están dispuestos en el artículo 138 y siguientes de la Decisión 486 de 2000.
Es de agregar que la solicitud de un registro de marca implica una mera expectativa en la obtención del correspondiente derecho de propiedad industrial por cuanto la solicitud misma no comprende en principio la constitución de ese derecho. Por cuanto el trámite tendiente a lograr ese fin comprende un procedimiento que tiene que agotarse antes del logro de ese derecho. Así, este trámite tiene como primer filtro el cumplimiento de una serie de requisitos que deben cumplirse con la solicitud de la misma, esto lo podemos observar en los artículos 138, 139 y 140 de la Decisión 486 de 2000. Posterior a dicha etapa, tales requisitos se someten a un examen de forma ante el organismo registral, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, quien eventualmente señalará las falencias presentadas con la solicitud que son comunicadas al solicitante de la marca a quien se le confiere un término para subsanarlas. Caso contrario se le rechazará la petición misma por no completar los requisitos exigidos por los citados artículos, esto lo encontramos en el artículo 124 de la Decisión 486 de 2000.
Superado el examen de forma antes referenciado, continúa el trámite con la publicación de la solicitud de registro a efectos de que los que tengan legítimo interés presenten las respectivas oposiciones al registro del signo mismo, en este caso, el registro de un signo de marca. Esto lo pueden observar en los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 2000. Etapa está que en caso de prosperar después de un análisis de fondo por parte de la oficina nacional competente, se logrará el registro marcario.
En este orden de ideas, no puede considerarse como un acto que se materialice en el mercado el simple hecho de la solicitud o eventual obtención del derecho de propiedad industrial, por tanto esto comprende un procedimiento, en este caso administrativo, ante el organismo nacional competente que no comprende la comercialización de bienes o servicios en un espacio geográfico, esto es el mercado, a efectos de conseguir una clientela. Ahora bien, no puede negarse que la solicitud de un registro marcario revela una intención clara de participar en un mercado, dependiendo de la clase de productos o servicios que se pretenden amparar a través de un signo distintivo como en el presente caso el de una marca, lo que se traduce en la existencia unánime o concurrencial del agente consistente que con el derecho otorgado se identifiquen productos o servicios que piensa ofrecer en el mercado.
Sin embargo, ni la solicitud de registro ni el registro obtenido corresponde a un acto de mercado, corresponde es a la obtención de un derecho que le permite identificar en el comercio y ante los consumidores los productos o servicios que pretende ofrecer con la marca pero que hasta el momento no está ofreciendo. Ahora, en relación con la afirmación de la accionante relativa a que esta entidad en reiterada jurisprudencia a constituido una línea o un precedente sobre la materia, esto es, que la solicitud de registro de una marca constituye un acto mercantil como lo pretende hacer ver la demandante nótese por un lado que el argumento traido como soporte de ello carece de por sí una cita o referencia, esto lo podemos observar a folio 164 del cuaderno número 1. Pero que una vez analizada esa cita corresponde al argumento esgrimido en la Sentencia 11 de 2006 y por el otro lado, es de advertir y precisar que esta corporación no ha establecido un derrotero que permita llegar a tal afirmación, ni implica que se trate de una trazabilidad jurisprudencial uniforme que sobre la materia haya constituido esta Corporación y que bajo los presupuestos del artículo 7 del C.G.P, para este caso nos encontremos frente a una jurisprudencia y doctrina probable, como así lo señala ambiguamente la demandante en su escrito de demanda.
Tan así resulta insuficiente tal afirmación, que se considera oportuno traer a colación otra providencia proferida por este Despacho que en sentido contrario concluyó: “el Despacho señala que el registro de una marca por sí solo no supera el ámbito objetivo de aplicación exigido por la ley de competencia al realizarse en una instancia estrictamente administrativa lo que no desconoce que bajo determinadas circunstancias dicho registro pueda ser apto para configurar un acto de competencia desleal”. Por lo anterior, este juzgador se aparta de la postura adoptada en Sentencia 11 de 2006 en la que se acogió el concepto amplio de mercado para afirmar que el registro de una marca corresponde a un acto ejecutado dentro del mismo. Está decisión se adopta en virtud de lo consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política según la cual, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y en el que se expresa claramente que la jurisprudencia es solo un criterio auxiliar al que puede acudir el funcionario judicial. Al respecto nos remitimos al Auto 17775 del 16 de febrero de 2018, proceso de competencia desleal identificado con el radicado No. 17407639.
Aclarado lo anterior, y pese a que si bien existe un ánimo concurrencial para este Despacho de participar en un mercado, la solicitud del registro de una marca no cumple con los presupuestos que exige un comportamiento que se realiza en el mercado. Así, se recalca el acto realizado en el mercado debe tener una trascendencia externa, es decir, materializarse y salir de la esfera privada del actor del mismo. De esta manera, los comportamientos realizados en el mercado son por lo tanto aquellos que por incidir en el, o en las relaciones que se desenvuelven en el, producen o son aptos para producir efectos sobre la competencia, los comportamientos no son aptos para aportar o incidir en el mercado permanecen por lo tanto lejos del alcance de la ley.
Esto quiere decir que si el acto que se imputa como desleal no tiene efectos o simplemente no se materializa en el tránsito de un mercado, resultaría improcedente su observancia ante la ley de competencia desleal. Sobre este punto, se resalta la exigencia de la incidencia de la realización del mercado es en última instancia una exigencia de trascendencia externa, al respecto nos remitimos ahora a la ley de competencia desleal de José Massaguer pág. 121.
En esa medida, para el caso en concreto, no se encuentra que la conducta alegada se entienda como una de aquellas que se realizan, valga decirlo y repetirlo, en el mercado. Ahora bien, en ese orden entiende este juzgador que la condición de que el registro de una marca se pueda ofrecer como acto o comportamiento que se realice en el mercado resultaría suficiente dado que el registro marcario no es un acto que se materializa o reitera en el mercado o sea un acto que necesariamente salga a la esfera privada de quien la pretende, ofreciendo productos o servicios para ganar un acto de clientela incauta, por cuanto este puede solicitar y obtener su registro pero no hacer uso de este. En este punto es de señalar que la misma Decisión 486 de 2000 define qué se entiende por el uso de la marca indicando que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales efectúa su comercialización en el mercado. Al respecto nos remitimos al artículo 166, repito, de la Decisión 486 de 2000. Como se desprende de este artículo el actuar en el mercado implica colocar en el comercio productos o servicios y en el presente caso la mera solicitud de registro o su obtención no comprende esa actividad como erradamente lo pone de presente la demandante. Así las cosas, no es posible concluir que las actuaciones alegadas desleales que fundamentan las pretensiones de la demanda cumplan a cabalidad con las exigencias de los presupuestos del ámbito objetivo que en materia de competencia desleal deben constituirse.
Así, ante la inobservancia del primero de los ámbitos de aplicación de la norma en cita no resulta procedente adentrarse en el análisis de los demás ámbitos ni siquiera de la conducta calificada como desleal por las razones antes expuestas y en esa medida se desestimarán las pretensiones formuladas con la demanda.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Pasamos a las agencias en derecho, finalmente en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso este Despacho fijará las agencias correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandante. Así por concepto de agencias en derecho de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA – 16-10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará a favor de LUZ BIBIANA LÓPEZ RUIZ la suma correspondiente a 5 SMMLV esto es la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA teniendo en cuenta que en el presente caso no se presentaron pretensiones económicas. De igual manera, se procederá a condenar en costas a la parte demandante,
SENTENCIA
En mérito de lo expuesto el Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. Desestimar las pretensiones de INDUSTRIAS GALFER S.A. en virtud de lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Condenar en costas a INDUSTRIAS GALFER S.A.
TERCERO. Por agencias en derecho, se fija la suma equivalente a 5 SMMLV esto es CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA ($4.140.580) pesos, que deberá pagar la demandante a favor de la demandada, por Secretaría realícese la liquidación correspondiente.
Está decisión queda notificada en estrados.