KPMG International Cooperative vs. KMP Consulting S.A.S.

Fecha: 11/10/2019
Radicado: 18-162766
Demandante: KPMG International Cooperative
Demandado: KMP Consulting S.A.S.
Funcionario: Asesor Asignado – Diego Andrés Castillo Guzmán

Bueno, reanudamos con la audiencia del que trata el artículo 372 y una vez ya escuchado los alegatos de conclusión expuestos por la parte demandante, procedo a dictar sentencia.

[ANTECEDENTES]

Con base en el artículo 280 entramos directamente a analizar los hechos y las pruebas de la demanda a fin de resolver sobre los puntos, planteados en la fijación del litigio y que quedo establecido de la siguiente manera:

1. Establecer si la demandante KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE es titular de las marcas [Inaudible], y nominativas que contienen la expresión KPMG con certificado de registro número 275331 – 271994 – 275330 – 273852.1 – 275334, para identificar servicios de la clase 35 – 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Determinar si la sociedad KMP CONSULTING S.A.S., infringió los derechos de propiedad industrial de KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, ostenta sobre las marcas mixtas y nominativas que contienen la expresión KPMG con certificados de registro número 275331 – 271994 – 275330 – 273852.1 – 275334, en relación con lo expuesto en el literal del artículo 155 de la Decisión 486.
3. Establecer si como resultado de dicha infracción, se generaron perjuicios a la demandante, y en caso afirmativo, determinar a qué monto asciende dicha condena, debido al régimen de indemnizaciones preestablecidas.

[LEGITIMACIÓN]

Entonces, pasando a las consideraciones vamos a abordar como primera medida la legitimación por activa. De manera inicial, se indica que el artículo 238 de la Decisión 486, establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar decisión ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

Sobre este punto se observa en folios 34 a 39 del cuaderno número 3, una serie de certificaciones que dan cuenta de la existencia del derecho y la titularidad sobre la demandante de las siguientes marcas:

• La marca mixta KPMG para distinguir servicios de la clase 35 internacional cuyo número de certificado es el 275331 y cuya vigencia va hasta el 08 de octubre de 2023
• La marca KPMG, marca denominativa KPMG, también ubicada en la clase 35, para distinguir servicios de la clase 35 internacional cuyo certificado corresponde al certificado número 271994 y cuya vigencia va hasta el 14 de agosto de 2024
• La marca mixta KPMG para distinguir servicios de la clase 41 internacional cuyo certificado de registro es el número 275330 y cuya vigencia va hasta el 08 de octubre de 2023
• La marca nominativa KPMG que distingue servicios de la clase 41 internacional y que se identifica con el número de certificado 273582.1 y cuya vigencia va hasta el 14 de agosto de 2023.
• La marca mixta KPMG que distingue servicios de la clase 42 internacional cuyo certificado de registro es el número 275334 y cuya vigencia va hasta el 08 de octubre de 2023.
• La marca mixta KPMG para identificar servicios de la clase 42 internacional correspondiente al certificado de registro número 156647 y cuya vigencia va hasta el mes de abril de 2024.

Con base en lo anterior al estar demostrada la existencia del derecho y la titularidad de la demandante de estos registros en cabeza de la demandante, se concluye que se encuentra legitimada por activa.

[INFRACCIÓN]

Vamos a abordar ahora la infracción a los derechos de propiedad industrial, una vez acreditada la existencia y titularidad del derecho en cabeza de la demandante le corresponde continuar con la ruta establecida en la fijación del litigio, en este sentido es preciso indicar que de acuerdo con el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, para que se configure la infracción del derecho marcario es necesario establecer: i) El uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor, ii) La similitud o identidad de dicho signo con la que se encuentra registrado y iii) El riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado.

Partiendo de lo anterior, vamos a abordar el tema del uso del producto del signo presuntamente infractor. En primer lugar, se observan unas capturas de pantalla de la página de internet www.datos.gov.co, en donde se evidencia información sobre los procesos de compra pública que se han registrado en la plataforma SECOP 1, desde el año 2011, esto a folios 41 y 43 del cuaderno número 3, en las que se advierte la participación de la demandada utilizando su razón social KMP CONSULTING S.A.S.

El uso de este nombre también se observa en la captura de pantalla que se ha extraído del enlace https://communitysecop.gov.co y de la impresión de la pantalla de la página https://partidoconservador.com, esto obrante a folios 44 y 47 del cuaderno número 1; así mismo, la declaración juramentada de Omar Arteaga Hernández, folio 48 del cuaderno 13 da cuenta del uso del nombre KMP CONSULTING S.A.S., razón social de la demandada, en un proceso de contratación de la universidad de Antioquia. La misma circunstancia fue corroborada por esta persona por el testimonio que rindió ente el Despacho cuando se le preguntó que si la sociedad demandada había participado en los procesos licitatorios, que el testigo había hecho referencia a lo cual este respondió que sí, esto a minuto 00:07:56 de su declaración, lo cual sustentó afirmando que cuando se lleva tanto tiempo participando en licitaciones ha venido analizando quienes son sus competidores y que personas participan con frecuencia en este tipo de concursos, esta manifestación la hizo en el minuto 00:08:02 – 00:08:09 de su declaración.

De la misma manera ocurre con la carta enviada por el Ministerio de Salud dirigida a la sociedad KPMG ADVANSORY SERVICE S.A.S., en respuesta a una solicitud de copias de las propuestas presentadas en el concurso de méritos 003-2016 presentada a este organismo, esto a folio 50 del cuaderno número 3. Sobre este punto quiero acordar lo dicho por el Despacho en sede cautelar en referente a que no es posible atribuir un fin publicitario o a título de signo distintivo al uso de la expresión KMP CONSULTING S.A.S., pues corresponde a la razón social de la demandada, el cual es necesario utilizar al momento de utilizar en un concurso público o celebrar contratos, dado que así como las personas físicas, las personas jurídicas de derecho privado deben ser individualizadas respecto de las demás personas a estos nos remitimos al autor número 63704 del 20 de junio de 2018, por el cual se resolvió la resolución de medidas cautelares.

Por lo anterior, con base en las pruebas antes relacionadas no estaría acreditado el uso en el comercio que es presuntamente infractora, hago referencias a lo anteriormente manifestado en relación con el uso de la razón social y que fue claramente indicado en el auto que resolvió las medidas cautelares, sin embargo, también se [Inaudible] una serie de documentos que permiten que la accionada haga identificado sus servicios bajo la expresión KMD, sobre el particular se tiene una carta de 2007, obrante folio 1 del cuaderno número 3, dirigida por la demandada al contralor departamento del Cauca ofreciendo sus servicios contables y asesoría en temas normativos, en cuya parte superior derecha plasmo el signo KMD de la siguiente manera como se ilustra en la diapositiva.

Entonces, como decía, sobre el particular se firma una carta del 2017, obrante a folio 1 del cuaderno número 3, dirigida por la demandada y contralor departamento del Cauca, ofreciendo sus servicios contables y asesorías en temas normativos en cuya parte superior derecha plasmó el signo KMD, así mismo, se observa a folio 110 a 111 del cuaderno 3 una carta del año 2016 dirigida al fondo de pasivo social de FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA en lo que la demandada ofrece sus servicios de consultoría, relacionada con la implementación de las normas internacionales en contabilidad e información financiera NICSP, en la que emplea la misma expresión antes ilustrada. También se observa a folio 116 – 117 del mismo cuaderno, una carta del año 2017 dirigida a la Secretaría de Educación del Distrito Capital en la que la demandada presenta una propuesta para una licitación presentada con el diseño de “una intervención evaluada y documentada para los establecimientos educativos oficiales del distrito capital con el fin de mejorar el clima escolar, la convivencia escolar y los entornos escolares en el marco de la consolidación del que observa”. En esta emplea el mismo signo plasmado en las mencionadas cartas

Ahora bien, aunque en este signo también se observa la expresión KMP acompañada de CONSULTING S.A.S., en este caso la fuerza distintiva radica en la expresión KMP que sobresale en tamaño y diseño en comparación con el complemento que lo acompaña, con ello es posible afirmar que la accionada a usado en el comercio la expresión KMP para identificar servicios de contabilidad, asesoría jurídica, consultoría administrativa, pedagógica entre otros.

La anterior conclusión también se respalda en las presunciones derivadas de la no contestación de la demanda de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Código General del Proceso y las preguntas que iban a ser objeto de investigación probatorio de parte dada la inasistencia de aquella en audiencia de que trata el artículo 362 del Código del Proceso y que para esos efectos de las consecuencias nos remitimos al artículo 205 de la misma norma procesal, así pues, al no contestar el hecho 11, “se presume como cierto que la demandada ha ofrecido servicios identificándose con el signo KMP”

Así mismo, la contestación del hecho 14 se deriva que la accionada presenta sus propuestas de servicios profesionales con la expresión KMP más allá del uso de su razón social, de los documentos contenidos en los folios 93 a 174 del cuaderno número 3 evidencia el uso de la expresión KMP como parte de ofertas presentadas en el mercado por la demandada, lo cual además se reafirma al presumirse como cierto los hechos de la pregunta número 13

En el mismo sentido al presumir lo contenido en la pregunta número 10 del interrogatorio es posible afirmar que las ofertas que presenta KMP CONSULTING S.A.S., participando en procesos de selección, incluye el logo y la denominación KMP con la que se distingue frente a las actividades administrativas, igualmente de la pregunta 17 es posible establecer que la demandada recientemente participó en un proceso de selección, concurso de méritos SS CM-001 de 2019, abierto por el departamento de Cundinamarca, Secretaría de Salud, ofreciendo servicios bajo el signo distintivo KMP.

De esta manera, para el Despacho está demostrado que la demandada usa en el comercio la expresión KMP, pues si bien en sede cautelar no se encontró acreditado tal uso, incluso observando el documento obrante a folio 50 del cuaderno número 1 que coincide con el obrante a folios 113 del cuaderno número 3, lo cierto es que en esta etapa cautelar no se contaba con la totalidad de documentos que se tienen actualmente, ni de los elementos probatorios que en ese momento no obraban en el expediente, ni tampoco con las presunciones, ni confesiones derivadas de la conducta procesal de la demandada con las cuales se refuerza el uso comercial que hace la demanda del signo KMP.

En este sentido, el Despacho reitera que pese a lo establecido en la medida cautelar se logró establecer a lo largo del proceso que el uso de la expresión KMP CONSULTING no se realizó solamente para identificar la razón social que identifica el signo, esto es KMP CONSULTING y en esa medida el signo o la expresión KMP se demostró, fue usada a título de marca.

Ahora vamos a entrar, ya abordado el uso del presunto signo infractor, del uso infractor y sin consentimiento de la demandante de sus marcas. Vamos a establecer la similitud o identidad de los signos en conflicto y el riesgo de confusión o eventual asociación; establecida la conducta de la accionada, se procederá a determinar si estamos frente a una infracción en virtud de lo mencionado en el literal D, del artículo 255 y la Decisión 486 de 2000, para lo cual será necesario proceder ahora a examinar la identidad o semejanza entre los signos en disputa.

Así, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia existen unos criterios a seguir para hacer un adecuado cotejo entre signos marcarios como lo que ahora estudiamos, así de esta manera en el proceso en 122IP 2014 explicó esta autoridad que al realizar un cotejo marcario se atenderán las siguientes reglas:

1. Confusión resulta de la impresión de conjunto espectada por las marcas
2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas
4. Quién aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos

Por otra parte, para llevar a cabo este análisis hay que tener en cuenta que estamos frente a un conflicto entre un signo mixto de la demandada y cuatro signos mixtos y dos nominativos de la demandante, por ello de acuerdo con lo que ha establecido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar como se ha señalado cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con la doctrina especializada en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma, la dimensión que con mayor fácil profundidad penetra en la mente del consumidor y que por lo mismo determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores.

Sí al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito a establecido la doctrina y por otro lado en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.”

De acuerdo con lo anterior, en otras palabras, que en el momento del cotejo marcario con los signos mixtos corresponde al juez determinar cual es el elemento que tiene mayor prevalencia e influencia en la mente del consumidor y en caso de ser el denominativo, entonces proceder al cotejo establecido para este tipo de situaciones.

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia y la Comunidad Andina ha resaltado que:

“Por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quién habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra denominación contenida en el conjunto marcario.”

A esto nos podemos remitir al proceso 17IP de 2013, página 12, no obstante, también ha dicho que dependiendo de otros elementos como tamaño, color, diseño y otras características podría ser más relevante el elemento gráfico, empero para el caso concreto predomina en ambos signos el elemento dominativo como se explica enseguida.

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos al observar el signo de la demandada, es claro que la parte preponderante es denominativa, por cuanto, la incorporación de una figura circular con una expresión figurativa en forma de chequeo, verificación o en comúnmente denominado chulo, no es lo suficientemente predominante en el signo, como lo es la expresión KMP, ni tampoco constituye un cambio de la forma en como se percibe dicha expresión, pues que visualmente se observa como si la figura estuviera superpuesta por la letra M, al respecto nos dirigimos a la diapositiva que se encuentra en este momento proyectada en la pantalla.

Por otra parte, frente a las marcas mixtas de la demandante, el Despacho también encuentra que el elemento predominante es el nominativo, esto es la expresión KPMG, en tanto que es lo que más sobresale de los referidos signos, aún cuando estén acompañados de figuras geométricas como adornos o complementos de la marca; al observar previamente los signos registrados y el de la demandada de forma consecutiva se advierten similitudes ortográficas y  fonéticas, las primeras están dadas por la incorporación de las letras KMP de la demandada, que corresponden a tres de las cuatro que componen la marca de la demandante, lo cual es una similitud visual.

Así mismo, por el porcentaje de consonantes y signo registrado que se encuentran incorporados en el de la demandada, es posible percibir una similitud en la escritura de los signos cotejados. De igual manera, percibe el Despacho una similitud fonética y esta se presenta por cuanto el signo de la demandada esta compuesto por las tres primeras consonantes que se encuentran igualmente en la marcas de la demandante, esto es la K, la M y la P, así pues pese al orden de estas letras no es el mismo, la pronunciación de los mismos resulta similar, pues ambos comienzan con la misma letra, esto es la K y luego el sonido que se deriva de la pronunciación de la M y la P en el caso de la demandada o de la P y M en el de la demandante, es sustancialmente similar independientemente de su posición hasta el punto que puede volver irrelevante la presencia de la G al final de las marcas de la demandante.

Así una vez analizada la similitud entre los signos y encontradas las similitudes fonética y ortográfica es necesario establecer si existe riesgo de confusión, sobre este aspecto el tribunal de justicia de la comunidad Andina ha sostenido que la comunicación en materia marcaria refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la corporación, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, los cuales son la identidad y la semejanza entre los signos en disputa en si mismos considerados y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. En este caso resalto sobre los servicios que distinguen cada uno de los signos, en este sentido el Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede lugar a dos tipos de confusión, la directa caracterizada por el vínculo, identidad o semejanza, induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios y la indirecta caracterizada porque cada vínculo o consumidor atribuye la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común.

Dado que se encontró que los signos eran similares, es posible afirmar que se cumple uno de los elementos necesarios para la existencia del riesgo de confusión, lo anterior sumado al hecho de que el signo infractor no posee un elemento diferenciador, trátese de una expresión que evoque un concepto o le permita una disimilitud ortográfica o visual que evite la similitud entre los signos.

Ahora vamos a abordar el tema de los servicios que se identifican con los signos en conflicto, así, además de la existencia de similitud entre los signos se encuentra que entre ellos distinguen los mismos servicios de varias de las marcas. Así, las marcas de la demandante están de las siguientes clases de la clasificación internacional de Niza, estas son la clase 35 que abarca gestión de negocios comerciales en trabajos de oficina, la clase 41 versión octava educación, formación y actividades culturales, la clase 42 versión séptima, contabilidad, auditoría, revisoría fiscal, impuestos, consultoría gerencial, administrativa, financiera, asesorías legales, asesorías financieras, económica y empresarial, asesoría [Inaudible], asesoría inmobiliaria, asesoría para inversionistas extranjeros e igualmente la clase 42 versión 7 que en este caso está identificando servicios jurídicos y asesorías jurídicas.

Por su parte, la demandada usaba la expresión KMP para identificar servicios de contabilidad, asesorías jurídicas, consultoría administrativa, pedagógica conforme a las cartas en donde ofrece sus servicios profesionales obrantes a folio 101 – 110 – 116 – 117 – 129 – 130 del cuaderno número 3 que corresponden a los de la clase 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza que hacen parte de las marcas KPMG de la demandante.

Así mismo en los documentos en los que la demandada presenta las propuestas de sus servicios, contenidos en folios 102 a 108 del cuaderno 3, se observa que estos se relacionan con los servicios protegidos por la clase 35 al involucrar esta clase, la compilación de datos matemáticos o estadísticos que es posible ser desarrollada en la actividad de contaduría o actividad contable, a lo anterior se suma que a partir de las presunciones derivadas de la no contestación del hecho octavo de la demanda, se pueda afirmar que la demandada “se encuentra en el mercado de servicios de consultoría y asesoría contable y tributaria”.

En ese orden de ideas, como quiera que el signo infractor no posee el elemento distintivo que permita diferenciar las marcas previamente registradas, sumado al hecho que ambos signos tienen para distinguir los mismos servicios, permite evidenciar la existencia de un riesgo de confusión ya explicado anteriormente. De esta manera es posible afirmar que la demandada esta usando en el comercio un signo similar al de las marcas de la demandante para identificar tanto los mismos servicios como servicios relacionados como se explicó anteriormente que identifica las 6 marcas de la demandante previamente registradas razón por la cual dicha circunstancia de que la demandada infringe los derechos de propiedad industrial de la demandante y en consecuencia, el Despacho accederá a la pretensión declaratoria en este sentido.

Así mismo, se considerará en la mayoría de sus pretensiones relativas al cese de la conducta infractora. Debo agregar, pese a la conclusión antes dada, que cuando para la existencia de una infracción basta con el riesgo de confusión, el Despacho no puede reconocer que de acuerdo a la confusión derivada de la pregunta 14 del interrogatorio dentro de los procesos en que ha participado KMP CONSULTING haya ocurrido que las entidades del estado se han dirigido a la demandada identificándola como KMPG, vale agregar que dentro de esos procesos la accionada se ha identificado comercialmente con el signo KMP como se estableció en su momento.

De igual manera, lo relatado por el testigo en el minuto 00:09:58 permite al Despacho tener un contexto sobre los diferentes eventos de confusión ocurridos dentro de los procesos en los que la demandada, se identifica con el signo KMP, según ha quedado ya demostrado. Así, puntualmente manifestó que le ha ocurrido que en audiencias en procesos de licitación lo requieren para que de explicaciones por observaciones de KMP, cuando al representado es KPMG. Dichas circunstancias evidencian que no solo existe un riesgo de confusión, sino que se ha presentado situaciones concretas de confusión, lo cual permite al Despacho reafirmar lo dicho en cuanto a la comisión de la infracción por parte de la demandada. Ahora bien, como quiera que prosperó la pretensión, prospera como bien lo indicó previamente el Despacho, la pretensión de garantía, y la infracción marcaria corresponde analizar si cómo resultado de dicha infracción procede a condenar a la demandada KMP CONSULTING SAS al pago de perjuicios y en caso afirmativo determinar a qué monto asciende dicha condena conforme al régimen de indemnizaciones establecidas.

Debo hacer una aclaración, en relación con las consideraciones y de la presente sentencia, el Despacho negará lo solicitado en el literal D de la pretensión segunda, toda vez como se explicó previamente la utilización de la razón social para identificarse como persona jurídica de derecho privado no corresponde con el uso en el comercio a título de signo distintivo y en esa medida no puede constituir una infracción.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Indemnización. Vamos a pasar a la indemnización de perjuicios. Para analizar este punto es preciso recordar la Sentencia 1600 de 2018, en donde este Despacho asentó su posición en materia de indemnización por infracciones a derechos de propiedad industrial, distinguiendo entre los conceptos de daño, perjuicio y cuantificación del perjuicio, los cuales son necesarios demostrar para que se condene al demandado el pago de una indemnización. Así pues, la sentencia y comento se determinó que el daño corresponde a la infracción del derecho de propiedad industrial, el perjuicio se refiere a la consecuencia derivada de la infracción y la cuantificación consiste en el monto al cual ascienden estos perjuicios y el cual se puede determinar a partir del juramento estimatorio contemplado en el artículo 206 del Código General del Proceso o a través del sistema de indemnizaciones pre establecidas contemplado en la Ley 1648 de 2013, reglamentada por el Decreto 1074 de 2015.

La anterior discusión resulta relevante no solo porque establece los criterios necesarios a tener en cuenta para determinar la procedencia de una condena por indemnización, sino también porque orienta a los demandantes frente a las cargas probatorias que deben cumplir para alcanzar una indemnización. Ahora bien, a propósito del sistema de indemnizaciones preestablecidas es necesario advertir que esto solo exime al demandante de probar la cuantía y perjuicio, pero en todo caso está obligado a demostrar la existencia de los perjuicios cuyo resarcimiento persigue, en similares términos se ha referido la Corte Suprema de Justicia al afirmar que:

“De acuerdo con el artículo 206 de la misma obra, el juramento estimatorio hará prueba del monto del perjuicio mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria entre el traslado respectivo, contenido normativo que sin lugar a duda alude al quantum del menoscabo, más no a su causación. Por ende, su existencia no exime al demandante de probar o acreditar el perjuicio legado.”

Al respecto nos remitimos a la providencia AC 1241 de 2019, 4 de abril del mismo año referida por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, en cuanto al caso bajo estudio se observa que, aunque la demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas, no fue claro en especificar la tipología del perjuicio perseguido por la demanda. No obstante, de lo afirmado por la demandante en el acápite octavo denominado indemnización preestablecida la accionista manifiesta, perdón la accionante [error del juez], su intención de reclamar los perjuicios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual el Despacho abordará lo pertinente a cada una de las tipologías de perjuicio allí consagradas.

Sobre las clases de perjuicio señala la norma en cuestión que:

“Para efecto de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta entre otros los criterios siguientes:

1. El daño emergente y el lucro cesante sufridos por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
2. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor, como resultado de los actos de infracción.
3. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

Frente a las tipologías referidas, en los primeros dos literales a y b, el Despacho no observa ninguna prueba que esté encaminada a demostrar un lucro cesante o un daño emergente, así como tampoco se precia ninguna que permita establecer la obtención de un beneficio por parte de la demandada a partir de la infracción marcaria. Sin embargo, si advierte la existencia de una infracción por un uso en el comercio por parte de la demandada de un signo similar al de las marcas de la demandante, razón por la cual es posible tener por acreditada la existencia al prejuicio contenida en el literal c de la norma antes citada, pues el uso de un signo similar al de la demandante sin su autorización implica que para haberlo podido utilizar debió haber obtenido licencia o permiso por parte del titular del registro marcario y al no hacerlo este deja de percibir lo que hubiera podido obtener por concepto de la licencia.

Una vez abordado lo anterior, pasamos a la cuantificación. En ese entendido es procedente seguir con la cuantificación del mencionado perjuicio. Para ello como la demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas, se tiene que conforme al artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015:

“En caso de que la demandada opte por el sistema de indemnización preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 SMMLV y hasta un máximo de 100 SMMLV por cada marca infringida. Esta suma podría incrementarse hasta en 200 SMMLV cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestra la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida y salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”.

De igual manera el parágrafo de la norma antes referida señala que:

“Para cada caso en particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”.

En ese orden de ideas, para determinar el monto de la infracción el despacho tomará en cuenta los siguientes supuestos:

1. La infracción tuvo lugar sobre seis marcas como se indicó en su momento.
2. La infracción tuvo lugar por lo menos entre los años 2016 y 2019 como se expuso al analizar el uso del signo infractor
3. El uso no autorizado del signo se realizó mediante el ofrecimiento de servicios profesionales a tres personas jurídicas.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, y con fundamento en el Decreto 1074, el demandado será condenado a pagar a la demandante a título de indemnización la suma de treinta (30) SMMLV por cada una de las marcas infringidas, para un total de ciento ochenta (180) SMMLV que equivalen a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($149.060.880 COP).

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 del numeral tres del Código General del Proceso, fijaré las agencias en derecho que corresponden a la primera instancia que debe asumir la parte la parte demandada. Para esto tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA 16-10554 que es el que se aplica en este caso, específicamente el artículo quinto numeral primero que habla de los procesos de primera instancia, el criterio de la naturaleza del asunto.

¿Por qué el criterio de la naturaleza del asunto y no la cuantía del proceso?, porque la competencia de esta Superintendencia no está dada por la cuantía, entonces, si el proceso es de mínima, de menor o de mayor cuantía no importa, lo que determina la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio es la naturaleza del asunto, que viene dada por la competencia que tiene este Despacho para asuntos de competencia o de infracciones a la propiedad industrial. En esa medida, la cuantía no es relevante para establecer nuestra competencia ni el trámite.

Entonces independientemente de que los procesos sean de mínima, de menor o de mayor, perdón o las pretensiones, se encuadren en un proceso de mínima, menor o mayor cuantía el proceso siempre va a ser un proceso verbal de primera instancia. Entonces la cuantía no es relevante para la competencia ni para el trámite y por eso los criterios de la cuantía de los que habla el acuerdo PSAA16-105 54 no serán aplicables en este caso y por lo tanto debo irme al criterio de que habla la naturaleza del asunto.

De esta manera por agencia en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo quinto del acuerdo PCAA16-105 54 2016, proferido por el Consejo superior de la judicatura, se fijará a favor de KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE  la suma correspondiente a 10 SMMLV, lo cual equivale a la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160 COP), teniendo en cuenta que se trata de un proceso de competencia desleal y es como repito la naturaleza, a través de la naturaleza del asunto, a partir de la naturaleza del asunto que se establecen las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que KMP CONSULTING SAS infringió los derechos de propiedad industrial de KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE, por el uso de la expresión KMP con parte en la forma motiva de la providencia. 

SEGUNDO. ORDENAR a KMP CONSULTING SAS que de forma inmediata cese el uso de la expresión KMP para identificar servicios de la clase 35, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO. CONDENAR a KMP CONSULTING que de forma inmediata retire de los circuitos comerciales todo el material impreso o de publicidad incluidas páginas web, papelería con membrete, folletos y tarjetas de presentación, en donde se incluya la expresión KMP.

CUARTO. ORDENAR a KMP CONSULTING SAS que de forma inmediata elimine de los medios de comunicación, publicaciones en internet, documentos de comerciantes la expresión KMP.

QUINTO. CONDENAR a KMP CONSULTING a su costo la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación nacional.

SEXTO. CONDENAR a KMP CONSULTING SAS a pagar a favor KMG INTERNATIONAL COOPERATIVE la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($149.060.880 COP) a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo de máximo veinte (20) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

SÉPTIMO. CONDENAR en costas a KMP CONSULTING SAS por concepto de agencias en derecho, para tal efecto se fija la suma correspondiente a 10 SMMLV, lo cual equivale a la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160 COP).

Por favor estimar lo solicitado en el literal D de la pretensión segunda de la demanda.

Esta decisión queda notificada en estrados.

[La parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia]