Uno de los fundamentos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para negar el registro de una marca es evitar que los derechos de un tercero se vean afectados, conforme lo consagra la norma especial que regula esta materia (Decisión 486 del 2000). En este caso, el tercero puede ser un empresario titular de un registro de marca con el que el signo negado tiene similitud o identidad o el público consumidor que, por regla general, se asume es propenso a confundir o asociar los orígenes empresariales de las marcas que adquiere cotidianamente, si estas son parecidas o idénticas.
De tal manera que dos empresarios que incursionan en el mismo segmento del mercado o conexos, no pueden registrar marcas similares o idénticas si generan confusión y/o asociación, aun cuando medie entre ellos un acuerdo para coexistir pacíficamente. Es decir que esta regla pondera la protección al consumidor por encima de la voluntad de los empresarios y competidores en el mercado pese a que, en algunos casos, se subestima la capacidad de elección de los consumidores.
Este mismo criterio se aplicaba, incluso, para compañías que hicieran parte del mismo conglomerado, aunque compartieran un vínculo jurídico y económico, y tuvieran unidad de propósito y de dirección, circunstancia que no era de recibo por el sector empresarial. Incluso, este era un desincentivo para el registro de la propiedad industrial por parte de los inversionistas extranjeros con experiencias en otros países donde se acepta la consonancia de registros marcarios o marcas derivadas por las distintas empresas de un grupo empresarial, en el entendido de que la afectación al otro empresario o al consumidor es inexistente, lo que les evita inversiones de tiempo y dinero innecesarios. Ese contexto nos presentaba al mundo como una nación formalista en materia de Propiedad Industrial y que desconoce las dinámicas modernas del mercado global.
No obstante, el 5 de agosto de 2022, la SIC ha dado un paso adelante al emitir la Resolución 51804 aceptando que distintas personas jurídicas dentro de un mismo conglomerado pueden ser titulares de marcas derivadas o idénticas, lo que se traduce en que los productos y servicios marcados podrán reputarse de un mismo origen cuando pertenezcan a compañías de un grupo empresarial. Cabe señalarse que esta nueva norma aplicará tanto para procesos de registro como para cesiones de signos distintivos.
Para que esta coexistencia sea aceptada por la Oficina de Marcas colombiana, es preciso, para compañías nacionales, que conste en el Registro Único Empresarial (RUES) que pertenecen a un grupo empresarial; y, para compañías extranjeras, una declaración del encargado o representante legal de cualquiera de las empresas, que exponga que entre ellas hay unidad de propósito y dirección, al mismo tiempo podrá aportarse el certificado de la autoridad competente de la jurisdicción de constitución de cualquiera de las compañías que así lo acredite, cuando sea procedente.
Sin embargo, nos permitimos abrir la discusión en torno a ¿qué pasará con aquellas solicitudes de registro de signos que fueron negadas sin fundamento práctico alguno? Estimamos que es posible que a partir de la vigencia de la Resolución (1 de septiembre de 2022) muchos empresarios que se consideren agraviados injustificadamente reclamen igualdad, equidad y un mismo trato con la revocatoria de aquellas decisiones que negaron el registro, pese a que era bien sabido que la afectación a derechos de terceros y el riesgo de confusión y/o de asociación no se configuran en estos casos.
Vemos también que esta nueva norma podrá representar dificultades cuando se discuta la debilidad de una marca o su uso común, pues, tanto quien la alegue como quien examine la registrabilidad tendrán que realizar un examen mucho más detallado para determinar si el hecho de que varias compañías sean titulares de marcas derivadas o idénticas corresponde a que éstas pertenecen al mismo grupo empresarial o no.
Por último, consideramos que lo establecido por la SIC a través de la resolución 51804 obedece a una medida legal que hoy nos acerca más a las realidades y dinámicas globales de los mercados y, por lo tanto, nos genera una apariencia, de cara a los empresarios y conglomerados extranjeros, de ser un país con apertura en la obtención de protección de la Propiedad Industrial.