Puntonet Insuperable S.A. vs. Kristhian Leonardo Losada y otros

Fecha:  9 de diciembre de 2020
Radicación: 19-258130
Demandante: PUNTONET INSUPERABLE S.A.S.
Demandados: KRISTHIAN LEONARDO LOSADA OSORIO, propietario del establecimiento SYSTEMAS PUNTO NET – LA PLATA

Funcionario: EDISON CAMILO LARGO MARÍN

Reanudamos la grabación dentro del proceso 2019-258130. Luego de haber realizado un receso, procede la Superintendencia de Industria y Comercio a dictar sentencia. En el entendido que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, se procederá a emitir sentencia que define esta instancia. Se advierte que no se advirtió ninguna irregularidad o causal de nulidad dentro del presente trámite. Así las cosas, empezó por recordar  que de acuerdo con la fijación de los hechos y litigio la fijación se determina de la siguiente forma.

[ANTECEDENTES]

1. Determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar en la que el demandado hacía o hace uso de la expresión PUNTONET.

• Verificado lo anterior, determinar si el uso de la expresión PUNTONET que hace el demandado en desarrollo de su actividad comercial, infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre las marcas mixtas con certificado de registro número 277517 y número 524652, de titularidad de la demandante respecto de los literales A y D artículo 155 de la Decisión 486.

• En caso de establecerse lo anterior, se deberá determinar si el uso que realizó el demandado de la expresión PUNTONET, infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante, respecto del nombre comercial y enseña comercial PUNTONET.

• De encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial, que dice ostentar la demandante sobre las marcas con certificado de registro antes referidos, deberá determinarse la existencia del perjuicio reclamado y tasar su cuantía conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas.

[LEGIMITACIÓN EN LA CAUSA]

De la fijación de los hechos y el litigio señalada, el despacho a esta altura encuentra probado las siguientes circunstancias, tal como se indicó en la fijación de los hechos y el litigio de la audiencia realizada el 27 de noviembre del 2020: está probada la titularidad y legitimación por activa de la accionante; respecto de las marcas mixtas con certificado de registro número 277517 y 524652, de acuerdo con las respuestas al hecho 6 de la demanda y las pruebas documentales obrantes a folios 33 al 35 de la página 1 del consecutivo 1.

De igual forma, con el certificado de matrícula mercantil de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio de Neiva, visto a folio 29 y 31 del consecutivo 0, y la contestación de los hechos 21 y 22, se acreditó que Kristhian Leonardo Losada Osorio, es propietario del establecimiento denominado SYSTEMAS PUNTONET- LA PLATA, ubicado en la Carrera 5 # 6 – 09 del municipio de la Plata Huila; con los teléfonos 321 415 44 85 y 315 926 33 04, dirección y teléfonos que coinciden con las indicadas en las facturas, tarjetas publicitarias y perfil de Facebook Losada Osorio Leonardo, visto a folios 84 al 88 del consecutivo 8 de la página 1, y página 3 del consecutivo 8, en la que se emplea el signo que se expone a continuación.

Además, del folio 1327 a 137 consecutivo 8 de la página 1, reposan fotografías de la fachada del establecimiento de comercio denominado SYSTEMAS PUNTONET, las cuales permiten tener por acreditado que el demandado hace uso de la expresión PUNTONET a título de enseña comercial, estos hechos antes referidos ya se encontrarían en este momento probados por parte del despacho.

Ahora, procede la Superintendencia hacer un pronunciamiento sobre el nombre comercial. De acuerdo con las pretensiones contenidas en la demanda, recordemos que el nombre comercial, así como la enseña comercial, están concebidos en el ordenamiento jurídico como figuras importantes en el escenario del mercado, pues son activos intangibles cuyo valor principalmente proviene de la labor y posicionamiento explotación hecha por su titular a lo largo del tiempo. Estos derechos de propiedad industrial sirven para que los consumidores de determinada actividad mercantil o establecimiento de comercio los asocie con la calidad y confiabilidad de un especifico empresario. Por tal razón, la Decisión 486 del  2000 a partir del artículo 190 estableció la protección de la enseña comercial, como bien material que sirve para identificar una persona o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando  se use en el comercio y reúna las características de ser un uso personal, público, o sensible o continuo.

En relación con la presunta infracción del nombre comercial PUNTONET por parte del demandado, para distinguir el establecimiento de comercio dedicado a las actividades propias del objeto social de la accionante, procede el despacho analizar los siguientes presupuestos:

1. Sobra la existencia del derecho de propiedad industrial.
2. Sobre la legitimación de la causa por activa, para lo cual el artículo 191 de la Decisión 486 del 2000 establece que, “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, y termina cuando cesa el uso del nombre o las actividades de la empresa y del establecimiento que lo usa”.  

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado que, “quien alegue derechos sobre un nombre comercial, deberá probar su uso real efectivo y constante”, hice mención a la interpretación 129IP de  2013; en todo caso el uso deberá presentar las siguientes características:

“(i) ser personal, es decir la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; (ii) público, cuando se ha exteriorizado, es decir cuando ha salido de la órbita interna o (iii) sensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, cliente o posible cliente; y (iv) continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventar”. Hice alusión a la interpretación prejudicial 196 del 2013, también del Tribunal de la CAN.

Así las cosas, el derecho sobre el nombre comercial que afirma tener la demandante, debe ser probado en los términos señalados por el Tribunal, esto es a través de un uso real, público, sensible y continuo; analizado el expediente este despacho advierte que la accionante allegó como prueba del uso comercial los siguientes documentos:

1. Video de la página de internet puntonetinsuperable.com, página 6 del consecutivo 8, video que fue extraído el 4 de febrero del 2020.

• Video del perfil de Facebook PUNTONET INSUPERABLE S.A.S COLOMBIA, página 6 consecutivo 8, extraído también el 4 de febrero del 2020.

• Video del perfil de Twitter PUNTONET INSUPERABLE página 6 consecutivo 8, extraído en la fecha proferida en los numerales anteriores.

• Video del perfil de Instagram de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. página 7 consecutivo 8 extradido también el 4 de febrero del 2020.

• Fotografías del establecimiento de comercio, página 11 consecutivo 8.

• Dos facturas del año 2013, folios 41 y 42 del consecutivo 9; una factura del 27 de octubre de 2014 folio 37 del consecutivo 9, 2 facturas del año 2015 folio 39 de la página 4 del consecutivo 8 y consecutivo 9 folio 38; 2 facturas del año 2016 folio 41 de la página 4 del consecutivo 8 y folio 36 del consecutivo 9; 2 facturas del año 2017 folio 42 página 4 consecutivo 8, y del consecutivo 9 el folio 35; 3 facturas del año 2018 folio 43 página 4 consecutivo 8 y folios 39 y 40 del consecutivo 9, una factura del 10 de octubre del 2019 folio 44 de la página 4 del consecutivo 8; facturas donde aparecen como cliente el demandado del año 2018 y 2017 página 9 consecutivo 32, certificados de existencia y representación legal de PUNTONET INSUPERABLES S.A.S. página 10 consecutivo 8 y PUNTONET LITDA EN LIQUIDACION página 9 consecutivo 8.

• El testimonio del señor José Raúl Rojas Bautista, en esta audiencia expresó los alegatos de conclusión la parte demandante que también es prueba la contestación e inexistencia de la audiencia por parte de Kristhian   Leonardo Losada Osorio.

• Y finalmente se hizo mención de la Resolución 305564 y el reporte detallado de solicitudes, que se encuentran presentes en el radicado 2013-031758 de lo cual hay prueba en el consecutivo 33 página 7 y 8.

Al analizar los elementos relacionados preliminarmente, si bien se advierte prueba de un primer uso, los demás elementos probatorios allegados no permiten acreditar que dicho uso sea personal, público, sensible y continuo; requisitos en los cuales es dable acreditar la existencia de un nombre comercial como el que alega el accionante poseer. Al respecto se hacen las siguientes precisiones sobre las pruebas aportadas.

Los videos de la página de internet puntonetinseperables.com, el perfil de Instagram PUNTONET INSEPERABLE S.A.S. únicamente se puede inferir que, hasta el 4 de febrero de 2020, dichos canales digitales estaban abiertos en la medida de que en esa fecha fueron extraídos los videos; es decir, con anterioridad al 4 de febrero de 2020 no hay en esos videos ninguna información que permita acreditar un uso continuo.

Del perfil de Facebook PUNTONET INSUPERABLES S.A.S COLOMBIA, solo permiten advertir un uso del 11 de agosto del 2018, de septiembre a diciembre a 2019, y hasta el 4 de febrero fecha en que fue extraído el video, es decir en el perfil de Facebook no se ve una continuidad tampoco del uso.

El perfil de Twitter PUNTONET INSUPERABLE, únicamente permite evidenciar que fue creado en septiembre del año 2014 con publicaciones desde mayo del 2017 hasta abril del 2019, y aparece también y se advierte que después de esa publicación del 2019; obra evidencia que fue extraída esa información el 4 de febrero del 2020.    

Las fotografías del, o los establecimientos de comercio nos sirven como prueba en tanto que no es posible establecer de dichas imagines la fecha y el lugar en las que fueron tomadas, de las facturas que fueron referidas. Estas hacen mención desde el año 2013 al año 2019 en las cuales se relacionaron ventas, sin embargo no se acredita su integridad todos los meses de los correspondientes años, inclusive llama la atención del despacho que del año 2020 no se allegó ninguna factura, fecha en la cual se presentó la presente demanda. 

El testimonio del señor José Raúl Rojas Bautista, si bien esta prueba da cuenta que la parte accionada ha hecho un uso del signo PUNTONET, a título de nombre comercial desde hace varios años, por sí solo no constituye un material probatorio con el cual se pueda inferir con grado de convicción suficiente el uso público, sensible y continuo en la medida de que hubo o hay una relación de su organización con el empleado y de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso, dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta al momento de analizar la prueba.

Respecto a la indebida contestación del hecho 11 e inasistencia por parte del demandado, el señor Kristhian Leonardo Losado Osorio, las consecuencias por estas circunstancias no pueden ser pruebas de la existencia del nombre comercial, pues no se cumplirían con los requisitos establecidos en el artículo 191 del Código General del proceso; estos son, “El confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivos sobre el derecho que resulte de lo confesado y verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento”.

Respecto de la Resolución 305564 y el reporte detallado de solicitudes número o del radicado 2013-031758, si bien prueba uso, no permite evidenciar que sea público, sensible y continuo; de modo que dichas pruebas no cuentan con los suficientes elementos que permitan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos para otorgarle el medito probatorio pretendido por la actora.

En este punto, cabe precisar que, si bien la matrícula de la sociedad PUNTONET LTDA, aparece que fue matriculada en el año 2004 y en el certificado de existencia y representación legal de PUNTONET INSUPERABLES S.A.S. aparece que este fue matriculado el 13 de abril de 2015; estos certificados no se pueden tomar como pruebas suficiente del uso de tales expresiones en el comercio, a título de nombre comercial, debido a que dichos registros corresponden a obligaciones de las personas que ejercen profesionalmente el comercio, acorde con lo establecido en los artículos 19 y 28 del Código de Comercio.

De forma que dicho registro busca poner de conocimiento a quien interese la información inscrita y publicada, más no genera derechos de exclusividad ni de propiedad industrial, y por lo tanto no acredita por sí solo el uso del nombre comercial de los términos señalados.

Así las cosas, el despacho debe advertir que no puede tener como prueba las manifestaciones realizadas por la solicitante, en la etapa de interrogatorio de parte; pues las mismas deben ser sustentadas en el acervo probatorio y no es simplemente las afirmaciones, frente a lo cual recordamos la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil magistrado ponente Jorge Antonio Castillo Rúgeles; expediente No. 6459 página 16 en la cual refiere,

“las afectaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen en el sistema procesal civil colombiano de importancia probatoria, a menos de que se encuentren probadas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de estas y no de la aserción de la parte”.      

Todo con lo anterior, dentro de esta decisión la Superintendencia de Industria y Comercio, no encontraría probada la existencia y la legitimación de la parte demandante sobre el nombre comercial PUNTONET.

Pasando con los siguientes ítems objetos de análisis, procedemos entonces ahora a referirnos a la legitimación por activa sobre las marcas. Tal como ha quedado suficientemente claro en la fijación de los hechos y litigios realizada el 27 de noviembre según consta en el acta 1644, quedó probada la titularidad y legitimación por activa de la accionante, respecto de las marcas con certificado de registro No. 277517 y 524652 de acuerdo con la respuesta y contestación al hecho 6 y las pruebas documentales que obran de folios 3 al 35, de la página 1 al consecutivo 8.

[CONDUCTA]

Ahora procedemos analizar o hacer un análisis sobre la infracción alegada sobre las marcas mixtas antes referidas. En este orden cabe señalar que los literales A y B del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, establecen que:“el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos; literal a, aplicar o colocar la marca aún signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales sean registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado y para los envases y envolturas y embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) literal d, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuales quiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión” 

Con fundamento en lo anterior, el despacho procederá a estudiar si en el caso concreto estamos ante una eventual infracción o amenaza a los derechos de propiedad industrial de la accionante, por lo cual será necesario analizar, en primer lugar, si existe identidad o semejanza entre el signo usado por el demandado y las marcas de titularidad de la demandante.A a efectos de llevar a cabo dicho análisis, se confrontaron los signos usados por el demandado con las marcas del demandante a la luz de las reglas del cotejo desarrolladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; en este momento pongo en pantalla el cotejo realizado.

 Así las cosas, este cotejo se realiza con las reglas de cotejo de signos mixtas, establecidas por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial 84 del 2015, quien ha señalado que en este tipo de signos se debe determinar cuál es elemento predominante, este es el nominativo o figurativo. Para determinar lo anterior el despacho hará uso de lo manifestado también por el Tribunal según el cual:

“En general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico; teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado puede ser definitivos, el elemento grafico suele ser el de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos; que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

Hice mención a la interpretación 12 del 2014.   

Con base en lo expuesto, evidencia el despacho que los signos en conflictos, el elemento predominante es el denominativo, por ser el que genera el mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, así como por el evidente protagonismo que tiene en los signos a confrontar. En este caso, corresponde a las expresiones PUNTONET y PUNTONET INSUPERABLE de las marcas del demandante y SYSTEMAS PUNTONET utilizado por el demandado.

Ahora bien, establecido el elemento predominante de ambos signos, se procederá a realizar un análisis conforme a las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para el cotejo de signos nominativos, analizados estos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en la semejanzas desde el punto de vista del consumidor medio; analizando además si entre estos existe similitud ortográfica, fonética y conceptual.

Al aplicar las reglas de cotejo mencionados, el despacho concluye que entre los signos analizados existe similitud fonética, ortográfica y conceptual, pues al compararlos se encuentra que la expresión usada por el demandado reproduce la estructura fonética y ortográfica de la marca del titular, esto es PUNTONET; diferenciándose el signo que se acusa del infractor solo por la inclusión de la palabra sistemas, inclusión que no le agrega mayor diferencia al signo respecto de la marca de la demandante, en la medida que evocada en la mente del consumidor la misma idea, esto es comercialización de productos tecnológicos.

Por estas razones, advierte el despacho que el signo utilizado por el demandado, si bien no es idéntico, sí es semejante a los signos de la demandante, por lo que se concluye que la demanda hace una reproducción de la marca PUNTONET y PUNTONET INSUPERABLE.

Ahora el despacho procede hacer un análisis del literal A, del artículo 155 de la Decisión 486 del año 2000. Partimos por recordar que la norma ha señalado, “aplicar o colocar la marca o un signo idéntico, distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta sea registrada; o para los envases o envolturas embalajes o acondicionamientos de tales productos”.

De acuerdo con ello, se considera infracción colocar la marca a un signo idéntico o semejante de los productos a los cuales se ha registrado, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, sobre los embalajes y envolturas de estos productos. Para ello, el despacho determinará la conexidad competitiva con referencia a las reglas establecidas dentro de la interpretación prejudicial 100 del 2018, esta jurisprudencia ha señalado,

“para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos, objeto de análisis; y cualquiera de los signos, 3 criterios sustanciales, a, intercambiabilidad entre los productos o servicios, b, complementariedad entre sí de los productos o servicios, c, racionabilidad”. 

Así el despacho procede entonces a analizar cada uno de estos criterios:

“A. El grado de sustitución, intercambiabilidad entre los productos o servicios, existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión, resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiables entre sí; la sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda en el otro; para apreciar la sustitución entre productos o servicios, se tiene que considerar el precio de dichos bienes o servicios, sus características o finalidad, los canales de aprovisionamiento; o de distribución o de comercialización, etcétera. La sustitubilidad permite apreciar con claridad el hecho que, desde la perspectiva del consumidor, un producto o servicio es competidor de otro producto o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad”.

Es una lectura referente a la intercambiabilidad también señalada en la interpretación prejudicial 100 del 2018.    

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a los hechos 20, 23 y 24, que fueron aceptados como ciertos en la contestación, se encuentra el demando ejerce las siguientes actividades en el establecimiento SYSTEMAS PUNTONET: “Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico, comercio al por menor de computadores y equipos periférico, comercio al por menor de computadores y equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicación en establecimientos especializados; actividades de telecomunicaciones inalámbricas, comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación”.

Lo cual guarda relación a los servicios o productos que comercializa la sociedad accionante, tal como quedó probado en aplicación de las sanciones contenidas en el artículo 97 del Código General del Proceso, respecto del hecho 5 de la demanda, donde se afirmó que la demandante comercializa al por mayor computadores, equipos de telefonía móvil, y de forma secundaria comercializa productos y servicios complementarios y accesorios a esto, por tal razón se configuraría este criterio que permite presumir la conexión entre productos o servicios.

Criterio b, la complementariedad entre sí de los productos o servicios, al respecto en la interpretación judicial a la que se ha venido haciendo referencia señala lo siguiente,

“existe conexión cuando el consumidor de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero; y así el uso de un producto supone el uso del otro, esta complementariedad se puede presentar en productos o servicios”.

En este caso, es posible establecer la conexión entre los productos o servicios, toda vez que ambos extremos procesales no solo venden equipos tecnológicos, sino que adicionalmente o complementariamente ofrecen al servicio de crédito denominado [INAUDIBLE], circunstancia que quedó probada con los testimonios de Karen Lorena Caso Silva y el señor José Raúl Rojas Bautista.

Ahora, vamos a pasar al criterio c, la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario, racionabilidad; sobre este punto en la interpretación prejudicial en la que he venido haciendo mención se señala, “existe conexión cuando el consumidor considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario”.

Dentro de este proceso, hay una prueba certera que demuestra que los consumidores podrían considerar el establecimiento de comercio del accionado es el mismo de la demandante y es el testimonio de la señora Karen Lorena Caso Silva, acompañado de las pruebas documentales que obran en las páginas 8, 10 y 11 del consecutivo 32, donde la testigo reconoce que confundió entre los establecimientos asumiendo que el local de accionado, correspondía también a un local de la demandante.

Por tal razón, se encontraría configurado este criterio, que supone la conexión entre productos y servicios, por lo cual entonces estaría soportada la infracción establecida en el literal a del artículo 155.

Ahora, vamos analizar la infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.

Para determinar si la semejanza entre las marcas titularidad del acciónate del signo utilizado por el demandado, puede generar confusión o riesgo de sucesión a fin de determinar si se materializa o no la conducta infractora del literal B del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000. Según el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree que por su similitud proviene del mismo productor o fabricante, interpretación 178 de año 2015.

De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sostenido que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: (i) la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto u usar un servicio determinado bajo la creencia de que está comprando u usando otro, lo que implica la exigencia de un cierto anexo, también entre los productos y servicios; y (ii) la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un ortiguen empresarial común, y se menciona interpretación prejudicial 109 del año 2002.

Adicional a lo anterior el Tribunal ha manifestado que existen tres escenarios que dan lugar al riesgo de confusión,

“1 que existe identidad dentro de los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidas por ellos, 2 o identidad entre los signos y semejanza entre los productos y servicios, 3 o semejanza entre los signos de identidad entre los productos y servicios, 4 semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos”.

Interpretación prejudicial de 423 del año 2015.

En suma, siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, la identidad o semejanza entre los signos en disputa y entre los productos y servicios distinguidos por ellos.

En ese orden de ideas, en el caso bajo estudio, estamos frente al tercer escenario, es decir, aquel en que existe semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios. Como se expresó anteriormente, hay similitud ortográfica y fonética entre los signos confrontados, sumados a que los dos los usan para identificar la comercialización de productos tecnológicos y electrodomésticos. En consecuencia, el despacho concluye que existe un riesgo de confusión, el accionado a través de su enseña comercial, sus tarjetas de presentación, el perfil de Facebook pruebas que aparecen en folios 84, 31 al 134 del consecutivo 8 página 1 y página 33 de consecutivo 8.  

Hace uso de los signos PUNTONET y PUNTONET INSUPERABLE para identificar la comercialización de productos y servicios amparados por los registros marcarios de la demandante, esto es “servicios de distribución y comercialización, importación, exportación, almacenaje, alquiler, compra y venta de todo tipo de productos y mercancías especialmente de computadoras, impresoras, partes y suministros y de más relacionados con el sector tecnológico e informativo”, folio 32 a 35 consecutiva 8 página 1.

En esta medida, los consumidores podrían acudir al establecimiento de comercio del demandado bajo la falsa creencia de que allí puede adquirir los productos y servicios de la demandante, lo cual no es otra cosa que una infraccionó a los derechos de propiedad industrial de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. en los términos de lo establecido en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.

Finalmente, frente a la infracción a los literales A y D del artículo 155 la Decisión Andina 486 del 2000, es importante subrayar que la parte demandante demostró durante el proceso que el uso de la expresión SYSTEMAS PUNTONET, por parte del demandado se suscitó con posterioridad al 1 de febrero del año 2018 fecha en la que abrieron el punto en la Plata Huila, este hecho quedó demostrado con las siguientes pruebas.

Primero, el interrogatorio de parte de la señora María del Pilar Fernández Perdomo, quien señaló a los 18 segundos: “ Bueno doctor, voy a contarle un momento desde antes desde que vimos como tal el aviso que dijera SYSTEMAS PUNTONET, nosotros le vendíamos a Kristhian cuando el venía acá a la Ciudad de Neiva, de que es la sede principal nuestra, nosotros le vendíamos productos a él y siempre le vendíamos a nombre de Kristhian  Losada Osorio, la C.C. tal con la dirección de un local en la Plata, y sabe el que nosotros nos llamamos PUNTONET de hecho un hermano de él hizo parte de la empresa nuestra, el trabajo como técnico en sistemas, entonces sabe de la empresa PUNTONET. Nosotros el primero de febrero del 2018 nos ampliamos por ampliarnos mucho más, porque habíamos abierto sede en tres Municipios más, decidimos ir a la Plata porque es un muy buen mercado, con nuestro aviso PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. que él lo conoce. Tiempo después él comenzó a comprarnos allá y de hecho él tiene un local en una zona muy comercial donde nosotros también nos ubicamos, el local de él decía, MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS que es a lo que se dedicaba, ¿qué nos compraba a nosotros?, nos compraba insumos, tintas eso, es lo que él nos compraba, porque él hacía mantenimiento de impresoras y fue montando vitrinas pequeñas y accesorios que nosotros le vendíamos, mouse, teclados listo no hay problema a nombre de Kristhian y con el aviso de MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS no vimos nada más, no le vimos problema. Tiempo después, esto fue más o menos en mayo, junio del 2018 más o menos, la niña encargada del punto de allá Katerin Marín, nos manada una foto muy temprano y me dice María, resulta que ella vivía en ese tiempo encima del local de nosotros, en un segundo piso ella salió por la noche y vio que diagonal al local de nosotros que es donde está el local de Kristhian, decía SYSTEMAS PUNTONET, ella nos llamó inmediatamente al otro día muy temprano y me dice María, Kristhian le puso un aviso al local, acabo de verlo y dice SYSTEMAS PUNTONET, como ahí fue donde comenzamos este proceso”, minuto 00:20:54.

Aparte de esta manifestación hecha en el interrogatorio de la señora María del Pilar Fernández Perdomo, también encontró el despacho la siguiente prueba, el testimonio del señor José Raúl Rojas Bautista, quien manifestó al minuto 00:33:01: “Tenía un establecimiento, pero tenía un letrero de aviso que decía MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS y recarga de cartuchos que era lo que yo siempre le conocía a él. Él se dedicaba era a esa actividad venta de insumos para impresoras, mantenimiento de impresoras y recarga de cartuchos de esos equipos, esa era la actividad a la que él se dedicaba y lo que siempre lo conocí y él tenía un aviso que MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS y recargas de cartuchos eso es lo que hacía.”

Seguidamente al minuto 00:33:49 segundos señaló el señor José Raúl: “después que nosotros llegamos yo calcularía que unos dos meses, el cambio el aviso; obviamente nos dimos cuenta inmediatamente vimos que el colocó el nombre SYSTEMAS PUNTONET, quitó el de recarga de impresoras y puso SYSTEMAS PUNTONET”. Eso fue finalizado al minuto 00:34:08 segundos de testimonio del testimonio del señor José Raúl Rojas.

Aparte de estas pruebas, también este hecho ha quedado narrado en tanto en interrogatorio de la señora María del Pilar Fernández Perdomo y del señor José Raúl Rojas Bautista, ha quedado también soportada en la inasistencia a las diligencias por parte del demandado sin ninguna justificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 del Código General del Proceso, teniendo aprobada dicha circunstancia estas pueden desvirtuar los testimonios extraprocesales allegados por el demandado de Milena del Pilar Palomino Andrade y Mercedes Marín, pruebas que obran de folios 52 al 58 del consecutivo 9.

Abonados analizados estos si bien mencionan que el negocio se denomina SYSTEMAS PUNTONET desde hace 6 años, las declaraciones no son claras con respecto al letrero o balla que se les da para identificar el establecimiento, de tal forma que recordemos que en la inscripción ante el registro mercantil no sirve como prueba de un uso de una marca.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Superado este punto, procede la delegatura a referirse sobre los daños, frente a las infracciones que ha encontrado probadas la delegatura, como puede apreciarse en el escrito de demanda el daño sufrido por PUNTONET INSUPERABLE S.A.S., corresponde a los beneficios económicos percibidos por el demandado con ocasión a la infracción. 

Igualmente, para efectos de la cuantificas ion del perjuicio se acogió al sistema de indemnización prestablecida, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 2.2.2.21.1. del Decreto 1074 del 2015: “La indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones prestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios a lección del demandante, para efectos del presente caíitulo se entenderá que si la demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización prestablecida, no tendrá que probar la cuantiar de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y por lo tanto sujeta la tasación de sus perjuicios a determinación por parte del juez, de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación”.

En otras palabras, quien elige el sistema de indemnización prestablecida como es el caso de la aquí demandante, no tiene que probar la cuantía de daños y perjuicios causados por la infracción sino que su tasación estará determinado por el juez, no obstante lo anterior el régimen de indemnizaciones prestablecidas únicamente libera de la carga de la cuantía del daño más no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. Así las cosas, se analizará a continuación si la demandante cumplió con la referida carga para posteriormente estimar la cuantía de conformidad con los criterios prestablecidos en el referido decretó.

Tal como se menciona en el análisis referente a la infracción, es posible encontrar probado que el demandado usaba la marca de titularidad de la accionante, para identificar en el comercio los mismos servicios para los cuales fueron registradas.

Ahora, esta conducta configura un daño a la demandante en materia de propiedad intelectual siguiendo lo señalado por Ernesto Rengifo García, en su artículo valoración de perjuicios en la infracción de patentes es relevante tener presente que: “La infracción del derecho de propiedad intelectual es la causa del fenómeno indemnizatorio, la violación del derecho de propiedad intelectual constituye el perjuicio mismo, dado que la lección jurídica concite en el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva al titular a quien le entereza determinar, oportunidad y el modo en que va a explotar su derecho de manera individual o autorizando su explotación por otro u otros”.

Teniendo claro lo dicho hasta el momento, es oportuno señalar que en el caso del derecho marcario, como se ha reiterado, la protección recae sobre un signo distintivo y dicha protección se mentaliza en una serie de derechos de carácter exclusivo. Así entonces, al infringir alguna de estas prorrogativas, se materializa el daño precisamente porque se irrumpe en el derecho subjetivo del titular de la marca y se le priva de la facultad exclusiva que solo le corresponda a este, afectándose, así, sus intereses legítimos en relación al signo protegido, como sería, por ejemplo, recibir una remuneración proporcional por la explotación u utilización de las mismas.

Así lo ha entendido el Legislador Andino que en artículo 243 de la Decisión Andina 483 del 2000, parte del entendimiento que por el hecho de la infracción se genera al menos un procésate que corresponde al beneficio obtenido por el infractor, por la explotación de las marcas u el precio de la licencia que hubiera obtenido el titular en caso que el uso de su marca hubiera sido autorizado por el titular; diferente es determinar la cuantiar de esos beneficios o de lo que costaría la licencia.

En ese orden de ideas, es posible afirmar la existencia de un daño en el presente caso, existido un menoscabo el derecho vulneración al derecho exclusiva de la demandante, lo cual se traduce a una lección patrimonial en la modalidad de beneficios obtenidos por el infractor, como consecuencia de la violación del derecho de exclusividad, daño que se encontraría probado con las siguientes pruebas.

1. Las facturas de venta que obran a folios 85 y 86 consecutivo 8 página 1, el testimonio de la señora Karen Lorena Caso Silva y la ratificación de los documentos que obran en las páginas 8, 10, 11 del consecutiva 32. Las consecuencias por no haber exhibido los documentos requeridos en el numeral 1.1.4 del acta 1644 del 27 de noviembre del 2020 de acuerdo con el artículo 267 del Código General del Proceso, pruebas todas estas que permiten inferir que el accionado ha tenido beneficios económicos al utilizar el signo distintivo similar al de la accionante.

Teniendo aprobado el daño, pasamos entonces a la cuantificación, para ello el artículo 2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, señala que la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3 S.M.LM.V, hasta un máximo de 100 S.M.L.MV, por cada marca infringida así en el presente caso dado que se verificó la infracción de las marcas que cuentan con certificado 524652 folios 32 y 33 y certificado 277517 folios 34 y 35 del consecutivo 8 se fijara una suma equivalente de 10 S.M.L.M.V por cada marca, para un total de 20 S.M.L.M.V, esto es la suma de $17.556.040 COP.

Lo anterior de conformidad con el parágrafo del artículo antes mencionado, el cual establece que, “para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso del monto y la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”. Encontrando que en este caso las pruebas relativas a las condiciones de la infracción son la existencia de un letrero, tarjetas de presentación, facturas, la cercanía del establecimiento del comercio, la duración de la infracción la cual ha perdurado según el testimonio del señor José Raúl Rojas Bautista, lo que indicó hasta el 2 de diciembre del 2020. Con base en las consideraciones, anotadas quedan entonces desvirtuados los argumentos de defensa propuestos por la pasiva en la contestación y los alegatos de conclusión.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

En vista de que la decisión es favorable para la parte demandante, procede entonces el despacho a fijar las agencias en derecho en tanto que se condenará también es costas a la parte accionada, sobre ello siguiendo los parámetros de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, así como los parámetros del Consejo Superior de la Judicatura, el acuerdo PSAA16-10554 se fija como agencias en derecho la suma de 3 S.M.L.M.V, es decir la suma de $2.633.406 COP que se deberá pagar a favor de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades conferidas por el Código General del Proceso administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley,

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLERARque Kristhian Leonardo Losada Osorio incurrió en los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. respecto de las marcas, PUNTONET con certificado de registro número 277517 y de PUNTONET INSUPERABLE con certificado de registro 524652 conforme lo previsto en los literales A y B del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.

SEGUNDO. NEGAR la pretensión segunda de la demanda.

TERCERO. ORDENAR a Kristhian Leonardo Losada Osorio, suspender de manera inmediata o permanente y definitiva la utilización de elementos denominativos gráficos y conceptúales similares o idénticos, con los signos distintivos de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. con certificado registro número 277517 y 524652.

CUARTO. ORDENARa Kristhian Leonardo Losada Osorio, retirar de manera inmediata permanente y definitiva, cualquier aviso, letrero, balla, pancarta, papelería; en general cualquier material comercial o publicitaria en el que emplee la expresión SYSTEMAS PUNTONET o cualquier semejante a las marcas PUNTONET con certificado de registro número 277517 y PUNTONET INSUPERABLE con certificado de registro número 524652, propiedad de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S.

QUINTO. ORDENAR a Kristhian Leonardo Losada Osorio, retirar de los circuitos comerciales de manera inmediata o permanente definitiva, la comercialización de servicio, productos identificados con el signo SYSTEMAS PUNTONET o cualquier otro signo que sea confundible con las marcas y signos de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. con certificado número 277517 y 524652.

SEXTO. ORDENAR a Kristhian Leonardo Losada Osorio, retirar de manera inmediata permanente y definitiva, de la red social Facebook, todo contenido informativo, publicitario o promocional en donde se utilice el signo SYSTEMAS PUNTONET o cualquier otro signo semejante con las marcas y signos de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S;  con certificado de registro número 277517 y número 524652, sobre esta pretensión se aclara que no se considera la integridad de la misma, dentro del proceso no hay pruebas que demuestren que el relacionado utilice otras redes sociales para publicidad de su establecimiento de comercio, o el establecimiento SYSTEMAS PUNTONET.

SÉPTIMO. PROHIBIR a Kristhian Leonardo Losada Osorio, la comercialización y publicidad de servicios o productos mediante el signo SYSTEMAS PUNTONET.

OCTAVO. CONDENAR a Kristhian Leonardo Losada Osorio, a pagar a favor de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S. la suma de $17.556.040 COP a título de indemnización de perjuicios, lo anterior conforme a lo expuesto de la parte motiva de esta providencia, este valor deberá cancelarlo dentro de los 30 días siguientes a la autoría de la presente providencia.

NOVENO. CONDENAR en costas a Kristhian Leonardo Losada Osorio, para efectos se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $2.633.406 COP de conformidad con lo establecido en acuerdo 10554 del 5 de agosto del 2016 los cuales deberá pagarse a favor de PUNTONET INSUPERABLE S.A.S.

DÉCIMO. ORDENAR a Kristhian Leonardo Losada Osorio, en el término máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la autoría de la sentencia pública en un diario de amplia difusión en el departamento del Huila por una sola vez, la parte resolutiva.

Esta sentencia queda notifica en estrados.