Seiko Epson Corporation vs. Comercializadora Total Quality Ltda.

Fecha: 17/12/2019
Radicado: 18-329555
Demandante: Seiko Epson Corporation
Demandado: Comercializadora Total Quality Ltda.
Funcionario: Asesor Asignado – Hugo Alberto Martinez Luna

Procede a proferir decisión de fondo en el presente asunto. En lo referente a las consideraciones, iniciamos con la legitimación dentro del presente proceso.

[LEGITIMACIÓN]

Lo primero a establecerse en este tipo de procesos es la legitimación, puesto que sin tal requisito habría lugar inmediatamente a negar las pretensiones. En materia de propiedad industrial la norma que regula lo pertinente corresponde al artículo 238 de la Decisión 486 del año 2000 que señala lo siguiente:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.”

En esa medida, quien cuenta con la legitimación dentro de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 del 2000, razón por la cual previo a decidir sobre la comisión de una infracción, es preciso verificar que el accionante haya demostrado la existencia de un derecho y su titularidad.

En el presente proceso se encuentra acreditado efectivamente que SEIKO EPSON CORPORATION, en calidad de demandante es titular de la marca nominativa EPSON para la identificación de productos comprendidos dentro la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza versión 7, específicamente: tintas, cintas entintadas, casette de cintas entintadas, cartuchos de tinta y [Inaudible] para impresoras de computadores procesadores de palabras y máquinas copiadoras. De este aspecto da cuenta la certificación expedida por esta entidad según la cual la demandante es titular de la marca denominativa EPSON identificada con el certificado No. 195654, obrante a folio 14 del cuaderno 2.

Así, teniendo en cuenta que la demandante es titular del signo cuya protección reclama y que ya se mencionó, es claro que se encuentro legitimada para solicitar la protección de los mismos de conformidad con la reclamación contenida en su demanda.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva es claro que para este despacho la sociedad accionada es propietaria del establecimiento de comercio Total Quality, pues ello da cuenta del certificado de existencia o representación obrante a folio 11 reverso, expedido el 22 de noviembre del 2018.

[INFRACCIÓN]

Ahora bien, avanzaremos al análisis de la infracción. A efectos de establecer la posible infracción de los derechos de propiedad industrial se parte por recordar que de acuerdo a los literales A, C y D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, norma pertinente aplicación en este asunto teniendo en cuenta lo expuesto en el hecho 2.2 del escrito demanda, así como en el capítulo de fundamentos del derecho de la demanda. Esa norma señala lo siguiente:

“Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

1. a)    Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

(…)

• c)     Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

• Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.”

A partir del contenido de esta norma se puntualiza que para que se configure la infracción de derecho es necesario establecer, en relación con el literal (a), que el presunto infractor aplica el signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto, hecho lo anterior se procede a calificar la conducta y de ser infractora debe ser protegido el titular del derecho. En el literal (c) hace referencia que el presunto infractor sea el fabricante de los materiales de los materiales que reproduzcan o contengan la marca y que en todo caso los comercialice o los conserve, es decir que además de ser fabricante debe estar demostrada su comercialización o conservación para de esta manera calificar dicha conducta.

En relación con el literal (d) para que se configure la infracción de propiedad industrial es necesario establecer 3 aspectos:

1. El uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor.
2. La similitud de identidad de dicho signo con aquel que se encuentre registrado.
3. El riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado.

Verificados estos elementos, corresponde proceder con la protección del titular del derecho de propiedad industrial. En ese orden de ideas proceder a analizar cada uno de los literales mencionados. Acerca de la infracción del literal (a) y (c), como se mencionó anteriormente, estos literales se marcan en la aplicación del signo o algún producto que el infractor sea el fabricante.

En lo pertinente es dable señalar que conforme a las preguntas del sobre cerrado allegadas durante al interrogatorio de parte de la parte demandada, las preguntas 8 y 9 indican lo siguiente: ¿Diga cómo es cierto sí o no, que la empresa que usted representa ha aplicado la marca EPSON sobre los envases, envolturas o embalajes que comercializa? Y pregunta 9: ¿diga cómo es cierto sí o no que la empresa que usted representa ha fabricado etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que representan idénticamente la marca EPSON con el fin de fabricarlos en su establecimiento de comercio?

Teniendo en cuenta el alcance contenido de las preguntas, así como las presunciones impuestas a la parte dada su inasistencia y su no contestación de la demanda este despacho precisa que estos actos se advierten confesos y en este punto se configurarán los actos de los literales (a) y (c) del 155.

Ahora cerca de la infracción del literal (d), para que se configure la infracción de un derecho de propiedad industrial bajo los supuestos del literal (d) es necesario demostrar 3 aspectos importantes que pasan a explicarse. El uso del comercio el signo presuntamente infractor, lo primero a analizarse es si en el presente caso se probó que COMERCIALIZADORA TOTAL QUALITY LTDA, usó el signo de la demandante.

Al respecto de conformidad con la presunción de hecho del 2.2 de la demanda, el que se deriva de la aplicación de las previsiones del artículo 97, junto con la muestra física que se vincula al mismo hecho aportado al presente proceso como muestra física folio 40 del cuaderno 2 y que será valorada conforme al artículo 252 del mismo ordenamiento. Teniendo en cuenta la presunción que se deriva del hecho 2.2 de la demanda y la pregunta del interrogatorio No. 2, allegada en sobre cerrado, según la cual la demandada ha comercializado tintas en su establecimiento de comercio y que dicho producto correspondería con aquel allegado a manera de muestra física, es posible concluir que el demandado ha comercializado productos tipo tinta identificados con la marca EPSON.

Lo anterior no es menos cierto por el estado actual de dicha muestra física, pues conforme a los postulados del artículo 252, dicha prueba permite a sus partes legibles apreciar que se trata de un producto de tinta, tipo tinta identificado con el signo EPSON tanto en la leyenda de parte inferior, como en el sello superpuesto en la parte holográfica. Pongo de presente en el estrado la muestra física allegada.

De esta forma el producto corresponde a una botella de tinta identificada con la marca EPSON, la cual se acompaña la cotización 0461 del 06 de noviembre del 2018 a folio 17 del cuaderno 2, identificada con el nombre de la accionada COMERCIALIZADORA TOTAL QUALITY LTDA, su dirección física y electrónica, así como el teléfono fijo de contacto de dicha sociedad; Datos que corresponden con aquellos obrantes en su certificado de existencia y representación, obrantes a folio 10 y siguientes del cuaderno 2. Anexo a lo anterior es de reiterar que dicho certificado de existencia y representación de la sociedad accionada refiere particularmente la propiedad de un establecimiento de comercio cuyos datos coinciden con la cotización 0461 ya antes mencionada.

Lo anterior analizado en conjunto permite concluir que COMERCIALIZADORA TOTAL QUALITY es la propietaria del establecimiento de comercio en el cual se comercializó la botella de tinta que obra en el expediente. De ese producto allegado al proceso quiero resaltar los siguientes aspectos:

Primero, que la caja contiene la botella de tinta color negro que se identifica con la marca EPSON. El signo EPSON se evidencia en la leyenda en la parte inferior de la caja cara frontal y en el sello al parecer holográfico y de seguridad, dispuesto sobre el empaque del producto y que se refiere a la expresión EPSON.

Ahora bien, respecto a la similitud de entidad entre los signos en conflicto, aquí se aborda si el uso de la expresión EPSON por parte del demandado constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre su marca. Para dar respuesta a este punto es necesario realizar el cotejo entre los signos usados por las partes. Para ello se tendrá en cuenta el signo del demandante, consignado en la certificación obrante al folio 14 del cuaderno 2, y el signo empleado por el demandado obrante en la muestra que se encuentra a folio 40 del mismo cuaderno.

A efectos de llevar a cabo el cotejo entre los signos en conflicto es necesario precisar que el signo registrado por la demandante es una marca nominativa EPSON. Para identificar productos comprendidos en la clase 2, versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente para identificar tintas. Por su parte la muestra física allegada evidencia que el producto comercializado por la accionada, corresponde a una tinta de color negro identifica con la leyenda tinta genuina EPSON y un sello al parecer holográfico y de seguridad, dispuesto sobre el empaque del producto con la expresión EPSON.

Así las cosas, según las reglas acogidas por el tribunal de justicia la Comunidad Andina para el cotejo de dos signos distintivos, proceso IP 178 del 2015, esto es, analizando en conjunto los signos de forma sucesiva con énfasis en las semejanzas desde el punto de vista del consumidor medio, se concluye que entre los signos analizados existe identidad, pues el producto comercializado por el accionado reproduce en su totalidad la marca nominativa del accionante EPSON.

El riesgo de confusión o asociación. Teniendo en cuenta que se encuentran probados los dos aspectos relacionados anteriormente, corresponde determinar si la situación descrita representa un riesgo de confusión para los consumidores, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en proceso 85 IP de 2004, sostuvo que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien u otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. Posición que ha sido corroborada en varias ocasiones y decisiones por dicho tribunal.

En este sentido, el mismo Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión. Directa, caracterizada por el vínculo de identidad o semejanza que induce al comprador a adquirir un producto, usar un servicio determinado con la creencia que se está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. Y segundo la confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo que hace el consumidor en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen les atribuye un mismo origen empresarial. Esto es conforme con lo dispuesto en el proceso 109 IP del 2002, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Así las cosas, siguiendo la misma corporación el proceso 423 IP del 2015, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores los cuales son: la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismo considerados y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. Por lo anterior existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión: i) que exista identidad entre los signos en disputa y ii), también entre los productos o servicios distinguidos por ellos identidad entre los signos y semejanzas entre los productos y servicios y iii), semejanza entre los signos de identidad entre los productos y iv) servicios o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.

A partir de lo anterior y con base a las pruebas aportadas el despacho encuentra que en el presente asunto se encuentra acreditado un riesgo de confusión entre la marca nominativa de la demandante y el signo utilizado por el demandado, tanto por la identidad existente entre estos como por el signo empleado en el producto comercializado por el demandado, distingue productos idénticos a los amparados por el registro marcado en el certificado 195654, esto es la comercialización de tintas, lo que puede llevar a los consumidores a acceder los productos comercializados por el demandado pensando erróneamente pensando que se trata de los demandante.

Adicionalmente no debemos dejar de lado que literal (d) en su parte final establece una presunción consistente en los siguiente: “Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Circunstancia esta que como se expresó anteriormente se evidencia en el presente asunto, pues como se analizó se encuentra demostrado el uso de un signo idéntico para un producto idéntico lo que conlleva a presumir ese riesgo de confusión.

Así, este Despacho concluye que para el caso bajo estudio, el demandado infringió los derechos de propiedad industrial derivados del registro marcario del demandante con certificado No. 195654, en aplicación a lo consagrado literal del 155 de la Decisión 486 del 2000.

De esta forma pues también quiero aclarar que conforme a la confesión y a las presunciones efectuadas de igual forma se encuentra aprobado la infracción de los literales (a) y (c) del mismo artículo 155 del año 2000 de la Decisión 486.

Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos hará pronunciamiento expreso de las pretensiones de la siguiente manera:

1. Se concederá la pretensión primera pues se evidencia la infracción, esto da lugar a su declaratoria.
2. Respecto a la pretensión numerada 6.2 no se concederá pues lo que se estudia acá es el uso aprobado para el presente caso y no a futuro, pues estarían condenando hechos sobre los cuales no es posible verificar su configuración.
3. En cuanto a la pretensión 6.4 que corresponde a la indemnización de perjuicios se resolverá de la siguiente manera:

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Establecida la infracción, pasemos a hablar de la indemnización de perjuicios. En diferentes oportunidades esta entidad se ha pronunciado al respecto indicando la necesaria diferencia que existe entre el daño y el perjuicio. Se resalta lo expuesto en la Sentencia 1600 del 27 de diciembre del 2018, proferidas entre el expediente 16-185373, en donde se concluyó que en materia de infracción a derechos de propiedad industrial el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada a la infracción, esto es, el perjuicio y para que sea indemnizado les debe ser demostrada la consecuencia dentro del respectivo proceso.

Esa es la carga de quien alega demostrar el perjuicio o la consecuencia de la infracción de conformidad del artículo 167 del Código General del Proceso que establece la carga de la prueba y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.

También se hizo mención en lo establecido en el artículo 243 de la Decisión 486 del 2000 que establece lo siguiente:

“Para efectos de calcular la inmediación de daños y perjuicios se tomará en cuenta entre otros los criterios siguientes:

1. a.     El daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
2. b.     El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
3. c.     El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor”.

Cuando la norma utiliza la palabra ‘criterios’ está siendo referencia a la realidad a tipologías de perjuicio, y ¿Por qué son tipologías de perjuicio?, pues es claro que ni el daño emergente ni el lucro cesante son algo de distintos perjuicios, pues como lo deja claro la definición del artículo 1614 del Código Civil, entonces, daño emergente y lucro cesante son perjuicios, entonces cuando la norma habla de criterios se está refiriendo a prejuicios.

Partiendo de esta idea, es lógico concluir que los demás criterios contenidos en los literales (b) y (c) también corresponden a tipología de perjuicio. Entenderlos de forma distinta restaría sentido a un listado que antes de un encabezado común debería corresponder a lo mismo y sabiendo que daño emergente y lucro cesante son tipologías de perjuicio, todo lo que viene de ahí para abajo pues son tipologías de perjuicio.

En esa medida, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismo perjuicios indemnizables en asuntos de propiedad industrial establecidos para esta materia.

Ahora entraré a hablar de la cuantificación. De acuerdo con el régimen de propiedad intelectual se entenderá que si el demandante al momento de la representación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, art. 2.2.2.21.1 del decreto 1074 del 2015. En esa medida, el titular de una marca que se acoja a este sistema queda relevado de mostrar la cuantía de los perjuicios, la cual se sujeta a la tasación hecha por el juez, siguiendo para ellos los lineamientos que parecen en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015.

La indemnización de perjuicios en el caso concreto, al momento de subsanarse la demanda, el demandante indicó dos tipos de perjuicios, por un lado, el lucro cesante y por el otro el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Para efectos de la cuantificación del perjuicio se procede a dar aplicación al sistema de indemnizaciones preestablecidas, pues a este se acogió la demandante.

Con este fin, se recuerda que conforme al artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015 en caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones prestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un minino de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y hasta un máximo de 100 SMLMV por cada marca infringida, esta suma podrá incrementarse hasta 200 SMLMV cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

Así mismo el parágrafo de la referida norma indica que para el caso particular el juez preponderara y declarara en la sentencia de que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.

Partiendo de la anterior norma, el Despacho hace las siguientes consideraciones a fin de determinar la cuantía de indemnización. En primer lugar, teniendo en cuenta la certificación de existencia y representación, así como la cotización 0461 el demandado comercializo el producto en un mismo establecimiento de comercio específicamente aquel ubicado en la Carrera 15 No, 78 – 33, local 1 142; también se tiene probado que la sociedad se registró en el año 2001, si se tiene en cuenta la fecha en la que se registro hasta el momento en que se aplico la demanda son aproximadamente 18 años, el establecimiento de comercio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá y solo se tiene certeza de la venta de una tinta con la marca EPSON.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2 del decreto 1074 de 2015, el demandado será condenado a pagar a la demandante a titulo de indemnización de perjuicios la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales equivalente a OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160 COP).

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Finalmente, en complemento a lo previsto en el articulo 365 y 366 del numeral 3 del CGP, se fijará como agencias en derecho las correspondientes a la primera instancia que debe asumir la parte demandada. Para esto se tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA1610554, que es el que se aplica en este caso específicamente el numeral primero del articulo quinto que habla de los procesos en primera instancia, bajo el criterio de la naturaleza del asunto.

Así las cosas y con ocasión que no se concedieron la totalidad de las pretensiones se condenará en costas al demandado, según la norma se fija de 1 a 10 salarios mínimos, en este caso voy a fijar la suma de 2 SMMLV, equivalentes UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1.656.232 COP), que deberá pagar la parte demandada a favor de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que el uso que COMERCIALIZADORA QUALITY LTDA hace de la marca EPSON para comercializar tintas infringe el derecho de propiedad industrial que posee SEIKO EPSON CORPORATION sobre la marca nominativa, identificada con el certificado de registro No. 195654 para identificar productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. NEGAR la pretensión 6.2 de conformidad con el expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. CONDENAR a COMERCIALIZADORA QUALITY LTDA a pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION la suma equivalente a 10 SMMLV, equivalentes a la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS ($8.281.160 COP), a título de indemnización preestablecida. Suma que deberá ser pagada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

CUARTO. CONDENAR en costas a COMERCIALIZADORA QUALITY LTDA. Para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 2 SMMLV, que equivalen a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1.656.232 COP), los cuales deberá pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION en el termino preferido dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

La anterior decisión se notifica en estrados a las partes.