Seiko Epson Corporation vs. German Arturo Bernal Mejia

Fecha: 19/09/2019
Radicado: 18-329546
Demandante: Seiko Epson Corporation
Demandado: Germán Arturo Bernal Mejía (Propietario del establecimiento de comercio Planet Service G)
Funcionario: Asesor Asignado – Camila Andrea Medina Gómez              

[ANTECEDENTES]

Buenas tardes, continuamos entonces con la presente diligencia, proceso por infracción a derechos de propiedad industrial con radicado 2018329546, demandante SEIKO EPSON CORPORATION, demandado el señor German Arturo Bernal Mejía. Evacuada las anteriores etapas procesales llegamos hasta alegatos de conclusión, control de legalidad y es así como una vez escuchado los alegatos de conclusión tanto de la parte demandante como de la parte demandada; el Despacho y con posterioridad control de legalidad, el Despacho no evidenció y las partes tampoco evidenciaron ninguna irregularidad que pudiera devenir en alguna nulidad, por lo tanto procederá a proferir una decisión de fondo en el presente asunto.

[LEGITIMACIÓN]

Lo primero que se entrara a estudiar, y que en este tipo de acciones es lo primero que se entra a evaluar es la legitimación, esto porque sin este presupuesto, no habría lugar a emitir una sentencia inmediata incluso en etapas anteriores, una sentencia incluso anticipada y en ese orden de ideas procederé con esto primero, para darles a conocer que en materia de propiedad industrial la norma que regula este aspecto es la Decisión 486 del 2000; en el artículo 238 habla de la legitimación pasiva:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar acción ante la Autoridad Nacional Competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”

En esta medida, quien cuenta con la legitimación activa, es decir con la legitimación para actuar, para radicar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, tiene que ser el titular de uno de los derechos contemplados en la Decisión 486 del 2000, que en el presente caso uno de los derechos o el derecho que se alega infringido es el derecho de una marca.

Es así como previo a resolverse si existió o no una infracción a derechos de propiedad industrial, es preciso verificar quién es el titular de la marca y si está legitimado para actuar en esta acción como parte activa. En el proceso que estamos hoy reunidos, se encuentra acreditado efectivamente que la sociedad SEIKO EPSON CORPORATION es la actual titular de la marca nominativa EPSON, esto pues se tiene en atención al documento que obra a folio 12 del expediente, cuaderno 2; con la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se evidencia la titularidad y también la marca registrada para productos en la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza versión 7.

En esa certificación se menciona lo siguiente: “productos y/o servicios, tintas, cintas entintadas, casete de cintas entintadas; cartuchos de tinta y entonador para impresoras de computador, procesadoras de palabras y maquinas copiadoras”; para eso está registrada la marca EPSON y sobre la cual hoy se busca la protección por parte de la sociedad demandante, el certificado de esta marca es el 195654 como lo mencione anteriormente, está a folio 12. Es así como se tiene en cuenta que la demandante efectivamente es titular del signo, de la marca cuya protección reclama ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con este proceso, y por lo anterior se encuentra que está legitimada para demandar.

Ahora bien, no debemos olvidar que la fijación del litigio concertada acá con las partes, y dada a conocer por este Despacho, consistió en 3 puntos.

1. Es determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que el aquí demandado llego a usar o hizo uso de la marca EPSON, a través de la comercialización o de los productos que se comercializaban en el establecimiento de comercio PLANET SERVICE G.

• De encontrarse probado esto, o de caso afirmativo, determinar si ese uso infringe los derechos de propiedad industrial, que la demandante ostenta sobre la marca nominativa EPSON.

• Finalmente, de encontrarse configurada la infracción, se determinará lo correspondiente a la existencia del daño reclamado que solicitó la parte demandante, en relación con el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

[INFRACCIÓN]

Lo primero que se va entra a estudiar, entonces, es si existió o no una infracción. La parte demandante señaló en su escrito de demanda en los hechos, así como en los fundamentos de derecho, lo dispuesto en los literales a, c y d del artículo 155 de la Decisión 482 del 2000, que es la norma pertinente para este tipo de acciones por propiedad industrial. Es así, cómo voy a pasar a leer lo dispuesto en este artículo con los literales:

“Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos.

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado o sobre los envases, envolturas, o embalajes o acondicionamiento de tales productos.

(…)

• Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

(…)

• Utilizar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”

Así lo dice el artículo 155, los literales a, c y d. A partir del contenido de esa norma, se puntualiza que para que se configure una infracción a derechos de propiedad industrial, es necesario establecer varios aspectos dependiendo de cada literal. En el literal a se requiere que el presunto infractor aplique el signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto, dicho lo anterior se procedería de esta manera a calificar la conducta y de ser infractora debe ser protegido el titular del derecho.

El literal c, hace referencia a que el presunto infractor sea el fabricante de los materiales que reproduzcan o contengan la marca, y que en todo caso los comercialice o los conserve, es decir, que además de ser el fabricante, también debe estar demostrado su comercialización o conservación para de esta manera calificar dicha conducta. Finalmente, en atención al literal d, para que se configure la infracción son necesarios 3 presupuestos: i) el uso en el comercio por parte del demandado, del signo distintivo presuntamente infractor, ii) la similitud o identidad de dicho signo, con el que está registrado y iii) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor, y aquel que se encuentra registrado. Eso es bajo el literal d, esos son los presupuestos para cada uno de los laterales.

Verificados estos elementos, corresponde entonces proceder con la protección del titular del derecho de propiedad industrial, y en ese orden de ideas procederé a analizar cada uno de los literales que anteriormente mencioné.

Acerca de la infracción de los literales a y c, como se mencionó anteriormente estos literales se enmarcan en la aplicación del signo en algún producto, y que el infractor sea también el fabricante; teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas por la parte demandada en el interrogatorio de parte, así como en la contestación de la demanda, es claro para este despacho que no se encuentra probado que efectivamente el señor German Arturo Bernal Mejía sea la persona que ejecute dichos actos.

Adicionalmente, vale la pena precisar que si bien la demandada menciona estos literales del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, no es menos cierto que simplemente los indica y transcribe, pero el contenido de la demanda no se logra evidenciar una manifestación relativa que efectivamente el demandado sea la persona encargada de aplicar el signo EPSON a los productos, o que siquiera sea quien se encuentre comercializando de forma efectiva y de forma continua; y que también etiquete los productos con ese signo. En ese orden de ideas, no se evidencia que se encuentre configurada la infracción desde el punto de vista de los literales a y c del artículo 155 antes referenciados.

Adicionalmente, en lo que se refiere al literal c, que corresponde que detente los productos, tampoco se evidenció que, dentro del inventario, o el establecimiento de comercio del aquí demandado, existiera un inventario o varios productos de la marca EPSON, entonces en ese orden de ideas literales a y c no se encuentran probados.

Ahora, acerca de la infracción del literal d, como lo indiqué anteriormente, para que se pueda comprobar la infracción, o se configure la infracción de algún derecho de propiedad industrial contemplado o bajo el supuesto del literal d, es necesario que se encuentren probados 3 aspectos importantes; en ese orden ideas empezare a mencionar cada uno de los aspectos indicados.

El primero de ellos es el uso en el comercio del signo presuntamente infractor. En cuanto al uso, se probó efectivamente que el señor German Arturo Bernal Mejía uso el signo de la demandante. De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, es posible concluir que el demandado ha comercializado el producto que se encuentra a continuación, o que ustedes pueden evidenciar en este momento, que fue allegado por la demanda; folio 40 que es una muestra de un producto adquirido en el establecimiento de comercio de la parte demandada, corresponde a esta muestra física que estoy poniendo aquí en conocimiento.

Este producto corresponde a una botella de tinta, identificada con la marca, el signo EPSON, y debajo de la marca se evidencia un número, o una referencia que es la 664; igualmente en el expediente existen otras pruebas tales como la factura de venta No. 3298 del 5 de noviembre de 2018 obrante a folio 15 del cuaderno 2, en la que se puede evidenciar un NIT que es el 80903178-9, el nombre del establecimiento de comercio PLANET SERVICE G, la dirección que corresponde a la Carrera 15 # 78 – 33 Local 1-173, el nombre de German Bernal, esto es lo que se evidencia en la factura que obra a folio 15 del expediente.

También se tiene el certificado de matrícula del establecimiento de comercio PLANET SERVICE G, que obra a folio 10 del expediente, donde se evidencia que German Arturo Mejía Bernal figura como propietario de dicho establecimiento de comercio, en ese certificado se evidencia además algunos datos que coinciden con los que se reflejan en la factura de venta antes mencionados tales como; la dirección es la misma Carrera 15 # 78- 33 Local 1-173 el Número del local, el NIT es exactamente el mismo, el número de cédula del señor German Arturo Bernal Mejía, la persona natural también y el establecimiento de comercio.

Lo anterior, analizado en conjunto, permite efectivamente concluir que German Arturo Bernal Mejía es propietario del establecimiento de comercio en el cual se comercializó la botella de tinta que obra en el expediente. Es así como el Despacho concluye que en el presente asunto se encuentra acreditado que el demandado a través del establecimiento de comercio PLANET SERVICE G, comercializó esa botella de tinta.

Del producto allegado al proceso quiero resaltar dos aspectos importantes. El primero de ellos, es que la caja efectivamente contienen la botella de tinta, y la caja se identifica con la expresión, el signo o la marca EPSON, no solamente en su parte superior, sino también en la cara frontal de la caja, en el logo, y en el dibujo de la botella o de la tinta; adicionalmente es de necesario poner de presente que del dictamen pericial aportado por la parte demandante, se concluye que el producto comercializado por el demandado corresponde aquellos productos que son de propiedad de la demandante, o que sean comercializados o puestos a disposición del público por la demandante, es decir, que es un producto que no es original de la demandante, por tal motivo de ahí se puede sacar la conclusión que efectivamente está comercializando un producto que no ha sido autorizado para que sea puesto en el mercado, por quien es el propietario de la marca infringiendo su marca.

El segundo aspecto corresponde a la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Antes de determinar si el uso del signo que hace el demandado del signo del demandante configura una infracción a los derechos de propiedad industrial, voy a referirme en primer lugar al principio de buena fe que fue alegado por la parte demandada no solo en el transcurso de esta diligencia, sino también en la contestación de la demanda. Con ese concepto se pretende atacar directamente la configuración de la infracción, es decir, con ese concepto de buena fe, el principio de la buena fe; la parte demandada lo que pretende es manifestar que no existió una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Según lo mencionado por la parte demandada en diferentes oportunidades, el derecho de SEIKO sobre la marca registrada EPSON no es oponible, pues el demandado actuó de buena fe, eso lo manifiesta la parte demandada. Cuando al comercializar la tinta también fue engañado, señaló que tal como lo afirmó la demandante en relación con la identidad del producto, el demandante también pudo tener una confusión respecto de si estaba comercializando o no productos originales, y de allí se basa y se desprende todo el concepto de buena fe que manifiesta la parte demandada.

Sobre el punto debo partir por afirmar que el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 establece los comportamientos a los que se puede oponer el titular de la marca frente a terceros, uno de ellos fueron los tres literales que mencioné en un inicio, sin que se menciona tampoco en esta decisión como eximente de responsabilidad, un posible uso de buena fe ejecutado por el demandado; la norma es clara, estamos aquí estudiando en este momento el literal d, especialmente el literal d en considerar como infractor el uso similar idéntico de una marca registrada, cuando con esa se pueda generar confusión o riesgo de asociación.

Todo ello más allá de que tal uso se haya ejecutado o no de buena fe, simplemente lo que nos dice la norma es el uso infractor…, el uso de la marca sin autorización ya da lugar a una infracción, no hay eximentes de responsabilidad. Tengamos en cuenta que de conformidad como la norma está redactada, la comisión de la infracción no está amparada ha aspectos de tipo subjetivo; esto quiere decir que en materia de infracción esa propiedad industrial no es necesario verificar la culpa del infractor. Basta poder enmarcar su conducta en los elementos objetivos que están contenidos en la norma para que se pueda determinar su infracción, así ocurre con el literal d, donde se dice que para determinar la infracción se debe establecer el uso del signo, la similitud o identidad del signo con la marca registrada y el riesgo de confusión y asociación, todo ello preside de la intención o de la mala fe de a quien se le acusa de este acto.

No es necesario entonces verificar la intención para poder entrar a evaluar la conducta, y por eso es que el ejercicio de la buena fe no exime de responsabilidad al demandado, de tal suerte que si el comerciante hace uso de un signo con conciencia de no estar infringiendo ningún derecho, pero pone a los consumidores, a los clientes en este caso en riesgo de confusión, no podría alegar que no es un infractor; pues se cumple también con uno de los presupuestos que es el riesgo de confusión; de cualquier forma podría hacerlo porque están presentando los presupuestos de la conducta, independientemente de que si este comerciante tenía o no la intensión de confundir a los consumidores, entonces por eso la buena fe no exime de responsabilidad al presunto infractor que en este caso es el demandado.

Aclarado lo anterior, analizaré el segundo aspecto relacionado con la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Aquí se abordará el segundo punto de la fijación del litigio, es decir ya quedó demostrado el primer punto de la fijación del litigio, que fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se comercializan y en el que se evidenció que efectivamente el demandado fue quien comercializó esta botella de tinta y ahora pasamos con este segundo aspecto.

Para dar respuesta a este punto es necesario realizar el cotejo entre los signos usados entre las partes, para ellos se tendrá en cuenta el signo de la demandante, consignado en la certificación obrante a folio 12 del cuaderno 2, que es la que les he estado mencionando, que es la marca nominativa EPSON, tal como fue registrada; que se evidencia allí en esa certificación y el signo empleado por el demandado obrante en la muestra que se aportó por la parte demandante, y que obra a folio 40 del mismo cuaderno.

A efectos de llevar a cabo el cotejo entre ambos signos, es necesario precisar que la marca registrada por la parte demandante, es una marca nominativa, es la marca EPSON, para identificar productos en la clase 2 versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente para el caso que ocupa la atención en este momento del despacho, es para identificar tinta; si bien la clase abarca varios elementos, la infracción en este asunto está determinado por la comercialización de tintas, tal como se evidencia en la certificación obrante a folio 12, como lo mencioné está uno de los productos que son tintas.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estableció unas normas para el cotejo de signos distintivos, esto es, analizar los signos en conjunto de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas desde el punto de vista del consumidor medio. Se concluye entonces que, entre los signos analizados existe igualdad, pues el producto comercializado por el accionado reproduce como se puede evidenciar acá en su totalidad, el signo, la marca registrada por la parte demandante, qué es EPSON, la marca nominativa EPSON.

Adicionalmente, es importante manifestar de que si bien la actividad económica del demandado, y que fue registrada en su certificado de matrícula mercantil que obra a folio 10, corresponde a lo siguiente: “mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos, comercia al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados”, no es menos cierto que en el interrogatorio de parte que se le realizó al demandado tanto por este despacho como por la parte demandante, el señor German Arturo Bernal Mejía aseguró que en el establecimiento de comercio PLANET SERVICE G del cual era el propietario, se comercializó la botella de tinta marca EPSON y que consta en la factura de venta No. 3298 del 6 de noviembre del 2018, pues así lo reconoció cuando el Despacho le puso de presente la factura de venta mencionada.  

Adicionalmente también indicó que en varias oportunidades cuando los clientes se acercaban a él y le hacían solicitudes sobre productos que no tuviera de pronto inventariados, o en su poder; pues sus trabajadores acudían a otros establecimientos de comercio, adquirían los productos y los vendían, hecho que también ata al demandado; porque como le preguntó este Despacho, él tenía conocimiento de estos hechos y adicionalmente también obtenía una ganancia por la venta de esos productos que se puede denominar extra, que no tenía en su poder.

Determinado lo anterior, pasaremos al tercer aspecto que es el riesgo de confusión o de asociación. Es el último por determinar para saber si efectivamente se configura o no la infracción contenida en el literal d. Teniendo en cuenta que se encuentran probado los 2 aspectos relacionados anteriormente, corresponde ahora determinar este aspecto; el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 85IP del 2004, sostuvo que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo capacidad suficiente para ser distintivo, posición que ha sido corroborada en varias ocasiones por el mismo Tribunal.

En ese sentido, el mismo Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: confusión directa y confusión indirecta. Voy a explicar cada una de ellas; la confusión directa también como lo manifiesta el Tribunal se trata de…está caracterizada por el vínculo de identidad o semejanza que induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios.

La dos, que es la confusión indirecta, que es caracterizada por el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, esto de conformidad con el proceso 109 IP del 2002.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, proceso 423 IP del 2015, es posible afirmar que el riesgo de confusión también depende principalmente de varios factores, dos factores esenciales los cuales son la identidad o la semejanza entre los signos en disputa, en sí mismo considerados. Por lo anterior existen 4 escenarios que dan lugar al riesgo de confusión.  

1. El primero de ellos es que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos.

• O identidad entre los signos y semejanzas entre los productos o servicios.

• O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios.

• O semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.

A partir de lo anterior, y con base en las pruebas aportadas en el expediente, encuentra el Despacho que en el presente asunto se encuentra acreditado el riesgo de confusión indirecto entre la marca nominativa de la demandante y el signo utilizado por el demandado; tanto por la igualdad que existe entre estos, la cual fue estudiada anteriormente y también porque el signo empleado entre los productos comercializados por el demandado, distinguen o no solamente se evidencia la marca que es idéntica, sino también se distinguen los mismos productos para los cuales la demandante ha amparado su marca; es decir la que se encuentra con certificado No. 195654 esto es la comercialización de tintas, lo que pudo conllevar también a que los consumidores adquirieran del demandado, los productos como este en el caso que ocupa la atención al Despacho, poder adquirir este producto, pensando erróneamente que se trataba de los productos que son comercializados por la parte demandante.

Adicionalmente tampoco podemos dejar de un lado, lo que el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, trae en la parte final que consiste en una presunción, señala lo siguiente, “tratándose del uso de un signo idéntico, para productos o servicios se idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”, en el presente caso está más que demostrado que efectivamente el signo que se emplea en los productos comercializados por el demandado, en el producto comercializado por el demandado es exactamente el mismo, y el producto obedece también a una tinta; es decir no solamente está la marca que es idéntica, sino también se usa esa marca para comercializar los mismo productos para los cuales fue registrada la marca de la cual es titular el demandante.

Ahora comprobado lo anterior, me pronunciaré sobre las pretensiones que han sido solicitadas con la demanda. En cuanto a la primera pretensión se concederá, se evidencia que efectivamente existió una infracción de conformidad con lo estudiado anteriormente. Respecto de la infracción 6.2 es decir la segunda pretensión, no se concederá pues lo que se estudia acá es el uso probado para el presente caso y no ha futuro, pues estaría condenando hechos sobre los cuales no es posible verificar su configuración, se está pidiendo que ha futuro se le prohíba al demandado usar la marca, hecho que no da lugar a esta acción, sino que en el futuro el demandado usa la marca daría para una nueva acción o un nuevo proceso por infracción a derechos de propiedad industrial.

Se accede al contenido o a lo solicitado en la pretensión número 3, es decir la pretensión 6.3, y ahora me voy a pronunciar sobre lo correspondiente en cuanto a la pretensión 6.4, es la última pretensión a estudiar, que hace referencia a la indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Establecido como se manifestó anteriormente, que efectivamente hubo o existió una infracción a derechos de propiedad industrial por parte del demandado con ocasión a la marca registrada por la parte demandante; este Despacho ya ha emitido varios pronunciamientos respecto de este tipo de solicitudes, el demandante solicitó como indemnización, indemnización preestablecida y es así como ya se pronunció este Despacho en la sentencia 1600 del 27 de diciembre del 2018, proferida dentro del expediente 2016185373.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que se explicó en esa sentencia, en lo que se refiere a ese tipo de indemnizaciones, esa sentencia es muy importante porque hace una distinción en lo que tiene que ver o en los conceptos de daño, de perjuicio, explica como es la solicitud en cada caso; también habla sobre los sistemas a los que se pueden acoger las partes cuando solicitan una indemnización de perjuicios como lo es el juramento estimatorio y también la posibilidad que se abre a solicitar las indemnizaciones preestablecidas que solo operan en el tema de propiedad industrial.

Entonces en cuanto al daño y al perjuicio voy a empezar hablando del daño, y sobre este concepto la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal; y frente a la cual se impone una reacción de manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio (Sentencia del 2 de abril del 2001 radicado 5502).

Cuando este concepto se lleva a las acciones por infracción a derechos de propiedad industrial, la conclusión a se que se llega es que, en esta materia el daño se materializa en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular, que en este caso es sobre la marca nominativa EPSON. Lo anterior, tanto que el uso no autorizado de un signo constituye una [Inaudible] a la exclusividad que otorgan las normas de propiedad industrial.

En cuanto al perjuicio la Corte Suprema ha mencionado como, la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó, la misma sentencia trae esa definición, la sentencia nombrada anteriormente. En materia de infracción a derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción es el perjuicio, y para que sea indemnizable debe ser demostrada la consecuencia dentro del respectivo proceso, eso es la carga de quien alega el perjuicio; demostrar que efectivamente se le ocasionó un perjuicio con la infracción, esto también de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso que establece la carga de la prueba. En materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.

Hay otro tema también en materia de perjuicios, que es el artículo 243 de la Decisión 486 del 2000, que establece lo siguiente:

“Artículo 243. Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta entre otros los criterios siguientes.

1. El daño emergente y el lucro cesante, sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
2. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor, como resultado de los actos de infracción.
3. El precio que el infractor había pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

Si observamos con detenimiento el aludido artículo, podemos encontrar que en su encabezado se habla de unos criterios para calcular una indemnización de daños y perjuicios, dichos criterios aparecen separados en tres literales que ya leí anteriormente como son el a, b y c.

El primero de ellos hacen referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la expresión criterios, está haciendo referencia en realidad a tipología de perjuicios, ¿y por qué son tipologías de perjuicios?, pues es claro que ni el daño emergente ni el lucro cesante son algo distinto a perjuicios, como lo deja claro la definición del artículo 1614 del Código Civil, entonces el daño emergente y el lucro cesante son perjuicios, cuando la norma entonces habla de criterios, realmente lo que nos da a conocer son perjuicios.

Partiendo de esa idea, es lógico concluir que los demás criterios contenidos en los literales b y c también corresponde a tipología de perjuicios, y entenderlos de una forma distinta, estaría dando un sentido a un listado que al tener un encabezado común debería corresponder lo mismo a todos los criterios que allí se establece; en esa medida los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismo perjuicios indemnizables, en asuntos de propiedad industrial establecidos para esta materia.

Este punto se debe finalizar dejando claro que el listado del artículo 243 no es limitado, pues en el mismo artículo en su encabezado señala que establecen entre otros varios criterios, de tal manera que es posible solicitar y ordenar la indemnización de perjuicios diferentes a los que aparecen enlistados allí.

Ahora en cuanto a la indemnización, pues ya se explicó lo correspondiente, y es necesario entrar de la cuantificación, el titular del derecho en cuanto a la cuantificación cuenta con varias posibilidades; la primera de ellas es acogerse al sistema o al juramento estimatorio que se encuentra en el artículo 206 del Código General del Proceso, ¿qué quiere decir esto?, que deberá estimar razonablemente en su demanda la cuantía y el perjuicio que se le ocasionó, también se encontrará demostrada esa cuantía y ese perjuicio si no es objetada por la parte demandada; esto lo dice así el Código General del Proceso. Por el contrario, si es objetada, el demandante deberá demostrar la cuantía de los perjuicios, haciendo uso de los medios de prueba que están disponibles en el mismo Código General.

El otro sistema que se puede acoger que es el que venía hablando y solicitó la parte demandante, es el sistema de indemnizaciones preestablecidas, es el que interesa en este asunto.

De acuerdo con el régimen de propiedad industrial, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda, opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y de los perjuicios causados por la infracción, así lo estipula el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 del 2015, en esa medida, el titular de una marca que se acoja a este tipo o a este sistema de indemnizaciones preestablecidas, queda relevado de demostrar la cuantía del perjuicio que reclama, la cual quedará sujeta a lo que el juez determine; para esto la misma norma pone un rango que es de 3 a 100 S.M.L.M.V, entonces ya la parte que se acoja, el demandante que se acoja al sistema de indemnizaciones preestablecidas ya estará a disposición de lo que el juez considere, teniendo en cuenta varios criterios.

La indemnización de perjuicios en el caso concreto, como lo mencioné anteriormente, la parte demandante se acogió a este sistema de indemnizaciones preestablecida y lo solicitó en dos aspectos: en la subsanación de la demanda, la parte demandante aclaró lo correspondiente y es que mencionó que el perjuicio se deriva del lucro cesante, y más adelante se evidencia que la parte demandante menciona que el infractor no solicitó y mucho menos realizó pago alguno de la licencia que debió haber cancelado; entonces también se encuadraría en otro aspecto como es el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual.

Para efectos de la cuantificación del perjuicio, se procederá a dar aplicación al sistema de indemnizaciones preestablecidas, pues a ese se acogió la demandante, con este fin se recuerda que conforme al artículo mencionado anteriormente del Decreto 1074 del 2015.

“En caso que el demandante opte por el sistema de indemnización preestablecida, dicha indemnización será equivalente al mínimo de 3 S.M.M.L.V y hasta un máximo 100 S.M.L.M.V por cada marca infringida, esta suma podrá incrementarse hasta en 200 S.M.L.M.V cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”      

Así mismo, el parágrafo de la referida norma indica lo siguiente:

“Para cada caso particular, el juez ponderar y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran al proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”

Partiendo de la norma, el Despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización. En cuanto al lucro cesante no fue efectivamente probado cuál fue el lucro cesante, si bien la parte demandante manifestó en el interrogatorio de parte que efectivamente se le estaban generando unos perjuicios, no se pudo determinar cuál perjuicio fue el que le pudo haber ocasionado el demandado con la venta del producto; no se pudo determinar, se habló de un 60%, se habló de unos 50.000.000 USD a 60.000.000 USD, pero no se especificó cuánto fue el daño que le pudo haber ocasionado el demandado; en ese orden de ideas no es claro para este Despacho.

Ahora, en cuanto al otro factor, que es el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, en primer lugar y teniendo en cuenta los criterios anteriormente manifestados para poder cuantificar el perjuicio, la infracción se presentó por un tiempo delimitado, es decir, se tendrá como tal en el momento en el que el demandado fundo o dio apertura a su establecimiento de comercio, más bien lo matriculó; esto es en el mes de junio de 2018, ¿por qué y de dónde sacó esa fecha?, teniendo en cuenta el certificado de matrícula mercantil, así como también las mismas manifestaciones del demandado en el que indicó que su establecimiento de comercio empezó a laborar en este y a funcionar aproximadamente en esas fechas, ya el certificado nos da una fecha más exacta a folio 10 y dice que, la matrícula No. 02978854 es del 27 de junio del 2018.

Esto digo que por un tiempo delimitado, porque se mencionó que hasta el mes de marzo de 2019 estuvo abierto al público y matriculado este establecimiento de comercio PLANET SERVICE G. De esto no solamente dan cuenta las manifestaciones del demandado, sino que adicionalmente con la contestación de la demanda se aportó un certificado de matrícula mercantil, es el que obra a folios 66 a 67, en donde se puede evidenciar que Cristian Alfonso Santiago Castro, es el ahora propietario de ese local comercial; cómo se logra deducir esto, pues el local comercial es el ubicado en la Carrera 15 # 78 – 33 Local 173, y ahora ese local tiene el nombre GREEN APPLE, y está ubicado en la Carrera 15 # 78 -33 Local 1- 173, la matrícula es del 27 de junio de 2018, no obstante fue renovado en el 2019; y por manifestaciones del aquí demandado el operó hasta el mes de marzo de 2019. Entonces la conducta transcurrió en un tiempo delimitado, el cual manifesté anteriormente.    

También de acuerdo con la documental que obra en el expediente, esto es la certificación de la Cámara de Comercio mencionada, así como la factura de venta, el demandado comercializó el producto en un único establecimiento de comercio, estaba ubicado en la ciudad de Bogotá en ese establecimiento de comercio, no se probó que existían más establecimientos de comercio en los cuales el demandado hubiera comercializado productos con la marca EPSON.

Finalmente, solo existe prueba en el expediente que el demandado comercializó un producto bajo el signo EPSON, no hay documento alguno con la que se acredite que comercializó más productos, y adicionalmente en el interrogatorio de parte el demandado afirmó no haber tenido inventario al respecto; si tal vez comercializó más productos con la marca EPSON o no, no consta en el expediente, solamente se tiene ese producto y de las manifestaciones del demandado también indicó que son productos que el empleado cuando se requiere iban a otros establecimientos de comercio, los adquirían y los ponían a la venta.

De acuerdo con las anteriores manifestaciones, y con fundamento en el artículo 2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, el demandado será condenado a pagar a la demandante a título de indemnización la suma de 3 S.M.M.L.V que equivalen a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.484.348 COP).

Teniendo en cuenta lo anterior y como se acogen la mayoría de las pretensiones de la demanda, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijare las agencias de derecho correspondientes a la primera instancia que deben ser asumidas por la parte demandada, para esto tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA10554 que es el que se aplica al presente caso, específicamente el que se contiene en el artículo 5 numeral 1 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto; ¿por qué el criterio de la naturaleza del asunto y no de la cuantía?, pues porque para este tipo de procesos de los que es competente la Superintendencia de Industria y Comercio, en temas de propiedad industrial, no se determina por la cuantía sino por la naturaleza del asunto.

En ese orden de ideas es que se acoge a este criterio del Despacho. Así las cosas, y con ocasión a que no se concedieron la totalidad de las pretensiones, se condenará en costas al demandado, y según la norma se deberán fijar entre 1 y 10 S.M.L.M.V; en este caso voy a fijar la suma de 1 S.M.L.M.V es decir la de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP) que debe pagar la parte demandada a favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, y en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley, resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que el uso que German Arturo Bernal Mejía hizo de la marca nominativa EPSON, para comercializar cintas, infringe el derecho de propiedad industrial que posee SEIKO EPSON CORPORATION, sobre la marca nominativa identificado con certificado de registro No. 195654 para identificar productos de la Clase 2 Internacional.

SEGUNDO. ORDENAR a German Arturo Bernal Mejía, cesar el uso inmediato de la marca nominativa EPSON registrada para la clase 2 versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro No. 195654 para identificar cintas, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de la presente providencia.

TERCERO. NEGAR la pretensión 6.2 de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

CUARTO. CONDENAR a German Arturo Bernal Mejía a pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION, la suma equivalente a 3 S.M.L.M.V es decir la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.484.348 COP) a título de indemnización preestablecida, suma que deberá ser pagada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

QUINTO. CONDENAR en costas a German Arturo Bernal Mejía, para tal efecto se fija por conceptos de agencias en derecho la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP), los cuales deberá pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION.

La anterior decisión se notifica en estrados a las partes.

[La parte demandada presenta recurso de apelación contra la sentencia]