Fecha: 6/11/2019
Radicado: 18-329537
Demandante: Seiko Epson Corporation
Demandado: J&J Tecnología S.A.S.
Funcionario: Asesora Asignada – Camila Andrea Medina Gómez
[LEGITIMACIÓN]
Buenos días, continuamos entonces con la presente diligencia. Así como escuchados los alegatos de conclusión, en atención a que no se evidencia ninguna irregularidad o vicio que deba sanearse, procedo entonces a proferir una decisión de fondo. Lo primero que se entrará a determinar en el presente asunto es lo correspondiente con la legitimación, ¿esto por qué?, porque sin que exista una legitimación de las causas por activa habría lugar incluso inmediatamente a que se negaran las pretensiones, o incluso un fallo anticipado.
Es así como en materia de propiedad industrial, la norma que rige esta materia es la Decisión 486 de 2000, en donde en el artículo 238 se establece lo siguiente: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la Autoridad Nacional Competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”
En esta medida, quien cuenta con legitimación en la causa, en la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, tiene que ser el titular de cualquiera de los derechos establecidos en la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, de manera previa a decidir sobre la infraccion o la comisión a una infracción de derechos de propiedad industrial, es preciso verificar si por parte de la accionante ha demostrado la existencia de un derecho y por supuesto su titularidad.
En el presente proceso se encuentra acreditado, entonces efectivamente que SEIKO EPSON CORPORATION, es titular de la marca nominativa EPSON, tal como se puede evidenciar a folio 13 del cuaderno 2 del expediente para la clase 2 versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto es específicamente para productos como tintas, cintas entintadas, casetes de cintas entintadas, cartuchos de tinta y entonador para impresoras de computador, procesadoras de palabra y maquinas copiadoras, de este aspecto da cuenta la certificación mencionada anteriormente.
Así teniendo en cuenta que la demandante es titular del signo cuya protección se reclama en este proceso, es claro que se encuentra legitimada para acceder o para radicar la presente acción por infracción a derechos de propiedad industrial, se encuentra con la legitimación activa en este caso.
Aclarado lo anterior, no debemos olvidar que la fijación del presente litigio consistió en tres puntos, a saber: determinar las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que la demandada hizo uso de la marca nominativa EPSON, en la clase 2; en caso afirmativo determinar si ese uso infringe los derechos de propiedad industrial que la demandante ostenta sobre la marca nominativa EPSON, y finalmente, de encontrarse configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial que la demandante sustenta sobre la marca EPSON, se deberá determinar la existencia del daño reclamado y la cuantía de los perjuicios ocasionados de conformidad con el sistema de indemnización preestablecida. Estos fueron los tres puntos de la fijación del litigio que fueron concertados en esta misma diligencia.
En ese orden de ideas vamos a iniciar entonces con el análisis de la infracción, a efectos de establecer si existe una posible infracción a los derechos de propiedad industrial de la parte demandante. Se parte por recordar los literales a, c, y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, ¿esto por qué?, porque fueron las normas que se dieron a conocer, no solamente en el escrito de demanda sino también en los fundamentos de derecho de la misma. Esa norma señala lo siguiente.
“Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos.
- Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo o idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
(…)
- Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.”
A partir del contenido de la norma anteriormente leída, se va a establecer varios aspectos. En relación con el literal a, es necesario saber que el presunto infractor aplica el signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto, si se descubre o si se encuentra que se evidenció lo anterior se procederá a calificarla conducta y de ser infractora se deberá proteger al titular del derecho.
En cuanto al literal c, hace referencia a que el presunto infractor sea el fabricante de los materiales que reproduzcan o contengan la marca y que en todo caso los comercialice o los conserve, es decir que además de ser el fabricante, debe estar demostrado también su comercialización o su conservación, para de esta manera calificar dicha conducta
Finalmente, en cuanto al literal d, para que se configure esta infracción es necesario establecer tres aspectos relevantes como son: i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor, ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado y iii) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor, y aquel que se encuentra registrado.
Verificados los anteriores elementos o los anteriores aspectos, dará a proceder con la protección del titular de la marca establecida anteriormente. En ese orden de ideas, entonces iniciaré por analizarlos literales mencionados, acerca de la infracción establecida en los literales a y c; estos literales se enmarcan en la aplicación del signo en algún producto y que el infractor sea también el fabricante.
Teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas por la parte demandante en interrogatorio de parte, es claro para este Despacho que no se encuentra probado que efectivamente que la sociedad J&J TECNOLOGIA S.A.S sea quien fabrique el producto que es presuntamente infractor o que se alega que es presuntamente infractor.
Adicionalmente, vale la pena precisar que si bien la demandada, antes mencionada estos literales del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, no es menos cierto que los indica en sus hechos y en sus fundamentos de derecho, pero no se realiza o no se evidencia alguna manifestación relativa que efectivamente la demandada sea la persona encargada de aplicar el signo EPSON a los productos, o que sea quien fabrique esos productos presuntamente infractores.
Esto no es un hecho que se pueda dar como susceptible de confesión, a pesar de la sanción impuesta, por como lo manifesté anteriormente, simplemente se mencionan esos literales, pero no se profundiza al respecto. Voy entonces a informar que respecto de esos dos literales no se encuentra probado los actos de la demandada.
Ahora voy hablar acerca de la infracción del literal c. Como lo indiqué anteriormente es necesario que se tengan en cuenta tres aspectos en este literal y voy a empezar con cada uno de ellos. El primero, es el uso en el comercio del signo presuntamente infractor, en el presente caso de conformidad con las pruebas allegadas por la parte demandante, efectivamente se comprobó que J&J TECNOLOGIA S.A.S. usa en el comercio o a comercializado el producto correspondiente a una tinta EPSON, que también la voy a poner de presente; esta fue allegada por la parte demandante y se encuentra a folio 40 del expediente. Entonces, que la parte demandada comercializa esta tinta EPSON, este producto corresponde o se evidencia a una caja de tinta identificada con la marca EPSON, en color azul y en la parte de abajo están los números 664.
No solamente se evidencia esta prueba, sino también encontramos otras tales como; la cotización oficial J&J TECNOLOGIA a folio 15 del expediente en donde en la descripción se evidencia, tinta EPSON 664 precio unitario 23.000 COP precio total 23.000 COP; está si bien se evidencia…, señala que es una cotización oficial, lo que se puede observar es que lo que se realizó fue una venta de un producto, que tal como lo manifiesta la parte demandante en sus hechos es el que corresponde al que me encuentro exhibiendo y que como mencioné se encuentra a folio 40 del expediente, es un hecho que se tiene por cierto; en dicha cotización oficial encuentro yo, u observo que está el nombre de J&J TECNOLOGIA S.A.S. se puede encontrar también el NIT 9745660-3 la dirección Carrera 15 # 77 – 05 Local 108 en Bogotá.
También cuenta esta cotización con un sello de J&J TECNOLOGIA, que dice que el producto fue cancelado, es decir que fue pagado o vendido para el presente caso. También tenemos el certificado de existencia y representación legal de J&J TECNOLOGIA S.A.S., en dicho certificado se evidencian datos que coinciden con la cotización que mencioné anteriormente tales como, la dirección es exactamente la misma, el número del local también, el NIT también corresponde o es exactamente el mismo. Lo anterior analizado en conjunto me permite concluir que efectivamente J&J TECNOLOGIA S.A.S. es la persona que vendió, que puso a disposición de los consumidores en el comercio, que pone a disposición en el comercio, esa tinta marca EPSON y que se emplea el signo EPSON, y que es objeto de la presente controversia.
De este producto allegado al expediente del producto que se alega que es el infractor, voy a resaltar dos aspectos importantes y es que la caja contiene una botella de tinta, la caja se encuentra abierta y ahí podemos observar que efectivamente contiene una botella de tinta que tanto la botella de tinta como la misma caja tienen inscrito el signo EPSON en letras grandes en la parte superior, en la botella y también en la parte superior de la caja. En la caja se puede evidenciar el signo en la parte frontal, en letras azules y así también en la misma caja se evidencia una imagen de una botella de tinta que también contiene la misma marca EPSON.
Adicionalmente, es necesario poner de presente que en el dictamen pericial que fue oportunamente allegado también por la parte demandante, se concluyó que el producto vendido por la sociedad demandada no corresponde aquellos productos que son comercializados, fabricados y vendidos por la sociedad demandante. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente podemos evidenciar el primer aspecto que es el uso en el comercio que hace la demandada de la marca.
Voy a continuar con el segundo punto, que es la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Aquí también se analizará otro de los aspectos que fueron mencionados en la fijación del litigio, relacionados con la similitud e identidad de los signos en conflicto. Lo que se evidencia aquí es que o en este punto que se hace necesario realizar un cotejo entre la marca registrada o de la marca de la cual es titular la demandante y también el signo del cual hace uso la parte demandada, para tal efecto tendré en cuenta la marca como fue registrada y esto se evidencia a folio 13 del expediente, en la certificación que mencioné anteriormente, en dónde se encuentra la marca nominativa EPSON, es decir EPSON en palabra.
A efectos de llevar a cabo este cotejo es necesario precisar lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a los signos distintivos, esto es el proceso 178IP de 2015, es decir, analizar los signos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en la semejanza desde el punto de vista del consumidor medio.
Teniendo en cuenta estos aspectos relevantes, lo que nos pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no hay que ir más allá simplemente hay que observar el producto infractor y es que efectivamente reproduce la totalidad de la marca que ha sido registrada por la parte demandante. Entonces en ese orden de ideas sí se evidencia que existe una infracción en cuanto al producto o el signo empleado por el demandado y la marca de la demandante, en cuanto al riesgo de confusión o asociación es que teniendo en cuenta que se cumple con los dos anteriores aspectos, entonces corresponde estudiar este punto.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 85IP de 2004, sostuvo que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo capacidad que sea suficientemente distintiva. Entonces, esa ha sido una posición que ha sido corroborada ya varias veces en las decisiones del dicho Tribunal. En ese sentido el mismo Tribunal también ha sostenido que existen dos tipos de confusiones, una es la confusión directa y otra la confusión indirecta:
La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también dentro de los productos o servicios. La segunda hace referencia o se caracteriza por que el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen a un origen empresarial común. Esto de conformidad con los dispuesto en el proceso 109IP de 2002.
Así las cosas, siguiendo también la doctrina de la misma corporación, proceso 423IP de 2015, es posible afirmar también que el riesgo de confusión depende de varios aspectos o de varios factores, los cuales son la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismo considerados y entre los productos y servicios distinguidos por ellos, por lo anterior, hay cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión.
- Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos.
- Identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios.
- Semejanza entre los signos de identidad entre los productos y servicios.
- Semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.
A partir de lo anterior, y con base en las pruebas allegadas por la parte demandante, se evidencia que en el presente caso se encuentra acreditado un riesgo de confusión entre la marca nominativa de la parte demandante y el signo empleado por la demandada en los productos que mencione anteriormente y que se puede evidenciar a folio 40, porque el signo que ha sido empleado por la demandada distingue productos idénticos, amparados por el registro marcario con certificado No. 195654 de la demandante, esto es la comercialización de tintas específicamente, lo que pudo llevar a los consumidores a adquirir o acceder a los productos de la demandada pensando erróneamente que se trata de los de la demandante.
Adicionalmente, no debemos dejar a un lado que el literal d, en su parte final también establece una presunción que corresponde a lo siguiente, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión circunstancia esta que como se explicó anteriormente se evidencia en el presente asunto, como se analizó en el cotejo y que es algo muy evidente para este despacho existe el uso idéntico de la marca EPSON en productos de la demandada de manera no autorizada, para identificar un producto que es la tinta; un producto sobre el cual recae también el registro marcario EPSON, para la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.
Así, este Despacho concluye que en el caso bajo estudio la parte demandada infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta la parte demandante, derivados del registro marcario con certificado No. 195654, en la aplicación a lo consagrado en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que habilita al titular de una marca para impedir a terceros usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios; cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro. Ahora me pronunciaré respecto a las pretensiones de la demanda.
Se concederá la primera pretensión, se evidencia la infracción y esto evidentemente da lugar a su declaratoria. Respecto de la pretensión 6.2 no se concederá, lo que se estudia acá es lo sucedido en el presente proceso, el uso probado para el presente caso y no a futuro, se estarían condenado hechos sobre los cuales no es posible verificar su configuración; es una solicitud que se requiere que a futuro no se use una marca, para tal efecto tendrá las acciones pertinentes y por lo anteriormente manifestado no se accederá a esa pretensión.
Se accederá a la pretensión tercera, y en cuanto a la pretensión cuarta que es la que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, indicó que la parte demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas, este Despacho ya ha realizado varios pronunciamientos al respecto, incluso en casos muy similares también con las marcas SEIKO en donde se ha explicado lo relacionado con este tipo de perjuicios que han sido solicitados; también hay una Sentencia que es la 1600 del 27 de diciembre de 2018, dentro del expediente 16185373 en donde se habla de todo lo relacionada con la infracción a derechos de propiedad industrial, el perjuicio que corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, de que es un perjuicio, también se especifica todos estos aspectos relevantes, también hace una diferencia en esa sentencia sobre la solicitud que realizan las partes en cuanto a una indemnización preestablecida y también la opción que se tiene en cuanto al juramento estimatorio establecido en el artículo 206 del Código General del Proceso.
Se estableció que cuando la norma utiliza la palabra criterios, en cuanto a la indemnización preestablecida, está haciendo referencia tipologías de perjuicio y por lo tanto esto corresponde a unos perjuicios. Es así como también en el caso concreto el Despacho evidencia que, al momento de subsanarse la demanda, la demandante indicó dos tipos de perjuicios, uno fue el lucro cesante y el otro el precio que la infractora habría pagado por concepto de una licencia contractual.
Para la cuantificación del perjuicio se debe tener en cuenta lo establecido en la norma, es decir el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, el cual señala lo siguiente: en caso que el demandante opte por el sistema indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 S.M.L.M.V y hasta un máximo de 100 S.M.L.M.V por cada marca infringida, esta suma podrá incrementarse hasta 200 S.M.L.M.V cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas, y dos se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.
Así mismo el parágrafo de la referida norma señala lo siguiente, para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica; partiendo de lo anterior entonces voy hacer algunas consideraciones a efectos de determinar a la cuantificación de la indemnización solicitada.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
En primer lugar, debe tenerse en cuenta el documental que obra en el expediente, este es el certificado de existencia y representación legal de la demandada y también la cotización oficial J&J TECNOLOGIA S.A.S. la demandada comercializó el producto en un establecimiento de comercio, específicamente se tiene en cuenta que el producto se comercializa en el Local 108 ubicado en la Carrera 15 # 77 – 05 en Bogotá, también se tiene probado que la sociedad demandada fue matriculada en el año 2014 y se encuentra actualmente activa; es decir, si se cuenta desde la fecha de su registro hasta la fecha en la que se radicó la demanda, son 4 años, la sociedad tiene domicilio en la Ciudad de Bogotá, la sociedad demandada se tiene conocimiento que opera en un establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 15 # 77 – 05 y se tiene certeza sobre la venta de una tinta identificada con la marca EPSON.
También tenemos que en cuanto a marcas infringidas se acreditó la infracción de una marca nominativa EPSON, de acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en la norma anteriormente leída, el demandado será condenado a pagar a la demandante a título de indemnización la suma de 4 S.M.L.M.V que equivalen a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($3.312.464 COP).
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
En cuanto a las agencias en derecho, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijaré las agencias en derecho correspondiente a la primera instancia, las cuales deben ser asumidas por la parte demandada y para eso tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSAA1610554 que es el que aplica a este caso, específicamente el artículo 5 numeral 1 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto.
Así las cosas y con ocasión a que no se concedió en la totalidad de las pretensiones, condenaré en costas al demandado según la norma se fijan entre 1 y 10 S.M.L.M.V en el presente caso voy a fijar la suma de 1 S.M.L.M.V, es decir OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP) que deberá pagar la parte demandada a favor del demandante.
Es así como, en mérito de lo anteriormente expuesto, la abogada del Gupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en atención a las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que el uso J&J TECNOLOGIA S.A.S. hace de la marca EPSON para comercializar tintas, infringe el derecho de propiedad industrial que posee SEIKO EPSON CORPORATION, sobre la marca nominativa identificada con certificado de registro número 195654 para identificar productos de la Clase 2 de Internacional.
SEGUNDO. ORDENAR a J&J TECNOLOGIA S.A.S. cesar el uso inmediato de la marca nominativa EPSON, registrada para la clase 2 versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro No. 195654 para la comercialización de tintas, lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. NEGAR la pretensión 6.2 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. CONDENAR a J&J TECNOLOGIA S.A.S. a pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION, la suma equivalente a 4 S.M.L.M.V que equivalen a la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($3.312.464 COP) a título de indemnización preestablecida, suma que deberá ser pagada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la presente providencia.
QUINTO. CONDENAR en costas a J&J TECNOLOGIA S.A.S. Para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP), los cuales deberá pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION.
La anterior decisión se notifica en estrados a las partes.