Seiko Epson Corporation vs. Luis Mauricio Enrique

Fecha: 03/10/2019
Radicado: 18-329542
Demandante: Seiko Epson Corporation
Demandado: Luis Mauricio Enrique Pérez Briceño (Propietario del establecimiento de comercio denominado SKYNET TIENDA DE TECNOLOGÍA)

[ANTECEDENTES]

Es así como una vez escuchado los alegatos de conclusión y pues evacuadas las anteriores etapas procesales, el despacho informa que en atención a que no se evidenció ninguna irregularidad o nulidad que pueda viciar el presente proceso y evacuadas las etapas de rigor, se profiere una decisión de fondo.

[LEGITIMACIÓN]

Lo primero que se va a entrar a estudiar en este caso es la legitimación de las partes, iniciaré por la legitimación de la parte demandante, en el sentido de indicar que materia de propiedad industrial se encuentra con la Decisión 486 de 2000 que es la que regula este tema y en el artículo 238 se dispone lo siguiente: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quién ejecute actos que manifiesten la eminencia de una infracción”.

En esa medida se tiene claro que quién cuenta con la legitimación para entablar una acción por infracción a derechos de propiedad industrial es el titular de una marca o un derecho de propiedad industrial, digo una marca porque en el presente caso, la parte demandante manifestó ser el titular de una marca denominativa, de la marca denominativa EPSON.

Esto se prueba con la certificación que obra a folio 12 del cuaderno 2 del presente proceso, allí está la certificación en la que se evidencia que el titular actual de la marca EPSON nominativa es la sociedad demandante y la misma marca cuenta con el certificado número 195 654 para identificar productos y/o servicios de la clase 2 de la versión 7 de la clasificación internacional de Niza. Entonces teniendo en cuenta que se demostró con el documento pertinente la titularidad de un derecho marcario, pues la parte demandante efectivamente cuenta con la legitimación activa, es decir, para demandar en el presente asunto.

Ahora en cuanto a la legitimación pasiva, se tiene que el demandado indicó en la contestación de la demanda que existía una falta de legitimación pasiva, esto en el hecho 2.2 de la contestación de la demanda, cuando indica lo siguiente: “si bien es cierto para el momento en que ocurrieron los hechos, el señor Mauricio era el propietario del mismo, en este momento no lo es”, cuando señala él mismo, es el establecimiento de comercio SKYNET que se habla en la demanda.

Es claro para este Despacho entonces que el señor Mauricio Enrique Pérez Briceño si es el propietario del establecimiento de comercio SKYNET TIENDA TECNOLÓGICA, pues de ello da cuenta el certificado de matrícula mercantil que obra a folio 10 del expediente, expedido el 22 de noviembre de 2018 y es que si bien el demandado ha manifestado en diferentes oportunidades que actualmente no ostenta la calidad de propietario del establecimiento de comercio mencionado, no existe en el proceso material probatorio alguno que desvirtué ese hecho, más aún cuando en la misma contestación de la demanda, como lo mencioné anteriormente en el hecho 2.2, se indicó que si bien es cierto para el momento en que ocurrieron los hechos el señor Mauricio era el propietario del mismo, en este momento no lo es.

Lo que se evidencia con esa manifestación es que, al momento de ocurrirse los hechos de la demanda, que lo manifiesta en la parte demandante en el 2018, el demandado si era el propietario del establecimiento de comercio, pero que al momento de contestar la demanda no lo era.

Ahora, también es importante resaltar que la matrícula mercantil allegada por el demandante cuenta con una fecha reciente, como lo mencioné anteriormente noviembre de 2018, el hecho de que el demandado no haya renovado la matrícula mercantil desde el año 2015, lo que se evidencia es que no cumplió con sus deberes como comerciante, más no que ya no sea propietario de un establecimiento de comercio, pues la matrícula mercantil se encuentra activa, de encontrarse cancelada pues así se podría evidenciar en el certificado de matrícula mercantil.

Al respecto quiero hacer precisión en varias cosas, la sentencia C277 de 2006 magistrado ponente Sierra Porto, señala lo siguiente:

“Para la Corte Constitucional el requisito de renovación del registro de matrícula mercantil busca satisfacer objetivos legítimos a la luz del orden constitucional, así la estructuración de una base de datos permanentes, actualizada con la información detallada de los comerciantes y sus ocupaciones hace de la dinámica económica una actividad organizada y por lo tanto segura desde el punto de vista económico, sino también jurídico”

En ese mismo fallo se precisó lo siguiente:

“El requisito de renovación del registro mercantil, busca satisfacer fines constitucionales referidos a que la dinámica económica se estructure como una actividad organizada, sujeta a la dirección y control del estado y por lo tanto segura desde el punto de vista económico y jurídico, que permite a la comunidad acceso de la información en virtud del principio de publicidad y por lo expuesto el registro mercantil actualizado constituye una medida adecuada para la satisfacción de dichos fines”.

¿Qué quiere decir esto?, el registro mercantil cumple con una función y es la de publicidad, la de dar a conocer a los consumidores quien es el propietario que para el presente caso, es quien es el propietario del establecimiento de comercio, es allí en el registro mercantil en donde una persona puede evidenciar quien es el propietario de ese establecimiento de comercio y así lo acreditó la parte demandada, pues ese es el documento idóneo para poder saber quién era el propietario del establecimiento de comercio SKYNET, adicionalmente la Corte Constitucional mediante Sentencia C602 de 2000, manifestó lo siguiente:

“Todo comerciante tiene la obligación de matricularse en el registro mercantil, en estricto rigor la matrícula mercantil es un medio legal que permite brindar publicidad sobre la condición del comerciante, en este mismo sentido los demás actos de inscripción de actos, libros y documentos en el registro mercantil constituyen formalidades legales a cuyo cumplimiento no pueden sustraerse los comerciantes y también se encaminan a formar el sistema de publicidad mercantil”.

Finalmente, al respecto de este tema, tenemos también el artículo 33 del Código de Comercio que señala lo siguiente:

“La matrícula se renovará anualmente dentro de los 3 primeros meses de cada año, el inscrito informará a la correspondiente Cámara de Comercio la perdida de su calidad de comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial a fin de que se tome nota de ello, en el registro correspondiente”.

Es decir, es un deber del comerciante, de quién ejerce esa actividad comercial la de mantener actualizado su registro, de manifestarle a la Cámara de Comercio correspondiente la pérdida de su calidad de comerciante y demás, hecho que no resultó probado en este proceso y es que si bien el demandado manifestó en la contestación de la demanda y en su interrogatorio de parte que ya no era propietario de ese establecimiento de comercio, no obstante la matrícula mercantil que es la prueba idónea de esa posición de comerciante, nos da a conocer algo totalmente diferente, es que esto no es un hecho que sea simplemente susceptible de confesión, es un hecho que también debe ser probado.

Sí ya no se es comerciante, se tienen unos deberes que el mismo demandante manifestó conocerlos y dentro de esos deberes, está el contemplado en el artículo 33, es decir, poner en conocimiento de la Cámara de Comercio todas esas situaciones que pueden cambiar en el estado o en la actividad comercial del comerciante, si ya no ejerce funciones como comerciante o mercantiles, si ya cambia su establecimiento de comercio de dirección, teléfono, lugar de notificación, incluso el código general del proceso en el artículo 291 habla de esos deberes que tienen los comerciantes al momento de su inscripción.

Entonces, de esta manera para el Despacho si es claro que existe una legitimación pasiva en el presente caso, es decir, que el demandado es quien es llamado en dado caso a ser parte en este proceso como demandado, ya posteriormente se analizará si le corresponde o no, o si se accederán o no las pretensiones, si se evidencia que es una infracción o no a los derechos de propiedad industrial, pero si se evidencia que el demandado es el llamado a responder en este caso.

No solamente por eso, también tenemos que en el expediente obra una factura a folio 14, la cual contiene unos datos que corresponden a los del demandado, es decir, el nombre del establecimiento de comercio en la parte superior izquierda está SKYNET, pero en la parte inferior derecha está SKYNET TIENDA TECNOLÓGICA y en NIT corresponde al número de cédula del demandado y que también se encuentran inscritos de esa manera en el certificado de matrícula mercantil e incluso se evidencia en el local que es del 173, que es el que se encuentra también en el certificado de matrícula mercantil.

[INFRACCIÓN]

Aclarado entonces los dos anteriores puntos, voy nuevamente a ponerles en conocimiento como quedo fijado el litigio para esa manera ir desarrollando cada uno de estos puntos, el primero era determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el demandado hizo uso de la marca EPSON, a través de los productos que se comercializaban en su establecimiento de comercio, en caso de encontrarse probado el anterior punto se entrará a revisar si ese uso infringe los derechos de propiedad industrial de la parte demandante y de encontrarse configurado los dos anteriores, es decir, la infracción mediante el uso de la marca, se deberá determinar la existencia del daño reclamado y la cuantía de los perjuicios ocasionados de conformidad con el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Ahora, la parte demandante en su escrito de demanda en los hechos manifestó lo siguiente: indicó que se estaba cometiendo una infracción a los derechos de propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, especialmente los literales A – C – D, voy a ponerles de presente lo que menciona ese artículo y lo que menciona cada uno de los literales:

“Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalaje o acondicionamientos de tales productos.

(…)

• Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que produzcan o contengan la marca, así como comercializar o detectar tales materiales.
• Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.”

De lo anterior, se tiene entonces que para que se configure la infracción del derecho de propiedad industrial es necesario establecer lo siguiente:

• Respecto del literal A, que el presunto infractor aplica el signo distintivo que traduce infractor sobre algún producto, dicho lo anterior se procede entonces a calificar la conducta infractora y debe ser protegido el derecho del titular de la marca.
• En cuanto al literal C, este hace referencia a que el presunto infractor sea el fabricante de los materiales que producen o contienen la marca y que en todo caso los comercialice o los conserve, es decir, que además de ser el fabricante debe estar demostrada su comercialización o conservación para de esta manera calificar dicha conducta.
• Finalmente, en relación con el literal D, existen 3 aspectos que son muy importantes, que se deben acreditar, uno el uso del comercio por parte del demandado presuntamente infractor, dos la similitud o identidad de dicho digno con aquel que se encuentra registrado y tres, el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado.

Verificados los elementos anteriormente mencionados, pues sería correspondiente proceder con la protección al derecho del titular, entonces me detendré a estudiar cada uno de ellos de conformidad con lo que yo he evidenció y lo que resultó probado en este proceso; acerca de la infracción de los literales A y C como se mencionó anteriormente, estos literales se enmarcan en la aplicación del signo en algún producto y que el infractor sea el fabricante, teniendo en cuenta las manifestaciones que se evidencian en la contestación de la demanda y el material probatorio allegado al expediente, es claro para este Despacho que no se encuentra probado que efectivamente el señor Luis Mauricio Enrique Pérez Briceño sea la persona que ejecute esos actos, es decir, que fabrica o haya fabricado el producto o que sea la persona que haya aplicado el signo en dicho producto.

Adicionalmente pues vale la pena precisar que, si bien la demandada menciona estos literales del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, es menos cierto que simplemente que los indicó, los transcribió, pero no profundizó al respecto, es decir, tampoco se encuentra probado que efectivamente sea el demandado quién fabrique o que sea la persona que plasme esa marca en el producto infractor, de esta manera en lo correspondiente a los literales A y C, no se evidencia configurada la infracción.

Ahora me detendré a estudiar la infracción del literal D, que era la que les decía que tienen 3 aspectos que deben ser demostrados, el uso en el comercio, la similitud o identidad y el riesgo de confusión.

En ese orden de ideas iniciaré entonces por el primer aspecto que es uso en el comercio en el signo presuntamente infractor, en este aspecto como se mencionó anteriormente se probó que la parte demandada hizo uso del signo infractor, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, es posible concluir que el demandado a comercializado el producto que voy a mostrar a continuación correspondiente a una botella de tinta marca EPSON o que se inscribe o se evidencia el signo EPSON, evidencia que fue allegada oportunamente por la parte demandante en este proceso, es esta y se encuentra a folio 39 del expediente, esta fue la botella que comercializó la parte demandada.

¿Cómo se sabe que está fue la botella que comercializó la parte demandada?, pues en primer lugar tenemos las manifestaciones de la parte demandante en las que indicó que efectivamente se acercó al establecimiento de comercio, adquirió el producto, ¿cómo sustenta que se adquirió el producto, pues con la factura de venta que he mencionado anteriormente y que obra a folio 14 del expediente; esa factura de venta remite a los datos no solamente al demandante en el NIT, que es el número de cédula, sino también nombre del establecimiento de comercio y el local en el que se encuentra ubicado, todo corresponde al certificado de matrícula mercantil, de allí se deduce que efectivamente esa botella de tinta fue comercializada por la parte demandada.

Es así como el Despacho concluye que en el presente asunto se encuentra acreditado que a través del establecimiento de comercio SKYNET TIENDA TECNOLÓGICA, el demandado comercializó la botella de tinta allegada en el presente proceso. De la contestación de la demanda también se evidencian varios aspectos más adelante entraré también a profundizar sobre la buena fe que fue alegada la contestación de la demanda, pero de la buena fe y en los argumentos de la contestación de la demanda no se alega que esa botella de tinta no haya sido comprada en el establecimiento de comercio del demandado, simplemente que existió una confusión incluso del demandado con la originalidad o no del producto.

Entonces, todo lo anterior soporta que efectivamente si se está haciendo uso en el comercio de ese producto que comercializa el demandado y pone a disposición de los consumidores tan es así que la parte demandante tuvo acceso a la misma. ¿De este producto que evidenció yo?, uno que la caja contiene una botella de tinta, que la caja se identifica con la expresión EPSON, en la parte superior de la cara frontal, la misma botella que se evidencia como un logo o como una imagen en la misma cara frontal, también tiene la marca EPSON de la cual es titular la parte demandante.

Adicionalmente es importante poner de presente que el dictamen pericial aportado por la demandante se concluye que el producto comercializado por el demandado no corresponde a aquellos productos que son propiedad de la demandante, es decir, de aquellos que la sociedad SEIKO EPSON CORPORATION, comercializa formalmente en el mercado o pone a disposición de los comerciantes para que estos los distribuya, es decir, productos originales distribuidos por ellos mismos.

En cuanto a la factura de venta número 541389 del 24 de octubre de 2018 se precisa también que si bien el demandado indicó que no correspondía a la venta de un producto tinta marca EPSON, de la simple lectura de la factura, el Despacho si evidencia que concluye que si se trató de la venta de ese producto, que fueron 4 productos, que se vendieron 4 tintas EPSON T664, allí mencionan pues unas referencias BK, C, M, D, por valor de 22.000 COP cada una, cuando la parte demandada decía que el IMEI era el número 4, pero que no respondía a una cantidad, pues de la suma de los 22.000 COP multiplicado por 4 da los 88.000 COP, es decir, si se vendieron 4 productos.

No fue la entrada de un producto o servicio técnico, no fue la entrada de un producto en reparación, no, fue la venta de 4 productos, es muy clara la factura de venta en este punto, yo llamo la atención en ese sentido; entonces es muy claro para el Despacho que efectivamente si se vendieron esos 4 productos cada uno por 22.000 COP y es que, si fuera la entrada de un elemento a reparación o a servicio técnico, pues no tendría este valor unitario y no me daría multiplicando por 4 los 88.000 COP.

Adicionalmente, pues se menciona que fueron tintas EPSON es muy claro y la referencia T664 coincide con la que fue aportada por la parte demandante en este proceso; también mencionó la parte demandada que se encuentra en efecto, perdón, que se encuentra en la parte inferior, se habla de reparaciones y servicios técnicos y que por eso se deducía que el producto que se encontraba ahí no correspondía a una venta, sino a ese servicio, pues también en el mismo texto se evidencia en el párrafo segundo, garantía, 6 meses para partes y suministros nuevos; eso no quiere decir que no solamente prestaban esa asistencia, sino también vendían partes y suministros y estos hacen parte de esos productos, eso es un suministro también.

Entonces, en ese orden de ideas, el Despacho evidencia que, si fue comercializada la tinta, que no hay lugar y que la misma factura o recibos si es que así lo quiere manifestar el demandado hace referencia a ese producto. En ese orden de ideas se encuentra probado el primer elemento del literal D, como es el uso.

Ahora voy a seguir con el siguiente punto como lo es la similitud o la identidad entre los signos en conflicto, antes de entrar ahondar en este asunto, quiero en primer lugar referirme al principio de buena fe que fue manifestado durante toda la contestación de la demanda e incluso pues también en la presente audiencia que inició en horas de la mañana. También se puso de presente este principio de buena fe, lo pongo de presente ahora porque con este concepto se pretende atacar directamente la configuración de la infracción, es decir, el demandado indica que hubo una equivocación, una confusión y que actúo siempre de buena fe y que por lo tanto no existió ninguna infracción, por eso es que se ataca este punto con ese principio.

Según lo afirmado por el demandado, pues se indicó que el mismo demandado pudo haber sido engañado, teniendo en cuenta que los dos productos eran muy parecidos y que por lo tanto realizó, si era el caso, de manera confuso la venta del producto pensando que era un producto original. Debo partir por afirmar que el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, establece los comportamientos a los que se puede oponer el titular de la marca frente a terceros, sin que se mencione como eximente de responsabilidad un posible uso de buena fe ejecutado por el demandado, la norma es clara y especialmente este literal al que estoy haciendo referencia es el literal D, en reconsiderar como infractor el uso similar o idéntico de una marca registrada, cuando con ese se pueda generar confusión o riesgo de asociación.

Todo ello más allá de que sea ejecutado de buena fe o no, es que la norma no impone o no nos da a conocer esa exigencia de responsabilidad simplemente lo que la norma nos dice es el que use o ponga en el comercio y pues pueda generar confusión o riesgo de asociación. Tengamos en cuenta que de conformidad conforme a la norma está redactada, la comisión de la infracción está amparada a aspectos de tipo subjetivo, eso quiere decir que en materia de infracciones a la propiedad industrial no es necesario verificar la culpa del infractor, basta poder enmarcar su conducta en los elementos objetivos que están contenidos en la norma para que se pueda determinar su infracción. Así ocurre con el literal d, en donde se dice que para determinar la infracción se debe establecer el uso del signo, la similitud o identidad del signo con la marca registrada y el riesgo de confusión o asociación y todo ello con prescindencia de la intención o de la mala fe.

No es necesario entonces verificar la intención para poder comprobarse la conducta y por ello es que el ejercicio de la buena fe no exime de responsabilidad al demandado de tal suerte que, si el comerciante hace uso de un signo con la conciencia de no estar infringiendo ningún derecho y pone a los consumidores en riesgo de confusión, no podría alegar que no es un infractor. De cualquier forma, podría serlo porque se están presentando los presupuestos de la conducta independientemente de si este comerciante tenía o no la intención de confundir a los consumidores, entonces por eso la buena fe no exime de responsabilidad al presunto infractor.

Aclarado lo anterior, ahora si entraré a analizar el segundo aspecto relacionado con la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Aquí se abordará el segundo aspecto o el segundo aspecto de la fijación del litigio. El primero era el uso, que ya se demostró efectivamente si se hacía el uso o se comercializaba el producto.

Ahora entraré con el segundo punto de la fijación del litigio, para dar respuesta a ese punto es necesario realizar un cotejo entre la marca o el signo usado por la demandada y el signo registrado por la demandante. Para esto si bien la parte demandante allegó también una botella de tinta marca EPSON y allegó la botella de tinta marca EPSON infractora, el cotejo no se va a realizar sobre estos 2 productos, porque este como se ve no es la marca del demandante es esta, pero si lo es la que obra en la certificación que se encuentra a folio 12 del expediente y la marca es una marca nominativa que es una marca EPSON. Entonces yo realizaré el cotejo con esta marca EPSON y la que se encuentra en la botella del infractor EPSON.

A efectos de llevar a cabo el cotejo entre los signos en conflicto es necesario manifestar que la marca registrada por el demandante es denominativa EPSON para identificar productos comprendidos en la clase 2 versión 7 de la clasificación Internacional de Niza, específicamente y para el caso que ocupa el despacho para identificar tinta, así lo dice también en la certificación que se llegó a folio 12.Incluso es la primera que se observa, tintas, ya posteriormente pues tienen otros productos, incluso dicen cartuchos de tinta, pero la primera expresión que allegó o el primer producto es para tintas.

Así las cosas según las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos distintivos, esto es en el proceso 178 IP 2015, analizando los signos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en la semejanzas desde el punto de vista del consumidor medio, se concluye que entre los signos analizados existe similitud pues el producto comercializado por el accionado, reproduce en su totalidad la marca nominativa del accionante EPSON y así se puede evidenciar, acá se ve en letras azules la marca EPSON e incluso en la botella que se plasma en la cara frontal de la cara también se pueden observar que se plasma la marca EPSON, escrita de la misma forma como fue solicitada la marca, como se le otorgó la marca a la demandada, es decir no existen inconsistencia o de pronto elementos diferenciadores entre una u otra marca, no. Se transcribe exactamente igual.

Adicionalmente, es importante manifestar que si bien la actividad económica del demandado que se encuentra registrada en el certificado de matrícula mercantil obrante a folio 10 del expediente se indica lo siguiente: “comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados”, no es menos cierto también que en el interrogatorio de parte el demandado aseguró que se había registrado de esa manera porque así se establecía en la Cámara de Comercio, que no había otra  opción. Pero como lo mencione anteriormente con las pruebas aportadas al expediente es claro que el demandado comercializó ese producto, esa botella de tinta en la que se plasma la marca EPSON.

Evacuado el anterior requerimiento como es la similitud o identidad, en la que el Despacho evidencia que efectivamente existe una similitud entre las marcas, pasaré con el último elemento a estudiar como es el riesgo de confusión o de asociación. Teniendo en cuenta que se encuentran probados los dos aspectos, les voy a poner de presente que el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina en el proceso 85IP 2004 sostuvo que la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro a la que pueden ser un bien y otro, a la que pueden ser inducidos consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo, posición que ha sido corroborada en varias decisiones por dicho Tribunal.

En ese sentido, el mismo Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos pueda dar lugar a dos tipos de confusión, una es la confusión directa y otra la confusión indirecta. Confusión directa, se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. Y la confusión indirecta es la caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Esto de conformidad con el proceso 109IP de 2002.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, en el proceso 423 IP de 2015 es posible afirmar si el riesgo de confusión depende principalmente de 2 factores, los cuales son la identidad o la semejanza de los signos en disputa, y así mismo considerados y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. Por lo anterior, existen 4 escenarios que dan lugar al riesgo de confusión:

“1. Que existen identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos

2. Identidad entre los signos o semejanza entre los productos o servicios

3.O semejanza entre los signos o identidad entre los productos y servicios

4.O semejanza entre aquellos y también semejanza entre ellos”

A partir de lo anterior, y con base en las pruebas recaudadas y aportadas por las partes al expediente, el Despacho encuentra que en el presente caso se encuentra acreditado el riesgo de confusión de la marca nominativa de la demandante y el signo utilizado por el demandado, tanto por la similitud o semejanza que existen entre estos la cual fue estudiada anteriormente como porque el signo empleado en los productos comercializados por el demandado dicen que productos idénticos a los amparados por el registro marcario de la demandante con certificado 195654. Esto es la comercialización de tintas, lo que pudo llevar a los consumidores a acceder a los productos comercializados por el demandado pensando erróneamente que se trataban de los productos que comercializa la parte demandante.

Adicionalmente, no debemos dejar a un lado que el literal d en su parte final también establece una presunción consistente en lo siguiente:“Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión y es que acá el signo es idéntico y el producto es idéntico, no cabe ninguna duda. En ese orden de ideas, pues también estamos bajo este supuesto, es decir se configura el riesgo de confusión”.

Así entonces, se concluye en este punto que efectivamente la parte demandada infringió los derechos de propiedad industrial sobre los cuales ostenta la titularidad la parte demandante sobre la marca nominativa EPSON para identificar tintas. Ahora me pronunciaré sobre las pretensiones de la demanda. Se concederá la primera pretensión pues se evidencia la infracción y esto da lugar a su declaratoria.

Respecto de la pretensión 6.2 en la que solicita que se ordene al demandado en el futuro, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado SKYNET TIENDA TECNOLÓGICA abstenerse de usar o explotar la marca EPSON o cualquier otra similarmente confundible a la misma, teniendo en cuenta que ha cometido conductas de imitación, falsificación o venta de productos identificados, espurios o no originales de la marca EPSON o similares a sus presentaciones comerciales, esto no se concederá pues lo que yo estudio acá es el uso probado o lo que ya se encuentra aprobado en el proceso, no puedo condenar a hechos futuros, entonces en caso de que se vuelva a presentar la infracción por parte del demandado, pues tendrán las acciones legales pertinentes a futuro.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

Se accederá a la pretensión 6.3 en cuanto al cese definitivo del uso de la marca EPSON y en cuanto a la pretensión número cuatro que es la pretensión indemnizatoria voy a pronunciarme de la siguiente manera, establecida la infracción entonces es procedente entrar a estudiar la indemnización de perjuicios solicitada en el escrito de demanda, en diferentes oportunidades la SIC Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial ha proferido diferentes decisiones en las cuales ha estudiado este tema de los perjuicios, sobre todo en los temas de propiedad industrial cuando se habla de perjuicios bajo el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Tenemos una Sentencia, que es la 1600 del 27 de diciembre de 2018, proferida dentro del expediente 16185373 en donde se concluyó que en materia de infracción a derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, ese es el perjuicio y para que sea indemnizable deber ser demostrada la consecuencia dentro del respectivo proceso, esa es la carga que tiene quien la alega, debe demostrar el perjuicio y/o la consecuencia de la infracción, esto también de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso que establece la carga de la prueba y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.

En esta sentencia también se hizo referencia a lo establecido en el artículo 243 de la decisión 486 de 2000 que establece lo siguiente:

“Para efectos de calcular indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta entre otros, los criterios siguientes:

1. Daño emergente y lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción.
2. El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.
3. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiesen concedido”.

Esos criterios no son los únicos, pues la misma norma establece entre otros, sino que dan como esas tres pautas, pero no son unos criterios únicos, ya las partes podrán establecer también los criterios que consideren. Cuando la norma utiliza la palabra criterios en realidad está haciendo referencia a tipología de perjuicios porque es claro que ni es daño emergente ni lucro cesante, son algo distinto a perjuicios como lo deja claro la definición del artículo 1614 del Código Civil.

Entonces daño emergente y lucro cesante son perjuicios, cuando la norma habla de criterios hace referencia a eso, a perjuicios, partiendo de esa idea es lógico concluir entonces que los demás criterios que se aducen sean también perjuicios, sean también tomados como perjuicios. En esa medida, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de propiedad industrial establecidos para esta materia.

Ahora, en cuanto a la cuantificación, el titular del derecho cuenta con las siguientes posibilidades: uno, puede hacer uso del juramento estimatorio, que es el que está contenido en el artículo 206 del Código General del Proceso o dos, puede acogerse al sistema de indemnizaciones prestablecidas que es al que se acogió la parte demandante en este proceso, es decir, cuando solicitó la indemnización de sus perjuicios lo hizo bajo el sistema de indemnizaciones prestablecidas.

De acuerdo con el régimen de propiedad industrial se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización prestablecida no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción. En esa medida el titular de la marca que se acoja a ese sistema queda relevado de demostrar la cuantía de los perjuicios, la cual se sujeta a una tasación y esa tasación la hace el juez, es decir, la parte que se acoge a ese sistema, no dice: me acojo al sistema de indemnización prestablecida porque se me ocasionó este perjuicio en esta cuantía, no, simplemente dicen: se me ocasionó determinado perjuicio y es el juez el que determina la cuantía de ese perjuicio, por eso hablamos de su cuantificación.

La indemnización de perjuicios en el caso concreto, al momento de subsanarse la demanda, la demandante indicó con la subsanación que se le estaban ocasionando dos tipos de perjuicios, uno: lucro cesante y dos: el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, esos son los perjuicios alegados por la parte demandante.

La cuantificación de perjuicios: para efectos de la cuantificación de este perjuicio, se procederá a dar aplicación al sistema de indemnización prestablecida que fue al que se acogió la parte demandante, para esto se recuerda que conforme al artículo 2.2.2.21.2 del decreto 1074 de 2015 se indica lo siguiente:

“En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones prestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres SMMLV y hasta un máximo de 100 SMMLV por cada marca infringida, esta suma podrá incrementarse hasta 200 SMMLV cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestra la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”.

Así mismo, el parágrafo de la referida norma indica lo siguiente:

“Para cada caso particular, el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”.

Aclarado lo anterior y partiendo de esta norma, el Despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización, como ya se probó que efectivamente sí hubo una infracción ahora voy a determinar la cuantía de la indemnización.

En primer lugar, se tendrá en cuenta las documentales obrantes en el expediente, esto es, la certificación de la Cámara de Comercio, así como la factura de venta que he mencionado en diferentes oportunidades, el certificado de matrícula mercantil, folio 10, y la factura o la cuenta de cobro a folio 14, en la que se evidencia que efectivamente el demandado comercializó el producto infractor en un único establecimiento de comercio, específicamente se tiene que el único establecimiento de comercio del cual se alegó la infracción es SKYNET TIENDA TECNOLOGICA, entonces tenemos eso, un único establecimiento de comercio en la ciudad de Bogotá, esa es la  extensión geográfica que les mencionaba anteriormente.

También se tiene probado que el establecimiento de comercio se registró en el año 1999 y se encuentra actualmente activa su matrícula mercantil a nombre del demandado, si se tienen en cuenta dichas fechas, es decir desde 1999 hasta la fecha en la que se evidenció la infracción, son 19 años, esto es, en cuanto a la duración de la infracción.

No se tiene certeza sobre la venta, sino solamente de cuatro cintas identificadas con la marca EPSON, en el proceso no se logró demostrar la cantidad de los productos infractores, que es otro requisito para la cuantificación, solamente tenemos que fueron cuatro cintas, es decir: extensión geográfica, un establecimiento de comercio únicamente en Bogotá, fueron 19 años y tenemos que son cuatro productos infractores.

En lo anterior también hay que tener en cuenta que el demandado no contaba con una licencia o con una autorización, pus así también se indicó que es un hecho cierto en la contestación de la demanda, es decir, comercializaba el producto sin estar autorizado. De acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, el demandado será condenado a pagar a la demandante a título de indemnización la suma de 8 SMLMV que equivalen a la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.624.928 COP).

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366, numeral 3 del Código General fijaré agencias en derecho correspondientes a la primera instancia, que deberá asumir la parte vencida en el proceso, es decir, la parte demandada, para eso tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Concejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA10554 que es el que aplica a este asunto, específicamente el artículo quinto, numeral uno que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto.

En ese orden de ideas quiero también precisar que es el criterio de bajo la naturaleza del asunto, porque en materia de competencia desleal y propiedad industrial, no nos regimos por el criterio de la cuantía, sino por la naturaleza del asunto, eso también está en el artículo 24 del Código General del Proceso, por eso nuestros procesos en temas de competencia desleal y propiedad industrial no se diferencian entre mínima, menor y mayor cuantía, sino simplemente por su naturaleza.

En este punto quiero recordar que si bien la demandante solicitó que se tuviera en cuenta que en el proceso se canceló una póliza con ocasión a la medida cautelar, dicho factor no hace parte de las agencias en derecho sino de las cosas en proceso, las cuales posteriormente serán liquidadas por la secretaría del Despacho y se emitirá el auto correspondiente aprobando la liquidación en costas, entonces si es del caso, es allí donde se tendrán en cuenta esos factores.

Así las cosas y con ocasión a que no se concedieron la totalidad de las pretensiones, es decir, la pretensión 6.2 condenaré en costas al demandado y según la norma se fijan entre 1 y 10 salarios, en este caso voy a fijar la suma de 1 SMMLV, es decir la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP), que debe pagar la parte demandada a favor del demandante.

Es así como, en mérito de lo anteriormente expuesto, la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, en ejercicio de las facultades conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia y en nombre de la república de Colombia resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que el uso que Luis Mauricio Enrique Pérez Briceño hace de la marca EPSON para comercializar tintas infringe el derecho de propiedad industrial que posee SEIKO EPSON CORPORATION sobre la marca nominativa EPSON, identificada con certificado de registro 195654 para identificar productos de la clase dos, internacional.

SEGUNDO. ORDENAR a Luis Mauricio Enrique Pérez Briceño cesar el uso inmediato de la marca nominativa EPSON, registrada para la clase dos, versión siete de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro 195654 para la comercialización de tintas, lo anterior de conformidad con la parte motiva de la presente diligencia.

TERCERO. NEGAR la pretensión 6.2 de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. CONDENAR a Luis Mauricio Enrique Pérez Briceño a pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION la suma de 8 SMMLV que equivalen a la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.624.928 COP), a título de indemnización prestablecida. Suma que deberá ser pagada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presente providencia.

QUINTO. CONDENAR en costas a Luis Mauricio Enrique Pérez Briceño. Para tal efecto, se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116 COP), los cuales deberá pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION.

La anterior decisión se notifica en estrados a las partes, doctores.