Fecha: 16/12/2019
Radicado: 18-213397
Demandante: Seiko Epson Corporation
Demandado: Soluciones Computadores Portátiles S.A.S.
Funcionario: Asesor Asignado – Hugo Alberto Martinez Luna
[ANTECEDENTES]
Excelente, en ese orden entonces vamos a proseguir a proferir sentencia dentro del presente asunto, los hechos dentro de la presente acción corresponden a que la demandante afirmó tener derechos de propiedad industrial sobre el signo EPSON, para las clases 2 de la Clasificación Internación de Niza. Afirmó que mediante certificado número 195654 esta entidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgó titularidad del signo en mención. De igual forma, expresó que dentro las revisiones que llevo a cabo para identificar infractores de su signo, particularmente EPSON; encontró la existencia de la sociedad accionada, agregó que en el establecimiento de dicha sociedad se están comercializando productos tipo tintas identificadas con la expresión EPSON. Sobre la base de lo anterior, la accionante manifestó que los actos desplegados por la accionada constituyen una infracción a sus derechos de propiedad industrial por el uso no autorizado de la marca EPSON.
Al respecto el despacho tiene las siguientes consideraciones…
[LEGITIMACIÓN]
En primer lugar, establecer la legitimación en la causa por activa, de manera inicial. De manera como se indica en el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, se establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho sobre la titularidad de la marca en cuestión, SEIKO EPSON CORPORATION acredito la existencia de un derecho del cual es titular con el aporte de un certificado o la certificación número 195654 referente a un signo nominativo “EPSON” para la clase número 2 de la Clasificación Internacional de Niza versión 7, estos conforme obra al folio 45 del expediente. En este orden de ideas, siendo la accionante la titular del signo nominativo aludido, se encuentra legitimada para iniciar las acciones por infracciones a derechos de propiedad industrial objeto del presente asunto, al tenor de lo señalado en el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
[INFRACCIÓN]
Sobre la infracción alegada. De conformidad al artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que contiene diferentes modalidades de infracciones a unos signos, señala lo pertinente lo siguiente. El artículo 155 manifiesta:
“El registro a una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero a realizar sin su consentimiento los siguientes actos:
(…)
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquier producto o servicio cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos y/o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.
Así, lo primero que debe establecerse para este tipo de casos es saber si la demandada a hecho uso de la expresión que se aduce infractora. Posteriormente se debe proceder a calificar si ese uso constituye o no infracción a la luz de la Decisión 486 del año 2000.
En el caso bajo análisis se encuentra demostrado que conforme a la remisión número 10299 del 27 de abril del 2018, obrante a folio 69 del cuaderno del expediente; en primer lugar se tiene establecida la venta de dos tintas para impresoras y por el otro un sello en el que se identifica el NIT y el nombre del accionado; aunado a ello lo referente es dado señalar que la orden de remisión en comento, indica una dirección física, esto es la Calle 24A No. 5/55 CENTRO COMERCIAL LA PASARELA local 1 de la ciudad de Cali, la cual coincide con aquella dirección obrante a folio 13 y enlistada en su momento en el certificado de existencia y representación de la accionada, particularmente a uno de sus establecimientos de comercio denominado LA FORTUNITA.
Para este Despacho es claro que conforme a la orden de remisión número 10299, la accionada comercializo unas tintas. Ahora bien, en virtud del artículo 205 y con ello la confesión derivada de las preguntas 1 a 3 del sobre cerrado allegado por la accionante al interrogatorio de parte, se tiene que en el establecimiento de comercio que se identifica en la orden de remisión numero 10299 la accionada comercializo unas tintas identificadas con el signo EPSON de forma no autorizada y además allegadas al proceso a manera de muestras físicas obrantes a folio 48.
Así las cosas, es claro en el presente caso que SOLUCIONES COMPUTADORES PORTATILES S.A.S, en el desarrollo de su actividad económica, comercializo productos tipo tintas identificándolas con la expresión EPSON.
Dentro del proceso 403 IP 2015 reiterando lo dicho en el proceso 26 IP 2013 del 17 de abril, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indico lo siguiente:
“Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener un significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en sugestivos que son los que tiene una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificados por el signo y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna dentro del significado de la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar”.
En la comparación entre signos denominativos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran sin descomponer su unidad fonética y/o gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las palabras en pugna, sin perjuicios de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan, disminuyan dicha función.
Para dar respuesta a este punto, es necesario realizar el cotejo entre los signos usados por las partes. Para ello se tendrá en cuenta el signo de la demandante consignado en la certificación obrante a folio 45, esto es la expresión nominativa EPSON y el signo empleado por el demandado obrante en las muestras que se encuentran a folios 48.
A efectos de llevar a cabo el cotejo entre los signos conflicto, es necesario precisar que la marca registrada por la demandante la nominativa EPSON, para identificar productos comprendidos en la clase 2 versión 7 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente para identificar tintas, así las cosas, según las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos distintivos proceso 178 IP del 2015; esto es, analizando los signos en conjunto de forma sucesiva con énfasis en las semejanzas desde el punto de vista del consumidor medio, se concluye que entre los signos analizados existe identidad, pues el producto comercializado por el accionado reproduce en su totalidad la marca nominativa del accionante, esto es EPSON.
Vistas las pruebas allegadas se advierte que el uso de la expresión EPSON por parte de la demandada , se efectúa de forma reiterada en los empaques, incluiría unos sellos al parecer holográficos y de seguridad, el rotulado, el envase y el producto en general, corresponden a una reproducción idéntica a la marca nominativa del accionante identificada con registro el 195654, enlistada en la clase número 2 de la clasificación internacional de Niza y relativo a tintas, cintas entintadas, casettes de cintas entintadas, cartuchos de tinta y entonador para impresoras de computador, procesador de palabras y maquinas copiadoras.
Así, teniendo en cuenta que la accionada comercializa tintas identificándolas con la expresión EPSON, reproduce en su integridad y de forma idéntica la marca del accionante ya mencionada, lo que configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca en nominativa EPSON.
Pues dicho uso, además de constituir una reproducción idéntica al signo nominativo registrado, se lleva a cabo para identificar los mismos productos que se encuentran amparados por el registro que se ha hecho mención, ya que como antes se dijo los utiliza en la comercialización de tintas, circunstancia que expone a los consumidores a un riesgo de confusión conforme a las previsiones del literal d del artículo 155 de la Decisión 486, en tanto que podrían adquirir los productos de la accionada bajo la falsa creencia de que se trata de un producto del accionante, lo que no es otra cosa que una infracción a sus derechos de propiedad industrial en los términos del literal ya mencionado, respecto al signo de accionante identificado con el registro numero 10299 obrante a folio 45.
Ahora me pronunciaré respecto a las pretensiones de la demanda. En este orden se concederán la primera y tercera pretensión, respecto a la pretensión numerada 5.2 no se considera, pues, lo que se estudia en este presente proceso es el uso probado en el presente caso y no a futuro; pues estarían condenando hechos, los cuales no es posible verificar su configuración en este punto de la actuación y claramente corresponde a una pretensión o solicitud efectuada a tiempo futuro.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
En cuanto a la pretensión numerada 5.4, me pronunciare de la siguiente manera, la indemnización de perjuicios causados con la infracción a los derechos de propiedad industrial. Establecida la infracción, pasemos a hablar de la indemnización de perjuicios. En diferentes oportunidades esta entidad se ha pronunciado al respecto indicando la necesaria diferencia que existe entre el daño y el perjuicio, se resalta lo expuesto en la Sentencia 1600 del 27 de diciembre de 2018, proferida dentro del expediente 16185373, donde se concluyó que en materia de infracción de propiedad industrial el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, esto es, el perjuicio y para que sea indemnizable debe ser demostrada la consecuencia dentro del respectivo proceso. Esa es la carga de quien alega demostrar, el perjuicio o la consecuencia de infracción de conformidad al artículo 167 del Código General del Proceso que establece que la carga de la prueba y porque en materia de propiedad industrial, ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.
También se hizo mención a lo establecido en el artículo 243 de la Decisión 486 del 2000, que establece lo siguiente:
“Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se tomarán en cuenta entre otros los criterios siguientes: el daño emergente, el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultados de los actos de la infracción y finalmente el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”
Cuando la norma utiliza la palabra criterios está haciendo referencia en realidad a tipologías de perjuicios y porque son tipologías de perjuicios, pues es claro que ni el daño emergente y el lucro cesante son algo distinto a perjuicios, como lo deja claro la definición del articulo número 1614 del Código Civil, entonces, daño emergente y lucro cesante son perjuicios, entonces cuando la norma habla de criterios se está refiriendo a perjuicios o tipologías de perjuicios.
Partiendo de esa idea lo lógico es concluir que los demás criterios contenidos en los literales B y C, también corresponden a tipologías de perjuicios, entenderlos de forma distinta restaría sentido a un listado que al tener un encabezado común deberían corresponder a lo mismo y sabiendo que daño emergente y lucro cesante son tipología de perjuicios, todo lo que viene de ahí para abajo son tipologías de perjuicio. En esa medida los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de propiedad industrial establecidos para esta materia.
Ahora entrare a hablar de la cuantificación, el sistema de indemnización preestablecidas, que es el que interesa para este proceso, de acuerdo con el régimen de PI se entenderá que si el demandante en el momento de la prestación de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por infracción, esto lo dice el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 del 2015. En esa medida, el titular de una marca que se acoja al sistema, queda relevado de demostrar la cuantía de los perjuicios, la cual se sujeta a la tasación echa por el juez siguiendo para ello los elementos que aparecen en el artículo ya antes citado.
La indemnización de perjuicios en el caso concreto debe dejarse claridad que al momento de subsanarse la reforma a la demanda, la demandante indico dos tipos de perjuicio, lucro cesante y el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, en cuanto a su cuantificación para efectos de ello se procederá a la aplicación al sistema de indemnizaciones preestablecidas, pues este se acogió en la parte de la demanda, con este fin se recuerda que conforme al artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, en caso en que el demandante optara por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente o al mínimo de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes o hasta un máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto a la marca.
Así mismo, el parágrafo de la referida norma indica que para cada caso particular, el juez ponderara y declarara que la sentencia ponga fin al proceso el monto de la indemnización, teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. Partiendo de la norma anterior, el Despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización; en este punto el Despacho, en este particular el Despacho tiene dos puntos:
En primer lugar, teniendo en cuenta el documental que obra en el expediente, esto la orden de remisión número 10299, el demandado comercializó dos tintas identificadas con el signo EPSON en un único establecimiento de comercio, específicamente aquel ubicado en la calle 24ª numero 5/55 CENTRO COMERCIAL LA PASARELA, local 1 de la ciudad de Cali y dos solo se tiene certeza la venta de dos tintas identificadas con la marca EPSON.
De acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, el demandando será condenado a pagar a la demandante a título de indemnización la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($4.140.580 COP), suma que deberá ser pagada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presente.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Ahora bien, agencias en derecho. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 del numeral tercero del CGP, se fijaran las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia que debe asumir la parte demandada, para esto tendrá en cuenta o se tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo PSAA número 16-10554 que es el que se aplica para estos casos en concreto, específicamente el numeral 1 del artículo 5 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto.
Así las cosas y con ocasión a que no se concedieron la totalidad de las pretensiones, se condenara en costos al demandando según la norma se fijan entre 1 y 10 salarios mínimos, en este caso se fija la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.484.348 COP), que debe pagar la demandada a favor de la demandante dentro los igualmente sesenta (60) días siguientes a la presente.
En mérito de lo expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y con autoridad en la ley resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que el uso que SOLUCIONES COMPUTADORES PORTATILES S.A.S hace de la marca EPSON para comercializar tintas, infringe el derecho de propiedad industrial que posee SEIKO EPSON CORPORATION sobre la marca nominativa identificada con el certificado de registro 195654, para identificar productos de la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO. ORDENAR a SOLUCIONES COMPUTADORES PORTATILES S.A.S. cesar del uso inmediato de la marca nominativa EPSON registrada para la clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza con certificado número, perdón con certificado registro número 195654 para la comercialización de tintas. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. NEGAR la pretensión numerada 5.2 de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
CUARTO. CONDENAR a SOLUCIONES COMPUTADORES PORTATILES S.A.S, a pagar a favor de SEIKO EPSON CORPORATION la suma equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalen a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($4.140.580 COP), a título de indemnización preestablecida, suma que deberá ser pagada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la presente providencia.
QUINTO. CONDENAR en costas a SOLUCIONES COMPUTADORES PORTATILES S.A.S. Para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigente, es decir DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.484.348 COP), los cuales se deberán ser pagados a favor de SEIKO EPSON CORPORATION dentro, pues, del término de liquidación de costas correspondiente.
La anterior decisión se notifica en estrados.
[No se presentan recursos]