Fecha: 21 de enero 2021
Radicado: 19-186398
Demandante: AGROCAMPO S.A.S.
Demandada: MERFRED DE JESÚS NARVÁEZ OTERO
Funcionario: Edison Camilo Largo Marín
Entonces, retomando procede la Superintendencia de Industria y Comercio a dictar sentencia dentro del proceso con radicado 2019-186398, en el entendido de que todos los presupuestos procesales se encuentran reunidos, se procederá a emitir sentencia que define esta instancia previniendo que no se evidenció ninguna irregularidad o causal de nulidad en el presente proceso que impida proferir la decisión de fondo.
[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA]
Inicio entonces por referirme a la legitimación por activa y titularidad de la marca, al respecto reitero lo contenido en el artículo 238 en donde la Decisión 486 de 2000, norma que señala que: “el titular de un derecho protegido en virtud de la decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquiera de las personas que infrinjan su derecho”. Bajo lo citado anteriormente, en el presente asunto la Superintendencia encuentra que la parte demandante acreditó con las certificaciones expedidas por la secretaría general de la Superintendencia de Industria y Comercio, la legitimidad por actividad y titularidad procedo entonces a citar las certificaciones a las cuales hago mención, son las siguientes:
La, 142459, 144503, 8587, 179396, 179356, 201074, 230544, 289175, 14544, 16299, 16298, 16297, 16296, 322501, 322504, 358630, 322500, 379835, 322502, 379834, 386559, 379353, 373348, 347577, 498079 y 521574.
Estas certificaciones a las que hice mención corresponden a marcas mixtas y nominativas AGROCAMPO para la identificación de productos y servicios en las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la clasificación Niza y obran dentro del plenario de folio 109 a 158 del Consejo activo. Con lo cual con lo que mencioné la SOCIEDAD AGROCAMPO SAS acreditaría entonces que es titular de las marcas aludidas al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, encontrándose legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial objeto del presente asunto acorde con lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
[PROPIEDAD INDUSTRIAL]
Paso entonces ahora a referirme a la infracción alegada, para este punto es necesario reiterar que esta entidad ha dejado claro en casos anteriores o precedentes que la utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificación de un establecimiento de comercio o de actividades comerciales, es un comportamiento que en los términos del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión. Así lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la comunidad andina cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 “se configura en aquellos eventos en los que se reúnen 2 elementos fundamentales, el primero, determinativo referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio y el segundo condicional cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación”. Se ha hecho alusión a la interpretación prejudicial 049 IP del 2012.
En el caso bajo análisis se ha encontrado demostrado que el señor Merfred de Jesús Narváez Otero inscribió el establecimiento de comercio denominado AGROCAMPO LA MARÍA, aspectos de lo cual da cuenta el certificado de matrícula de establecimiento expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla que aparece a folios 68 y 69 del consecutivo 0. Así las cosas, es claro que en el presente caso el señor Merfred de Jesús Narváez Otero en el desarrollo de su actividad económica y especialmente en la identificación de su establecimiento de comercio y la prestación de servicios veterinarios, ha utilizado la expresión “AGROCAMPO” con lo cual genera un riesgo de confusión con los derechos de propiedad industrial que la sociedad demandante tiene sobre las marcas AGROCAMPO.
Circunstancia que se encontraría probada por este despacho, basándonos en el interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la parte accionante, las actividades económicas descritas en el certificado de existencia de matrícula del establecimiento y en la aplicación de las consecuencias contenidas en los artículos 97 y 372 del Código General del Proceso por la no contestación de la demanda y por la inasistencia a esta audiencia.
En línea con todo lo anterior, entonces debe tenerse en cuenta que el uso de la expresión “AGROCAMPO” por parte del demandado es una reproducción de las marcas mixtas y nominativas en las clases 5.
Bueno, retomando la sentencia, estaba advirtiendo que el uso de la expresión AGROCAMPO por parte del demandado, es una reproducción de las marcas mixtas y nominativas que tiene la parte demandante registradas en las clases 5, versiones 7 y 8. Clase 35, versiones 7, 8, 10. Clase 42, versión 7 y clase 44, versión 8 destinadas a la comercialización y prestación de productos veterinarios, prestación de servicios veterinarios. Así, teniendo en cuenta que el accionado hace uso de un signo idéntico en las clases 5, 35, 42 y 44 se configuraría la infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta la parte demandante sobre la marca AGROCAMPO, ese empleo se lleva a cabo a través del desarrollo de su actividad económica relacionado, reitero, con la comercialización de productos veterinarios y con la prestación de servicios veterinarios, los cuales se encuentran amparados en los siguientes registros: 142459 folio 109, 144503 folio 112, 8587 folio 113, 179396 folio 115, 289175 folio 122, 14544 folio 123, 16298 folio 127, 379844 folio 142, 386559 folio 144 y 498079 folio 151.
Ya que, como antes se ha dicho, se utiliza en la comercialización de los productos o servicios que se encuentran amparados dentro de dichos registros, lo cual puede generar la falsa creencia de que los consumidores pueden ahí adquirir productos o servicios de la sociedad AGROCAMPO S.A.S. Así estaría soportada la infracción alegada por la parte demandante.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Ahora procedo a pronunciarme sobre los daños. De acuerdo con lo solicitado con lo escrito de demanda en la sociedad AGROCAMPO, el daño sufrido por la sociedad AGROCAMPO, corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, para lo cual se acogió el sistema de indemnización preestablecidas. Sobre este punto, es necesario empezar por dejar claro que quien elige el sistema de indemnización preestablecida, no tiene que probar la cantidad de daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez, no obstante, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga la prueba de la cuantía del daño, más no de la existencia del mismo, cuya carga se mantiene en la parte demandante. Así comprenderá a analizar por parte de este despacho si el demandante cumplió con dicha carga.
Adicionalmente, otro punto que se debe tener en consideración es los criterios establecidos en los literales A y C, del artículo 243 de la Decisión 486 del 2000. Al respecto, si observamos el aludido artículo, debemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales, el primero de ellos hace referencia al daño emergente y el lucro cesante, lo que nos transmite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios, a lo que está haciendo alusión es a tipologías de daños que, en el caso del literal A, son los daños tradicionales. Siendo así, es lógico que los demás criterios contenidos en los literales B y C también corresponden a tipología de daño que ha querido traer el legislador, por lo tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismos daños indemnizables en asuntos como el que es objeto del litigio de propiedad industrial.
En ese orden de ideas, se debe aclarar que tanto los criterios o daños del literal A, como del literal B y del C, deben ser demostrados en todos los casos, de ninguna forma se pueden presumir. Adicionalmente, debe quedar claro que no es posible solicitar reconocimiento del literal C si se ha solicitado los del literal A y B, esto en la medida que la misma norma utiliza la palabra o al finalizar el literal B, lo cual hace que el literal C sea excluyente, por lo tanto, este puede alegarse solo de manera individual sin acompañarse de otras tipologías de daños.
En consecuencia, en el presente asunto, únicamente se usará lo referido al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, esto es, la tipología del daño contemplado en el literal C, del artículo 243 de la Decisión 486 del 2000.
Teniendo claro esos preceptos anotados en el presente asunto, se encontraría probado el daño en el sentido, o teniendo en consideración que, al no haber contestado la demanda, el accionado y por su inasistencia a la audiencia, se puede encontrar probado que el accionado con el uso de la expresión infractora ha podido obtener unos beneficios, ya sea a través de la comercialización de productos veterinarios o también a través de la prestación de servicios veterinarios. Con lo cual estaría probado el daño contemplado en el literal C o estaría acreditado.
Resta entonces realizar su cuantificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.21.2, del decreto 1074 del 2015, norma que establece que:
“En materia de indemnizaciones preestablecidas, la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3 salarios mínimos legales, mensuales, vigentes, hasta 100 salarios mínimos legales, mensuales, vigentes por cada marca infringida”.
En el presente caso, se ha encontrado verificado que la infracción ocurrió a 10 marcas, unas nominativas y otras mixtas, sobre cada una de las marcas se fijará una suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual asciende a una suma total de COP $27.255.780. Esto debido a que segundo el parágrafo del artículo antes mencionado, para cada caso en particular el juez ponderara y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica, y dado que en este caso únicamente contamos con el certificado de existencia del establecimiento de comercio, para comprobar la actividad infractora del demandado, por eso no se acudió a una suma superior de la ya mencionada y se mantendrá esta suma de COP $27.255.780. Con lo cual, esa sería la cuantificación del daño que se ordenará reembolsar a la parte demandante.
Superado este punto, aparte de todo lo anterior sobre las pretensiones 2.5, 2.6 y 2.7, el despacho debe entrar a declarar dichas pretensiones, dado que en el presente proceso no hay evidencia de que el accionado haya utilizado la expresión AGROCAMPO en facturas, publicidad, redes sociales y/o para identificarse como comerciante.
Finalmente, procederemos a referirnos a las agencias en derechos, en la medida que en el presente proceso la decisión es favorable a la parte demandante, siguiendo las reglas de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, corresponde condenar en costas a la parte accionada, para ello se fija por agencias en derecho, también de acuerdo con los lineamientos del Consejo Superior de la Judicatura, el acuerdo PSAA16-10510554, se condenará en costas al demandado por la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales, mensuales, vigentes, esto es COP $1.817.052.
En mérito de todo lo expuesto, el abogado del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO: DECLARAR que Merfred de Jesús Narváez Otero infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta AGROCAMPO S.A.S. sobre las siguientes marcas AGROCAMPO Mixtas y Nominativas registradas en las clases 5, 35, 42 y 44 de la Clasificación Niza, que cuenta con los certificados de registro número 142459, 144503, 8587, 289175, 179396, 14544, 16298, 379834, 386559 y 498079.
SEGUNDO: ORDENAR a Merfred de Jesús Narváez Otero retirar la expresión AGROCAMPO del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio AGROCAMPO LA MARIA, que se encuentra identificado con número de matrícula mercantil 677774, e inscrito ante la Cámara de Comercio Barranquilla. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: Vencido el paso anterior a petición de la parte demandante subsidiariamente y solo en el evento que Merfred de Jesús Narváez Otero no cambie el nombre de su registro mercantil, se ordena por Secretaría oficiar la Cámara de Comercio Barranquilla, ordenando la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio AGROCAMPO LA MARIA, registrado bajo número de matrícula 677774, propiedad de Merfred de Jesús Narváez Otero.
CUARTO: PROHIBIR a Merfred de Jesús Narváez Sotero que en lo sucesivo siga registrando nuevos establecimientos de comercio que contengan la expresión AGROCAMPO en cualquiera de sus posibles combinaciones para identificar actividades similares o confundibles con actividades veterinarias o cualquiera relacionado. Sobre la pretensión número 4, hago un paréntesis para hacer una aclaración, en esta pretensión se había solicitado oficiar las Cámaras de Comercio del país, ordenando que se negara cualquier registro a favor del demandado, como se anotó en el numeral cuarto, sin embargo, el despacho sobre ese punto de la pretensión 4 niega dicha solicitud, puesto que se trata de una competencia delimitada a las Cámaras de Comercio de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Código de Comercio.
QUINTO: Se niegan las pretensiones de los numerales 2.5, 2.6 y 2.7.
SEXTO: Se condena a Merfred de Jesús Narváez Otero a pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S. la suma de COP $27.255.780, a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
SÉPTIMO: CONDENAR en costas a Merfred de Jesús Narváez Otero, para el efecto se fija por conceptos de agencias en derecho la suma de COP $1.817.052, los cuales deberá pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S., por Secretaría efectuarse la correspondiente liquidación de costas.
Esta decisión queda notificada en estrados.