Fecha: 29/06/2018
SENTENCIA AGROCAMPO S.A.S. vs PABLO EMILIO PUENAYAN
Expediente No. 17-363882
Demandante: AGROCAMPO S.A.S.
Demandado: PABLO EMILIO PUENAYAN PIARPUEZAN
Funcionario: JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial -JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ: Retomamos la diligencia, lo que corresponde ahora es proceder a dictar sentencia, puesto que ya se encuentran agotadas todas las etapas, todos los presupuestos procesales se cumplen, no hay ninguna causal de nulidad, así que procedo a resolver de fondo.
[ANTECEDENTES]
En la demanda, la parte accionante, en este caso AGROCAMPO S.A.S. afirmó ser titular de la marca AGROCAMPO en diferentes clases de la clasificación internacional de Niza, adujo que, en agosto de 2017, en una visita al resguardo de Panam en la vereda del Palmar del municipio de La Cruz en el departamento de Nariño encontró un establecimiento de comercio denominado “Agrocampo de Nariño” el cual utiliza de manera similar la expresión AGROCAMPO y el elemento gráfico con el que se acompaña esa expresión en su marca registrada.
Abonado a lo anterior, manifestó que dicho establecimiento ofrece insumos agrícolas y veterinarios, asistencia técnica profesional e inseminación artificial y que su propietario es Pablo Emilio Puenayan, es decir, el demandado en este asunto. A juicio de la demandante, el comportamiento antes mencionado configura una infracción a sus derechos de propiedad industrial en los términos del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
[LEGITMACIÓN EN LA CAUSA]
La demanda no fue contestada como se manifestó en la audiencia inicial, así que pasemos hablar de la legitimación. De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, en el presente caso la demandante acreditó la existencia y titularidad de varias marcas AGROCAMPO en diferentes casos, lo que puede verificarse a folio 7 a 37 del cuaderno #2.
Así, siendo la demandante titular de los derechos que se pretenden proteger, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derecho de propiedad industrial.
[ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN]
Para analizar la infracción, parto por señalar que, la norma que debemos tener en cuenta es del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que en literal (d) establece que el registro de una marca considera a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:
“(d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Esto es lo que dice la norma.
Para darle aplicación, aclaro que, el análisis que voy a hacer en esta sentencia se limitará a las marcas que también fueron analizadas por la demandante en su demanda, me refiero a las marcas que aparecen en el folio 50 del expediente.
¿Qué está acreditado en este caso? Contrario a lo que ocurrió en el trámite cautelar, ahorita la situación es distinta en términos probatorios, teniendo en cuenta la sanción que fue aplicada por la no contestación de la demanda y por la inasistencia a la audiencia. Así que está acreditado que el Señor Pablo Emilio Puenayan hace uso de la expresión AGROCAMPO acompañada de la imagen de la cabeza de un bovino en la identificación de un establecimiento en el que se comercializan insumos agrícolas y veterinarios, y además se comercializan servicios de asistencia técnica profesional e inseminación artificial.
A esta conclusión se llega teniendo en cuenta, que como consecuencia de la presunción derivada de la falta de contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia, se puede afirmar que, tras realizar una visita a diferentes departamentos, la demandante encontró en el resguardo Panam del departamento de Nariño, un establecimiento de propiedad del demandado en cuyo nombre se incluye la expresión AGROCAMPO y en el que, además, se ofrecen insumos agrícolas y veterinarios, asistencia técnica profesional e inseminación artificial, según se puede apreciar en su letrero.
Este aspecto se puede corroborar con la fotografía que aparece en el folio 38 del cuaderno 2 en el que podemos observar el mencionado letrero, de manera que, el uso de la expresión en este caso sí se encuentra acreditado.
Siguiendo con el análisis, corresponde ahora hacer un cotejo entre ese signo mixto que utiliza la parte demandada y las marcas nominativas AGROCAMPO de la demandante. Me voy a referir específicamente, para empezar, a las marcas nominativas de las clases 5, 44 y 31 que aparecen en los folios 7, 30 y 31 del expediente.
Para hacer el cotejo es pertinente dar aplicación a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien en interpretación prejudicial dentro del proceso 12-IP-2014 dijo lo siguiente:
“La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, debe identificar como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma, la dimensión que con mayor poder y profundidad penetra en la mente del consumidor, y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando la reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y si, por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”. Hasta ahí la cita del Tribunal.
En otro proceso, el 17-IP-2013, el mismo Tribunal señaló lo siguiente:
“Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario; sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño u otras características puede causar mayor impacto en el consumidor.”
Llevado esto a nuestro caso, debe afirmarse que el elemento preponderante en el signo del demandado es el denominativo, esto es la expresión AGROCAMPO, puesto que su elemento figurativo, es decir la cabeza de un bovino, no supera la fuerza distintiva que tiene la mencionada expresión AGROCAMPO.
De tal manera que, en este caso, es aplicable la regla general antes mencionada, según la cual los consumidores se ven más impactados por las palabras. De tal suerte que se debe cotejar la expresión AGROCAMPO de la demandante y la expresión AGROCAMPO de la demandada. Frente a ello, es apenas evidente que se trata de expresiones exactamente iguales, que no dejan duda de que los signos confrontados, vistos en conjunto, son altamente similares, pues solo se diferencian en el elemento menos distintivo que incluye la demandada de manera adicional a la expresión AGROCAMPO, me refiero a la cabeza del bovino.
Eso en relación con las marcas nominativas de las clases 5, 44 y 31, pero también voy a estudiar la similitud que existe con el registro multimarca que aparece a folios 34 y 37 del cuaderno #2.
Frente a esta marca es evidente la similitud que existe entre el signo registrado y el signo usado por el demandado, siendo su única diferencia que en el signo de la demandante se usa la expresión “todo en veterinaria” y en el del demandado la expresión “Panam Nariño”. Sin embargo, en el primer caso, es decir, en el signo del demandante, esa expresión “todo en veterinaria” es explicativa como lo señala el propio registro y, en el segundo caso, el de la expresión “Panam Nariño” esa expresión es simplemente indicativa del lugar en donde se encuentra ubicado el establecimiento, ya que se encuentra ubicado, precisamente, en el resguardo Panam, en el departamento de Nariño.
Así, al no cumplir una finalidad distintiva estos elementos que acabo de mencionar, no queda otra conclusión distinta a afirmar que el signo que utiliza la parte demandada reproduce la totalidad del signo registrado, estoy refiriéndome al signo multimarca que aparece en folios 34, 37 del cuaderno #2.
Esta parte del análisis es la que tiene que ver con las similitudes entre los signos al hacer la comparación; pero, explicadas esas similitudes, resta señalar que, el uso de los signos se lleva a cabo en la identificación de un establecimiento en el que se desarrolla una actividad económica que corresponde con los productos y los servicios amparados a favor de la demandante. Lo anterior en la medida que la demandante tiene sus registros para amparar productos veterinarios, clase 5, productos agrícolas, 31, servicios de agricultura y veterinarios, clase 44 y máquinas agrícolas, clase 7 en el registro multimarca, mientras que la demandada se dedica a la comercialización de insumos agrícolas y veterinarios, así como a la asistencia técnica profesional e inseminación.
Puesto de este modo las cosas, ante la similitud de los signos y el uso de los mismos, en la identificación de un establecimiento dedicado a una actividad económica que guarda correspondencia con los productos y servicios amparados por las marcas, puede concluirse que los consumidores están expuestos a un riesgo de confusión, en tanto que podrían acudir al establecimiento “Agrocampo Panam Nariño” bajo la falsa creencia de estar acudiendo a un lugar en el que pueden adquirir los productos y servicios ofrecidos por la actora, que se identifican con la expresión “AGROCAMPO”; lo que no es otra cosa, que una infracción a sus derechos de propiedad industrial en los términos del literal (d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, respecto de las marcas, como ya lo mencione, que cuentan con certificados 142459, 386559, 373353 y 498079.
[ANÁLISIS DE LOS DAÑOS]
Así verificada la infracción, solamente resta hablar de los daños. De acuerdo con lo que fue expuesto en el escrito de demanda, especialmente en el folio 52, el daño sufrido por AGROCAMPO corresponde a tres tipologías distintas: de un lado, el daño emergente; de otro, el lucro cesante; y, finalmente, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Lo anterior, de acuerdo con los literales (a) y (c) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000. Para efectos de la cuantificación, el demandado se acogió al sistema de indemnización preestablecida.
Antes de resolver este tema de los daños de fondo, debo dejar claro, que quien eligió el sistema de indemnización preestablecida no tiene que aprobar la cuantía de daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez.
No obstante, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño, pero no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. Así las cosas, debe comenzarse por analizar si la demandante cumplió con esa caga, para posteriormente estimar la cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas.
Comencemos con el daño emergente y el lucro cesante. Según el artículo 1614 del Código Civil, entiéndase por daño emergente, el perjuicio, la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y, por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse, consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento.
Según se manifestó en la demanda, el daño emergente en este caso se configuró debido al uso no autorizado del signo. Dicho daño no se encuentra demostrado, puesto que, ninguna prueba da cuenta de una efectiva afectación patrimonial sufrida por AGROCAMPO como consecuencia del uso infractor, ninguna de las pruebas en efecto aporta muestra, por ejemplo, que la demandante haya tenido que hacer algún tipo de inversión para enfrentar la infracción, o que su intangible se haya desvalorizado debido al uso no autorizado que hace el demandado, entre otras opciones. Esto impide el reconocimiento de la tipología de daño conocida como daño emergente.
Sobre el lucro cesante se hacen observaciones similares, puesto que ninguna prueba muestra que AGROCAMPO haya dejado de percibir algún tipo de ganancia como consecuencia del uso infractor que lleva a cabo el demandado. Se desconoce por completo si como consecuencia de la infracción se produjo algún tipo de disminución en los ingresos de AGROCAMPO, por alguna pérdida de clientes o por pérdida de sus negocios, y todo eso impide que se reconozca una indemnización desde el punto de vista del lucro cesante. No sabemos cómo fue el comportamiento de AGROCAMPO en lo que tiene que ver con sus ventas durante el período de la infracción, y por eso no es posible determinar la existencia de un lucro cesante.
Pero, pasemos analizar el literal (c) del artículo 243 de la Decisión 486, sobre el que hay que hacer algunas precisiones importantes por tratarse de una tipología de daño que no es tradicional, como sí ocurre con el daño emergente y el lucro cesante.
Si observamos el artículo 243 podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios. Dichos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, del que ya hablamos, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la expresión “criterios” a lo que se está refiriendo en realidad es a tipologías de daño, que en el caso del literal (a) son los tradicionales que ya existe desde el Código Civil, y que hace un momento referí.
Así las cosas, es lógico que los otros criterios, es decir, lo de los literales (b) y (c) también correspondan a tipología de daño como ocurre con el literal (a); los cuales, pese a no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador sí quiso que lo fueran, el legislador quiso que fueran tipologías de daño.
Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son, en sí mismos daños indemnizables en asunto de especial relevancia como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, pues insisto, así lo determinó el legislador. Se debe aclarar que tanto los criterios del literal (a) como del (b) y (c) deben ser demostrados siempre en todo proceso, pues de ninguna manera los daños se presumen y ninguna norma establece que los daños en estos casos se puedan presumir.
Explicado lo anterior, es claro para este despacho, que el demandante sufrió el daño que alegó en lo que tiene que ver con el literal (c), ya que la parte demandada, es decir, el señor Pablo Emilio, hizo uso de las marcas AGROCAMPO, sin contar con ningún tipo de autorización por parte de su titular. Aspecto que, adicionalmente, no fue desvirtuado dentro del proceso, pues la pasiva no demostró de ninguna forma – de hecho, no contestó la demanda – que su uso estuviera cubierto por algún tipo de licencia. De esta manera, se configura la modalidad de daño establecida en el literal (c) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.
Establecida la infracción, la existencia del daño, pasemos hablar de la cuantificación del daño, según el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, que es la norma vigente actualmente en materia de indemnizaciones preestablecidas, la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de 100 por cada marca infringida.
Así en este caso, dado que se verificó la infracción de las marcas que cuentan con certificados 142459, la del folio 7, 386559, la del folio 30, 373353 del folio 31 y 498079 de los folios 34 y 37 fija dar entonces una suma equivalente a 3 SMLMV por cada una de las marcas infringidas. Esto nos da un total de 12 SMLMV que ascienden a la suma de 9.374.904 COP.
¿Por qué esta cuantía? El parágrafo de la misma norma que antes mencioné señala que, para cada caso particular, el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización, teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. Dado que en este caso la única prueba relativa a las condiciones de la infracción es la existencia de un letrero, pues no hay lugar a una condena que supere el mínimo establecido por cada marca, que es la suma 3 salarios por cada uno, por eso la suma que fijo por marca es la mínima que me permite la ley.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Así, queda establecida la comisión de la infracción, la existencia del daño y la cuantificación del mismo, lo que significa que solo me falta hablar de las agencias en derecho. en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijo las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia, a cargo de la parte demandada.
Para esto debe tenerse en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en acuerdo PSAA16-10554 específicamente el artículo 5 numeral 1 que se refiere a los procesos de primera instancia, y bajo el criterio de la naturaleza del asunto. ¿Por qué? porque se trata de un proceso que es sin cuantía, ya que, en este caso, se aplicó el régimen de indemnizaciones preestablecidas, así que no tenemos una cuantía determinada para el proceso y por eso acojo el criterio de la naturaleza del asunto.
Sobre esa base, fijo por concepto de agencia en derecho la suma equivalente a 2 SMLMV, es decir, 1.563 484 COP.
[RESUELVE]
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la facultad de jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley resuelvo:
PRIMERO. DECLARAR que Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta AGROCAMPO S.A.S. sobre la marca que cuenta con los certificados no. 142459 correspondiente a la marca AGROCAMPO nominativa, 386559 correspondientes a la marca AGROCAMPO nominativa, 373353 correspondiente a la marca AGROCAMPO nominativa y 498079 correspondiente a la marca AGROCAMPO mixta.
SEGUNDO. ORDENAR a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan retirar de manera inmediata la expresión AGROCAMPO, el nombre con el que identifica su establecimiento de comercio. Igualmente deberá proceder de manera inmediata a solicitar la cancelación de dicha expresión del registro del establecimiento de comercio que reposa en la Cámara de Comercio de Ipiales bajo el número 037731-2.
TERCERO. ORDENAR a la Cámara de Comercio de Ipiales cancelar la inscripción del establecimiento de comercio, AGROCAMPO de Nariño, registrado bajo el número de matrícula 037731-2 de propiedad del señor Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan. Lo anterior deberá cumplirse solamente si en el término de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, el señor Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan no cumple con la solicitud de cancelación ordenada en el numeral segundo de esta sentencia.
CUARTO. PROHIBIR a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan inscribir nuevos establecimientos de comercio cuyo nombre contenga la expresión AGROCAMPO, siempre que estén destinados a actividades económicas similares o idénticas a la comercialización y ventas de insumos agrícolas y veterinarios, asistencia técnica profesional e inseminación artificial. Esta orden se debe empezar a cumplir una vez se surta la notificación de esta providencia.
QUINTO. ORDENAR a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan desde la notificación de esta providencia a abstenerse de usar la expresión AGROCAMPO en sus facturas, tarjetas de presentación o en cualquier otro medio en el que la use.
SEXTO. ORDENAR a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan entregar a la demandante todas las facturas, las tarjetas de presentación y sellos en los que se incluya la expresión AGROCAMPO. Una vez se cumpla con ello la demandante deberá proceder inmediatamente a su destrucción, para cumplir esta orden, Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan cuenta con el término de 10 días contados desde el día siguiente a la notificación de esta providencia.
SÉPTIMO. PROHIBIR al Señor Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan usar la expresión AGROCAMPO para identificarse en el comercio como empresario. Esta orden debe empezar a cumplirse una vez se notifique la presente providencia.
OCTAVO. CONDENAR a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan a pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S. la suma de 9.374.904 COP a título de indemnización de perjuicios, lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Para cumplir con esta obligación Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan cuenta con el término de 30 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia.
NOVENO. CONDENAR en costas a Pablo Emilio Puenayan Piarpuezan por concepto de agencias en derecho, se fija la suma 1.563.484 COP, los cuales deberá pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S.
Esta decisión queda notificada en estrados.