Fecha: 11/03/2021
Radicado: 19-268302
Demandante: Andrea Castañeda Giraldo
Demandado: Castor Muebles y Accesorios S.A.S.
Funcionario: Edison Camilo Largo Marín
Reanudamos grabación dentro del proceso con radicado 2019-268302, en el entendido que los presupuestos procesales se encuentran reunidos se procederá a emitir sentencia que define esta instancia, previniendo que no se evidenció ninguna irregularidad o nulidad en el presente proceso que impida proferir decisión de fondo.
[ANTECEDENTES]
Empiezo entonces por destacar que de las pretensiones contenidas en la demanda, es claro que la parte actora únicamente alegó la presunta infracción o solicitada, que se declarara la presunta infracción sobre la marca CASTOR, es decir, dentro de las oportunidades legales la parte accionante no hizo ninguna petición referente al reconocimiento de un nombre comercial a su favor, razones por las cuales se fijó el litigio de la siguiente forma:
- Determinar la titularidad y legitimación por activa de la demandante con respecto de la marca mixta con certificación 619765.
- Establecer si opera la excepción de prescripción.
- Determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar en que la demandada hace uso de la expresión CASTOR, verificado lo anterior, determinar si el uso de la expresión CASTOR que hace la demandada en el desarrollo de su actividad comercial infringe los derechos de propiedad industrial que sustenta la demandante sobre la marca mixta CASTOR, antes referida.
- Y por último, encontrar configurada la infracción deberá determinar si la existencia del daño es solicitado por la demandante y trazar su cuantía conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas.
De esa forma fue que se fijó el 4 de marzo la fijación de los hechos y de litigio.
Bajo dichos parámetros entonces inicio por pronunciarme respecto a la legitimación por activa y titularidad de la marca que es objeto de litigio. De conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000:
“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”.
En el caso concreto, la legitimación de la demandante se acreditó a través del certificado expedido por la Secretaría General Ad Hoc de la Superintendencia general de Industria y Comercio, certificado número 619765, correspondiente a la marca mixta CASTOR, para la identificación de los productos y servicio en la clase 20 y 40 de la Clasificación de Niza. Esta prueba obra en la página 9 consecutivo 0 del expediente virtual. De tal forma que la señora Andrea Castañeda Giraldo es la titular de la marca que antes aludía, encontrándose así legitimada para iniciar la presente acción por infracción de derechos de propiedad industrial, al tenor de lo dispuesto del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
[INFRACCIÓN]
Superado este punto, ahora pasamos a analizar la infracción alegada, bajo las premisas del artículo 282 del Código General del Proceso, el cual señala lo siguiente: “En cualquier tipo de proceso el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerlo”.
Debo proceder entonces a pronunciarme respecto de la excepción denominada de la existencia del nombre comercial antes del registro de la marca, por considerar que esta se encuentra probada, como pasa a explicarse.
Atendiendo a las particularidades propias de este caso, específicamente teniendo en cuenta la defensa planteada al momento de contestar la demanda, es necesario en este análisis revisar la posible existencia o nombre comercial del titular o en titularidad de la parte demandada. Con este fin parto por destacar las siguientes pruebas que obran dentro del expediente.
Primero, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad DISEÑO Y MUEBLES S.A. identificada con el NIT 802 025 193-0 expedida por la Cámara y Comercio de Barranquilla, este documento obra en la página 5 del consecutivo 21 donde se puede observar a folio 6°, que dicha sociedad registró el establecimiento de comercio CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS desde el 12 de octubre del 2017.
Otra prueba es el contrato de cesión de derechos de signo distintivo y enseña comercial, junto con el establecimiento comercial denominado CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS del 27 de diciembre del 2018, entre DISEÑOS Y MUEBLES S.A. y Sebastián Martínez Londoño, documento que obra en la página 4 del consecutivo 22, también obran dentro del plenario facturas de venta de DISEÑOS Y MUEBLES S.A. donde aparece como vendedor CASTOR de los años 2018 y 2019, folios 1 al 5, 7 al 13 y 15 al 17 página 3 del consecutivo 22. También aparece facturas de venta de la sociedad CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S., de mayo y junio 2019, folios 18 a 20 de la página 3 del consecutivo 22. También obran váucheres y recibos de caja identificados con CASTOR, MUEBLES Y ACCESORIOS de los años 2018 y 2019.
De las pruebas mencionadas cabe destacar que en todas se observa el uso de la expresión CASTOR e inclusive en algunas aparece el siguiente símbolo, el cual procedo a poner de presente.
Otra de las pruebas que son importantes mencionar para al presente caso, es el interrogatorio de parte rendido de la señora Andrea Castañeda Giraldo, del cual es necesario tener presente que está señalo, a las 00:05:04, cuando se le preguntó ¿Cómo se enteró usted de la presunta infracción que usted está cometiendo en la parte demandada de su marca?
Respondió: “Inicialmente, fue por redes sociales, como siempre las redes sociales todo el mundo se da cuenta y obviamente llego alguien a decirme ‘mira existe este Castor, no sé qué y yo okay’… yo la verdad soy una persona muy relajada, entonces yo como okay vamos mirando ya estábamos arrancando, entonces yo bueno vamos a ver qué pasa igual digamos que en este momento era solo una creación de redes sociales y yo cree la red social como en el 2016. Entonces yo bueno, igual la marca todavía no estaba a mi nombre, entonces no puedo hacer nada. Después se procedió a registrar la marca y ya, pues era mía, entonces tuvimos un primer acercamiento con Ricardo donde ya nos dimos cuenta, como bueno miren no sé qué… cartas, lo cordial y yo la verdad me desentendí del tema y dije okay porque como digo soy relajada. A mí ya me vino como hacer conciencia cuando yo veo que un año después, tiempo después, una feria muy importante de diseño en Medellín que es donde yo vivo, yo trabajo donde a mí me conocen, pues llegan muchos de mis clientes a decirme: ‘Ay, si te vi en la feria, esta super bonito, no sé qué’… entonces yo como yo no estoy en la feria, entonces fue cuando yo llame, me preocupe a nivel comercial, como digo yo como una persona, pues soy de las que digo trabajo hay para todo el mundo, pero uno debe tener un tema y rigor comercial porque es el sueño es lo de uno, por lo que yo estoy trabajando y ya ese tipo de cosas empiezan a ser perjudicial para mí. Entonces ahí fue cuando me di cuenta”.
Luego a las 00:06:59 se le preguntó: Acláreme algo, usted acaba de mencionar que inicialmente se enteró por redes sociales, ¿eso fue más o menos en qué fecha, en que año?, “Eso fue por ahí 2017.”
Sobre la base de estas pruebas analizadas en conjunto es posible afirmar que la demandada ha hecho uso de la expresión CASTOR al menos desde el 2017, estas circunstancias plantean una posible confrontación entre los derechos de propiedad industrial, esto es, la marca de la demandante y posiblemente el nombre comercial que ostenta la demandada.
Sobre el conflicto entre derechos de propiedad industrial, marca versus nombre comercial, acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 del 2000, señaló lo siguiente: “Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica”. Por su parte, el artículo 154 de la citada norma señala que: “El derecho de uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de una misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
De esta manera citó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual indica:
“Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones distintivas, identificación de origen de los bienes y servicios de garantía y calidad, función publicitaria competitiva, etcétera, de ellas y para el tema a que se refiere a este punto la destacable es la función distintiva que permite al consumidor identificar los productos y servicios de una empresa de los de otra, las restantes funciones se ha dicho se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario”.
Hice lectura de un extracto de la interpretación prejudicial 04-IP-94 del 7 de agosto de 1995. Esto, pues, hecho alusión a normas referentes a marcas.
Ahora, referente a nombre comercial, es pertinente indicar que acorde a los artículos 190, 191 de la Decisión 486 del 2000, se señala: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil” y resalto este otro punto, “El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso de nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o el establecimiento que lo usa”.
En ese orden de ideas, el orden comercial corresponde a un derecho de propiedad industrial de gran relevancia en el escenario del mercado, pues se trata de un intangible cuyo valor principal proviene la labor de posicionamiento y explotación hecha por el empresario a lo largo del tiempo. En ese orden de ideas, la Decisión 486 del 2000 a partir del artículo 190 estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio y que reúna características de ser un uso personal público, ostensible y continuo, no se trata simplemente de un depósito ante la entidad registral como lo alego o parece que lo alegó la parte actora; pues bien, las pruebas referidas dan cuenta de que la sociedad demandada es titular del nombre CASTOR MUEBLE Y ACCESORIOS, lo anterior por cuanto se ha hecho uso de la aludida expresión del comercio reuniendo las características mencionadas, esto es decir, de ser el primer uso ser personal público, ostensible y continuo.
Ciertamente, reitero, las conductas muestran que la parte demandada ha utilizado la expresión CASTOR, por lo menos desde el año 2017 momento ya ha quedado constatado con el registro del establecimiento de comercio por parte de la sociedad DISEÑOS Y MUEBLES S.A. y con la declaración de Andrea Castañeda que permite confirmar este punto.
También se advierte que este ha sido un uso personal, ya que quien lo ha realizado es la misma demandada, como se puede apreciar en el NIT de sus facturas que corresponden al que aparece en el certificado de existencia y representación legal; vale aclarar que a este criterio también lo acompaña el contrato de cesión de derechos de signos distintivos y enseña comercial junto con establecimientos comercio denominado CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS del 27 de diciembre del 2018, advirtiendo que sobre dicho contrato no existe dentro del plenario prueba que le reste credibilidad o que advierta una invalidez de los efectos jurídicos del mismo.
También encuentra esta delegatura que sobre el nombre comercial se ha realizado un uso público, en tanto que ha trascendido su esfera meramente privada y llevándose hasta la relación con terceros, lo cuales han adquirido productos que esta ofrece, como lo muestran también las facturas, la declaración de la misma accionante quien admitió que se enteró de la conducta de la accionada por redes sociales y su participación en la feria realizada en la ciudad de Medellín, circunstancia que también es corroborada por los testimonios de Diva Vivían Jesurun del Río y Juana María Montoya, quienes develaron ante este despacho que se trata de un establecimiento emblemático para la ciudad de Barranquilla, que tiene un reconocimientoentre los consumidores y empresarios en la línea de muebles para el hogar.
También, se observa entonces que este ha sido un uso ostensible de nombre comercial, pues ha trascendido hasta la esfera del mercado, estando a disposición y a la vista de clientes y potenciales clientes, quienes han podido observar el uso de la expresión CASTOR, a través del establecimiento, ferias, redes sociales, entre otras. Lo anterior quedó claro con las facturas, recibos de caja, váucheres, así como las declaraciones reitero de la señora Andrea Castañeda, pues esta reconoció clientes suyos se percataron de la existencia de la accionada, redes sociales y de la feria ocurrida en Medellín y también se advierte esta ostensibilidad o está soportada con los testimonios de Diva Vivían Jesurun y Juana María Montoya.
Finalmente, encuentra la Superintendencia que también ha existido un uso continuo del nombre comercial parte de la accionada, en la medida que no ha tenido una interrupción de tiempo desde el momento en que este despacho pudo corroborar el primero uso del 2017, fecha en la cual aparece la facturación.
Dicho esto entonces entraremos a dirimir el conflicto entre la marca de la demandante y el nombre comercial del accionado CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS.
Para esto resulta relevante partir por recordar que Andrea Castañeda Giraldo ostenta titularidad de la marca CASTOR desde el 25 de mayo del 2019, fecha en que fue concebido, no se cuenta desde el momento en que se presenta la solicitud, si no se cuenta desde el momento en que sale la resolución concediendo la marca.
Por otro lado, como ha quedado claro, el nombre comercial CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS se viene usando desde el 2017, primero por DISEÑOS Y MUEBLES S.A. y ahora por CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. según la cesión de derechos designada realizada el 27 de diciembre del 2018. En ese sentido, habiéndose demostrado el uso por parte de la accionada, es decir, un uso anterior a la fecha en que la demandante adquirió los derechos sobre la marca, que hoy pretende proteger, es claro que la demanda también ostenta un derecho y por ello su conducta no puede considerarse infractora.
En efecto, la Decisión 486 del 2000, es una muy clara en su artículo 191, al dejar establecido que el primer uso del nombre otorga derechos exclusivos sobre el mismo y siendo exclusivo no puede haber otro derecho de propiedad industrial similar o idéntico, pues si el sistema tolerará eso propiciaría lo que justamente pretenda evitar y es la confusión entre los consumidores.
Frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina dentro de la interpretación prejudicial 248-IP-2013 expresó: “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a los derechos marcarios esto tendrá prevalencia sobre el uso del nombre comercial”, “Quien alegue el uso anterior deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad”. Justamente como ocurrió en este caso.
Adicionalmente, un análisis sistemático de la Decisión 486 permite corroborar lo dicho, pues obsérvese que incluso cuando nuestro sistema no tolera que se registre una marca similar o idéntica a un nombre comercial, de acuerdo con lo establecido en el literal b del artículo 136 al indicar: “No podrá registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara en indebidamente un derecho de un tercero en particular cuando, ahora cito literal b sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o de ser el caso a un rótulo enseña siempre que dan las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como vemos el sistema al registrar pretende evitar que exista en el mercado dos signos similares o idénticos y por ello no permite que se registre una marca si previamente existe un nombre comercial; sin embargo, si las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre, por ejemplo por la falta de oposición del titular del nombre como sale, el resto de la Decisión Andina permite corregir esa situación haciendo prevalecer derecho que tiene quien ha hecho el primer uso, tal cual como se ha expuesto a lo largo de estas líneas.
De manera que, sobre las bases de estas consideraciones al encontrarse probado que el uso por parte de la demandada de la expresión CASTRO se lleva a cabo al menos desde el año 2017 de manera personal, pública, ostensible y continua, mientras que el derecho de la demandante solo fue adquirido por ella hasta al año 2019, es que debe concluirse que CASTOR MUEBLES ACCESORIOS S.A.S. tiene un derecho de propiedad industrial anterior al registro marcario y por esa razón no hay manera de argumentar que la demandada es una infractora, pues el trabajo de posicionamiento que ha realizado de la expresión CASTOR tiene amparo legal bajo las figuras de nombre comercial, quedando así entonces probada la sección de mérito denominada de la existencia de nombre comercial antes del registro de la marca. Lo cual deviene entonces en que se deben negar las pretensiones de la demanda.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Como la parte demandante ha sido vencida dentro ese proceso de acuerdo con lo establecido a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, debo proceder a condenar a ley costas siguiendo los parámetros que ha establecido el Consejo Superior de la Jefatura en el acuerdo PSAA16-10554, especialmente en el artículo 5° numeral 1° primero, bajo dicho criterio se condenará en costas a la señora Andrea Castañeda Giraldo por la suma dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, estos es decir la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.817.052 COP).
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el abogado del Grupo Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la Ley resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción denominada de la existencia de nombre comercial antes del registro de la marca.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas a Andrea Castañeda Giraldo. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.817.052 COP), los cuales deberá pagar a favor de CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS S.A.S. Por secretaria de sala correspondiente liquidación.
Esta decisión queda notificada por estrados. La parte demandante interpone recurso de apelación.