Sentencia Andreas Stihl AG & CO. KG. vs. Comercializadora y DistrIbuidora Sierra S.A.S.

Fecha: 11 de diciembre de 2019

Radicado: 18-129151

Demandante: Andreas Stihl AG & CO. KG. 

Demandado: Comercializadora y Distribuidora Sierra S.A.S.

Funcionario: Asesor Asignado – Camila Andrea Medina Gómez

Buenas tardes, continuamos entonces con la presente audiencia, y es que por no encontrarse ninguna o no evidenciarse por parte de este despacho ninguna irregularidad que impida proferir una decisión de fondo; procederé entonces a dar a conocer la sentencia. 

[LEGITIMACIÓN]

En primer lugar, me referiré en cuanto a la legitimación en la causa, pues ese es el primer presupuesto que se analiza en este tipo de casos. Teniendo en cuenta de no encontrarse probada la legitimación, no hay lugar a continuar con el estudio de una posible infracción a derechos de propiedad industrial. Es así como de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, se tiene que:

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar acción ante la Autoridad Nacional Competente contra cualquier persona que infrinja su derecho; también podrá actuar contra quien ejecuté actos que manifiesten la inminencia de una infracción, en esta medida quien cuenta con la legitimación para acudir a la jurisdicción, entablar una demanda por infracción a los derechos de propiedad industrial, pues es el titular de cualquiera de los derechos de propiedad industrial contemplados en la Decisión 486 del 2000.” 

Razón por la cual de manera previa a decidir sobre la comisión o no de una infracción como lo anuncie anteriormente, voy a estudiar en primer lugar a lo correspondiente a la titularidad y pues el derecho que tiene o no el demandante. Es así como teniendo en cuenta los documentos que obran a folio 53 y 183 del cuaderno 1, es posible inferir que la sociedad ANDREAS STIHL AG & CO KG es titular de los siguientes derechos de propiedad industrial:

En primer lugar, una marca mixta para identificar productos que se encuentran bajo la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, según el certificado número 98445, la marca mixta es STIHL y se encuentra en ese folio; también es titular de un diseño industrial según el certificado 8570 con vigencia hasta el 15 de marzo del 2025, el diseño industrial se encuentra a folio 183 del cuaderno 1.

Teniendo en cuenta que la demandante es la titular de estos dos signos, cuya protección se reclama, es claro que se encuentra legitimada para entablar el presente proceso por infracción a derechos de propiedad industrial y la reclamación contenida en la demanda. No obstante, voy a mencionar que la misma suerte no corre lo correspondiente por la marca de color que fue alegada por la parte demandante, y en este punto es donde me voy pronunciar sobre el literal c de la fijación al litigio el cual corresponde a; determinar si la demandante es titular de la marca de color con solicitud de registro No. SD20170085170.

Revisado el material probatorio allegado al expediente, en relación con la marca de color, no se evidenció que la demandante sea actualmente la titular de algún derecho concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, al respecto, pues solo se allegó la documental obrante a folios 54 y 55 del cuaderno 1, que corresponde al informe de radicación de solicitud de signos distintivos; lo anterior da cuenta que la demandante ha solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se le conceda un derecho de exclusiva sobre una marca en color; pero no es menos cierto que esta solicitud es una mera expectativa, pues como bien se explicó anteriormente la Decisión 486 del 2000, señala que es el titular o sea a quien ya se le ha concedido ese derecho el cual ostenta con la legitimación para solicitar la protección del mismo.

Por el momento todavía no ha sido concedido un derecho de una marca de color en cabeza de la sociedad demandante, así las cosas, no basta con acreditar con la mera solicitud de la marca de color, sino que la demandante debió haber acreditado que el derecho solicitado ya le fue concedido, por lo anterior, ANDREAS STIHL AG & CO KG no se encuentra legitimado para solicitar la protección de los derechos de una marca de color, solicitada bajo el expediente SD20170085170.

Aclarado lo anterior, procederé entonces a pronunciarme sobre la infracción alegada por la parte demandante, pero únicamente respecto a los derechos de los cuales si es titular y de que mencione en un inicio; es decir la marca mixta STIHL con certificado 98445 y el diseño industrial con certificado 8570.

[INFRACCIÓN]

Análisis de la infracción. A efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial de ANDREAS STIHL AG & CO KG, en relación con la marca mixta STIHL con certificado 98445 y el diseño industrial con certificado 8570, se parte por recordar que de conformidad con los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, norma que en este caso es de pertinente aplicación, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por la demandante, tanto en sus pretensiones como en sus fundamentos de derecho se expresa lo siguiente:

“Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero a realizar sin su consentimiento los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esa se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos

(…)

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión (…).” 

A partir del contenido de esa norma, voy a puntualizar los aspectos de cada uno de esos literales, sobre los cuales se debe hacer un estudio, y determinar si efectivamente existió o no una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Con relación al literal a, se tiene en cuenta que el presunto infractor debe aplicar el signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto, comprobado lo anterior se procederá entonces a calificar la conducta y de ser infractora, debe ser protegido el titular del derecho.

En relación con el literal d, allí se establecen 3 parámetros, a saber:

1. Se deberá determinar el uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor.
2. La similitud o identidad de dicho signo, con aquel que se encuentra registrado.
3. El riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado por la solicitante.

Si se verifican esos elementos, corresponde entonces a proceder con la protección del derecho que ostenta el titular del mismo.

Teniendo en cuenta que en este caso se discute o se tiene en controversia la vulneración de dos derechos de propiedad industrial, iniciaré en primer lugar con el estudio de la marca mixta STIHL que se encuentra con certificado 98445. Como lo mencioné, la parte demandante manifestó que existió una infracción del artículo 155 de la decisión 486 del 2000 respecto de los literales a y d, entonces en primer lugar me pronunciare sobre el literal d.

Para empezar con el análisis de este literal, es fundamental establecer en primera medida, cual es el uso que la demandada hace del signo que se aduce que es infractor, es así como de conformidad con las pruebas allegadas y también las practicadas en este proceso. Es posible concluir que COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. ha comercializado los productos que se observan a folios 213 a 218 del cuaderno 8. Respecto al trámite de noticia criminal No. 110016000023201804024 se resalta que en este se realizó un procedimiento de allanamiento y registro adelantado por la Fiscalía General de la Nación ante el Juez 60 de Garantías, eso se puede evidenciar a folio 160 del cuaderno 8.

Dicha investigación se realizó por una denuncia presentada ante la Fiscalía por Edwin Enrique Romero Oñate, quien manifestó ser perito en Bogotá de la empresa STIHL S.A.S., le puso de presente a la autoridad que tenía conocimiento de que aparentemente en los establecimientos de comercio ubicados en: i) Calle 16 # 19A-11 de Bogotá, este es el de la parte demandada, ii) Carrera 19A # 15-34, iii) Avenida Calle 80 # 23-43 y iv) Calle 11 # 14-32.

Se estaban comercializando productos con la marca STIHL y que no son fabricados ni autorizados por la empresa que representa o la empresa demandante en este caso, esto se evidencia a folios 183, en todo caso señaló: El propietario de la mercancía objeto de falsificación, es al parecer el señor Wilson Sierra Ahumada, quien a consideración del mismo este lleva bastante tiempo ejerciendo esta actividad ilícita, esto se puede evidenciar a folio 169.

En la diligencia de registro y allanamiento realizada el 7 de mayo de 2018, la Policía Judicial realizó diligencia de registro y allanamiento en la dirección Calle 16 # 19A-11, la cual corresponde al establecimiento de comercio de propiedad de la demandada, dicha diligencia fue atendida por Jesica Lucia [Inaudible] Sierra quien se identificó como la secretaria de la sociedad COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. es la aquí demandada; en dicha diligencia se incautaron 16 espadas de motosierra de marca STIHL y 21 motores de motosierra.

En este punto vale señalar, que si bien el acta levantada por la autoridad da constancia de que al revisar todos los elementos que se encuentran en la bodega, nos informa que encontró 21 motores de guadañas y 16 espadas para motosierra, no se especificó cuáles son las características de los objetos que fueron incautados, no obstante vale la pena resaltar que la única característica que se puso de presente en el acta, consistía en que las 16 espadas para motosierra tenían la marca STIHL, esto a folio 213 cuaderno 8.     

Lo anterior no fue desvirtuado por la parte demandada, pues en el interrogatorio de parte incluso el representante legal confesó efectivamente que las sierras identificadas con el signo STIHL se encontraba en su poder, en dicho establecimiento de comercio, adicionalmente es necesario de resaltar que a pesar que el representante legal de la demanda aseguró que no se trataba de un producto comercializado por la sociedad que representa, no existe en el expediente material probatorio que sustente dichas afirmaciones.

Contrario a esto se tiene que la noticia criminal No. 110016000023201804024, se expresa con claridad que el establecimiento de comercio del demandado, ubicado en la Calle 16 # 19A-11 de Bogotá, fueron encontradas dieciséis (16) espadas identificadas con la expresión STIHL, de ello también dan cuenta las fotografías contenidas en el hecho 14 de la demanda, esto se puede ver a folio 207 del cuaderno 2 (me estoy refiriendo a la reforma de la demanda), y al respecto se pone de presente que este hecho fue uno de los que fue objeto de sanción por una indebida contestación de demanda. En ese orden de ideas, se tiene como cierto este hecho, es decir esas espadas fueron encontradas en el establecimiento de comercio de la demandada.

Comprobado entonces el uso que hace la demandada de la marca STIHL, que identifica unas espadas de motosierra, voy a continuar con el siguiente punto que es la similitud o identidad entre los signos conflicto; aquí se abordará también el segundo punto de la fijación del litigio, relacionado con determinar si el uso de la expresión STIHL que hace la demandada, constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre su marca mixta. Para dar respuesta a este punto, es necesario realizar el cotejo entre los signos usados por las partes, para ello se tendrá en cuenta entonces el signo de la demandante consignado en la certificación obrante a folio 183 del cuaderno 1, y el signo empleado por la demandada en las sierras que se encontraron en su poder, de conformidad con el material probatorio mencionado anteriormente y que se evidencia en el hecho 14 de la reforma de la demanda folio 207 cuaderno 2.

Entonces los signos a comparar, voy a exhibirlos en este momento, teniendo en cuenta los folios mencionados anteriormente son, 207 corresponde al hecho 14 y también el folio 183 del cuaderno 1, que corresponde a la certificación de la marca mixta de la demandada, debo mencionar que las espadas que se encuentran en el folio 14 son también las que se mencionan que fueron incautadas anteriormente y que mencione en el primer punto.

A efectos de llevar a cabo el cotejo entre los signos en conflicto, es necesario precisar que la marca de la demandante, es la marca mixta STIHL exhibida anteriormente, para identificar productos comprendida en la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente y para el caso que ocupa la atención al despacho, para identificar sierras mecánicas y partes de máquinas; tal como se evidencia en la certificación mencionada, por los elementos incautados a la demandada y que cuenta con la marca STIHL corresponde a unas espadas individualmente consideradas, las cuales son piezas que se encontraban separadas de cualquier otro producto que pudiera ser su complemento, es decir; el uso de la marca STIHL por parte de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. se evidenció en un producto como tal y de la manera de que se explicó antes.

De esa manera, entonces el análisis, el cotejo de los signos objeto de debate se realizará de conformidad con las reglas de cotejo de marcas mixtas, establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha señalado que tratándose de este tipo de signos debe determinarse cuál es el elemento predominante, esto es si el denominativo o el figurativo. Para establecer lo anterior no debe perderse de vista que el referido Tribunal ha señalado en el proceso 12IP de 2014 lo siguiente:

“En general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no opta para que en algunos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación; que en un momento dado pueden ser definitivos, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”    

Con base en lo anteriormente expuesto, evidencio que en los signos en disputa y en el signo de la demandante, el elemento predominante es el denominativo, por cuanto si bien la marca STIHL empleada por las dos partes es de naturaleza mixta, esto se da simplemente por la tipografía que se emplea en ese signo y también porque dicha expresión tiene unas características, como por ejemplo que la letra se encuentra inclinada es decir en cursiva. No obstante el elemento predominante es el nominativo, siendo este el que genera mayor recordación en la mente del consumidor, por cuanto el signo está constituido en su totalidad por letras que conforman una palabra que es perfectamente pronunciable por el público consumidor, sin que exista un elemento gráfico que la acompañe.

Entonces para este análisis es importante recalcar lo señalado en el proceso 84IP de 2015, y también en el proceso 12IP de 2014, en donde se establecen reglas para realizar el cotejo entre signos, en los que tiene preponderancia el elemento nominativo, indica lo siguiente.

“La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a comprarse, la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar la confusión; la similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones o cuando la silaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir; sin embargo se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar la posible confusión.

Similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o [Indaudible] que derivan del contenido o del parecido conceptual de los signos, por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea; se estará impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” 

En efecto, se advierte que el signo usado por la parte demandada, se encuentra conformado en su totalidad por la expresión STIHL, que reproduce de manera idéntica la marca de la cual es titular la parte demandante, en su estructura ortográfica, fonética e ideológica para la clase 7. Así las cosas, según las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos distintivos, esto es el proceso 178IP de 2015, analizando los signos en conjunto en forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas, desde el punto de vista del consumidor medio se concluye que entre los signos analizados existe similitud, pues el producto comercializado por el accionado; las espadas, reproducen en su totalidad la marca de la accionante, es decir la marca mixta STIHL.

Comprobado lo anterior continúo entonces con la situación descrita, es decir si existió riesgo de confusión o de asociación para los consumidores. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 85IP de 2004, sostuvo que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo; posición que ha sido corroborada en varias decisiones de dicho Tribunal. 

En ese sentido, el mismo Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión, la primera la confusión directa y la segunda confusión indirecta. La primera la confusión directa está caracterizada porque el vincula de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado, con la creencia de que está comprando  usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la segunda que es la confusión indirecta, es la caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común; esto de conformidad con lo dispuesto en el proceso 109IP de 2012.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación proceso 4223IP de 2015, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, los cuales son la identidad o la semejanza entre los signos en disputa, en sí mismo considerados y entre los productos y servicios distinguidos por ellos. 

Por lo anterior, tenemos también que existen 4 escenarios que dan lugar al riesgo de confusión:

1. Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos.
2. y/o identidad entre los signos y semejanzas entre los productos o servicios.
3. Semejanza entre los signos, identidad entre los productos o servicios.
4. O semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.

Aparte de lo anterior, con base en las pruebas aportadas al expediente, se evidencia que en el presente asunto se encuentra acreditado un riesgo de confusión entre la marca mixta de la demandante, y el signo utilizado por la demandada, tanto por la similitud o semejanza existente entre estos; la cual fue estudiada anteriormente, como porque el signo empleado en los productos comercializados por la demandada, distingue productos idénticos a los amparados por el registro marcario con certificado No. 98445; esto es la comercialización de partes mecánicas, como lo es la espada que ya mencione anteriormente, lo que pudo llevar a los consumidores a acceder a los productos comercializados por la demandada, pensando erróneamente de que se trataba los de la demandante.

Adicionalmente, no debemos dejar hablado tampoco que el literal d, del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, en la parte final establece una presunción consistente en lo siguiente: “tratándose del uso de un signo idéntico, para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”, circunstancia esta de que como se expresó anteriormente se evidencia en el presente asunto, pues como se analizó, existe un uso de un signo idéntico para un producto idéntico, lo que conlleva pese a que se presuma este riesgo de confusión.

Así se concluye que en el caso bajo estudio la parte demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante, derivadas del registro marcario con certificado No. 98445 en la aplicación en lo consagrado en el literal d, del artículo 155 la Decisión Andina 486 del 2000, que habilita al titular de una marca, de impedir a terceros o usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.  

Ahora me voy a pronunciar sobre la infracción contenida en el literal a de la Decisión 486 del 2000. Como se mencionó anteriormente, este literal se enmarca en la aplicación del signo en algún producto. Sobre este aspecto vale la pena precisar que si bien la parte demandante menciona este literal del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, no es menos cierto que simplemente lo indica o lo menciona o hace referencia a este literal y lo transcribe; pero el contenido de la demanda como tal, no se logra evidenciar alguna manifestación relativa, a que efectivamente la demandada sea la persona encargada de aplicar la marca STIHL a las espadas, a los productos incautados. En este orden de ideas, no se evidencia que se encuentre configurada la infracción desde el punto de vista del literal a, del artículo 155 de la Decisión antes mencionada; de esta manera, o término el análisis respecto de la marca mixta STIHL y ahora iniciaré el análisis respecto del diseño industrial.

Es clara la legitimación que tiene la parte demandante, respecto de un signo, una marca mixta la cual es la marca mixta STIHL, que se encuentra en el certificado No. 8570, cuya vigencia se encuentra hasta el mes de marzo de 2025; la infracción que, según la parte demandante, se configuró por el comportamiento de la demandada, es la siguiente:

El 15 de mayo de 2017 se compró en el establecimiento de comercio denominado COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA, ubicado en la Calle 16 # 19A-11 de la ciudad de Bogotá una motosierra por valor de 200 000 COP, como soporte de la compra fue entregada la factura de venta No. 10212 del 15 de mayo del 2017. La motosierra comprada el 15 de mayo de 2017, en el establecimiento de comercio denominado COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA, ubicado en la Calle 16 # 19A-11 de la ciudad de Bogotá, se encuentra denominado como WSATOOL52CCYD-HY-58BORANGECHANGESO, el día 6 de septiembre de 2017, el doctor Francisco Javier Herrán Martínez, experto en [Inaudible] de cotejo de marcas y diseños industriales realizó un análisis pericial por usurpación del diseño industrial; el cual arrojó como resultado una similitud de al menos el 90% al comparar el diseño industrial con el certificado de registro No. 8570 de propiedad de la sociedad ANDREAS STIHL AG & CO KG y la motosierra identificada como WSATOOL52CCYD-HY-58BORANGECHANGESO comprada en el establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA ubicado en la Calle 16 # 19A – 11 de la ciudad de Bogotá.

Resaltado lo anterior, tenemos que el artículo 129 de la Decisión 486 del 2000 dispone lo siguiente: 

“El registro de un diseño industrial, conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, en tal virtud el titular del registro tendrá derecho a actuar en contra de cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorpore o reproduzcan el diseño industrial; el registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a esta, como se puede apreciar en el aumento común para la configuración de la infracción señalada, es la producción o comercialización de un producto que copie un diseño industrial, ya sea de manera idéntica o que solo presente diferencias secundarias; por lo tanto si se acredita que el producto comercializado por la parte demandante no tiene esas características, no podrá entenderse configurada la infracción”

Esta consideración, nos impone a analizar los criterios para determinar la existencia de diferencias secundarias entre diseños industriales. Para tal efecto se pondrá de presente en primer lugar el concepto de diseño industrial y posteriormente lo relativo a las diferencias secundarias.

En cuanto al concepto de diseño industrial, ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 87IP de 2010 lo siguiente:

“El título 5 de la Decisión 486 de 2000, artículo 113 a 133 regula la figura del diseño industrial, el artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera:

Artículo 113; Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto, que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional; línea, contorno, configuración, textura o material; sin que cambie el destino final de dicho producto, de la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética; es decir se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.

El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial; la finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética. Así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para elección de los productos en el mercado puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En ese sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma incorporada a la apariencia externa de los productos, las características elementales de los diseños industriales se puede resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto su fisionomía, y que el producto debe ser arbitrario, es decir no cumplir con función utilitaria si no tan solo estética, a ello se deberá agregar que deberá conferir un aspecto un aspecto particular distinto al producto que se aplique, otorgándole una fisionomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto y finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir a un producto con utilidad industrial. Interpretación Prejudicial 6 de julio de 2005 expedida en el proceso 71IP de 2005.”   

En cuanto a las diferencias secundarias, el proceso 208IP del 2015 indica lo siguiente:

“El artículo 115 de la Decisión 486 del 2000 señala que las diferencias que debe poseer un diseño en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales, y no meramente secundarias, sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librara de ser confundible y por lo tanto ser irregistrable. 

Sobre las diferencias secundarias el Tribunal ha manifestado que las diferencias sustanciales solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Así mismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado a su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales.

En ese sentido es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección de un consumidor medio: si para un consumidor medio le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes,  sin embargo; si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes; por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”

Sobre la base de las anteriores decisiones se abordará el estudio del caso concreto, teniendo en claro los supuestos fácticos del inciso segundo del artículo 129 de la Decisión 486 del 2000. Para determinar la ocurrencia de la infracción, le corresponde a este Despacho primero establecer si se generó la venta o el uso del producto; y segundo, si existen las pruebas necesarias para fundamentar la ocurrencia de la misma.

Frente al diseño industrial, tenemos que la parte demandada presentó dos excepciones de mérito, correspondientes o denominadas de la siguiente manera: ausencia de responsabilidad de la COMECIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA por falta de prueba del daño o infracción o las características propias del producto y el conocimiento especializado del consumidor, esas fueron las dos excepciones de mérito propuestas por la parte demandada al respecto, y que atacan directamente el diseño industrial.

Según el artículo antes mencionado, es decir, el artículo 129 de la Decisión 486 del 2000, para que exista una infracción, se deberá producir o comercializar un producto que violó el diseño industrial. En el caso en concreto, tal como consta en el expediente; está plenamente probado que la demandada comercializa la motosierra objeto del litigio y que es la que se encuentra exhibida acá en el estrado y que fue allegada por la parte demandante. Por lo anterior, queda en primer lugar probado la comercialización de este producto, de esta motosierra; no solamente está motosierra, sino por la factura que fue allegada al proceso.

Ahora, corresponde determinar si la motosierra comercializada por la parte demandada es igual, o presenta diferencias secundarias respecto del diseño industrial de la motosierra STIHL de propiedad de la demandante. Para tal efecto tenemos que el proceso 208IP de 2015 señala lo siguiente:

“Comparación entre diseños industriales. En la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación de una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieve y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial ya registrado para evitar así riesgo de confusión en el público consumidor”   

Así las cosas, se procederá a analizar el material probatorio allegado al proceso. Me pronunciaré en primer lugar sobre el dictamen pericial obrante a folio 175 a 189 del cuaderno 2. Sobre este punto quiero manifestar que, si bien la parte demandada en sus alegatos de conclusión afirmó que no se debería tener en cuenta el dictamen pericial realizado por el doctor Francisco Herrán, se resalta que esa no es la oportunidad procesal para discutir sobre la idoneidad del perito, o la falta de requisitos formales del dictamen pericial, esto es lo dispuesto en el artículo 226 del Código General del Proceso, pues para ello tuvo las oportunidades procesales correspondientes de las cuales sino hizo uso en las etapas correspondiente. En los alegatos de conclusión no es la etapa en la cual deba hacer esa mención, no obstante si bien en un inicio este Despacho o en este proceso se mencionó que el dictamen allegado por la demandante no cumplía con algunos requisitos, razón por la cual incluso se desestimó la primera medida cautelar radicada por la parte demandante; no es menos cierto que con la reforma de la demanda se allegó nuevamente el dictamen pericial, con el lleno de los requisitos formales, tal como se puede evidenciar a folios 190 a 199 del cuaderno 2.

Aclarado lo anterior entonces, se procede a analizar el dictamen pericial aportado por la demandante, en donde se evidencia que, en el capítulo de la interpretación del análisis, folio 179 del cuaderno 2 se expuso lo siguiente: Resultados de similitud de cada componente o semejanza de cada una de las referencias, sea porcentualizado en la zona inferior de cada página acorde con los valores de la red, así las cosas, a folio 182 a 187 se realizó el análisis planteado por el perito teniendo en cuenta diferentes ángulos o vistas de los productos llegando a las siguientes conclusiones.

Vista superior, conclusión, por la proporción y los valores que representan solo los tres elementos asociados en la red de vista superior, puede decirse que ellos tres generan una similitud de al menos el 90%. Vista inferior, conclusión, por la proporción y los valores que representa solo los dos elementos asociados en la red de vista inferior, puede decirse que ellos dos generan una similitud visual de al menos el 90 %. Vista lateral izquierda, conclusión, por la proporción y los valores que representan solo los dos elementos asociados en la red de vista inferior, puede decirse que ellos dos generan una similitud visual de al menos el 90%. Vista lateral derecha, conclusión; por la proporción y los valores que representan solo los cuatro elementos citados en la red de vista lateral derecha, puede decirse que ellos cuatro generan una similitud visual de al menos el 90%. Vista frontal, conclusión, por la proporción y los valores que representan solo los dos elementos citados en la red de vista frontal puede decirse que estos dos generan una similitud visual de al menos el 90%. Vista posterior, conclusión, con la proporción y los valores que representa solo los dos elementos citados en la red de vista posterior, puede decirse que ellos dos generan una similitud de al menos el 90%. En el folio 188 se encuentran las conclusiones del dictamen pericial, encontrando en el 3 párrafo las siguientes:

Acorde a lo anterior, se analizó por similitud un total de 20 componentes según los ubicados en el objeto de las páginas 6 y 7, sobre los valores relacionados en la página 5, bajo el acápite valores de análisis, generando como resultado una similitud de al menos del 90% en todos y cada uno de los componentes trabajados ver páginas de 8 a 13.

Es claro entonces que la motosierra comercializada por la parte demandante y la demandada no son idénticas, ya que presentan una serie de diferencias en sus diseños. Es así como se descarta de plano el presupuesto del artículo 129 de la Decisión 486 del 2000 sobre la copia idéntica del diseño industrial de la motosierra, por lo que el análisis subsiguiente girará en torno a las diferencias encontradas entre las mismas, para determinar si dichas diferencias son de carácter secundario o sustancial. Como se mencionó anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispuso que habrá una diferencia sustancial por medio de la impresión de un consumidor medio; es por ello que se habrá de determinar quién es el consumidor medio en este tipo de productos; si existe una diferencia en el carácter estético de las dos motosierras que afecte la elección del consumidor a la hora de la compra, o si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente.

En cuanto a la determinación del consumidor promedio, se tiene en este caso concreto que el consumidor medio de este tipo de bienes es el doméstico, pues no es un producto de uso industrial, y así lo afirmó el representante legal de la parte demandante en el interrogatorio de parte, circunstancia que también tiene apoyo en el escrito de contestación de reforma de la demanda, en la excepción denominada las características propias del producto y el conocimiento especializado del consumidor, esto obrante a folio 229 del cuaderno 2; pues allá se indica de que se trata de un producto que conserva características propias, sin que para ello se atente a la seguridad y funcionalidad de sus consumidores, garantizando finalidad de trabajo doméstico.

No obstante esto, la demandante no acreditó si la elección del consumidor medio de este tipo de productos se ve afectada a la hora de adquirirlos en consideración al carácter estético del mismo, pues en el expediente no obra documental o prueba alguna que conlleve a despejar estas dudas, pues más allá del dictamen pericial aportado y realizado por Francisco Javier Herrán Martínez, no se encuentra material probatorio por medio del cual se haya tenido en cuenta la opinión o percepción de ese consumidor.

Ahora, en cuanto a las diferencias estéticas entre las motosierra STIHL de la demandante, y la motosierra comercializada por la demandada, se habla de diferencias por cuanto uno de los presupuestos establecidos en el artículo 129 de la Decisión 486 del 2000 hace referencia a diferencias secundarias más no a similitudes. En este proceso existen pruebas de la parte demandante que indican una serie de similitudes entre las motosierras, pero no se mencionan si existen o no diferencias de carácter secundario entre el diseño de la demandante y el producto comercializado por la demandada; no obstante esto se resalta una vez más que el dictamen pericial es claro en concluir que las piezas analizadas, se generó como resultado una similitud de al menos el 90%, sin que sea claro lo relacionado con el 10% restante; lo cual permite deducir que ese 10% podría corresponder a diferencias sustanciales.

Adicionalmente, en dicho dictamen no se tuvo en cuenta un análisis del diseño industrial de la demandante en su totalidad, pues solo se basó en veinte (20) piezas de ese diseño industrial. Teniendo en cuenta las anteriores evidencias, así como la propia observación que hace el despacho en los productos enfrentados, por un lado el que incorpora el diseño industrial de la demandante y por otro el alegado como infractor, es claro que las diferencias entre uno y otro radican en lo siguiente:

Voy a referirme en las vistas que se tienen en el diseño industrial como fue concebido a la parte demandante, y teniendo en cuenta que hay varias piezas, voy a tener en cuenta también la mención que dio el perito en su dictamen pericial, respecto a cada una de las piezas para poderlas determinar y señalar a cuáles piezas estoy haciendo referencia.       

Entonces, en cuanto a la vista superior, es decir esta parte de acá… hay una pieza de color naranja que contiene en el diseño de la demandante una separación notoria, lo que hace pensar que se encuentra dividida en dos partes. En cambio, la motosierra comercializada por la demandada no se evidencia esa separación; la separación que se ve en el diseño industrial esta acá en la mitad del diseño industrial de la parte demandante.

Ahora, en la parte naranja que se encuentra cerca de la palanca, control de freno, esta fue la que evidencié en el dictamen pericial que se hacía referencia al perito, a la palanca de control de freno. En la motosierra de la parte demandante se observa un círculo negro el cual no se encuentra contenido en la motosierra de la parte demandada, la empuñadura de cuerda de arranque, es decir esta pieza de la demandante; se evidencia que es más gruesa, tiene un tamaño más grueso, más ancho y se ve más corta, en cambio la motosierra comercializado por la demandada tiene este empuñadura más delgada, más larga y adicionalmente en la de la parte demandante, se evidencia que esta acá completamente cerrada, y tiene un círculo naranja; la de la demandada no se encuentra totalmente cerrada, y pues no tiene un círculo naranja, sino tiene una cuerda en la mitad blanca.

Ahora voy a referirme a la vista inferior. La base del manillar posterior tiene una forma casi rectangular, esta es la vista inferior, esta fue la que encontré en el dictamen pericial que es la pieza a la que me estoy haciendo referencia. Es decir, la base del manillar posterior, de una forma casi rectangular en la de la demandante, excepto por un punto que contiene un recuadro negro, adicionalmente en el diseño de la demandante, esta pieza cuenta con tres líneas diagonales, y no se observa ninguna tapa o figura comprendida dentro de esas líneas. La pieza de la motosierra de la demandada no es rectangular, sino que acá se observa una inclinación, acá no es recta como la de la demandante; sino que acá tiene una inclinación y contiene cinco líneas, estas cinco líneas, estás cinco piezas de las cuales se puede observar que en medio de estas dos contienen dos piezas circulares.

La zona de la base del motor, contiene unas grietas, esta es la zona de la base del motor que contiene estas grietas o separaciones con formas totalmente diferentes entre uno y otro producto, estas las tiene como con más puntas o más inclinaciones que la de la demandante.

Ahora voy hacer referencia a la vista lateral izquierda, el aza de sostén de la demandante, es más corta, ancha y con una inclinación hacia la palanca de control más pronunciada, la empuñadura delantera tiene una forma totalmente diferente a la de la demandada, y lo mismo sucede con los botones que la contiene. 

La pieza delantera de color naranja, contiene tres piezas que no están presentes en el diseño de la demandante, y su forma es totalmente diferente, en cuanto a la vista lateral derecha, en la parte de atrás del diseño de la demandante, se evidencia una pieza, cuando hago referencia a la parte de atrás es acá, se evidencia una pieza que se asimila como una especie de dientes de tiburón, pieza que no se encuentra en el diseño de la motosierra comercializada por la demandada, las rejillas tiene una figura diferente, en cuanto a los agujeros y la pieza misma que contiene, es decir la misma rejilla.

En cuanto a la vista frontal, la rejilla tiene un tamaño o se evidencia un tamaño superior al de la demandante. El fiador contra aceleraciones involuntarias tiene formas diferentes que el de la demandante que es esta pieza de acá, el de la demandante es redondo, y el de la demandada es rectangular, el aza de sostén es más pequeña en el producto de la demandante, la palanca de frenos de la demandante tiene un único orificio, y la de la demandada tiene dos orificios y adicionalmente la motosierra de la demandante, en esta parte, en esta pieza de acá desde esa vista, se puede evidenciar que tiene dos soportes, cuando hablo de soportes, me refiero a esta pieza de acá, la que vincula o la que se hace que se una esta pieza con el resto de la motosierra; en la demandante tiene unión a este lado, parte derecha y parte izquierda, en la demandada podemos evidenciar que solo tiene una unión, quedando por decir así al aire la parte que se encuentra a mi derecha. 

En cuanto a la vista posterior, la de la demandante tiene cuatro tornillos, esta es la vista posterior, la foto de la vista posterior, cuatro tornillos que se encuentran ubicados en los extremos de un recuadro negro, que se encuentra a este lado de la demandante, y no tiene ningún orificio; el diseño de la demandada tiene cuatro tornillos negros ubicados en diferente lugar, es decir los tornillos negros están en la parte desde la mitad aproximadamente de esa pieza hacia abajo, en cambio los de la demandante ya se encuentra en los extremos de esa pieza; y esta pieza tiene dos orificios en la parte superior además de contar con la figura de un árbol en relieve; se reitera también lo correspondiente a la palanca de frenos con un orificio de la demandante y dos, en el producto comercializado por la demandada.

A pesar de que las dos motosierras tengan características similares del 90% como la documental que allegó la parte, como se puede evidenciar en la documental que allegó la parte demandante, es decir el dictamen pericial, hay elementos estéticos del diseño, como los antes mencionados, que permiten a este despacho diferenciar la apariencia física de los dos productos; lo que significa que las diferencias en el diseño de las dos motosierras puede ser de carácter significativo y no meramente secundarias.

Así las cosas, debe este Despacho señalar que se desestimaron las pretensiones de la presente demandada, correspondientes al diseño industrial, por las razones expuestas en la parte emotiva de la presente providencia, encontrándose probada las excepciones mencionadas.

La parte demandada, adicionalmente, con el escrito de contestación de reforma de la demanda indicó otras dos excepciones de mérito, la primera de ellas hace referencia a la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad. Señala la parte demandada que se debió realizar una conciliación extrajudicial la cual no fue agotada, dado que conforme con lo que dispone la Ley 640 del 2001, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandada, o que ese se encuentra ausente y no se conoce su paradero; además cuando el proceso de que se trate y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente a la jurisdicción.

Incluso la misma excepción está dando respuesta al por qué no se requirió la conciliación prejudicial, y es que en este proceso, se requirió el decreto y la práctica de unas medidas cautelares, y es que ahí mismo lo dice, se quiere solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción.

Señala la demandada, sin embargo, las medidas solicitadas por parte de la accionante siendo notablemente improcedentes, y en las que el Despacho no resolvió favorablemente, no habrían razones por las que el extremo accionante, cercene el requisito de procedibilidad, y es que allí no se habla de que la medida cautelar deba ser efectivamente o no deba ser concedida a favor de una de las partes, sino que simplemente se interponga la medida cautelar. De esto también da cuenta el artículo 590 del Código General del Proceso, que es la norma procesal aplicable al presente caso en su parágrafo primero señala lo siguiente: “en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicité la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.”     

Entonces es claro para este Despacho que no se agotó el requisito de procedibilidad porque junto con la demanda se solicitaron unas medidas cautelares. En ese orden de ideas no era necesario el agotamiento de ese requisito de procedibilidad, es así como se va a despachar desfavorablemente esta excepción de mérito, toda vez que, si bien no se agotó un requisito de procedibilidad, se tiene entonces la medida cautelar que fue debidamente radicada y solicitada por la parte demandada.

También se manifestó otra excepción de mérito, denominada indebida narración de hechos por parte de la demandante, esto por cuanto señaló que no se acreditó por parte del demandante:

La narración de los hechos debe ser objetiva, situación está que no se acreditó por parte del demandante, además de que esta deba contraerse a la situación que en criterio a la sociedad ANDREAS STIHL AG & CO KG constituye un supuesto de hecho de las normas jurídicas sustanciales, cuya aplicación persigue; ley 256 de 1996 decisión 486 Comunidad Andina.

A lo anterior, el demandante se limita de forma perniciosa e inútil incluir, en el relato de hechos interpretaciones jurídicas y apreciaciones subjetivas de la situación fáctica, entre otras cosas se parte de asegurar que mi representada comercializa diseño de su titularidad, del cual quedaría demostrado la posible intención de confundir a este Superintendencia de Industria Comercio Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales; también pretende conllevar a considerar que se ha venido conviniendo con terceros que aduce, que tienen relación con la comercializadora y que participan en una existencia de producción y distribución; pues bien, la labor omitida por la parte de la accionante en surtir al juez de las pruebas suficientes conducentes para la constatación de los hechos que aquí se describe.

Advertimos que mi representada conoce la motosierra adquirida por parte de la accionante en el establecimiento de la comercializadora, correspondiente al producto marca SDSTOOL modelo 52CCYDHY58B referencia 52CCYDHY58B vendido por parte de lo sociedad, teniendo como partidas ventas principalmente a mayorista en el mercado de las motosierras y de consumidores especializados en compra de este tipo de productos de uso doméstico.        

Del contenido de la excepción, no se evidencia de que exista una indebida narración de los hechos, sino que lo está realizando la parte demandada, es una contradicción o está realizando la defensa o está más bien manifestando que no se encuentra de acuerdo con algunos hechos, más no que exista una indebida narración de los mismos; para tal efecto adicionalmente pues si era del caso. También tenía a su disposición otros mecanismos procesales para dar a conocer estas circunstancias; qué dice el artículo 82 del Código General del Proceso respecto de la demanda y como deben ser expresados o cómo deben ser planteados los hechos en una demanda, numeral quinto: “Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados” .

Requisito con el que cumplió la parte demandante, pues los hechos se encuentran debidamente determinados, clasificados, se encuentran debidamente numerados también, razón por la cual se procedió con la admisión de la demanda, porque se evidenció que se cumplía con los requisitos en su totalidad del artículo 82 del Código General del proceso.

Con lo anteriormente expuesto tampoco se accederá a la excepción denominada indebida narración de los hechos por parte de la demandante.

Es así como analizados los anteriores presupuestos, me pronunciaré ahora respecto de las pretensiones de la demanda de la siguiente manera: Primero, se concederá la primera pretensión en atención al estudio que se realizó de la infracción marcaria. Segundo, en cuanto a la segunda pretensión, en atención a que se hace referencia que se declare la infracción del diseño industrial, se negara esta pretensión en atención a lo ya manifestado y estudiado en la parte motiva de esta sentencia.   Tercera, se niega por cuanto la demandante no cuenta con la legitimación para la solicitud del derecho de marca de color como fue mencionado en la legitimación y que fue la primera parte estudiada en esta sentencia. Pretensión cuatro se concederá, pero solamente respecto del literal d, del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, y referente con la marca mixta STIHL con certificado 98445.

Quinta se concederá respecto de la marca mixta STIHL, con certificado 98445 lo mismo sucede con la sexta, con la séptima y la octava. Sexta se negará, teniendo en cuenta que, al concederse las anteriores pretensiones, es suficiente para evitar la continuación o la repetición de la infracción.      En cuanto a la pretensión décima, es la pretensión en la cual se solicitaron que se decretaran perjuicios a favor de la parte demandante.

Establecida la infracción, es procedente también estudiar si con esa infracción a los derechos de propiedad industrial, en este caso de la marca STIHL con certificado 98445 se causaron perjuicios y establecer la cuantificación, pues este también es el contenido del numeral f de la fijación del litigio.

[DAÑOS Y PERJUICIOS]

En el presente asunto señaló la demandante que el perjuicio que se ocasionó por la infracción a sus derechos de propiedad industrial corresponde al lucro cesante, perjuicios que en los términos del artículo 1641 del Código Civil corresponde a: “la ganancia o provecho que deja de reportarse, a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido en perfectamente o retardado su cumplimiento”. 

Según lo manifestado en el escrito de demanda, se establece que la suma por concepto de lucro cesante es de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000 COP), el cual corresponde a: multiplicar el valor promedio de la utilidad obtenida por STIHL S.A.S. por las ventas mensuales realizadas por un consumidor autorizado ubicado en la ciudad de Bogotá, cuyas características son similares a las del demandado por el número de meses trascurrido, desde la fecha que se realizó la compra con la cual se evidenció la infracción, y hasta la fecha de la presentación de la reforma de la demanda.

Frente al juramento estimatorio se tiene que si bien la demandada, en la contestación de la demanda de la reforma de la demanda, incluye un acápite de objeción al juramento estimatorio, téngase en cuenta que la demandada en primer lugar hace referencia a actos de competencia desleal; esta no es una acción por competencia desleal, esta es una acción por infracción a derechos de propiedad industrial.

Y en segundo lugar no se expresó a la inexactitud que se le atribuye a los DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000 COP), requisitos estos que contiene el artículo 206 del Código General del Proceso respecto a la objeción de juramento estimatorio. No obstante lo anterior, téngase en cuenta que el juramento estimatorio se basa en la venta de motosierras, es decir, del diseño industrial de la demandante, sin que se precise lo correspondiente al valor de las espadas individualmente consideradas. Situación frente a la cual, es dable mencionar que en el presente proceso se declaró únicamente la infracción a derechos de propiedad industrial, respecto de la marca mixta STIHL, con certificado 98445 contenida en unas espadas, y no del diseño industrial como tal.  

Ahora, en cuanto a la sanción contemplada en el parágrafo del artículo 206, que mencionó también la parte demandada en sus alegatos de conclusión, que señala este parágrafo; “también habrá lugar a la condena que se refiere este artículo en los eventos que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, en este evento la sanción equivaldrá al 5% del valor pretendido de la demanda, cuyas pretensiones fueron desestimadas.” 

En este caso no se advierte una ausencia en la demostración de los perjuicios, sino que los mismos más bien no son procedentes, no es que la demandante no haya tenido en sus manos o no haya realizado las acciones pertinentes a demostrar los perjuicios que han sido solicitados, pues para tal efecto la demandante allegó material probatorio correspondiente a facturas de ventas y esas se pueden evidenciar a folio 185 a 250 del cuaderno 1, y folios 1 a 164 del cuaderno 2, así como también una certificación obrante a folio 182 elaborada por la contadora y la representante legal de la demandante.

Así como la solicitud de la prueba de exhibición de documentos, que fue decretada en la diligencia del 18 de septiembre del 2019. Es decir, la demandante realizó todas las gestiones y allegó los documentos que considero y que son pertinentes para la demostración de esos perjuicios, no simplemente le bastó con mencionarlos y decir una cifra al azar, sino que también llevo a cabo los mecanismos para demostrar esos prejuicios que estaba solicitando. En ese orden de ideas no es procedente la sanción que manifestó la demandada fuera aplicable a la demandante de conformidad con lo expuesto anteriormente.

Continuó entonces con las demás pretensiones. Pretensión once, se negará por cuanto se están solicitando perjuicios sobre una infracción futura, la cual no es objeto del presente proceso, para tal efecto y dado el caso tendrá la demandante en sus manos o a su disposición las herramientas legales pertinentes en el evento de que llegue evidenciar esa infracción futura. Pretensión doce, teniendo en cuenta que se negaron las pretensiones correspondientes a los perjuicios, no habrá lugar a la declaratoria de esta pretensión, por cuanto no se decretó o no se ordenó un valor a pagar a favor de la parte demandante. Se condenará al pago de costas y agencias. Pretensión catorce, se concederá de la forma en que se expondrá en la parte motiva de esta providencia.

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]

En cuanto a las agencias de derecho, finalmente en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y el numeral tercero, del artículo 366 del Código General del Proceso, este Despacho fijara las agencias de derecho correspondiente a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para eso se tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PSAA1610554, específicamente el artículo 5 que hace relación a la naturaleza del asunto, procesos de primera instancia bajo dicho criterio; al tratarse de un proceso sin cuantía, sobre la base se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 7 SMLMV esto es la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($5.796.812 COP).

Es así como en mérito de lo anteriormente expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:

[RESUELVE]

PRIMERO. DECLARAR que COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. ha infringido los derechos de propiedad industrial de ANDREAS STIHL AG & CO KG, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 del 2000. Respecto de la marca mixta STIHL con certificado 98445 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. DECLARAR que COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. ha infringido los derechos de propiedad industrial de ANDREAS STIHL AG & CO KG, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 literal d, de la Decisión 486 del 2000 respecto de la marca mixta STIHL con certificado 98445.

TERCERO. ORDENAR a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. cesar inmediatamente los actos de infracción de los derechos de propiedad industrial de ANDREAS STIHL AG & CO KG respecto de la marca mixta STIHL con certificado 98445 de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de la presente providencia.

CUARTO. PROHIBIR a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. la comercialización de motosierras y accesorios para motosierras en las cuales se reproduzca de manera no autorizada la marca mixta STIHL con certificado No. 98445 u otro signo confundiblemente similar.

QUINTO. ORDENAR a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. retirar inmediatamente de los círculos comerciales todos los productos en los que se reproduzca de manera no autorizada la marca mixta STIHL con certificado No. 98445 u otro signo confundiblemente similar.

SEXTO. ORDENAR a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S informar a ANDREAS STIHL AG & CO KG dentro de los treinta (30) días siguientes a esta audiencia, sobre la identidad d ellos terceros que hayan participado en la producción y distribución de las espadas identificadas con la marca mixta STIHL comercializadas por la demandada.

SÉPTIMO. ORDENAR a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia publique la misma en un diario de amplia circulación nacional, como lo es el periódico EL TIEMPO.

OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

NOVENO. CONDENAR en costas a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIERRA S.A.S. Para el efecto se fijó por concepto de agencias en derecho la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($5.796.812 COP).

Decisión que notifico en estrados.

[La parte demandante interpone Recurso de Apelación contra la sentencia]