Fecha: 13/12/2018
Radicado: 17-431830
Demandante: C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.
Demandado: COMESTIBLES ALDOR S.A.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – DIEGO ANDRÉS CASTILLO GUZMÁN: Bueno, una vez escuchado los alegatos, reanudamos la presente audiencia y es el momento de dictar sentencia, de acuerdo con el artículo 280 del Código General del Proceso, pasaremos de manera directa al análisis de los hechos y de las pretensiones de la demanda, para lo cual iniciaremos con la fijación del litigio la cual quedó de la siguiente manera.
[FIJACIÓN DE LITIGIO]
- Determinar si la Demandante es titular de la marca BIANCHI para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.
- Establecer si el Demandado comercializa en el mercado productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza identificados con la marca BIAGI.
- Determinar si los empaques que utiliza la Demandada para comercializar productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, son similares a los utilizados por SUPER DE ALIMENTOS para identificar los mismos productos a través de la marca BIANCHI.
- Establecido en lo anterior, determinar si el Demandado incurrió en los actos de confusión y explotación de la reputación ajena.
- Establecer si a partir de lo anterior se causaron daños a la sociedad Demandante y en qué cuantía.
[ÁMBITOS DE APLICACIÓN]
Comenzamos por los ámbitos de aplicación, lo primero que se debe advertir es que en el presente asunto se encuentran cumplidos los ámbitos de aplicación establecidos en los artículos 2, 3 y 4 de la ley 256 de 1996; además sobre este aspecto no se planteó ninguna discusión por las partes que requieren un pronunciamiento especial al respecto, lo mismo puede decirse con la legitimación activa y pasivo.
Dicho lo anterior se procederá a analizar cada uno de los comportamientos acusados con base en las pruebas recaudadas, para ello en esta providencia se abordarán los actos de la misma manera que fueron expuestos y explicados en el escrito de la demanda, de esta manera comenzamos con el acto de confusión.
[ACTO DE CONFUSIÓN]
El artículo 10 de la ley de 256 de 1996 establece que “se considera desleal toda conducta de que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, prestaciones mercantiles o establecimiento ajeno”. Con base en lo anterior, el acto desleal de confusión atenta especialmente contra el interés del consumidor, consistente en garantizar volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configuran en los eventos de que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales; cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden productos o servicios de que se ofrecen.
Al respecto nos remitimos al libro de Varona Viral Silvia competencia desleal tutela jurisdiccional, especialmente del proceso civil extrajurisdiccional, toma 1 Tirant lo Blanch Valencia 2008 página 94, dentro del concepto de acto desleal de confusión se incluyen los siguientes casos:
- El primer caso sucede cuando el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro, confusión directa.
- En segundo lugar, se encuentran los casos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate, y su distinto origen empresarial, pero de algún modo se le ha llegado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenece al mismo grupo empresarial, etcétera.
¿Cuál es la confusión indirecta?, al respecto nos remitimos a Sánchez Savater actores de confusión, en Martínez S.A.S., Fernando director, comentario práctico a la ley de competencia desleal, editorial TECNOS MADRID 2009 página 79; para efectos de este asunto, como reiteradamente ha dejado establecido este Despacho, la reproducción de elementos característicos de la presentación comercial de un producto de un competidor resulta legítima y, por tanto no tienen el carácter desleal, en aquellos eventos en que además se incluyan aspectos diferenciadores relevantes, que permitan eludir el riesgo de que un producto sea adquirido pensando de que es otro o de que a ambos se atribuya el mismo origen empresarial.
Al respecto nos remitimos a la sentencia 780 del 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a lo expuesto debe tenerse en cuenta que el concepto de Trade Dress corresponde a la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos, tales como el tamaño, la forma, los empaques y los envases, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas y en general la combinación de elementos de que visualmente identifican el producto.
Al respecto nos remitimos a comentarios a la ley de propiedad industrial [inaudible] citados en Superintendencia de Industria y comercio, a través de la Resolución 55454 del 2010, este aspecto del que venimos hablando, el Trade Dress, los elementos que conforman el Trade Dress, resulta relevante en la medida de que, como emerge de la demanda, la conducta que C.I SUPER DE ALIMENTOS imputó a COMESTIBLES ALDOR S.A. versó básicamente en la presunta confusión generada a partir del uso de un empaque correspondiente a la marca BIAGI ARTESANO por parte de la demandada, y que es similar al que identifica la marca BIANCHI en su versión de chocolate blanco.
En consecuencia, la eventual configuración de los actos desleales denunciados y en particular del acto de confusión, deberá analizarse teniendo en cuenta todos los elementos antes citados mediante los cuales se pueden establecer el impacto generado en la mente del consumidor. En el presente asunto, la Demandante afirmó que es licenciataria de la marca BIANCHI para la comercialización de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza acorde con la licencia a dicha compañía otorgada por la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, expresó que ALDOR es titular de las marcas BIAGI y BIAGI ARTESANO para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación internacional de Niza, manifestó de que la dirección de signos distintivos en el curso del análisis de registrabilidad considero mediante resolución 427 del 18 de enero de 2010 que las marcas BIAGI y BIANCHI no eran similares ni confundibles.
Señaló que alrededor de 2009 ALDOR lanzó al mercado los caramelos duros de marca BIAGI sin relleno y, posteriormente, los caramelos masticables BIAGI CHOCO CARAMEL, con vestidos comerciales que se caracterizaban por el logotipo de la marca en letras color azul oscuro, borde dorado, un fondo de color caramelo, café o chocolate dependiendo del sabor del producto y en el centro la representación del respectivo producto en un espiral evocativo a una mezcla de caramelo, junto con la marca sombría ALDOR que sobresale en el empaque por presentarse en una tonalidad clara con un logotipo de color blanco que contrasta con el fondo oscuro del producto.
Expresó que en el enero de 2017, ALDOR lanzó al mercado un caramelo blando con mezcla de ingredientes bajo la marca BIAGI, referencia ARTESANO, modificando los elementos visuales de comunicación para el producto BIAGI ARTESANO, en comparación con los utilizados en los productos antes mencionados. Así, para este caso utilizó un empaque con fondo predominante color crema, cambiando radicalmente el diseño tradicional de los productos BIAGI. Así mismo, indicó que el manejo gráfico del logotipo de la marca sombría ALDOR, el cual se presenta en un tono beige dentro de un óvalo blanco ubicado en la parte superior, hace que dicho logotipo sea casi imperceptible dentro del conjunto que se presenta al consumidor.
Alegó frente a este acto que COMESTIBLES ALDOR al ser su competidor en el mercado colombiano en la confitería con productos caramelos identificados con la marca BIAGI, lanzó al mercado productos marca BIAGI ARTESANO, respecto del cual introdujo cambios en su empaque que se asemeja a los de productos BIANCHI de C.I SUPER DE ALIMENTOS, en particular en la relación con la presentación de la referencia de chocolate blanco generando un riesgo de confusión en el mercado.
Adujo que los cambios introducidos por ALDOR en su línea de comunicación del producto BIAGI en el empaque utilizado para el producto de BIAGI ARTESANO crea confusión en los consumidores respecto del empaque BIANCHI CHOCOLATE BLANCO, y por lo tanto se configura la conducta desleal del artículo 10 de la ley 256 de 1956.
Añadió de que este acto de confusión se presenta por las similitudes fonéticas y ortográficas existentes entre las expresiones BIAGI y BIANCHI y que los nuevos elementos gráficos del empaque BIAGI ARTESANO que son similares a los del producto BIANCHI CHOCOLATE BLANCO. La modificación del logo BIAGI para minimizar su impacto dentro del producto del empaque, indicio de que los estudios denominados, evaluación del nombre y análisis comparativo confirman la similitud percibida por el consumidor dentro de las marcas BIANCHI Y BIAGI, considerando su composición fonética y ortográfica.
Manifestó por otro lado que existan solicitudes entre los empaques BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO como puede percibirse a simple vista, así según el estudio denominado evaluación de nombres, el 44% de los 305 encuestados consideró que se confundieron dentro de los 2 empaques y que casi la mitad de la población confunde los empaque grandes y el 22% los empaques individuales.
Añadió que según un análisis objetivo de metodología realizado por [inaudible] cuantificación psicofísica de la imagen visual de envases y marcas comerciales, consistente en comparar los elementos formales y gráficos de los elementos de diseño, arrojó como resultado que dentro del empaque de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO Y BIAGI ARTESANO existe un 64.72 de similitud, en relación con los argumentos que sustentaron las acusaciones formuladas por la Demandante frente a la presunta comisión del acto de confusión se precisa.
- C.I SUPER DE ALIMENTOS es licenciataria de la marca BIANCHI, nominativa, para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. Esto a través de certificado de registro No. 201681 vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, al respecto podemos verificar los folios 21 y 22 del cuaderno número 1.
- COMESTIBLES ALDOR es titular de la marca BIAGI ARTESANO, denominativa, para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, a enero de hasta el 19 de septiembre de 2028, según certificado de registro No. 583186. De igual manera, es titular de la marca BIAGI, nominativa, para distinguir productos de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza vigente hasta el 18 de enero de 2020, según certificado de registro No. 395246, esto visible a folios 240 y 242.
Partiendo de lo anterior y de la acusación formulada por la Demandante, en relación con las similitudes tanto ortográficas como fonéticas entre las marcas BIAGI y BIANCHI, que alega y que llevan a que presuntamente se configure el acto de confusión, se debe partir por precisar, que tal y como lo ha señalado este Despacho en anteriores oportunidades, el titular de derechos sobre signos distintivos que estén siendo reproducidos, imitados o en fin utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta en línea de principio con 2 sistemas diferentes de protección de que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas. Esto es la acción de competencia desleal y la derivada de normas sobre propiedad industrial, acciones que por estar dirigidas a titular objetos distintos, exige del interesado la intención de cargas procesales diferentes a efectos de que su presentación resulte acogida.
En el caso de la acción de competencia desleal, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente por sí misma para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si bien de propiedad industrial se utiliza como medio o instrumento para lograr el efecto de que la ley pretende reprimir en materia de signos distintivos. Estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar, de donde se sigue entonces que el análisis que corresponde adelantar en los casos de que se trata la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida en signos distintivos, no puede estar limitada a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino debe encaminarse entre otras cosas si dicha utilización indebida genera riesgo de confusión de mercado.
Así lo ha señalado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen “no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa, se trata entonces de determinar si dichos actos en relación con un competidor determinado generan confusión en el público consumidor, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” Al respecto nos remitimos a la sentencia de noviembre 23 de 2007 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 149 IP del 2007.
Por lo tanto, el análisis ortográfico y fonético alegado para el acto de confusión no es de forma exclusiva y pertinente en aras de demostrar la presunta comisión del acto de confusión, en tanto que la protección que ofrecen las normas positivas de la deslealtad en la competencia no están encaminadas a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica, asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado no transgreden los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7 y 19 de la ley 256 del 96.
Por otro lado, es necesario indicar igualmente que, tal y como lo expresó la Demandante, la dirección de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ya abordó este tema al indicar que no existía confusión entre los signos BIAGI y BIANCHI, al respecto de la resolución 427 del 18 de enero del 2010, folio 242 a 245 del cuaderno 2, y que a la postre concedió el registro de la marca BIAGI para distinguir productos de la clase 30 de clasificación internacional de Niza a COMESTIBLES ALDOR. Situación que permite establecer, por lo menos en relación con los aspectos ortográficos y fonéticos, el presunto conflicto comparativo, ya fue dilucidado por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una decisión que goza de legalidad y que permite establecer que en este punto tales signos, desde el año 2010 hasta la fecha, han venido consistiendo en el mercado.
Ahora, al abordar las acusaciones relacionadas con la apariencia física de los empaques de que identifican la parte BIANCHI de la Demandante y la marca BIAGI de la Demandada, la actora aportó el estudio realizado por la empresa CANTAR [inaudible] que se encuentra en folios 56 a 60 del cuaderno 1, el cual se desarrolló en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con consumidores de dulces mínimo una vez cada 15 días. El cual señaló que el resultado de los análisis de los empaques de tamaño grande, arrojo de que el 61% de la población encuestada considera que existe similitud entre los empaques de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, al respecto ver folios 50 anverso y folios 56 anverso del folio 1.
Así mismo dicho estudio indicó que la similitud existente entre los empaques individuales de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO corresponde al 32 % de la población encuestada; igualmente allegó el estudio denominado análisis comparativo realizado por HELCO, folios 143 a 197 del cuaderno 1, en cuyo ítem denominado densidad de las gamas cromáticas aplicadas de las bolsas de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, se manifiesta de que el 100 % de las gamas cromáticas aplicadas en el sistema de diseño e identificación BIAGI ARTESANO, son comunes al sistema de diseño e identificación de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y que la aplicación específica de que las gamas cromáticas e identificación de BIAGI ARTESANO, establece una significativa relación de semejanza media ponderada respecto del sistema de diseño e identificación BIANCHI CHOCOLATE BLANCO, al respecto ver folio 172 cuaderno 1.
El mismo estudió revela, a través del ítem denominado identidad gráfica de los sistemas de diseño, que en relación con los colores que manejan las bolsas de los productos BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, la relación de la semejanza media ponderal es del 72.87 %, al respecto ver folio 78 del cuaderno 1. Respecto de los dibujos que se encuentran en las bolsas, afirmó que existe una relación de semejanza del 66.62% al respecto ver folio 179 del cuaderno 1.
También indico que existe una relación de semejanza media ponderada del 65.37 por ciento en relación con la inclusión de los nombres de los empaques y en cuanto a los lemas comerciales que acompañan los nombres de la empresas SUPER y ALDOR respectivamente, al respecto ver folios 182 del cuaderno 1.
Con base en lo anterior, y el informe presentado, concluyo que el sistema de diseño e identificación aplicado en la presentación comercial del producto BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y el sistema de diseño e identificación aplicado en la presentación comercial del producto BIAGI ARTESANO establece una relación de semejanza media ponderada entre ambos del 64.72%.
Por su parte la Demandada aportó el estudio denominado elementos de identidad o posible confusión entre las marcas BIANCHI y BIAGI desde la perspectiva del consumidor, realizado por la firma precisa también realizada en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla a 350 personas cuya frecuencia de consumo es de 2.5 veces a la semana. Al respecto ver folios 136 a 234 del cuaderno número 3, en el cual les puso de presente los empaques o bolsas de BIAGI ARTESANO y BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y a partir del cual se obtuvo la siguiente información.
1. Al ver el empaque de BIAGI ARTESANO, el 99.4% de las personas identificaron con claridad la marca BIAGI, al respecto remitimos al folio 148 del cuaderno número 2.
2. Al ver el empaque de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO el 86.9% de las personas identificaron con claridad la marca BIANCHI, al respecto ver folios 147 del cuaderno 2.
3. El 95.1% de las personas piensan que los logos de los 2 empaques son diferentes, al respecto ver folios 150 del cuaderno número 2.
4. Del total de los entrevistados el 84.6% consideran que BIAGI y BIANCHI tiene empaques diferentes, cuyos puntos de comparación fueron: color del empaque, producto de muestra del empaque, nombre del producto, logo o marca, tamaño del empaque, envolturas, cantidad de contenidos, dibujos del empaque, empresa de que lo produce y textura del empaque, al respecto folio 152 del cuaderno número 2.
5. En relación con las envolturas individuales señaló de que el 96.9% de las personas piensan que las envolturas de los 2 productos son diferentes, y de que el 15.4% de las personas piensan que las envolturas de los productos son similares o se parecen, al respecto ver folios 153 del cuaderno 2.
De lo anterior concluyó el estudio:
1. Que 9 de cada 10 consumidores habituales de caramelos masticables lácteos, blandos con leche, afirmaron que BIANCHI y BIAGI son marcas diferentes con logos diferentes, con letras diferentes y con empaque y envolturas diferentes, al respecto ver folio 161 del cuaderno número 2.
2. No existen elementos que generen confusión entre ambos productos a nivel de empaque, envoltura, color, logo, tamaño, tipo de letra ni otros elementos constitutivos de su respectiva identidad visual, contexto en el cual consumidor ejerce ante estas 2 marcas libremente su decisión y acción de compra, al respecto ver folio 63 del cuaderno número 2.
Adicionalmente la Demandada aportó el estudio denominado por la firma [inaudible], cuadernillo obrante a folios 246 del cuaderno número 2, en donde el ítem denominado estructura visual y morfológica que organiza un empaque, señaló en relación con el layout de los empaques que BIAGI utiliza una ventana rectangular y BIANCHI una ventana diagonal ondular, haciéndolo diferentes en el diagrama del empaque, al respecto ver página 74 anverso del cuaderno antes citado. Adicionó de que si bien la ubicación de la ventana es similar, los empaque se diferencian entre sí debido a que corresponden.
1. Forma de la ventana.
2. Tamaño de la ventana.
3. Integración con el concepto del empaque y tipo de productos.
Entendiendo estos 3 criterios de evaluación consideramos que las ventanas son diferentes de acuerdo al concepto del empaque, al respecto ver página 75 del cuadernillo antes mencionado.
El mismo estudio, en relación con el ítem denominado color de fondo, señaló en relación con BIAGI que este contiene un fondo uniforme con ilustraciones inglesas artesanales y delicadas alusivas al producto a base de leche con un manejo de código de color según la categoría, mientras en relación con BIAGI CHOCOLATE BLANCO tiene un fondo uniforme sin ilustraciones y/o adornos manejados según el código color de la categoría, al respecto ver la página 87 del cuadernillo antes mencionado.
Así mismo en el ítem denominado “bloque de marca” señaló que BIAGI maneja un bloque estructural definido con tamaños más reducidos y elementos sutiles de reconocimiento de la categoría con un ventana recta horizontal, mientras que respecto de BIANCHI este maneja un bloque estructural indefinido con descriptores e imágenes de mayor tamaño, no contiene ilustraciones de la categoría con una ventana ondulada diagonal, al respecto ver página 88 anverso del cuaderno antes previamente citado.
Con base en el anterior estudio se tiene de que este concluyó que no hay similitud de los empaques BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, salvo al código de color usado en la categoría que no le pertenece a ninguna marca en específico, al respecto ver página 89 anverso del cuadernillo.
Ahora bien, de conformidad con lo manifestado por C.I SUPER DE ALIMENTOS en el escrito integrado de la demanda, y su gerente comercial María Antonia Arango Arango en interrogatorio de parte minuto 00:06:13, se tiene que el producto BIANCHI se vende en su mayoría a través del canal tradicional, esto es distribuidor mayorista que venden a tiendas, tenderos, caseros, maneros, cajoneros; considerados como compradores medios, siendo los primeros un comprador especializado que tiene una composición intermedia en la cadena y determina qué productos caramelos de leche de las distintas marcas disponibles en el mercados, folios 227 cuaderno número 1 al respecto, y folios 39 del cuaderno número 2.
Nótese que en este punto los principales consumidores del producto BIANCHI son clientes que compran cantidades de caramelos al por mayor, para luego venderlos de manera auditoría [error del juez] respecto de los cuales es posible entender que tienen conocimiento previo del conjunto que adquieren o pretenden adquirir, puesto de que este producto es el que se les genera futuras utilidades y que por lo tanto al ser especializado diferencia con facilidad un producto BIANCHI en relación con un producto BIAGI. Situación que denota una muy vaga posibilidad alguna de que se presente confusión o riesgo de confusión y que genera duda frente al estudio aportado por la Demandante.
Por otro lado, en relación con los consumidores del canal tradicional, se precisó que estos son aquellas personas que adquieren el producto de manera individual y son denominadas consumidor medio. Quienes adquieren el producto directamente en tiendas, chazas, minimercados o colegios, en este punto se tienen que este tipo de consumidor al ser adquiriente de estos caramelos de manera individual de su gran mayoría, no confunden los empaques de esta presentación, esto en conformidad con el estudio (00:25:41) aportado por la Demandante en el cual presenta, en folio 58 adverso el cuaderno número 1, que únicamente el 22 % de la población encuestada considera que confunde los empaques de presentación individual.
Al respecto es preciso indicar que, en la dinámica del mercado y la competencia desleal, los comerciantes han desarrollado diferentes estrategias para competir o para alcanzar sus objetivos de crecimiento y rentabilidad, dentro de los cuales la literatura especializada reconoce, entre otras, las cuales propenden por dar al producto cualidades distintivas importantes para el comprador, y que la diferencie de las ofertas de los competidores.
Estrategias de diferenciación, aquellas dirigidas a la obtención de un coste unitario bajo con la relación de los competidores, estrategias de liderazgo de costes, las que pretenden orientar el producto o servicio a satisfacer las necesidades de un segmento grupo particular de consumidores sin dirigirse al mercado en general, estrategia especialista y otros encaminadas a que el competidor adopte un comportamiento adaptativo alineando sus decisiones a las tomadas por la competencia, en vez de atacar al líder estas empresas perciben objetivo de competencias pacífica y reparto consciente del mercado alineando su solicitud a la del líder reconocido en el mercado.
Estrategia del seguidor, al respecto nos remitimos al [inaudible] marketing estratégico tercera edición página 321. Teniendo en cuenta lo expuesto y, pese a que según las encuestas aportadas por los estudios aportados por la Demandante arrojaron de que un cierto número de consumidores confunden las presentaciones de los empaques de que identifican los productos BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, se establece que esta no genera un convencimiento frente a la contundencia de la confusión de que pretendió ver C.I SUPER DE ALIMENTOS conforme se prepara a explicar.
Así advirtiendo que las partes aportaron estudios que entre sí generan diferencias entre la percepción del consumidor común, en relación con la comparación de los empaques, como en el punto de vista técnico en relación con el vestido comercial de los empaques de los productos BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, el Despacho procede a efectuar las siguientes consideraciones.
[CONSIDERACIONES]
Basada en los empaques aportados por la Demandante a folios 200 y 202 del cuaderno número 1, se entiende que si bien ambos presentan semejanzas como el color crema, la ventana de presentación y la indulgencia lo que según los estudios corresponde a la imagen del caramelo, folio 128 cuaderno número 2; y la descripción del confite, lo cierto es que las mismas no son suficientes para generar la confusión alegada, puesto que se observan diferencias sustanciales que permiten eludir este presunto riesgo en el consumidor cuando pretenda adquirir el producto BIAGI ARTESANO, sin que llegue a pensar que está adquiriendo el producto BIANCHI CHOCOLATE BLANCO o creer que aquel producto venga del mismo empresario, esto es C.I SUPER DE ALIMENTOS.
Por otras partes, vistas las páginas 61 anverso y 62 del cuaderno de estudio de la firma [inaudible], es posible determinar que el código de color de los caramelos de leche corresponden a las tonalidades crema y los colores café y caramelo y sus variaciones, lo que es común en los empaques de esta categoría de productos, así como la presentación grafica de los caramelos en sus empaques, puesto que se usan para generar una reacción de apetitocidad [error del juez] en el consumidor.
Por lo expuesto anteriormente, es posible concluir que no son características específicas ni exclusivas del producto BIANCHI la ventana en la parte inferior, el color crema y la gráfica en el producto en el empaque, puesto que la generalidad de los empaques de caramelo cuenta con esas características, de lo que también dan cuenta los folios 213, 219 y 220 del cuaderno 3; así como las páginas 61 anverso y 62 del estudio obrante a folio 246 del cuaderno número 2.
Como bien lo indica el estudio [inaudible], se tiene que la marca en los empaques en análisis corresponde a SUPER y ALDOR, las submarcas corresponden respectivamente a BIANCHI y BIAGI. Así las cosas, se observa que los colores usados en las submarcas de ambas partes en los empaques en los productos de los estudios en estudio tienen colores totalmente diferentes, puesto que BIANCHI tiene con aplicación a 3 tonos, a saber, blanco como color predominante, acompañado del azul y del crema, mediante que la palabra BIAGI está representada de forma monocromática, puesto que es únicamente de color café, como se presenta en las diapositivas. A esta conclusión llegó la empresa [inaudible] en el análisis del logotipo, color, esto visto a folio 54 anverso y 55 del cuaderno de que contiene el estudio.
De otra parte evidencia el Despacho que, tanto la tipografía usada tanto por la Demandada como la Demandante son totalmente diferentes, por cuanto la tipografía de BIANCHI tiene terminaciones redondeadas, tiene en el borde 2 colores, contraria a la de BIAGI la cual está diseñada con una tipografía más elegante o formal, si se puede decir, y su composición del color es monocromática. Respecto de este asunto, se encontró que el estudio antes citado precisó que la tipografía usada en la submarca BIAGI se denomina moderna, estos con los adornos ubicados en los extremos de cada palabra. Además, se observa que la palabra BIAGI se encuentra enmarcada entre 2 líneas rectas paralelas en su parte inferior y superior, lo que frente a BIANCHI no es semejante, toda vez que esta última se encuentra contenida en un borde azul y blanco con la forma de las letras que componen la marca.
Por otra parte se pudo determinar que los componentes de cada empaque, estos son la marca SUPER ALDOR, la sub marca BIANCHI BIAGI, la descriptor [error del juez], caramelo con relleno a sabor chocolate blanco café de caramelo de sabores surtidos, se encuentran de manera distinta en cada empaque, de manera que el empaque de la Demandada diagrama todos sus componentes de forma vertical y la Demandante posee una estructura indefinida, puesto que su marca está ubicada en la parte superior derecha, la submarca bajo la anterior de manera centrada y su descriptor se ubica en la parte media izquierda del empaque, esto de conformidad con lo expuesto en el análisis del layout visto a página 72 anverso y 73 del cuaderno del estudio de [inaudible].
De otra parte, de conformidad con el documento anteriormente citado, se precisa frente al layout o diseño de los empaques que este está construido respecto a la ventana de la bolsa que debe ir en la parte inferior para que, en el momento de la exhibición, se vea el producto qué contiene. Así las cosas, sobre la base de la exposición que se acabó de hacer, se observó que siendo las ventanas de presentación, es decir aquellos espacios que permiten la visualización del caramelo en presentación individual, una características de los empaques de este tipo de productos, se pudo constatar que ambas partes hicieron uso de esta cualidad en sus empaques de la siguiente manera:
Por un lado, se encontró que la ventana de exhibición de BIAGI está ubicada en la parte inferior del empaque en la línea recta horizontalmente. Por otro lado, la ventana de BIANCHI tiene una forma curva que se ubica de manera horizontal, iniciando desde la parte inferior izquierda y ascendiendo hasta el otro extremo del empaque. De lo anterior se tiene que tanto BIANCHI CHOCOLATE BLANCO como BIAGI ARTESANO hacen uso de ventanas de exhibición en sus empaques con apariencia totalmente diferente, lo que permite una caracterización distinta entre estos.
Finalmente, y no menos importante, es visible que el empaque de BIAGI ARTESANO cuenta con las ilustraciones de una granja inglesa y un balde con unas ramas de una planta exhibidas con una marca de agua, por el contrario el empaque BIANCHI CHOCOLATE BLANCO no cuenta con alguna ilustración distinta a la imagen de su producto de que el que se estableció con anterioridad que corresponde a una particularidad de los empaques de esta categoría, es decir caramelos tal y como se puede visualizar a través de los empaques obrantes a folios 200 y folios 202 del cuaderno número 1.
Por lo anterior, es posible entender que las características del producto BIAGI tienen una relación directa con el descriptor de su producto artesano. Así, sobre la base del análisis precedente es posible afirmar que los empaques de BIANCHI CHOCOLATE BLANCO y BIAGI ARTESANO, si bien guardan algunas similitudes de la categoría de caramelos, su presentación en conjunto no es semejante, puesto de cada uno tiene características particulares que permiten claramente la diferenciación del uno con el otro, por su clara distintividad, situación que no lleva a generar confusión en el mercado. En consecuencia, del análisis del material probatorio y a las conclusiones que se puedan llegar, no se declarará que el demandado ha incurrido en el acto desleal de confusión.
[ACTO DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]
Ahora abordaremos el acto de explotación de la reputación ajena. De acuerdo con lo establecido anteriormente, se procederá al estudio del artículo 15 de la ley 256 de 1996, que establece y que tiene lugar en en el aprovechamiento o en el beneficio propio o ajeno de las ventajas de las reputación industrial, comercial o profesional adquiridas por otro en el mercado.
Adicionalmente, la norma dispone que el empleador no autorizaba signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas o engañosa, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase, género, manera e imitaciones similares, también configura la conducta desleal mencionada.
De esta manera el artículo 15 de la ley 256 de 1996 constituye una forma para citar y competir. Consiste en emplear medios ilegítimos, tales como la utilización de signos distintivos ajenos, el empleo de denominaciones de origen o la alusión a relaciones actuales o pasadas del competidor desleal con otro participante en el mercado, entre otras posibilidades para adquirir una posición de privilegio en el mercado, a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama y reconocimiento y buen nombre de los que este goza, aprovechando de este modo lo que dicho tercero proyecta en el referido escenario, los valores que transmite, la simpatía que despierta y las afinidades de que genera.
Así la norma transcrita condena el aprovechamiento del prestigió o fama conseguido por otro en el mercado, logrando con la referida conducta un beneficio de que resulta reprochable, conforme a lo anterior en el presente asunto se debe señalar que para efectos de determinar la conducta se deben cumplir dos supuesto a saber; el uso real de la reputación ajena, esto es el uso sin autorización de un derecho industrial de la titularidad de la demandante y la ventaja competitiva del mercado alcanzada.
Ahora bien, resulta ineludible demostrar la reputación industrial, comercial o profesional la cual presuntamente fue usada en provecho propio, obteniendo una ventaja frente a otro competidor. En relación a esta conducta la demandante indicó como fundamentó de su acusación los siguientes sustentos, COMESTIBLES ALDOR al ser su competidor en el mercado colombiano, en la confitería con productos caramelos identificados con la marca BIAGI, lanzó al mercado el producto BIAGI referencia ARTESANO respecto del cual introdujo cambios a su empaque el cual se asemeja a los productos BIANCHI de C.I SUPER DE ALIMENTOS. En particular en relación con la presentación de la referencia chocolate blanco, generando así un provecho injustificado del esfuerzo invertido por la demandante en la creación y promoción de sus productos y reconocimiento de la marca BIANCHI.
Afirmó que al ser BIANCHI una marca notoria de los años 2018 hasta 2014 [error del juez] y 2015 hasta 2017, de acuerdo con las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como gozando el reconocimiento del producto hasta la fecha, según el estudio de mercado aportado ostenta una reputación en el mercado colombiano.
Agregó que tal carácter de notoriedad, así como el reconocimiento del producto en el público, se mantiene hasta la fecha como se evidencia en el estudio denominado evaluación de nombres de agosto de 2017, en el cual se evidencia que la marca BIANCHI está en el primer lugar del folio 60 anverso cuaderno número 1.
Indicó que ALDOR ejecuta una estrategia competitiva basada en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, particularmente en el provecho injustificado del poder distintivo y valor publicitario de que por sus características formales de diseño y por su uso extensivo de recordación gozan las marcas y presentaciones comerciales de productos de SUPER y en particular la marca BIANCHI.
Lo anterior cimentado en que ALDOR en enero del 2017 lanzó al mercado una nueva variedad del producto BIAGI que identifica como artesano, con un empaque que se aleja radicalmente de la línea de comunicación que llevaban en relación los empaque anteriores identificados con la misma marca, y escogiendo identificar este nuevo producto con una marca de alta similitud fonética y ortográfica con la marca reconocida y notoria BIANCHI, para optar un nuevo sistema de identificación que en su mayoría se acerca al diseño del producto BIANCHI CHOCOLATE BLANCO, aprovechándose de esta manera de la reputación ajena del mercado de que goza esta marca.
De igual manera afirmó que con el cambio abrupto de sus modelos de comunicación adecuado en el empaque de BIAGI ARTESANO, se evidencia claramente la intención de apalancarse en el reconocimiento de la marca líder BIANCHI y en especial del empaque chocolate blanco.
Añadió que en el empaque de BIAGI ARTESANO, ALDOR reduce la densidad de los elementos textuales y gráficos y, como consecuencia, se incrementa la densidad de los fondos cromáticos. Es decir los colores de fondos, es decir generando un acercamiento al diseño del producto BIANCHI CHOCOLATE BLANCO según el estudio aportado.
Expresó que es importante tener en cuenta que los consumidores no tienen en su mente la marca BIAGI como un referente de la categoría, pero sí reconocen espontáneamente la marca BIANCHI, por lo que al darle una mayor predominancia a los elementos de que el consumidor identifica entre los empaques BIANCHI CHOCOLATE BLANCO, y restándole importancia a elementos gráficos y tipográficos que eran característicos del logo BIAGI, se hace evidente la intención de sacarle provecho de la reputación ajena que goza la marca BIANCHI en el mercado. Alegó que teniendo en cuenta el bajo reconocimiento de la marca BIAGI en el mercado, es evidente la intención de ALDOR de aprovecharse de la reputación de los productos previamente posicionados de SUPER, esto acorde con el estudio aportado de evaluación de nombres, el cual concluyó que la marca BIANCHI cuenta con el 98% de reconocimiento espontáneo y allí solo el 13% y lo cual se encuentra a folio 53 anverso del cuaderno 1.
Establecido lo anterior y previo analizar las acusaciones formuladas en relación con esta conducta, es preciso indicar en primer lugar que se encuentra demostrado que:
- Primero, BIANCHI es una marca líder frente a los productos de caramelo consolidada con un nivel de alto nivel de reconocimiento de recordación en los consumidores, esto de conformidad con la Demandada visto a folio 50 a 60 del cuaderno número 1, y la manifestación realizada por la Demandada en el escrito de contestación de la demanda, en la que acepta que. “No es inconveniente para mí representada reconocer algo que es de conocimiento general para los participantes del segmento BIANCHI, que es la marca líder”. Eso en el folio 39 del cuaderno número 1.
- Que BIANCHI, es un producto con mayor preferencia de consumo, de lo que da cuenta el estudio de elementos de identidad de posible confusión de las marcas BIAGI BIANCHI, desde la perspectiva del consumidor, aportado por ALDOR, específicamente en su ítem consumo de las marcas de la categoría en el cual se expuso que la marca de mayor consumo es BIANCHI en comparación BIAGI ARTESANO, Un 88% frente a un 12%, al respecto remitirnos al folio 157 del cuaderno 2.
De conformidad con lo anterior, el Despacho encuentra suficientes elementos de juicio para poder establecer que la marca BIANCHI tiene una reputación en el mercado. Ahora, en cuanto a la acusación relativa que la que marca identifica el empaque del producto de ALDOR, es decir, BIAGI ARTESANO, es similar fonética y ortográficamente de la marca BIANCHI, es necesario reiterar que tal como se indicó al analizar el acto de confusión, este análisis ya fue realizado por la dirección de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien señaló que no existían confusiones entre los signos BIAGI y BIANCHI.
Según la resolución 427 del 18 de enero del 2010, y que al poster terminó concediendo la marca BIAGI nominativa para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión que permite establecer que estos signos coexisten en el mercado por lo menos desde el año 2010. Por lo tanto, no puede ser objeto de reproche de la presunta confusión en este sentido alegada por la Demandante con el fin de establecer la existencia de una presunta explotación de la reputación ajena por parte de la Demandada.
Por otra parte, frente a la otra acusación, esto es lo que ALDOR decidió hacer. Un rompimiento con su línea de comunicación anterior, alejándose de la matriz de diseño que manejaba para adoptar un nuevo sistema de identificación que, en su mayoría, se acerca al diseño de productos BIANCHI chocolate blanco, aprovechándose de esta forma de la reputación en el mercado que goza esta marca. Se considera que respecto a la similitud del producto BIAGI y ARTESANO, y BIANCHI, chocolate blanco.
Se precisó con anterioridad a analizar el acto de confusión que este Despacho encontró suficientes elementos probatorios que le permitieron determinar que los empaques de estos productos no son similares ni cuentan con características que llevaran a incurrir a error al consumidor de este tipo de productos, ni la ocurrencia de un posible riesgo de confusión alguno. Por otro lado, teniendo en cuenta que el argumento relativo de la presunta intención de ALDOR, de sacar provecho de la reputación ajena de C.I SUPER ALIMENTOS, lo basó también en que ALDOR manejaba una línea de diseños de empaques identificados con la marca BIAGI, al cambiarlo por un diseño que se asemeja al del producto BIANCHI, y que con ello rompió la línea de comunicación que llevaba relación con los empaques anteriores aún en gracia discusión de dar por sentado la existencia de confusión entre los empaques BIANCHI, caramelo blanco BIAGI y ARTESANO, no se evidencia prueba alguna que soporte que con ese cambio de diseño en los empaques haya existido una verdadera intención de ALDOR, de explotar la reputación del producto BIANCHI.
De esta manera, se puede decir que no hay una prueba de nexo de causalidad del rompimiento y la comunicación en el diseño de los empaques identificados con la marca BIAGI, a partir de la aparición de BIAGI y ARTESANO, alegado por la Demandante y la presunta generación de un aprovechamiento de la reputación ostentada por BIANCHI, en el mercado a partir de dicha circunstancia.
Ahora bien, en relación con la afirmación realizada por la Demandante en el hecho 24 de la demanda, el cual fue aceptado como cierto por la Demandada, relativa a que “en enero de 2017 ALDOR, lanza al mercado un caramelo blando con mezcla de ingredientes bajo la marca BIAGI referencia, ARTESANO”, es preciso indicar que a través de la prueba que fue decretada oficio obrante a folio 212 del cuaderno número 3 consistente en la certificación de recibido del señor fiscal, que afirma que para el primer trimestre de los años 2017 y 2018 registrada unas cifras las cuales reflejan una disminución de ventas de los producto BIANCHI, al comparar los dos años.
Sin embargo, el Despacho no encontró prueba adicional que lleve a concluir que esta disminución en las ventas de producto BIANCHI, hayan sido consecuencia directa de la aparición en el mercado del producto BIAGI ARTESANO, y que las mismas se hayan disminuido en relación específicamente al cambio de imagen realizado por la empresa COMESTIBLES ALDOR. En su producto ella respondió:
“Sí, digamos que no es un 100% atribuible porque ni siquiera las ventas totales que el decrecimiento total de nuestro no se ve reflejado en ventas totales de la marca BIAGI, pero sí evidenciamos que ha habido una confusión y que en parte de eso es la explicación, digamos una de las condiciones diferentes entre ese primer trimestre 2017 contra 2018 digamos la fuerza que pudo haber tomado BIAGI, en su año de lanzamiento”.
Al respecto, nos remitimos al minuto 5.13 del interrogatorio de parte de la representante legal de la parte Demandante. Acorde con las pruebas antes mencionadas, estas situaciones, la disminución en las ventas que hizo énfasis la Demandante como prueba para demostrar su afectación por la presunta salida del mercado BIAGI ARTESANO, y levantó la explotación de la reputación ajena con ocasión de ello, no permite establecer que efectuado unas disminuciones de las ventas del producto BIANCHI en su versión chocolate blanco. Vuelvo y reitero que con respecto del cual fue presentada la presunta confusión alegada por la parte Demandante, con ocasión de la salida del mercado BIAGI ARTESANO, y menos aún que apartar de dicha circunstancia se hubiese presentado un aprovechamiento de su reputación.
Por lo tanto, al no avizorar prueba alguna que dé cuenta de la comisión de la conducta de explotación de la reputación arena, en esa medida la prevención tendiente a su declaración le será desestimada. De esta manera se concluye que se negaran las pretensiones de la demanda y se condenará en costas a la parte Demandante.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Al referirnos a las agencias en derecho, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 del numeral 3 del Código General del Proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia al proceso a cargo de la Demandante.
Así, por concepto agencias en derecho y de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 5 del acuerdo PSAA 16-105542016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará a favor de COMESTIBLES ALDOR S.A., la suma correspondiente al 5% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, lo cual equivale a COP $6.615.000, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mayor cuantía de la pretensión indemnizatoria en este caso podría atender al máximo a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y ello se ajusta a lo establecido para los procesos de mayor cuantía del artículo 25 del Código General de Proceso.
Finalmente, aunque se negaran las pretensiones de la demanda, lo cual incluye las pretensiones económicas, no impondré la sanción contemplada en el parágrafo del artículo 206 del Código General de Proceso, por cuanto se advierte que hubo diligencia por parte de la Demandante en procura de probar los supuestos perjuicios que se le causaron, lo cual pretendía acreditar a través de las certificaciones y estudios aportados.
Lo anterior de acuerdo con los lineamientos que sobre el particular puso de presente la Corte Constitucional en sentencia C157 del 21 de marzo del 2013.
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el coordinador del grupo de trabajo de competencia desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General de Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:
[RESUELVE]
1. Desestimar las pretensiones de C.I SUPER ALIMENTOS S.A., en virtud de lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
2. Condenar en costas a C.I SUPER ALIMENTOS S.A.
3. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente al 5% de las pretensiones negadas, esto es la suma de COP $6.615.000, que deberá pagarle la Demandante a favor de la parte Demandada dentro de los 10 días siguientes de la notificación de la presente providencia.
Esta decisión se notifica en estrados, le otorgo el uso de la palabra a la parte Demandante.
[INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN]
La parte Demandante interpuso recurso de apelación, el cual se concedió en el efecto suspensivo, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.