Fecha: 02/02/2021.
Radicado: 19-117686
Demandante: Crossfit Inc.
Demandado: Cross Fitness Colombia S.A.S.
Funcionario: Hugo Alberto Martinez Luna
JUEZ: (…) Habiendo agotado las etapas previas correspondientes y habiendo escuchado los alegatos de conclusión, corresponde a este despacho emitir pronunciamiento de fondo.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Así las cosas, en el entendido que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, se procederá a emitir sentencia que defina esta instancia y en atención que no se evidenció ninguna irregularidad en el presente proceso y se han evacuado las etapas de rigor, procede este despacho a proferir decisión de fondo.
Sea el primer aspecto hablar de la legitimación por activa y titularidad de la marca. De conformidad con el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esa decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho”.
En el caso concreto, la legitimación de la parte demandante se acreditó a través de los documentales allegadas, según las cuales se pudo evidenciar que los registros marcarios identificados con las certificaciones 521180, 517631 y 471305, correspondientes a las marcas nominativas CROSSFIT, identificarían productos y servicios de las clases 25, 16, 28 y 41, de la Clasificación Internacional de Niza. De igual forma, se advierte que estas certificaciones o estos registros marcarios, no tienen ningún tipo de afectación en el derecho del titular o pronunciamiento que pudiese limitar la existencia o vigencia de los derechos otorgados. Estos documentales pueden ser visibles en el consecutivo 41, presentación, página 1, folio 2 – 9.
De tal forma, puede concluirse que CROSSFIT INC, el demandante, es titular de las marcas antes aludidas, encontrándose así legitimada para iniciar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, objeto del presente asunto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
[INFRACCIÓN]
Sobre la infracción alegada. Para resolver este asunto, se empieza por recordar que con fundamento en lo que esta entidad ha dejado claro en casos anteriores, la utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificación de establecimientos de comercio o de actividades comerciales, es un comportamiento que en los términos del literal d, del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión. Así lo ha dejado claro el Tribunal de Justicia a la Comunidad Andina cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada en el literal D, del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se configuran aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido al uso de la marca o el signo registrado en el comercio y el segundo condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o de asociación esto es en la IP 049 IP del 2012.
En el caso bajo análisis, conforme a la confesión del representante del accionante, la accionada podría haber estado autorizada para usar el signo o los signos titularidad de la accionante, desde el 2015 hasta marzo del 2017, época en la que habría retirado tal autorización, esto se puede evidenciar en la grabación de la audiencia inicial del artículo 372, interrogatorio de parte, minuto 9:56, 11:08, 18:25 y 19:05. En similares términos, conforme a las fotografías obrantes en el escrito de demanda, esto obrante a folio 7 del consecutivo 0, se evidencia que para el 30 de abril del 2019, la accionada continuaría haciendo uso de la expresión CROSSFIT en publicaciones de sus Redes Sociales, identificación de correo electrónico y al interior de su establecimiento de comercio.
Por su parte, se encuentra demostrado, que la accionada habría inscrito un establecimiento de comercio denominado 321 MANIZALES, ubicado en la Avenida Kevin Ángel # 64 A 80 LC 101, barrio Laureles de la ciudad de Manizales, con los siguientes datos de contacto: números telefónicos: 8720103 y 3136543678 y correo electrónico crossfitnessmanizales@gmail.com, visible el consecutivo 0, folios 34 a 37 y 38 a 39. Establecimiento de comercio dispuesto para la enseñanza deportiva y recreativa, así como la gestión de instalaciones deportivas, tal como da cuenta el certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Que conforme a las fotografías igualmente allegadas con el escrito de demanda, se observa que el accionado, identificaría el mencionado establecimiento de comercio, con la expresión CROSSFIT y que en el mismo se impartiría instrucción deportiva en varias disciplinas y ejercicios, incluida aquella modalidad de entrenamiento denominada Crossfit. Agregado a ello, el volante publicitario obrante permite concluir que el accionado también habría utilizado la expresión Crossfit para identificar a su establecimiento a través de Redes Sociales, particularmente bajo las expresiones Crossfit Manizales y Crossfit_Manizales, visibles a página 42 y 44 del consecutivo 0. También es de resaltar que este volante o esta publicidad evidenciaría los datos de contacto ya mencionados con antelación en el párrafo anterior.
Estas circunstancias que por demás se encontrarían probadas por este despacho con las documentales ya reseñadas, las actividades económicas descritas en el certificado de existencia de matrícula de establecimiento y en la aplicación también de las consecuencias procesales contenidas en los artículos 97 y 372, por la no contestación de la demanda y la inasistencia injustificada a la audiencia inicial respectivamente.
Así las cosas, esto era lo que en el presente caso, la accionada en el desarrollo de su actividad económica y especialmente por la identificación del establecimiento de comercio, ha usado la expresión Crossfit desde 2017 a la actualidad en piezas publicitarias, correo electrónico, la identificación de un centro de acondicionamiento físico e incluso en Redes Sociales.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el uso de la expresión Crossfit por parte del demandado es una reproducción idéntica de los signos nominativos de la accionante y que particularmente se utiliza para aquellos productos y servicios registrados para las clases 16 y 41, estos es por otro papel tipo volantes y servicios relacionados con la instrucción deportiva.
De esta forma, teniendo en cuenta que el accionado utiliza un signo idéntico para identificar productos y servicios idénticos a aquellos amparados por los registros 517631 y 571305, titularidad del accionante relativo a las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es productos de papel tipo volante y servicios relacionados con la instrucción deportiva y acondicionamiento físico. Se puede considerar la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante y un riesgo de confusión con los signos nominativos de la demandante también, razón por la cual las pretensiones en este sentido tienen vocación de prosperar.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Establecido lo anterior, resta al despacho abordar, si a partir del comportamiento desplegado existiría o no perjuicio indemnizable y su cuantía. De la indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial o a derechos de propiedad industrial, en lo particular, esta entidad sostiene que no puede confundirla, no se puede confundir la infracción de derechos con la consecuencia derivada de dicha infracción, pues son estas últimas y no la primera las indemnizables.
También asociado se ha sostenido que conforme al artículo 167 del C.G.P., quien alegue haber sufrido un daño como consecuencia de una infracción debe demostrar que lo sufrió, pues solo así se le podrá reconocer una indemnización. Finalmente, se ha advertido que en la legislación colombiana no existe una norma que establezca una presunción de daños derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial o que releve al demandante de dicha prueba dentro del proceso, de tal suerte que el solo hecho de la infracción no debe llevar a asumir o presumir que se ha causado un perjuicio.
De esta forma según la postura actual de esta entidad destacable en la sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente 2016240789 y aquella emitida dentro del radicado 16185373, existen diferencias entre el concepto o los conceptos de daño y perjuicio que deben ponerse de presente, respecto al primer concepto esto es el daño, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición de agravio. Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 06 de abril de 2001 radicado 5502.
La aplicación de este concepto a los procesos por infracción de derecho de propiedad industrial debe afirmarse en que en esta materia el daño se materializa en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, la vulneración de la prerrogativa exclusiva que ostenta el titular. Lo anterior, en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a la exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.
Por su parte, el perjuicio es definido por la Corte Suprema de Justicia como la consecuencia que deriva del daño para la víctima del mismo y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó. Esto también se dice en la sentencia del 06 de abril por parte de la Corte Suprema de Justicia del año 2001, radicado 5502. Razón por la cual, en materia de infracción a derechos de propiedad industrial el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual para qué sé indemnizable, debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega conforme al artículo 167 del C.G.P. y porque ser requiera en materia de propiedad industrial, ninguna forma establece presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.
De acuerdo con los expuestos en los escritos de demanda y subsanación de la demanda, los daños sufridos por la accionante corresponden a un daño emergente relacionado con los costos de defensa legal de los signos, los beneficios obtenidos por el infractor y finalmente el precio que habría que tenido que pagar el accionado por una licencia. Igualmente, para efectos de la cuantificación del perjuicio, el accionante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas.
Antes de emitir pronunciamiento en este aspecto, debe dejarse claro que quien alega el sistema de indemnizaciones preestablecidas no tiene que probar la cuantía de daños y de perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación, estará determinada por el juez, no obstante el régimen de indemnizaciones preestablecidas, únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del perjuicio más no la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante. Así las cosas, debe comenzarse por analizarse si la demandante cumplió o no con la referida carga para posteriormente estimar su cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas.
De esta forma, pasemos a analizar los criterios contenidos en los literales a, b y c del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, relativos a aquellos pretendidos por la accionante.
Al respecto, si observamos con detenimiento el aludido artículo, podemos encontrar que en su encabezado se habla acerca de unos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios, dichos criterios aparecen separados en tres literales. Sin embargo, el primero de ellos hace referencia al daño emergente y lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterio está haciendo referencia en realidad a tipologías de perjuicios, pues es evidente que ni el daño emergente, ni el lucro cesante son cosa distinta a ello. Como lo ha dejado claro el artículo 1614 del Código Civil, según el cual entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse, a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento.
Partiendo de esta idea, es lógico concluir que los demás criterios contenidos en los literales b y c, también corresponden en realidad a tipologías de perjuicio, como ocurre con el literal a, pues entenderlos de forma distinta restaría sentido a un listado que al tener un encabezado común, debería corresponder a lo mismo. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de especial relevancia, como los que tienen que ver en la protección de la propiedad industrial, los cuales aunque resultan disímiles a los que debidamente se conocen, lo cierto es que el legislador fue quien estableció estas especiales categorías.
Valga aclarar que el estado del artículo 243 no es limitado, pues así lo dispone su encabezado, de tal manera que es posible solicitar u ordenar la indemnización de perjuicios diferentes a los que allí aparecen. Es de resaltar que, en todo caso, los mencionados criterios de los literales a, b y c, deben demostrarse, pues de ninguna manera pueden presumirse. Adicionalmente a ello, debe quedar claro que no es posible solicitar el reconocimiento del literal c y de la norma 243, si se han solicitado aquellos de los literales a y b, pues la misma norma al estipular la letra o al final del literal b, genera que el literal c, sea una tipología excluyente y, por tanto, esta solo puede pretenderse de manera individual, sin acompañarse de ninguna de sus anteriores tipologías, inclusive debe destacarse que en el hipotético caso que se llegara a aceptar el literal c con el literal a, se estaría incurriendo en una doble condena de perjuicios, lo cual está proscrito en Colombia o en el reglamento colombiano. Esto conforme a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia C286 del 20 de mayo de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
De esta forma, en el caso concreto, respecto al perjuicio pretendido bajo el literal c, no es dable entrar a su análisis y menos aún a su reconocimiento, pues las pretensiones 4, 1 y 4, 2, procurarían erróneamente la indemnización de unos perjuicios bajo el literal c, en conjunto con las tipologías de los literales a y b del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.
Por otra parte, respecto al alegado perjuicio del daño emergente, esto está contenido en el literal a del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, solicitado por el accionante su pretensión 4.2. En lo pertinente es de señalar que contrario a las consideraciones del accionante, los gastos que implican la defensa de un registro marcario corresponden a una contingencia propia de la titularidad de un derecho de propiedad industrial que se pretende esgrimir y ciertamente no puede pretenderse endilgarse de su causación al accionado, máxime si se tienen en cuenta que quien decidió accionar el aparato judicial y por ende contratar servicios jurídicos para tal efecto fue el titular. A lo cual también es de agregar, que dentro del reconocimiento de las costas procesales, se encuentran aquellas relativas a las agencias en derecho, por lo cual, los gastos, vuelvo y reitero de la defensa de un registro marcario, corresponderían a una contingencia propia del titular.
Aunado a lo anterior, respecto a los beneficios obtenidos por el infractor por tipologías de perjuicios contempladas en el literal b del artículo 243 de la Decisión 486, basta señalar que no se encuentra demostrado dentro de los expedientes, en efecto, ninguna de las pruebas da lugar a cuenta o a evidenciar algún beneficio obtenido por el demandado con ocasión del uso infractor. Lo anterior no es menos cierto, bajo la consideración de un uso continuo del signo alegado como infractor para la identificación de un establecimiento o su publicidad en Redes Sociales, pues como se dejó establecido, existe una diferencia entre la infracción de un signo y la generación de un perjuicio particular del mismo, lo cual en todo caso debe ser demostrado.
Para el caso concreto, reitero no existe evidencia que permita acreditar que el demandado ha logrado de manera efectiva realizar venta de servicios de instrucción deportiva, de acondicionamiento físico y en general obtener un beneficio utilizando, para tener el efecto, la expresión infractora. Sobre la base de lo anterior y dado que no es posible verificar la existencia de un perjuicio entre el respectivo proceso, los pretendidos perjuicios no serán reconocidos y se negarán las pretensiones 4, 4.1 y 4.2 de la notoriedad del signo. Por otra parte, a consideración del alegato del cual se solicita la declaratoria de notoriedad, este argumento no puede ser tenido en cuenta por este despacho por las siguientes razones.
En primer lugar, no se observa [INAUDIBLE] el pronunciamiento de la autoridad registral competente, que hubiese abordado el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000 y por ende declarar la calidad de notoriedad, sobre los signos alegados durante el lapso de un tiempo determinado.
De igual forma, para este juzgador, la declaratoria de notoriedad es un aspecto que en principio escaparía a las competencias de este despacho judicial, pues el artículo 24 del C.G.P., confiere a este juzgado una competencia restringida, para abordar asuntos relativos a la infracción de un derecho de propiedad industrial, pero no establece expresamente, la posibilidad para declarar la notoriedad de un signo distintivo.
A lo anterior, es de agregar que para efectos de declarar la notoriedad de un signo debe analizarse el cumplimiento de distintos aspectos previstos en los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector a un signo que se alega la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, promoción, valores de la inversión que se incurrió para tal efecto, entre otros. Los cuales en principio no solo desbordarían el objeto del presente litigio y que bien podrían corresponder a un pronunciamiento, análisis y competencia propia de la Autoridad Administrativa Registral, en caso positivo conferiría la calidad durante un lapso de tiempo determinado, la calidad de notorio no es un aspecto que se prolongue en el tiempo, sino que la autoridad lo analiza dentro de un tiempo o un lapso de tiempo determinado.
Aspecto diferente es que la notoriedad de los signos puede ser un aspecto fáctico y probatorio para analizar en un proceso, que incluso puede ser reconocido por el juzgador como un hecho probado y que resulta necesario para efecto de determinar si se ha configurado una de las infracciones a marcas notorias en los términos del artículo 155 de la 486 de 2000. Caso en el cual, no se declara notoriedad del signo, sino que se declarará o se declararía la comisión de una infracción a signo notorio, pues así las cosas sobre las bases de estas consideraciones, se negarán las pretensiones 4, 3 y 5.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente, como agencias en derecho, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 365 y 366 del numeral 3 del C.G.P., se fijarán las agencias en derecho correspondientes que debe asumirlas la parte demandada, para esto se tendrán en cuenta las tarifa establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en su acuerdo PSAA 1610554, que es el que se aplica específicamente a este caso, al artículo 5, numeral 1, que habla de los procesos de primera instancia, bajo el criterio de la naturaleza del asunto. Y por qué criterio de la naturaleza del asunto y no de la cuantía, porque la competencia de esta Superintendencia no está dada por la cuantía, entonces si el proceso es de mínima o menor o mayor, no importa.
Lo que determina la competencia de la Superintendencia es la naturaleza del asunto que la competencia viene dada, entonces, para asuntos de competencia desleal o de infracciones a los derechos de propiedad industrial como el presente, la cuantía no es relevante para establecer la competencia de este despacho, ni el trámite. Entonces, independientemente que los procesos sean de mínima, menor o mayor, las pretensiones se encuadran en un proceso de mínima instancia, siempre va a ser un proceso verbal de primera instancia.
Entonces, la cuantía no es relevante para la competencia, ni para el trámite y por esos criterios de cuantía de los que habla el acuerdo PSAA 1610554, no son aplicables al presente caso. Así que se debe optar por aquel criterio que aborda la naturaleza del asunto.
Así las cosas y con la ocasión que no se consideran la totalidad de pretensiones se condonan en costos al demandado, según la norma se fija la suma entre 1 a 10 salarios mínimos y para el caso particular, se fijará la máxima suma, esto es, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($9.085.260 COP). Que deberá pagar la parte demandada en favor del demandante.
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el Abogado del Grupo de Trabajo en Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que CROSS FITNESS COLOMBIA SAS infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta CROSSFIT INC, sobre las marcas nominativas Crossfit, registradas en las clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, que cuenta con los certificados de registro 517631 y 571305.
SEGUNDO. ORDENAR a CROSS FITNESS COLOMBIA SAS, abstenerse a utilizar la expresión Crossfit en las instalaciones de su establecimiento, redes sociales, publicidad, sea esta digital o física. Lo anterior, lo deberá hacer en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO. ORDENAR a CROSS FITNESS COLOMBIA SAS, retirar y destruir todo material físico o digital que haga uso de la expresión Crossfit, tanto en su establecimiento de comercio, como en Redes Sociales y portal web. Lo anterior, deberá realizarlo en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
CUARTO. NEGAR las pretensiones 4, 4.1, 4.2, 4.3 y 5.
QUINTO. CONDENAR en costas a CROSS FITNESS COLOMBIA SAS, para tal efecto, se fija por concepto en agencias en derecho, la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($9.085.260 COP), los cuales deberá pagar a favor de CROSSFIT INC. Por favor por Secretaría realícese la liquidación de costas correspondientes.