Magistrado Ponente: José Alfonso Isaza Dávila
Radicación: 110013199001-2020-81203-01
Demandante: Hoteles Decamerón Colombia S.A.S. Hodecol
Demandado: Integramos Mayorista S.A.S. y Flexitravel S.A.S.
Proceso: Verbal
Trámite: Apelación sentencia
Discutido para aprobación en Salas de 25 de mayo y 1º de junio de 2023
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Decídase el recurso de apelación formulado por ambas partes contra la
sentencia de 27 de abril de 2022, proferida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, en este proceso verbal de Hoteles Decamerón
Colombia S.A.S. Hodecol contra Integramos Mayorista S.A.S. y
Flexitravel S.A.S.
ANTECEDENTES
1. Pidió la parte actora, en la demanda subsanada, se declare que las demandadas incurrieron en conductas de competencia desleal descritas en los artículos 7, 11 y 15 de la ley 256 de 1996, contrario a las buenas costumbres y buena fe comercial, mediante explotación de reputación ajena y engaños, por ofertar al público promociones y descuentos para alojamiento en hoteles con uso de la marca Decamerón, actividades no consentidas por la demandante que contravienen las normas citadas, aunado a que también configuran infracción a derechos de propiedad industrial en los términos del art. 155, literal d), de la decisión andina 486 de 2000, esto es, por el uso no autorizado de marcas nominativa y mixta; en consecuencia, se les ordene abstenerse de continuar con esas conductas, aunado a retirar de forma inmediata y definitiva del comercio la publicidad infractora, en especial, la papelería que contiene la expresión Decamerón y/o Hoteles Decamerón, junto con la condena al pago de daño emergente y lucro cesante de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el sistema de indemnización prestablecida del decreto 2264 de 2014 y el art. 243 de la decisión 486.
2. El sustento fáctico se resume en que la demandante administra inmuebles, desarrolla y gerencia proyectos hoteleros, ofrece hospedaje, alimentación y turismo en sus hoteles, servicios que comercializa por medios tradicionales como agencias de viaje con las que tiene convenios, páginas web, radio, televisión, redes sociales, prensa, entre otros. Sus hoteles en Amazonas, Cartagena, Eje Cafetero, San Andrés y Santa Marta tienen registro nacional de turismo, además es dueña de la marca nominativa “Decamerón” y la marca mixta “Royal Decamerón Barú”.
Anotó que las demandadas, Integramos Mayorista S.A.S. (antes Skandia Mayorista S.A.S.) y Flexitravel S.A.S., tienen el mismo objeto social y se dedican a actividades turísticas, operan en la calle 6 # 44-108 de Cali y su representante legal, Hilton Mejía, fue proveedor de Decamerón. Las partes nunca han tenido convenio o relaciones comerciales.
Las demandadas, mediante telemercadeo y stands en centros comerciales, contactan consumidores para vender paquetes turísticos, como afiliación a un club con descuentos y tarifas preferenciales, supuestamente en convenio con Hoteles Decamerón, con precios que oscilan entre $800.000 y $10.000.000.
Agregó que ha recibido peticiones y quejas relacionadas con esos hechos, de clientes que desean verificar la veracidad de las promociones y la relación comercial entre las partes, otros han dicho que fueron estafados, se pudo corroborar que los bonos o certificados que las demandadas entregaron a los consumidores contienen el nombre y la marca Decamerón, uso que no ha sido autorizado por la actora.
3. Integramos Mayorista S.A.S. se opuso a las pretensiones, aceptó unos hechos, negó otros y formuló las excepciones de prescripción de acuerdo con el art. 23 de la ley 256 de 1996, falta de legitimación por pasiva, sana costumbre mercantil, buena fe comercial, información completa y veraz, libre competencia, uso lícito de la marca y cualquier otra que aparezca probada (folios 26 a 64, único pdf de la subcarpeta 36, cuad. ppal.).
4. El funcionario a quo declaró probada la excepción de uso lícito de la marca, denegó las pretensiones atinentes a la infracción de derechos de propiedad industrial, pero determinó que las demandadas incurrieron en actos de competencia desleal de engaño (art. 11 de la ley 256 de 1996); por tanto, les ordenó que de manera inmediata se abstengan de incluir en sus certificados vacacionales a los hoteles y establecimientos de la demandante, hasta tanto no precisen o aclaren que carecen de relación comercial o contractual, y que el programa Multivacaciones Decamerón diseñado por la actora puede hacerse efectivo solo mediante un código que ella misma suministra para reservas de usuario, o mediante agencia de viajes autorizada. También les ordenó informar al público que actúan como intermediarias de un tercero que es cliente o usuario del programa vacacional, según condiciones de los acuerdos de comercialización, datos que pueden consultarse en los canales de atención de la demandante. Condenó en costas a Integramos Mayorista S.A.S. y denegó las demás pretensiones de la demanda (único pdf de la subcarpeta 95, cuad. ppal.).
Flexitravel S.A.S. fuera de término dio respuesta a la demanda, conforme fue explicado en autos de 14 de septiembre y 13 de octubre de 2021 (únicos pdf de las subcarpetas 39 y 41, cuad. ppal.).
Para esa decisión consideró, en resumen, que se acreditó la titularidad de la demandante de las marcas mixtas y nominativas Decamerón, motivo por el que se encuentra legitimada para reclamar protección de su derecho, conforme al art. 238 de la decisión andina 486 de 2000, pero no se demostró que las demandadas hayan infringido esa propiedad industrial, dado que las pruebas de ninguna forma configuran los requisitos de cotejo marcario explicados por el Tribunal de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial 12-IP-2014.
Detalló que los certificados vacacionales, el documento llamado solicitud de cesión de contrato total, las facturas de venta 16838 de 17 de enero de 2019 y 79504 de 22 de julio de 2019, y el itinerario para localización 12499535, comercializan servicios con el nombre propio de las demandadas, y la mención a la marca Decamerón se hace de manera informativa para especificar de dónde provienen los servicios ofertados, acto que es lícito en los términos del art. 157 de la decisión 486 y la sentencia de interpretación prejudicial 101-IP-2013.
Negó valor probatorio a la grabación aportada por la demandante de la conversación entre Juan Sandoval y Skandia Turismo, debido a que en el audio no se mencionan los nombres de quienes hablan, se desconocen las calidades de cada uno y la dirección de la empresa que hace la oferta vacacional no coincide con el domicilio de las demandadas. Descartó las quejas de Natali Toro y Nohora Perdomo, porque en nada refieren a un uso indebido de las marcas de la demandante, son inconformidades de prestación del servicio, conclusión que de similar manera se predica de los testimonios de Lina Paola Palma Tamayo, Arbey Suárez y César Augusto Duque Bedoya, quienes redundaron en el tema de que recibieron quejas de los clientes que direccionaban al área correspondiente.
Especificó que las imágenes mostradas en audiencia por Sofía del Pilar Leaño, son posteriores a los hechos invocados en la demanda que por eso no pueden valorarse, y de pasar por alto eso, se ve que el uso de la locución Decamerón es informativa para el servicio de alojamiento, acto que es permitido según el art. 157 de la decisión 486, y respecto a la autoría de las fotos y otras características del documento, son cuestiones atinentes a derechos de autor que escapan al tema de este litigio.
En relación con la competencia desleal, estimó que ambas partes están legitimadas en causa, por desarrollar sus actividades en el sector turístico, acorde con la ley 300 de 1996, sin que se requiera competencia directa en el mismo grado de los servicios prestados, pues acorde con los arts. 2 y 22 de la ley 256 de 1996 es suficiente que el infractor participe en el mercado y sus actos sean objetivamente idóneos para mantener o incrementar su participación o la de un tercero.
Desestimó la excepción de prescripción de la acción de competencia desleal formulada por Integramos Mayorista S.A.S., por reiterar la sentencia de 20 de diciembre de 2019 de ella, rad. 16102106 (verb. de Comunicaciones Tech y Transportes S.A. contra Uber Colombia S.A.S., Uber Technologies Inc. y Uber B.V.), por cuanto para actos continuados, el término no empieza a correr mientras subsista la infracción, de modo que, como la última queja por los hechos materia de análisis es de 7 de noviembre de 2019 y la demanda se presentó el 4 de febrero de 2021, aunado a la suspensión de términos por pandemia, el plazo extintivo de la acción fue interrumpido, pues no alcanzó a pasar un año entre las fechas.
Encontró probado el acto de competencia desleal de engaño, porque varios testigos explicaron en qué consistía el negocio desarrollado por las demandadas, quienes pese a carecer de relación comercial o contractual con la demandante, comercializaban el servicio de hospedaje en hoteles Decamerón a que tenían derecho las personas naturales afiliadas al programa Multivacaciones Decamerón, pero que no lo usaban y autorizaban a terceros para que aprovecharan los beneficios, de modo que las demandadas intermediaban entre ellos para este propósito.
Precisó que esas características no son bien explicadas en el certificado vacacional emitido por las demandadas, cuyas expresiones engañosas dan a entender que tienen convenio comercial con Hoteles Decamerón, además omitieron detallar que se trataba de comercializar servicios que no serían utilizados por personas naturales afiliadas al referido programa de Multivacaciones, en su lugar dan a entender que se trata de reserva del 100% de hospedaje para cuatro personas en los Hoteles Decamerón Mar Azul, Aquarium, Maryland o San Luis, por cuatro noches y cinco días, lo cual no puede ser cierto, porque para esas ofertas es necesario un código de reserva que entrega la demandante, previo registro por las agencias de turismo autorizadas, según explicó la testigo Lina Paola Palma Tamayo.
Respecto de la explotación de reputación ajena, la demandante no probó su prestigio, pues solo obra su propia declaración que es insuficiente por ser su propio dicho, y Sofía del Pilar Leaño solo explicó aspectos relacionados con el plus de la demandante en su plataforma web y ofrecimientos en redes sociales, pero en nada especificó cómo los hechos aquí analizados generaron algún desprestigio para la demandante.
Agregó que la infracción a la cláusula general del art. 7º de la ley 256 de 1996 no se configura, pues solo opera cuando no se estructura alguna de las infracciones especiales previstas en los artículos 8º y siguientes de la ley, y aquí es claro que se demostró el acto infractor de engaño
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante sustentó oportunamente el recurso y expresó, en resumen, las siguientes críticas (pdf 06 del cuad. Tribunal):
La infracción marcaria se demostró, pues los certificados vacacionales de las demandadas contienen las locuciones Decamerón y Multivacaciones Decamerón, uso no autorizado por la demandante.
Ese hecho genera riesgo de asociación y falsa expectativa, conforme al art. 155, literal d), de la decisión 486-2000, y la interpretación del Tribunal de Justicia 619-IP-2019, por verificarse los dos requisitos de uso y riesgo de confusión o asociación, pues con los certificados hacían creer a los consumidores que podían redimir servicios en Hoteles Decamerón, como si tuvieran convenio, según se corrobora con la queja de Natalia Toro por Twitter.
De ningún modo el uso de las marcas se ajustó a la excepción de licitud del art. 157 de la decisión 486, so pretexto de ser meramente informativo, porque las pruebas muestran que los consumidores asociaron a las demandadas con la demandante como si tuvieran relación comercial.
También fue probado el acto de competencia desleal de explotación de reputación ajena, dado que varias son las pruebas de cómo la demandante ha sido líder en la prestación de servicios hoteleros, con participación en el mercado desde hace 40 años, con posicionamiento y recordación, tanto así que tiene registrados sus signos distintivos, características mencionadas en las declaraciones de Sofía Leaño, Samir Manjarrez, Luis Sarmiento, Lina Palma, Arvey Suárez, Yocelyn Bejarano, aunado a que los usuarios adquirían los productos ofertados por las demandadas precisamente porque los relacionaban con la marca.
Las demandadas, además de descorrer el traslado de la apelación (pdf 07 del cuad. Tribunal), en los reparos contra la sentencia de primera instancia, que mediante auto fueron tenidos como sustentación en el trámite de la apelación, expusieron las críticas que se resumen:
En cuanto a infracción de competencia desleal por engaño, el funcionario olvidó que la oferta de servicios con el programa Multivacaciones Decamerón, se hacía mediante acuerdos comerciales con titulares de dicho programa, negociación que no encuentra ningún obstáculo legal.
Se verificó la veracidad de los certificados vacacionales expedidos por las demandadas, en tanto que las pruebas decretadas de oficio determinan que la reserva hotelera de Nora Lyda Perdomo fue efectiva entre 21 y 25 de septiembre de 2017.
Lina Paola Palma explicó en su testimonio que Decamerón tiene varias unidades de negocios, uno de ellos es el “servincluidos”, diferente a Multivacaciones, así quedó claro que el registro previo y la asignación de código de agencia para estadías en hoteles Decamerón son requisitos de la primera modalidad, mientras que las demandadas desarrollaban su actividad con la segunda forma de negocio, esto es, la tercerización de servicios por acuerdos de comercialización de los puntos denominados decas cuyos titulares son personas naturales afiliados a ese programa de Multivacaciones, respecto de lo cual no se requería que la demandante efectuara autorización alguna.
La demandante descorrió oportunamente el traslado de los reparos de apelación (pdf 11 del cuad. Tribunal).
CONSIDERACIONES
1. Para comenzar, es necesario puntualizar que en este asunto no se requiere interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que en las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, esa autoridad judicial comunitaria acogió el criterio jurídico interpretativo del “acto aclarado” de la comunidad europea, aplicable a las artículos 33, inciso 2º del tratado de su creación y 123 del estatuto del tribunal (dec. 500 de 2001), en el entendido de que “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena” (se resaltó).
En efecto, en este asunto el primer grupo de pretensiones se enfocaron en solicitar que se declare que las demandadas infringieron derechos de propiedad industrial de la demandante, por el uso no autorizado de la palabra Decamerón, respecto de lo cual la SIC determinó que la actora está legitimada para pedir la protección de sus derechos, sin discusión sobre el particular, ni debate por la interpretación y aplicación de los artículos 191, 192, 238 y siguientes de la decisión andina 486 de 2000.
En punto a las especificidades del derecho exclusivo de marca, el a quo aplicó los artículos 154, 155 y 157 de esa decisión, normas interpretadas antes por el Tribunal Andino (101-IP-2013 y 12-IP-2014), traídas a colación en la sentencia apelada, sin que en la pretensión impugnativa de los apelantes se discutiera esa línea jurisprudencial, por el contrario, la parte actora agregó la citación de la sentencia de interpretación 619-IP- 2019, que corrobora los mismos lineamientos.
En el segundo grupo de pretensiones por la acción de competencia desleal, la controversia se enfocó en el tema probatorio, en el marco de la aplicación de la ley 256 de 1996, toda vez que los hechos acusados de anticompetitivos se realizaron y tuvieron efectos solo en Colombia, es decir, no es una situación transfronteriza por la cual haya necesidad de aplicar la decisión andina 608 (art. 5º), tanto menos cuando hay legislación interna que regula íntegramente la materia.
2. Despejado ese tópico y ausentes impedimentos o defectos procesales que trunquen esta sentencia, limitada la competencia del Tribunal a los puntos de objeto de recurso de apelación, las cuestiones centrales de esta decisión consisten en elucidar si fue acertada la sentencia de primera instancia, que (i) denegó las pretensiones fundadas en la acción de protección a los derechos de propiedad industrial de la demandante y (ii) declaró a la demandada infractora únicamente por el acto de competencia desleal de engaño, en atención a las inconformidades de ambas partes en sus recursos.
La respuesta a esos problemas es que deben revocarse las decisiones del funcionario a quo, por estar probado que la marca nominativa Decamerón, fue utilizada con riesgo de que los consumidores confundan o asocien a las demandadas, como si hicieran parte del grupo o red oficial autorizado para comercializar los servicios hoteleros que representa la marca, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y ese hecho configura infracción marcaria, pero no se ajusta a los supuestos de competencia desleal previstos en los artículos 7, 11 y 15 de la ley 256 de 1996, invocados en la demanda, dado que esa posibilidad de confusión o asociación no acompasa ni se asimilan con conductas de engaño, explotación de la reputación ajena o que haya sido evidenciada la mala fe para afectar la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.
3. Para desarrollar el aludido argumento central, es tema pacífico entre las partes que la demandante es titular de las marcas nominativas y mixtas de Decamerón, para las clases 35, 39, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza, concernientes en esencia a servicios hoteleros y turísticos junto con otras actividades relacionadas, según certificados de registro 182843, 324776, 285348, 229375, 229376 y 324780 del Registro Público de la Propiedad Industrial (subcarpetas 174 y 715 del cuad. ppal.).
La demandante invocó la protección conforme al artículo 155, literal d, de la decisión 486 de 2000 (subcarpetas 01, 13 y 17 ídem), por tratarse de marcas registradas (nominativa y mixta), adujo que su derecho fue infringido por la demandante con los certificados vacacionales que entregaba a potenciales clientes por diferentes medios, obrantes en la subcarpeta 79 del cuaderno principal, según detalló de manera reiterada en la demanda e insistió en su apelación (pdf 06 del cuad. Tribunal).
Si bien en la etapa probatoria hubo mención a infracciones marcarias y competencia desleal por publicidad en página web y redes sociales de los hoteles Decamerón (subcarpeta 74)6, son hechos que por no estar contenidos en la demanda quedaron al margen del litigio, según se detalló en la audiencia de instrucción y juzgamiento (subcarpeta 95)7.
Enfocados los hechos bajo esa perspectiva, el a quo determinó de su valoración probatoria que los certificados vacacionales cuestionados, fueron elaborados y utilizados con destino al público, en general, por las demandadas, aspecto que no fue controvertido en apelación, de modo que procede analizar de manera pormenorizada dichos documentos con el fin de verificar si se configuran las infracciones marcarias y de actos de competencia desleal reprochados.
Se trata de dos certificados con textos similares respecto a condiciones de uso, la diferencia entre estos consiste solamente en que uno tiene por destino San Andrés y el otro Santa Marta, en los que se especifica el nombre de hoteles según se observa en las siguientes imágenes.
La referencia a los Hoteles Decamerón Galeón en Santamarta, Mar Azul, Aquarium, Maryland y San Luis en San Andrés y Providencia, carece de especificación concerniente a que son establecimientos pertenecientes exclusivamente a la cadena hotelera de la demandante (Hoteles Decamerón Colombia S.A.S.-Hodecol). Las condiciones de uso son de 14 numerales, pero omitieron especificar o advertir que LACS, Skandia o FlexiTravel, empresas turísticas que hacen la promoción, las dos últimas aquí demandadas, no tienen relación comercial o convenio con la empresa que presta los servicios de hotelería, pues los numerales 2º y 13º solo expresan que: “Este certificado le brinda el 100% hospedaje a 4 personas en el destino hotel hotel (sic) Decamerón Mar Azul, Aquarium, Maryland o San Luis”, similar frase que también se encuentra en el certificado para el hotel Galeón de Santa Marta, aunado a que todas “las reservas hoteleras Decamerón se tramitan directamente con el producto Multivacaciones Decamerón que la agencia a (sic) determinado para el uso y disfrute de sus beneficios”, inclusive, el numeral 10 detalló que: “Toda reserva está sujeta a disponibilidad hotelera del convenio” (se resaltó).
4. Vistos los textos referenciados, como estimó el a quo, en los documentos no hay claridad respecto al modelo de comercialización ofrecido, por el contrario es confuso y genera muchas dudas sobre cómo funciona ese tipo de reservas hoteleras.
En efecto, concuerdan las partes y corroboraron los testigos, tema que tampoco se discute en apelación, que la demandante ofrece sus servicios mediante mecanismos tradicionales de comercialización, como son agencias de viajes por ella autorizadas y publicidad por distintos medios de comunicación, incluidos canales digitales, empero, también tiene otra figura denominada multivacaciones Decamerón, por el cual personas naturales adquieren de manera antelada unidades virtuales llamadas decas, para que con posterioridad puedan usar los servicios hoteleros con los beneficios preferenciales que otorga ese programa.
Quedó demostrado que el señor Hilton Mejía, representante legal de las demandadas, quien fue empleado de la demandante por 10 años aproximadamente, en su interrogatorio (subcarpeta 61)8, aceptó que bajo ese modelo encontró otra forma de negocio, pues había personas naturales que se habían afiliado a ese programa de Multivacaciones pero que por distintas circunstancias se les dificultaba disfrutar de sus beneficios, motivo por el cual había la posibilidad de intermediación para conseguir otras personas que quisieran aprovechar esos mismos beneficios por un precio accesible, en consecuencia, las demandadas no requerían de un vínculo comercial o contractual ni autorización de la demandante para ejercer esa forma de comercialización, pues su labor se limitaba a servir de puente entre potenciales clientes que deseaban disfrutar de los servicios hoteleros y las personas naturales afiliadas a dicho programa que no querían o no podían utilizar los beneficios a los que tenían derecho.
Sin embargo, de estos pormenores no figura ninguna explicación en los certificados vacacionales analizados, por el contrario, la lectura de todo el texto da lugar a entender que LACS, quien no es demandada, Skandia (hoy Integramos Mayorista)9 o FlexiTravel tienen vínculo comercial con Decamerón, pues de manera indistinta se menciona la palabra convenio y uso del certificado para el hospedaje. Además, el único servicio ofrecido en esos documentos son de los Hoteles Decamerón.
Y si bien se especifica que para la utilización debe tramitarse mediante la agencia de viajes FlexiTravel, de ningún modo deja claro que cualquier inconveniente, consulta o verificación debe hacerse solamente con dicha agencia dado que no hay vínculo o asociación con la empresa que representa la cadena hotelera Decamerón.
5. Esa conducta se ajusta al artículo 155, literal d), de la decisión 486 de 2000: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión…” (se resaltó).
Al respecto, la interpretación prejudicial 619-IP-2019 detalló los elementos para calificar esa conducta: “a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo ‘usar’. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
“La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
“Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.
“b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
“c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales”.
Bajo el prisma de las anotadas elucidaciones, aflora que los certificados vacacionales expedidos por las demandadas y ofertados al público dan a entender que entre las partes existe convenio o vínculo comercial, porque ninguna clarificación o expresión hacen en contrario, con lo cual hay riesgo de asociación.
Ahora bien la interpretación prejudicial 101-IP-2013, especificó que sería lícito el uso de marca sin autorización, al tenor del artículo 157 de la decisión 486, en los eventos en que se haga de buena fe, con finalidad informativa y “no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”, para lo cual el juez debe efectuar una “apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso”.
Y apuntó que el uso debe hacerse “proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado” (resaltado ahora), alcance efectuado por el Tribunal de Justicia al artículo al art. 157 de la decisión 486 respecto a que debe ser un acto de buena fe, que si bien guarda similitud en algunos aspectos con la acción de competencia desleal de la ley 256 de 1996, no debe confundirse dado que esta última tiene otras connotaciones como más adelante se explicará.
Otro de los principios aplicables consiste en la lealtad e identificabilidad, pues el uso de la marca sin autorización que permite el citado artículo 157, no debe dar la “impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos” (se resaltó).
Recapitulando, el análisis textual de los certificados vacacionales como un producto elaborado por las demandadas para obtener reserva hotelera, en ninguna parte dejan explicitado que entre ellas y la demandante no existe ningún tipo de relación comercial, o que no forman parte de la red de distribución oficial del titular de la marca Hoteles Decamerón, antes bien, el contexto global del documento permite suponer que hay algún tipo de vínculo, en la medida en que se relaciona el mismo certificado con la reserva u obtención del servicio de hospedaje en esos hoteles, bajo la condición de “disponibilidad hotelera del convenio”, lo cual configura un riesgo o posibilidad de confusión o asociación, sin que sea necesario, tal como explicó el Tribunal de Justicia, que se verifique o materialice la confusión o asociación.
6. Acreditada la infracción marcaria, procede analizar la viabilidad de las pretensiones condenatorias por daño emergente y lucro cesante, bajo el sistema de indemnización prestablecida del decreto 2264 de 2014, que desarrolla el artículo 243 de la decisión 486 y el art. 3º de la ley 1648 de 2013, según fue solicitado en la demanda.
Al respecto, el art. 1º, inciso 2º, del citado decreto dispone que “…si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción…, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación”.
El art. 2º preceptúa que la “indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”.
Y el parágrafo precisa que para “cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”.
Para este asunto, el uso de la locución Decamerón fue solo respecto de la marca nominativa, pues como puede verificarse en los certificados vacacionales expedidos por las demandadas, no se observan las marcas mixtas que incluyen colores, diseños, tipo de letra, etc., sin que en el expediente obren pruebas concretas sobre la duración de la infracción, cuántos certificados se alcanzaron a vender al público en general, ni cual la extensión geográfica de la comercialización efectuada por las demandadas con dichos documentos, razón por la cual se considera razonable que la indemnización sea de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento del pago de la condena.
Por otro lado, alrededor del segundo grupo de pretensiones por presunta competencia desleal, es pertinente recordar que la libre competencia económica es una atribución básica dentro de un sistema político que consagra y garantiza la propiedad privada, la libertad económica y de empresa, dentro de los límites del bien común (art. 333 de la Constitución), como es tradicional en el país, pero es lógico que se requiere un contexto normativo de buen comportamiento para el funcionamiento apropiado del mercado, así como garantizar esa libre competencia, donde los partícipes que actúan como productores u oferentes de los bienes o servicios, puedan disputarse libremente las preferencias electivas de los consumidores, y éstos a su vez tengan la libertad racional de poder escoger los bienes y servicios.
Y es así porque el derecho a la libertad económica y de comercio, igual que los otros derechos, no puede ser absoluta, razón suficiente para que en aras de proteger a los partícipes del mercado sea menester trazar unas reglas mínimas sobre la buena fe comercial o negocial y, en general, las sanas prácticas o usos mercantiles, entre las cuales cabe recordar la prohibición de actos o conductas que, conforme a una conciencia ecuánime, puedan ser contrarios a esos derechos que precisamente se tratan de garantizar. Debe reiterarse que el fuerte crecimiento de la población y el desarrollo constante de nuevas tecnologías en las últimas décadas, ha traído una gigantesca ola de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios, casi todo en serie, con la consecuente necesidad de regulación ética de los mercados, tales como fijación de normas sobre prácticas comerciales restrictivas, contra el abuso de posición dominante y la competencia desleal, entre otras cosas, áreas en las que ha habido una profusa normatividad en los ámbitos nacionales e internacionales.
Dentro de esa perspectiva, las reglas de competencia desleal buscan evitar el uso ilegal o deshonesto de prácticas para conquistar el mercado, o tener una mayor participación en perjuicio de los competidores, como también generar un marco tuitivo para los consumidores, quienes no pueden ser engañados o seducidos de modo indebido respecto de los bienes y productos que se ofrecen por los agentes económicos.
La ley 256 de 1996 comienza por señalar que su objeto es “…garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994” (art. 1), para lo cual consagra dos tipos de acciones, la primera con el propósito de que se declare judicialmente la ilegalidad de actos desleales de competencia y se condene al infractor a remover los efectos que produjo junto con la indemnización de perjuicios, la segunda con la finalidad de evitar la realización de la conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que se prohíba aunque no haya producido daño (art. 20).
Sobre la legitimación en la acción de competencia desleal, el artículo 21, inciso 1º, de la ley 256 de 1996 preceptúa que conforme al “artículo 10 del Convenio de Paris, aprobado mediante ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley” (se resaltó).
7. Cumple recordar que la demandante, en las pretensiones concernientes a la acción de competencia desleal, reprochó que las demandadas incurrieron en las conductas descritas en los artículos 7, 11 y 15 de la ley 256 de 1996, por los mismos hechos que fundamentaron el petitum de la acción por infracción marcaria, esto es, porque con los certificados promocionales ya analizados se engaña o confunde a los consumidores acerca de la comercialización de los servicios hoteleros en virtud de una supuesta relación comercial o empresarial entre las partes.
Pues bien, de acuerdo con ambos recursos de apelación, iníciase por anotar que las conductas descritas en los cánones 11 y 15 por actos de engaño y explotación de reputación ajena no se estructuran en autos.
8. El acto desleal de engaño está previsto en el art. 11 de la ley 256 de 1996 como “…toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”, y se “presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.
En esta especie de litis, aunque a los certificados vacacionales les falta claridad en que las demandadas no tienen ningún vínculo comercial o contractual con la demandante, tampoco puede afirmarse que tuvieran por objeto o como efecto inducir al público a error a error en relación con las prestaciones o establecimientos de esta última, pues no manejan indicaciones o expresiones engañosas, incorrectas, falsas u omisivas respecto de esos elementos mercantiles ajenos, ni la naturaleza, modo de producción y otras características de los bienes y servicios ofrecidos por dicha actora. Los 14 numerales de condiciones de uso se refieren al mismo certificado, como producto para obtener la reserva de hospedaje para 4 personas por 4 noches y 5 días, mas no sobre los pormenores del servicio hotelero, como sería la localización del hotel, el tipo de habitación, comida, camas, restaurante, etc., respecto de lo cual la demandante ni siquiera hizo algún reproche de actos sobre ofrecimientos falsos o engañosos.
El a quo buscó adecuar a esta causal de engaño el hecho de que en los certificados vacacionales se generaba la duda o confusión, consistente en que entre las partes existía un vínculo comercial por el cual se ofrecían los servicios en los hoteles Decamerón. Con todo, esa subsunción a la causal invocada es inapropiada, porque ya se vio que las actuaciones de la demandadas no eran aptas para generar el engaño invocado (art. 11 de la ley 256 de 1996), y antes bien, el supuesto fáctico podría ajustarse a las previsiones del art. 10 ibidem, cual es el acto desleal de confusión, que tiene por “objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”, causal que al no haber sido invocada en la demanda, quedó al margen del tema de decisión (thema decidendum) e impide pronunciarse en el punto, por respeto al principio de congruencia, según el cual la “sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que esté código contempla, y con las excepciones que aparezcan comprobadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley” (art. 281 del CGP).
Tampoco podría declararse la responsabilidad y proferir condena por acto de confusión de manera oficiosa o por extensión interpretativa, de recordar que las normas de ilícito concurrencial o competencia desleal, de linaje prohibitivo y sancionatorio que, como tales, imponen una interpretación estricta, pues requieren analizar si la conducta reprochada se encuentra expresamente tipificada como acto infractor a la libre competencia, para cuyo efecto corresponde al demandante invocar las conductas prohibidas de los artículos 7 a 19 de la ley 256 de 1996, en que pudo incurrir el demandado para el respectivo juicio de reproche, quien a su vez ejerce su defensa frente a ese derrotero, de modo que variar o cambiar esa imputación formulada con la demanda al momento de proferir sentencia, implicaría vulnerar su derecho al debido proceso.
9. La demandante en la sustentación de su apelación reiteró que la conducta de las demandadas también afectó su reputación, situación que estima probada con las declaraciones de Sofía Leaño, Samir Manjarrez, Luis Sarmiento, Lina Palma, Arvey Suárez y Yocelyn Bejarano.
El artículo 15 de la ley 256 de 1996 dispone que se “considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”, y en el inciso 2º especifica que “se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’, ‘tipo’, ‘clase’, ‘género’, ‘manera’, ‘imitación’, y ‘similares’”.
Para este caso el certificado vacacional expedido por las demandadas, es tildado por la demandante de acto infractor de propiedad industrial y también como acto de competencia desleal, pero en buenas cuentas por sí solo es insuficiente para configurar el segundo supuesto, debido a que aun si se tuviera por demostrada la reputación de la demandante, que no lo está, según explicó el a quo, carece de sustento probador en qué consistió el aprovechamiento de ese prestigio por parte de las demandadas.
Viene de explicarse que en materia de infracción marcaria, ese certificado genera el riesgo de que los consumidores asocien a las demandadas, como integrantes de la red oficial de agencias de viajes que promocionan los servicios hoteleros, pero también hay que dejar claro que las demandadas únicamente estaban comercializando los servicios que solo presta la demandante en sus hoteles, ningún otro, lo cual implica que el interés radicaba únicamente en ubicar más consumidores que efectivamente utilizaran los servicios de Hoteles Decamerón, mas no el engañar al público para que el hospedaje sea en un hotel ajeno a esa cadena hotelera aprovechándose de la reputación ajena.
Ahora bien, si el reproche se enfoca en el trato o servicio al cliente al momento de la comercialización y venta de los servicios con los certificados vacacionales confeccionados por las demandadas, esta circunstancia ya fue reconocida con la infracción marcaria, precisamente por dar lugar a que se les confunda o asocie con la demandante como si fueran agencias oficiales autorizadas de la misma red de distribución, cuestión que se reitera, no es asimilable a un acto de competencia desleal, tanto menos al no ser claros los fines concurrenciales del mercado entre competidores de los servicios hoteleros.
10. Descartadas las causales concretas de ilícito concurrencial invocadas, ya frente a la genérica del art. 7 de la ley 256 de 1996, tampoco parece factible derivar que la actuación de las demandadas, con los certificados vacacionales comentados, tenía efectos “en el mercado con fines concurrenciales”, en el sentido de competir con la actora, y que resultaron ser contrarios “a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”. Porque viene de explicarse que la finalidad de las demandadas era concurrencial, de participación en el mercado, pero no competir con la actora con actos que tuvieran por objeto o como efecto desconocer las sanas costumbres, la buena fe y demás aspectos de ilicitud comercial.
En ese tópico, es pertinente anotar que el citado precepto 7 prevé una especie de regla genérica de competencia desleal, para eventos en que la conducta no encaje dentro de las causales específicas, que por tal condición debe considerarse subsidiaria, desde luego que sin dejar a un lado la naturaleza restrictiva que orienta el ilícito concurrencial. De ahí que, según la doctrina, la regla genérica prevista en dicho precepto, distinta de las prohibiciones que contemplan los preceptos específicos, encierra una forma de abuso del derecho para todos los casos en que no hay prohibición expresa, pero que generan una afectación de la competitividad por un aprovechamiento indebido de ésta10.
Debe observarse, en primer lugar, que si bien esa actuación la adelantaron las demandadas con el fin de participar en el mercado, como comerciantes que buscan desarrollar su negocio, no quedó demostrado que actuaron para mantener o incrementar esa participación en el mercado u obtener una ventaja competitiva, en perjuicio de la demandante, ni para mantener o incrementar la participación competitiva en servicios hoteleros en los lugares geográficos respectivos frente a la última, conforme al concepto de fin concurrencial que trae el inciso segundo del artículo 2º de la citada ley. En realidad su actuación fue para comercializar los servicios que solo presta la demandante en sus hoteles.
En segundo lugar, tanto menos quedó comprobado que sus actuaciones, además de la comentada falta de finalidad concurrencial, resultaron opuestas a las sanas costumbres o usos mercantiles ni a la buena fe, ni que estuvieron encaminadas a afectar o afectaron la decisión de los consumidores o el funcionamiento de la competencia del mercado, de conformidad con el glosado artículo 7.
Sobre este tópico, no hay prueba de costumbres o usos mercantiles que se hubieran violentado por la conducta de las demandadas, ni mucho menos de mala fe por parte de ellas, sin olvidar que debe presumirse la buena fe, aun la exenta de culpa, y que quien pretenda desvirtuar esa presunción, tiene la carga de probarlo (art. 835 del C.Co.).
Sin que sobre agregar que esas reglas de competencia desleal, aun de linaje general, precisamente por contener prohibiciones y limitaciones a la libertad económica, no pueden ser entendidas y aplicadas de manera ilimitada para cualquier evento, sino con cierto alcance interpretativo, acorde con el carácter restrictivo que debe orientar la hermenéutica y la aplicación de esta clase de normas prohibitivas, pues el artículo 6 de la ley 256 de 1996, menciona que la ley debe interpretarse de acuerdo con “los principios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada libres dentro de los límites del bien común; y competencia económica y libre y leal pero responsable”. De ahí que si alguna duda existiese alrededor de las hipótesis de competencia desleal previstas en la ley, habría que resolverse a favor de la libertad económica11.
Tampoco hay evidencia de decisiones de los consumidores en casos concretos, en cuanto a que hubiesen preferido acudir a obtener reservas en hoteles ajenos a la cadena Decamerón. Y las preferencias de los consumidores, la búsqueda de mejores productos o precios, obedecen a criterios individuales o colectivos que no son fáciles de determinar en cualquier contexto, por supuesto que aquí faltan pruebas de concreción sobre esos temas.
11. Edificadas parcialmente las pretensiones, en lo relativo a infracción marcaria, resta por referirse a las excepciones que formuló Integramos Mayoristas S.A.S., quien contestó la demanda en tiempo. Las que atañen al uso de la marca, sana costumbre mercantil, buena fe comercial, información completa y veraz, y uso lícito de la marca12, se declararán no probadas, pues quedó explicado que los certificados vacacionales dan lugar a cierto riesgo de confusión o asociación respecto de las calidades por las cuales las demandadas comercializan los referidos servicios de la demandante, lo que puede permitir que se entienda que pertenecen a la red oficial o autorizada de Decamerón, sin ninguna aclaración en contra, ni forma de desvirtuar, de tal manera que como faltó esa información, no pueden acogerse las excepciones en torno a ese aspecto.
Cuanto a los medios defensivos de libre competencia, falta de legitimación por pasiva y prescripción, esgrimidos frente a la acción de competencia desleal, no habría lugar a analizarlas, de examinar que como las pretensiones no logran estructurarse, hácese innecesario pronunciarse sobre aquellas, pues recuérdese que en la teoría general del proceso las excepciones, según su verdadero concepto técnico, son formas de defensa cualificada que atacan la pretensión con hechos distintos o nuevos que se traen al debate, que realmente no desconocen la pretensión sino que persiguen su aniquilación con esos hechos, de tal manera que si la pretensión no alcanza a edificarse, no hay razón para analizar aquellas.
12. Recapitulando, fue demostrada la infracción a la marca denominativa Decamerón por parte de las demandadas, por riesgo de confusión o asociación de vínculo negocial o contractual entre ellas y la demandante para la comercialización de servicios hoteleros brindados por esta última, sin que por el mismo hecho pueda endilgase actos de competencia desleal, toda vez que (i) no se observa fines concurrenciales, (ii) ni engaño o prácticas contrarias a la buena fe o buenas costumbres mercantiles. (iii) ni aprovechamiento de la reputación ajena.
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar probada la infracción de la marca denominativa registrada Decamerón, se condenará en perjuicios a la demandada conforme al sistema de indemnizaciones prestablecida, se denegará las pretensiones relacionadas con la acción de competencia desleal.
También se condenará en costas de primera instancia a las demandadas en el 50%, por la prosperidad parcial de las pretensiones (art. 365, num. 5, del CGP), sin condena en costas de segunda instancia visto que las apelaciones de ambas partes y sus respectivas réplicas prosperaron parcialmente, sin que haya una parte totalmente vencedora ni vencida.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil Tercera de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca la sentencia de fecha y procedencia anotadas, en su lugar dispone:
1. Declarar no probadas las excepciones de sana costumbre mercantil, buena fe comercial, información completa y veraz, y uso lícito de la marca formuladas por Integramos Mayoristas S.A.S., respecto de las pretensiones por infracción marcaria.
2. Declarar que las demandadas incurrieron en la infracción de la marca nominativa Decamerón, conforme al art. 155, literal d), de la decisión 486 de 2000.
3. Ordenar a las demandadas para que de manera inmediata se abstengan de incluir dentro de sus certificados vacacionales a los hoteles y establecimientos de la demandante, mientras no se realicen las precisiones y aclaraciones de no tener ninguna relación comercial o contractual con la demandante, y que la comercialización de servicios en los hoteles Decamerón obedece a una intermediación para representar únicamente a las personas naturales afiliadas al programa Multivacaciones Decamerón que tienen la titularidad o el derecho para disfrutar esos servicios, para lo cual pueden consultar tanto en los canales dispuestos por las demandadas como por la demandante con la precisión de que ente estas no hay vínculo comercial o contractual alguno.
4. Condenar a las demandadas al pago de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, bajo el sistema de indemnización de perjuicios prestablecida por la infracción de la marca nominativa Decamerón, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, posteriormente se causarán intereses moratorios comerciales a la tasa máxima legal.
5. Declarar que no hubo actos de competencia desleal y, por consiguiente, denegar las pretensiones concernientes a la acción de competencia desleal.
6. Condenar en costas de primera instancia a las demandadas en 50%. Para su liquidación se fijan como agencias en derecho la suma de $7.000.000.
7. Sin condena en costas de segunda instancia.