SENTENCIA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN vs. ALEXANDER SANDOVAL, DMG HOLDINGS EN LIQUIDACIÓN E INNOVAR CONSULTING S.A.S.

Fecha: 8/10/2018 

Radicación: 16-077560 

Accionante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 

Accionado: ALEXANDER SANDOVAL, DMG HOLDINGS EN LIQUIDACIÓN E INNOVAR CONSULTING S.A.S. 

[ANTECEDENTES] 

Con base a lo dispuesto en el artículo 280 del CGP, entrenemos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda, a fin de resolver sobre los puntos planteados en la fijación del litigio, el cual quedo de la siguiente manera:  

1. Establecer si la DIAN es titular de la marca DIAN mixta en la clase 36 de la clasificación internacional de NIZA. 

2. Determinar si Alexander Sandoval DMG HOLDING S.A. en liquidación e INNOVAR CONSULTING S.A.S. utilizaron la marca DIAN sin contar con la autorización para ello. 

3. En caso de establecerse que no contaba con autorización, determinar sí dicho uso constituyo una infracción en los derechos de propiedad industrial de la DIAN. 

[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA] 

Entonces entramos en primera medida en analizar la legitimación por activa. 

El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 establece: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. Para este efecto, es la titularidad de la marca de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante “DIAN”. Se acreditó la existencia del derecho de propiedad industrial sobre la marca Mixta DIAN en la clase 36 de la clasificación internacional de NIZA, para identificar seguros, operaciones financieras y operaciones monetarias correspondiente al certificado número 442572, esto obrante a folio 9 cuaderno 1. 

En ese orden de ideas, siendo la DIAN el titular de la marca antes aludida, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial objeto del presente asunto, al tenor de lo señalado en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. 

[INFRACCIÓN] 

Vamos a entrar a analizar la infracción alegada. Establecido lo anterior, corresponde determinar sí los demandados emplearon la marca mixta de la demandante sin su autorización.  A efectos de ello, deberán analizarse en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas allegadas por la demandante, para lo cual deberá tenerse en consideración lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual, incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen. Así acorde con la acusación formulada contra la parte demandada relativa al uso sin autorización de la marca mixta DIAN, que ampara servicios de la clase 36 de la clasificación internacional de NIZA, el Despacho entrará a analizarla a la luz del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, que contiene diferentes modalidades de infracción a las marcas y que señala a lo pertinente lo siguiente: 

“Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:  

D. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose el uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. 

Así, lo primero que debe señalarse en este tipo de casos es si la demandada conformada por Alexander Sandoval, DMG HOLDING S.A.S. en liquidación judicial e INNOVAR CONSULTING S.A.S., han hecho uso de la expresión que se aduce infringida; posteriormente se deberá proceder a calificar si ese uso constituye una infracción bajo los parámetros de la Decisión 486 de 2000. 

Entonces abordamos en primera medida la conducta de DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial. En el caso bajo análisis y en relación con el presunto uso efectuado por DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, fueron aportados los siguientes documentos: 

1. Volante publicitario y promocional de servicios en el que se mencionan la razón social DMG HOLDING S.A., se plasma el signo mixto DIAN y se invita a invertir a efectos de obtener rentabilidad resaltando frases como: “Invierte y gane”, “DMG nos brinda la oportunidad de ser inversionistas pensando en su progreso y futuro”, “Inversiones y rentabilidad DMG en todo el país” esto obrante a folio 25 del cuaderno 1.  

2. Volante publicitario y promocional de servicios que mencionan la razón social DMG HOLDING INVERTIR, plasman el signo mixto DIAN e invita a invertir a efectos de obtener rentabilidad resaltando frases como: “Invierte y gane”, “DMG nos brinda la oportunidad de ser inversionistas pensando en su progreso y futuro”, “Inversiones y rentabilidad DMG en todo el país” esto obrante a folio 31 del cuaderno 1. 

3. Volante publicitario y promocional de servicios que mencionan la razón social DMG HOLDING INVERSIONES, se plasma el signo mixto DIAN e invita a invertir a efectos de obtener rentabilidad resaltando frases como: “Invierte y gane”, “DMG nos brinda la oportunidad de ser inversionistas pensando en su progreso y futuro” e “Inversiones y rentabilidad DMG en todo el país” esto obrante a folio 10 del cuaderno número 2. 

Acorde con lo anterior, se evidenció que, en efecto, se presentó el uso el signo de carácter mixto DIAN dentro del ofrecimiento de servicios de rentabilidad a través de la inversión de dinero. Sin embargo, no se puede establecer a través de esos volantes publicitarios que la demandada DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, haya realizado efectivamente el uso de la mencionada marca mixta, ya que si bien los documentos hacen mención de DMG, esta aparición aparece acompañada en cada volante con diferentes tipos de nombres, tales como:  

• DMG HOLDING S.A.  
• DMG INVERTIR. 
• DMG INVERSIONES. 

Que realizan el mismo tipo de ofrecimiento de servicios, pero que relacionan una serie de datos de contacto que son diferentes en cada volante aportado, como son:  

• Números telefónicos fijos. 
• Números de celular. 
• PBX. 

• Correos electrónicos diferentes. 

Así mismo, en cada uno de estos volantes se menciona como gerente de dichas empresas a una persona diferente en cada caso, tal como se desprende en los folios 25, 37 del cuaderno 1 y 10 del cuaderno número 2.  

Bajo este entendido, es de indicar que en primer lugar, del certificado de existencia Y representación legal se desprende que la razón social de la demandada ha sido DMG GRUPO HOLDING S.A., ahora en liquidación judicial, cuyo nombre no obstante compartir una expresión en relación con las razones sociales mencionadas en los volantes, esto es DMG HOLDING S.A., DMG INVERTIR y DMG INVERSIONES, no corresponden a la misma sociedad; agregando que no hay prueba adicional que indique lo contrario. 

En segundo lugar, se advierte que los correos electrónicos de contacto que aparecen en los volantes, por un lado, son totalmente diferentes en cada uno de ellos, esto es: 

• dmgholdingsa@gmail.com folio 25 cuaderno 1. 
• aprocreditisa@gmail.com folio 37 cuaderno 1. 

• dmgantoniolaponte@gmail.com folio 10 del cuaderno número 2. 

Y, por otro lado, no corresponden al que relaciona la demandada a través del certificado de existencia y representación legal, el cual es agente.liquidadora@dmgholdingintervenida.com.co.  

Así las cosas, en este punto se considera que no existe vínculo alguno entre DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial ahora, con los volantes antes relacionados.  

Por otra parte, se pudo certificar que DMG GRUPO HOLDING S.A. fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades el 20 de noviembre de 2008, que implico la toma de posesión de sus bienes, saberes y negocios, de lo cual se desprende que desde la fecha dejo de prestar sus servicios. Adicionalmente, fue admitida en trámite de liquidación en el año 2010 tal como se informó a través del certificado de existencia y representación legal aportada con la demanda, folio 65 cuaderno 1, que evidencia que la sociedad se denomina DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, que su correo electrónico es agente.liquidadora@dmgholdingintervenida.com.co, y su liquidadora es María Mercedes Perri Ferreira. Así, con base en lo expuesto en el auto número 420-024569 de 2009, por medio del cual se aprueba una rendición de cuentas, la apertura del proceso judicial de liquidación, y se resuelve un recurso contra el auto 420023346, se decretó la apertura del proceso judicial de liquidación de la sociedad DMG GRUPO HOLDING S.A., y se designó a María Mercedes Perri como su liquidadora. Al respecto el folio 23 a 33 del cuaderno número 2. 

La señora Mercedes Perri quien, a través de comunicación de marzo de 2015, casi un año antes de la presentación de la demanda que acá se estudia, comunicó a la Superintendencia Financiera de Colombia de la circulación de los volantes que han sido allegados como pruebas para el presente caso, expresando para tal efecto: 

“Respetado doctor Hernández nuevamente y de manera atenta me permito poner en su conocimiento, que el día sábado 07 de marzo de 2014 en las inmediaciones de la calle 14 con carrera 59 de esta ciudad, un colaborador de esta entidad encontró pegados a los postes del alumbrado público un volante cuyo original adjunto, por medio del cual personas inescrupulosas invitan a ciudadanos incautos a invertir sus dineros en una supuesta firma llamada DMG HOLDING S.A., volante diferente DMG INVERSIONES al enviado por nuestra comunicación LJGF0399 de fecha 19 de diciembre de 2014, ofreciendo ganancias entre 100% y el 200% de lo invertido según el monto de la inversión, y adicionalmente el reintegro del valor de sus tarjetas y el dinero invertido anteriormente con DMG. Y lo que es más preocupante aun, conforme usted lo podría evidenciar; utiliza logos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la DIAN y de las empresas privadas Efecty, Servientrega, American Express, Mastercard y VISA, con el único fin de generar más confusión entre los colombianos que aun hoy después de los lamentables acontecimientos que desembocaran en una emergencia económica y social en el mes de noviembre de 2008, siguen creyendo en este tipo de estafas y permitiendo que los delincuentes se apoderen de los ingresos y de los ahorros de los colombianos, en especial con las personas de más bajos ingresos” 

Esto a folio 33 y 34 del cuaderno 1. 

De esta manera se observa que fue la demandada DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial a través de su liquidadora, quien informo a la Superintendencia Financiera sobre la situación anómala relativa al uso del signo distintivo DIAN de la demandante, quien a su vez recibió de la misma Superfinanciera la información antes brindada por la demandada, y en base por la cual se fundó la demanda presentada, esto a folios 36 y 37 del cuaderno 1. 

De esta manera es claro que la misma demandada fue la que puso en alerta, junto con las pruebas, de la situación por la cual está siendo demandada, a efectos de recordar que la liquidadora, quien funge como representante legal de DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, fue designada por un organismo del gobierno en este caso la Superintendencia de Sociedades, para ejercer a través de ellas el control de dicha sociedad y efectuar su respectiva liquidación.  

Por lo anterior es de reiterar que no existe prueba adicional a los volantes aportados por la demanda, de lo cual se pueda determinar que la sociedad DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, fue la que efectivamente realizo el uso de la expresión mixta DIAN por las razones antes explicadas, las cuales dan cuenta de la imposibilidad de vincular a dicha sociedad con la presunta conducta infractora, con la disonancia tanto en el nombre de quien se promociona a través de tales volantes, así como de sus datos de contacto, respecto de los cuales se logra establecer que no ha sido la demandada quien uso la marca mixta DIAN. Por lo tanto, las pretensiones en este sentido respecto de DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial carecen de fundamento probatorio y, por lo tanto, serán desestimadas. 

En relación con la acusación formulada contra INNOVAR CONSULTING S.A.S. la demandante aporto prueba documental referente a volantes publicitarios, que se describen a continuación;  

1. Volante cuyo encabezado expresa mínimos requisitos, dirigido a empleados independientes respecto de los cuales exige una documentación específica para acceder a los servicios que allí se ofrecen, y que consisten en préstamos con el salario mínimo, brindando facilidades para obtenerlos e indicando así mismo que el oferente se encuentra vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, plasmando igualmente en dicho volante el signo mixto DIAN y el NIT 900405520-2 y la dirección web www.crediinnovar.com, esto visible a folios 26 y 48 del cuaderno 1. 

2. Volante que se titula GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDIINNOVAR LTDA, cuyo NIT es 900405520-2. Es decir el anterior al cual acabé de relacionar, el cual ofrece servicios de obtención de crédito y préstamos desde 2.000.000 de pesos, así como formas de pago a una tasa de interés del 1% y 2% de interés mensual, relacionando unos números de contacto de celular y la dirección web www.crediinnovar.com, los e-mails empresa-innovar@gmail.com y gerencia-innovar@hotmail.com, y mencionando como sub gerente a Juan Camilo Londoño, esto obrante a folios 27 y 47 del cuaderno 1. 

Basados en la documental escrita, si bien se evidencia la utilización del signo mixto DIAN, tampoco existe forma de vincular a la demandada INNOVAR CONSULTING S.A.S. con tal uso. Si bien mediante los volantes se muestran que quien ofrece los servicios de préstamos de dinero menciona un NIT que coincide con el de la demandada, también es cierto que el nombre y razón social de la sociedad oferente es diferente al de la demandada, esto es GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDINNOVAR LTDA, esto obrante a folio 27 del cuaderno número 1. 

Adicionalmente, tampoco coinciden los e-mails de contacto ni el nombre de su representante legal relacionados en los volantes, ya que en realidad, corresponden a gerencia@consultinginnovar.com y a Rafael David Escalante Cortinas, respectivamente, según la información obrante en el certificado de existencia y representación legal de la demandada, esto visible a folio 67 y 68 del cuaderno 1. 

De esta manera, por más que las pruebas arrojen la indicación de un NIT que en efecto corresponde a la de la demandada, no puede decirse que fue INNOVAR CONSULTING S.A.S. quien realizó la conducta infractora, por cuanto se expresó en la información adicional adjunta al citado NIT, o que lo acompaña en los volantes, no coincide con la que ostenta la demandada según lo indica su certificado de existencia y representación legal. Situación que deja un manto de dudas sobre si fue en realidad la demandada y no otra persona jurídica quien aparece en el volante. Además, no existe una prueba adicional que pueda corroborar que en efecto la demandada fue quien en realidad realizó el uso del signo distintivo de la demandante, y en esa medida no puede considerarse que ella fue quien lo realizó. 

Ahora bien, no obstante la demandante al descorrer las excepciones de mérito propuestas por la demandada, señaló que con el solo NIT se puede identificar que plenamente INNOVAR CONSULTING S.A.S. fue la persona jurídica que distribuyo y se identificó con los mencionados volantes, no se puede considerar que ese mero elemento probatorio como indicador de que fue la demandada, y no otra persona quien ofreció los servicios que los volantes publicitarios ofrecen, ya que no existe soporte adicional al aportado que así lo corrobore.  

Así al tenerse que la identificación de la sociedad a la que se hace mención en los volantes, es decir GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDIINNOVAR LTDA, no corresponde al de la sociedad demandada, es decir INNOVAR CONSULTING S.A.S.; por lo tanto, no puede afirmarse que es la sociedad demandada quien en los volantes aparece ofreciendo servicios de préstamo de dinero. Por lo tanto, al no existir prueba del uso infractor del signo DIAN por parte de INNOVAR CONSULTING S.A.S., las pretensiones encaminadas a que el mismo sea declarado serán desestimadas. 

Ahora, en relación con la acusación formulada contra Alexander Sandoval, la demandante aportó prueba documental referente a: 

1. Volantes publicitarios en los que se menciona a la Cámara de Comercio de Medellín – Antioquia, el signo mixto DIAN, e identifica a una persona con el nombre de Alexander Sandoval, un número de teléfono celular y el correo tramitesdian@gmail.com, ofreciendo asesorías y trámites, pero sin indicar el tipo de trámite o asesoría a que se refiere; esto obrante a folio 59 y 60 del cuaderno 1. 

2. Volante publicitario que menciona una serie de actuaciones enlistadas y aparentemente relacionadas con la Cámara de Comercio de Medellín, como son: la creación de empresa, actualización de datos, renovación de matrículas y cancelaciones, y otras actuaciones relacionadas presuntamente con la DIAN, como son la inscripción en el RUT, actualización de datos en facturación, y firma digital que presuntamente son servicios ofrecidos en ese volante; esto obrante a folio 61 del cuaderno número 1. 

Frente a lo anterior, será lo primero expresar que, si bien la persona Alexander Sandoval fue demandada dentro de este proceso, no existe prueba alguna que pueda vincularla con el uso indebido y no autorizado de la marca mixta DIAN. En efecto, si bien la prueba indica que existe una persona identificada con dicho nombre y que usa el citado signo, no se puede determinar de cuál Alexander Sandoval se trata, y que si es infractor como tal; ya que el mismo no se encuentra identificado plenamente más allá de que tal persona posea un número celular, respecto del cual la demandante no estableció vínculo alguno para que así sea singularizada, y a partir de ahí se puedan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan concluir que en efecto existió alguien identificado con tal nombre para atribuirle la conducta reprochable.  

En esa medida, los argumentos tendientes a declarar la infracción al derecho de propiedad industrial que ostenta la demandante por parte de Alexander Sandoval serán desestimados. 

Con base en las anteriores consideraciones, el despacho adicionalmente resalta, que más allá de las pruebas aportadas, la demandante no acredito de manera certera las circunstancias de tiempo, nodo y lugar de las infracciones marcarías que atribuyo a los integrantes de la pasiva, toda vez que se desconoce en qué ciudades se distribuían los volantes y tarjetas de presentación, durante qué periodo de tiempo y quiénes fueron las personas –bien sea naturales o jurídicas– responsables de dicha emisión y distribución.  

Finalmente, es necesario aclarar en este caso, por qué el análisis hecho a esta altura de la providencia difiere de aquel realizado en el momento de resolver sobre las medidas cautelares decretadas en el auto número 40979 de 2016.  

Al respecto, de recordarse que en aquel momento se visualizaba una apariencia de buen derecho en cabeza del solicitante. Sin embargo, en un análisis más profundo de las pruebas y de los fundamentos expuestos con las excepciones de mérito presentadas por la pasiva, el Despacho considera que no existió un uso infractor de la marca mixta DIAN, por cuanto no existieron suficientes soportes probatorios que corroboraran que las demandadas fueron quienes realmente efectuaron una violación del derecho de propiedad industrial de la demandante. 

Sobre la base de estas consideraciones se negarán todas las pretensiones de la demanda y se condenará en costas a la parte demandante en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso. 

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO] 

Agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y 366, del Código General del Proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandante. Para efecto de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas, por lo que en este caso la pretensión no fue determinada en cuanto a su cuantificación, aunque es determinable y bajo ese supuesto debe hacerse el cálculo.  

Así teniendo en cuenta que según el artículo 2.2.2.21.1 del decreto 1054 del 2015, en caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de 3 SMMLV y hasta un máximo de 100 SMMLV por cada marca infringida. Es evidente que la suma máxima a la que la demandante podría aspirar en este caso sería de 100 SMMLV, dado que la infracción que se alegó fue sobre una marca. Esto significa que la pretensión negada puede circunscribirse al máximo de 100 SMMLV en la medida que a suma superior no podía aspirar la actora. 

Así por concepto de agencias en derecho y de conformidad con lo expuesto en el numeral 1º del artículo 5º del acuerdo PSAA16-10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará a favor de DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, INNOVAR CONSULTING S.A.S. y Alexander Sandoval la suma correspondiente al 5% del valor de las pretensiones pedidas sobre la base del rango establecido en el artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 del 2015, lo cual equivale a 3.906.210 pesos, las cuales deberá pagar a la parte demandada dentro del término de 10 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 

En mérito de lo expuesto, el abogado del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve: 

[RESUELVE] 

1. Negar todas las pretensiones de la demanda. 

2. Condenar en costas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN por concepto de agencias en derecho, la suma de 3.906.210 de pesos a favor de DMG GRUPO HOLDING S.A. en liquidación judicial, INNOVAR CONSULTING S.A.S. y Alexander Sandoval. 

Por secretaria realícese la validación correspondiente. 

Esta decisión queda notificada en estrados.