Fecha: 17/12/18
Expediente No. 17-385415
Demandante: DISTRICARGO INC LOGISTIC COLOMBIA S.A.
Demandado: DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA
Asesor SIC: JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ
[RESUMEN DEL CASO]
DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A. (en adelante “DISTRICARGO INC”) como Demandante indica ser titular de la marca mixta DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., marca que cuenta con certificado de registro No. 530790, el cual ampara servicios de dirección de negocios o actividades de una empresa comercial y, servicios de transporte de mercancías y logística, comprendido respectivamente en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
DISTRICARGO INC, manifestó que la Demandada, es decir, DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA, usa como nombre comercial la expresión DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA, y dijo que, además, presta actividades similares a las suyas. Señaló que a pesar de haber realizado diversos requerimientos a la accionada, a fin de que se dejara el uso del signo, ésta ha hecho caso omiso y continúa infringiendo sus derechos de propiedad industrial al usar sin autorización la marca mixta de su titularidad DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A.
Advirtió que, en consecuencia del uso no autorizado del signo por parte de la accionada, se ha generado confusión y daño en la reputación de la marca, así como una consecuencial pérdida de clientes y oportunidades de negocios, tal como ocurre en el caso de INPRO MEDICAL y STAFF.
[EXCEPCIONES ALEGADAS]
Al ser contestada la demanda se alegaron las excepciones de: (i) inexistencia de derechos exclusivos sobre el signo DISTRICARGO, en cabeza de la demandante; (ii) competencia desleal; (iii) preexistencia de mejor derecho de uso exclusivo y, (iv) engaño a la administración de justicia.
[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA]
La norma que nos ilustra sobre la legitimación en este caso específico es el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, que señala que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
En esa medida, con el aporte de la certificación que obra a folio 21 del cuaderno 1, se acreditó la existencia de un derecho de propiedad industrial del cual es titular la parte Demandante. Dicho derecho corresponde a la marca mixta DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., que está registrada en la clase 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo certificado es el 530790. Básicamente, las clases que están registradas son: la 35, que se refiere a dirección de negocios, o actividades comerciales de una empresa comercial y, la clase 39, que se refiere a servicios de transporte de mercancías y logística.
En ese orden de ideas, siendo DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., la titular de la marca, está legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial que es objeto del presente asunto.
[ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN]
Vamos ahora entonces de fondo con el análisis de la infracción. Atendiendo a las particularidades, en este caso específicamente, teniendo en cuenta lo que en su mayoría fue planteado al momento de contestar la demanda, es necesario que hagamos un análisis a fin de revisar la posible existencia de un nombre comercial del que sea titular la parte demandada como lo afirmo al momento de contestar la demanda.
Para verificar sí eso es cierto, voy a destacar las siguientes pruebas que obran en el expediente, facturas, tenemos facturas marzo de 1999 a folio 110, junio 2004 folio 112, enero de 2005, mayo de 2005, folio 103 y 114, marzo de 2006, abril de 2006 folio 115, 116 y 117, enero de 2007 folio 118, mayo de 2008 119 y 120, febrero del 2009 folio 121 y 122, febrero de 2010, marzo de 2010 folio 123 y 124.
Factura de marzo de 2011, julio de 2011, octubre de 2011, diciembre de 2011 folios 127, 128, 129 y 1130, factura de junio de 2012 folio 131, julio de 2012 132, noviembre, diciembre de 2012 folio 133 y 134, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, noviembre del 2013, folio 135, 136, 137, 138, marzo, agosto, diciembre del 1014 folio 139, 140, 141, y 142.
Marzo, julio, diciembre, septiembre del 2015 folio 143 y 144 y 145 y 146, marzo, junio, septiembre, diciembre del 2016 folio 147, 148, 149 y 150, marzo, junio, agosto y diciembre del 2017 folios 151, 152, 153 y 154, eso en lo que tiene que ver con facturas.
En todas estas facturas, que no las estoy nombrando todas, pero en esas facturas se menciona, en las facturas que mencioné, se puede observar en todas ellas que la Demandada hace uso de la expresión DISTRICARGO, eso es común a todas las facturas. Por otra parte, de acuerdo con la certificación de facturación que aparece en el folio 93 del cuaderno 1, elaborada por el revisor fiscal de la compañía demandada, ésta ha facturado servicios desde el año 1997. Punto respecto el cual el revisor fiscal incluye una relación de la facturación desde el 2007 hasta el 2017, esto coincide incluso con la fecha, matrícula de la compañía demandada que tuvo lugar en el año 1997 según se puede ver en el certificado que aparece en el folio 87 del cuaderno 1.
Igualmente, de acuerdo con la certificación del folio 103, la Demandada está calificada como usuario comercial de la zona Franca de Bogotá del año 1997, fecha en la que iniciaron operaciones de ingreso de mercancías. Vale resaltar que quien elabora la certificación, esto es el gerente del grupo ZFB, se refiere a la Demandada como DISTRICARGO OPERATIONS, esto es folio 103.
Sobre la base de estas pruebas analizadas en conjunto, es posible afirmar que la Demandada ha hecho uso de la expresión DISTRICARGO, al menos desde el año 2004. Al respecto debo precisar que, a mi juicio, el uso se hace desde el 2004 y no desde 1997, como se dijo en el alegato, para efectos del requisito del uso continuo que voy a explicar más adelante, lo que las pruebas me indican es que ha habido un uso ininterrumpido desde el año 2004, eso ya lo voy a explicar.
Así las cosas, lo primero que debo manifestar, y que es de relevancia para este proceso, es que la Demandada ha hecho uso de la expresión DISTRICARGO, cuando menos desde el año 2004. Ese uso está asociado a la prestación de servicios de almacenamiento y coordinación logística según lo afirmo la testigo Angela Velázquez, y que puede ser corroborado en las facturas citadas donde se observan servicios como los siguientes.
Almacenamiento en Zona Franca folio 136, cargue y descargue folio 143 entre otros, está circunstancia desde este uso desde aquella época plantea una posible confrontación y eso es lo que se hace en la contestación de la demanda, plantea confrontación entre dos derechos de propiedad industrial, es decir la marca del Demandante y el posible nombre comercial que dice tener el Demandado.
Hablemos, entonces entre los conflictos entre derechos de propiedad industrial, de acuerdo con el artículo 134 de la decisión 486 constituirá marca a cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Por su parte el artículo 154, señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá con el registro de la misma ante la oficina, la respectiva oficina nacional competente.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice lo siguiente: esto es proceso 04IP del 94 dice esto: “las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones, distintiva identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria competitiva… de ellas y para el tema que se refiere este punto la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o los servicios de una empresa de los de otra. Las restantes funciones que ha dicho se encuentran subordinadas a capacidades distintivas del signo, sin esta no existiría signo marcario”, hasta ahí la cita del Tribunal.
Por otra parte, eso en cuanto a las marcas, eso en cuanto a lo que tiene que ver con nombres comerciales, es pertinente indicar que conforme al artículo 190 y 191 de la Decisión 486 (…), se entenderá por nombre comercial, “cualquier signo que identifique una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil”, y que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, y termina cuando cese el nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo use. El nombre comercial, que es como el tema de gran relevancia de lo que estoy hablando, corresponde a un derecho de propiedad industrial que es muy importante en el escenario del mercado, se trata de un intangible cuyo valor principalmente proviene de la labor, posicionamiento y explotación que hace el empresario a lo largo del tiempo.
En ese orden de ideas, la Decisión 486 de 2000, a partir del artículo 190, estableció la protección del nombre comercial como bien y material que sirve para identificar una empresa, o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se usen en el comercio y, además de reunir unas características especiales, que ese uso sea personal, sea público, sea ostensible, y sea continuo, sí se reúnen esos requisitos podemos hablar de la existencia de un nombre comercial.
Ahora bien, las pruebas a las que me he referido, dan cuenta que la sociedad Demandada es titular de un nombre comercial, el nombre comercial DISTRICARGO. Lo anterior por cuanto se ha hecho uso de esa expresión en el comercio, reuniendo las características mencionadas, es decir, que hay un primer uso y además es público, es personal, es ostensible, y es continuo.
Ciertamente, reitero esas pruebas documentales muestran que la parte Demandada ha utilizado la expresión DISTRICARGO, al menos que podría ser antes, pero al menos en lo que pude verificar con las pruebas ha hecho uso de la expresión desde el año 2004, momento desde el cual contamos con facturación interrumpida y con la declaración de Ángela Velázquez, que permite corroborar ese punto.
Miremos cada uno de los requisitos, el uso ha sido personal, ya que quien lo ha realizado es la misma Demandada, como se puede apreciar en el NIT de las facturas que corresponde al mismo NIT que aparece en el certificado de existencia y representación legal. Es público en tanto que ha trascendido la esfera meramente privada de la compañía y se ha llevado hasta la relación con terceros, los cuales incluso han adquirido los servicios que la Demandada presta, lo cual también se puede verificar a través de las facturas en donde están muchos de los servicios que ha prestado. Ha sido ostensible, ha trascendido la esfera del mercado, estando a disposición y a la vista de clientes y potenciales clientes, quienes han podido observar el uso de la expresión DISTRICARGO a través de cotizaciones, papelería e incluso en la forma en que se contestan las llamadas entre otras.
Esto quedo claro con la declaración de Ángela Velázquez, testigo que fue llamada por este despacho de oficio y cuya declaración resulta de máxima utilidad, ella puso de presente que estuvo vinculada laboralmente con la Demandada desde el año 2004, hasta el año 2011, y dijo que durante su estadía allí pudo ver que la Demandada hacía uso de la expresión DISTRICARGO en papelería membretada, carpetas, correos, formatos, cotizaciones, propuestas económicas, e incluso afirmo que el protocolo de llamadas telefónicas incluían mencionar la palabra DISTRICARGO al contestar la llamada. Además, reconoció durante la declaración el documento que aparece a folio 124, en relación con el cual afirmo que el logo que allí aparece es el que ella conoció cuando trabajaba en donde la Demandada, y ese folio muestra con claridad que allí se hace uso de la expresión DISTRICARGO.
En relación, el testigo, es importante dejar claro que no observó ninguna causa de sospecha que pueda evidenciar la claridad del contenido de la declaración, como ella mismo lo dejo claro actualmente no tiene ningún tipo de vinculación con la sociedad Demandada, y el solo hecho de haberla tenido en algún momento no es suficiente para considerar que, en la actualidad, al menos al momento de la declaración, tenga algún interés en rendir una declaración injustificadamente a favor de la Demandada. Por eso, a mi juicio ese testimonio se le puede dar la veracidad, es un testimonio creíble y, por tanto, respalda muy bien las pruebas documentales.
Finalmente, el uso ha sido continuo. Anuncié que me iba a referir a este punto en la medida que no ha tenido interrupción en el tiempo desde el momento que este Despacho pudo corroborar que se ha realizado, es decir desde el año 2004, pues aunque hay una factura del año 99, no se puede ver el uso ininterrumpido entre el 99 y 2004, a cambio del 2004 en adelante, es decir hasta el año 2017, que es el año relevante para este proceso, para que incluso se conteste la demanda, ahí sí observo que ha habido un uso ininterrumpido de la expresión DISTRICARGO, por eso me he referido al uso continuo del año 2004 en adelante.
Dicho eso, entremos definir el conflicto entre la marca del Demandante y el nombre comercial de la Demandada. Para ello entonces es relevante partir por recordar que DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., ostenta la titularidad de la marca DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A., para la dirección de negocios, actividades comerciales de una empresa comercial y para servicios de transporte de mercancías de logística.
Esta marca fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y aquí viene el dato relevante, en el año 2015. Por otro lado, y como ha quedado claro, la Demandada es titular de un nombre comercial, del nombre comercial DISTRICARGO, gracias al uso que ha hecho de esa expresión a lo largo del tiempo y que comenzó por lo menos desde el año 2004.
En ese sentido, habiéndose demostrado un primer uso por parte de la Demandada, es decir, un uso anterior, muy anterior a la fecha en que la demandante adquirió derechos sobre la marca que hoy pretende proteger, es claro que la Demandada también ostenta un derecho y por eso su conducta no puede considerarse que es infractora de los derechos de propiedad industrial de la Demandante.
En efecto, la Decisión 486 de 2000 es muy clara, en su artículo 191, al dejar establecido que el primer uso del nombre otorga derechos de exclusividad sobre el mismo y siendo exclusivo no podría haber otro derecho de propiedad industrial similar o idéntico. Sí el sistema tolerara eso, propiciaría lo que justamente pretende evitar y es la confusión entre los consumidores. Frente a ello, el Tribunal de Justicia en proceso 248 IP de 2013 expreso lo siguiente: “si la utilización personal, continua, real y efectiva, y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencias sobre el uso del nombre comercial, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la Justicia Nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad” justamente como ocurrió en este caso.
Adicionalmente, un análisis sistemático de la Decisión 486 de 2000 permite corroborar lo que estoy diciendo, por eso obsérvese que incluso nuestro sistema no tolera que se registre una marca similar o idéntica, o un nombre comercial, así lo establece el literal B, del artículo 136 de la Decisión 486 que dice “no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaren debidamente un derecho de terceros en particular cuando. B, sean idénticos o se asemejan a un nombre comercial protegido, o de ser el caso un rótulo enseña siempre que da las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como vemos acá en esta cita, el sistema registral pretende evitar que existan en el mercado dos signos similares o idénticos, y por ello no nos permite que se registre una marca cuando previamente existe un nombre comercial; sin embargo, si las circunstancias han llevado, porque eso puede ocurrir, a que en todo caso la marca se registre pese a la existencia de un nombre comercial anterior, por ejemplo, por una falta de oposición, el resto de la Decisión Andina si permite corregir esa situación haciendo prevalecer, como ahora lo estoy haciendo, el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso, todo sobre la base de la argumentación que he hecho hasta el momento en esta providencia.
De manera que, sobre la base de estas consideraciones, al encontrarse probado que el uso por parte del demandado, de la expresión DISTRICARGO, se llevó a cabo al menos desde el año 2004 de manera personal, pública, ostensible y continua, mientras que el derecho del Demandante solo fue adquirido por ella hasta el año 2015, es que de concluirse que DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA tiene un derecho de propiedad industrial anterior al registro marcario y, por esa razón, no hay manera de argumentar que el Demandado es un infractor. El trabajo de posicionamiento que ha registrado en la expresión DISTRICARGO, tiene amparo legal bajo figura del nombre comercial.
Ahora bien, no es admisible el argumento que se expuso en el alegato de la Demandante según el cual un nombre comercial anterior al de la Demandada, según el cual existe un nombre comercial anterior al de la Demandada, con ocasión del uso de una sociedad Estadunidense 25 años. ¿Esto por qué razón?, básicamente porque esa sociedad no es parte en este proceso, y el derecho de propiedad industrial que se pretende proteger no es el de esa sociedad, el derecho de propiedad industrial que se pretende proteger es el de la Demandante y el derecho de propiedad industrial se trata del año 2015. Si el titular estuviera vinculado a la sociedad seguramente la discusión sería otra, pero ahorita tiene que ver únicamente con la marca registrada que fue concedida en el año 2015.
Tampoco sufre en ella la conclusión a que aquí estoy llegando por el hecho de que la Demandada haga uso de la expresión GRUPO DISTRI, eso en medio de todo no ha sido negado e incluso a eso hizo referencia la apoderada en su alegato. Lo cierto es que, use o no la expresión GRUPO DISTRI, lo cierto es que también usa la expresión DISTRICARGO por el tiempo y en las condiciones ya explicadas.
Llama la atención e incluso que la Demandante en su alegato trata de cuestionar la continuidad del uso de la expresión DISTRICARGO, señalado que la Demandada se presenta es como GRUPO DISTRI, cuando lo cierto es que cuando se fijó el litigio se señaló en el primer punto que la expresión objeto análisis sería DISTRICARGO. Eso fue lo que se dijo en la fijación, eso quedo en firme, así que llama poderosamente la atención que se haga enfoque ahora o trate de señalarse que la Demandada se presenta es como GRUPO DISTRI. Por estas razones, las pretensiones deben ser desestimadas.
[AGENCIAS EN DERECHO]
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijará las agencias en derecho correspondiente a la primera instancia a cargo de la Demandante. Para ello tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSA1610554, especialmente el artículo 5 numeral primero que se refiere procesos de primera instancia de mayor cuantía.
Sobre esta base fijo, por concepto de Agencias en derecho, la suma equivalente al 3% de las pretensiones, que es que se puede otorgar, es decir, la suma de $227.190.000 COP que debe pagar la parte Demandante. Esto por cuanto la pretensión ascendía a la suma de $700. 533.000 COP. Adicionalmente, antes de terminar debo dejar claro que sin duda voy a negar las pretensiones de la demanda y eso incluye las pretensiones económicas, no voy a imponer la sanción contemplada en el parágrafo del artículo 206 de Código General del Proceso que es la sanción del juramento estimatorio, por cuanto se advierte que hubo diligencia por parte de la Demandante, aun cuando se desestime la pretensión hubo diligencia en procura de probar los supuestos perjuicios que se le causaron, lo cual pretendió acreditar a través de un dictamen pericial que está en el expediente. Luego, no veo negligencia y por ello no voy a imponer la sanción. Esto, teniendo en cuenta simplemente los lineamientos que sobre ese particular señaló la Corte Constitucional en sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013, siguiendo esa sentencia no voy a disponer la sanción.
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el asesor asignado a la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. Desestimar las pretensiones de la demanda por las razones ya expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO. Condenar en costas a DISTRICARGO INC LOGISTICS COLOMBIA S.A.S., a favor de DISTRICARGO OPERATIONS S.A. COLOMBIA, por concepto de Agencias en derecho se fija la suma correspondiente al 3% de las pretensiones negadas, esto es la suma de $227.190.000 COP.
Esta decisión queda notificada en estrados.
[INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN]
- Demandante: Su señoría presentamos recurso de apelación, el cual sustentaremos según lo establecido en el Código General del Proceso.
- ASESOR SIC: Teniendo en cuenta lo que me dice, entendería, que dentro de los tres días siguientes va a presentar los reparos concretos contra la sentencia.
- PARTE DEMANDANTE: Así, su señoría.
- ASESOR SIC: Listo, entonces el expediente que hay, 3 días para que usted pueda presentar sus reparos, no sé si la abogada quiere agregar algo.
- PARTE DEMANDADA: No su señoría, gracias.