Fecha: 09 de febrero de 2021
Radicación: 19-36882
Demandante: DYVAL S.A.
Demandada: GASTROINNOVA S.A.S
Funcionaria: Camila Andrea Medina Gomez
En primer lugar, voy a pronunciarme o voy a hacer un breve resumen sobre los hechos de la demanda.
[ANTECEDENTES]
Señaló la demandante que DYVAL S.A. es titular de diferentes signos distintivos con la expresión DELI los cuales han sido registrados mediante la Superintendencia de Industria y Comercio, informando que con dicha marca expende comida en 56 locales del país, indicó que mediante las resoluciones 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que la marca DELIZ es similarmente confundible con la marca DELI de titularidad de la demandante.
Indicó que el 21 de julio de 2018 entre las partes de este proceso se suscribió un acuerdo en virtud del cual la demandada se comprometió, entre otros a: “GASTROINNOVA se compromete a abstenerse de usar diseños de la marca DELI, que se asemejen o sean confundibles con el diseño que ha hecho DYVAL de su signo distintivo en cualquiera de sus solicitudes de registro.” Manifestó que pese al anterior acuerdo la demandada cambió su logo de DLIZ, pese a conocer la marca de la demandante haciendo uso de dicho logo en redes sociales facturas de venta, establecimientos de comercio, nombre y enseña comercial para la prestación de servicios de restaurante, clase 43 internacional.
Indicó que en denuncias realizadas en redes sociales, se aprecia una mala calidad de los alimentos que vende la demandada perjudicando con esto la marca DELI de la demandante, es así, pues como dentro de sus solicitudes o pretensiones indicó, requirió que se ordena a GASTROINNOVA al usar el signo DELIZ, o sea un signo igual o similarmente confundible con las marcas de la demandante ordenar cese de ese uso de esas marcas ante la demandada en redes sociales, le retiro en redes sociales, retiro de aviso, letrero o anuncios o elementos con la expresión D-E-L-I-Z de los establecimientos de comercio de propiedad de la demandada o de todo objeto usado por la demandada en la prestación de sus servicios y también solicitó una indemnización de perjuicios, de conformidad con la indemnización preestablecida.
Una vez notificada la sociedad demandada está contestó la demanda dentro de la oportunidad procesal oportuna, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones. Indicó igualmente que, en cuanto a los hechos de la demanda, no es cierto que la demandante sea titular de los signos enlistados en el hecho 1, debido a imprecisiones en la información dada y que por tal motivo procedió esta parte, es decir, la demandada a enlistar los signos de conformidad con los certificados de registro. Agregó que DYVAL no tiene derechos exclusivos sobre la expresión DELI aisladamente considerados y no podría tenerlo por ser una marca DELI de uso común en el mercado y descriptivo en los productos y servicios relacionados con alimentos.
Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio ha declarado de DELI es un término de uso común por innumerables agentes del mercado para identificar alimentos. Actualmente, existen más de 200 marcas registradas para identificar estos productos, sus servicios relacionados que incluyen tal término, razón por la cual los derechos que ostenta DYVAL sobre sus signos se predican sobre todo el conjunto ortográfico y del aspecto visual de los mismos, sin que pueda predicarse exclusividad de la expresión DELI.
Señaló que no es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que la marca DELIZ, es similarmente confundible con la marca DELI de DYVAL, tal como lo relacionó en el hecho 2, y agregó que las decisiones a las que se refirió la demandante son irrelevantes y no tienen relación con el caso por cuanto, la presente acción se instauró por el uso de la demandada, de la marca D-E-L-I-Z y no por el uso de la marca DELIZ. Indicó que la marca mixta DL’Z, presentan grandes diferencias visuales, ortográficas y fonéticas respecto de las marcas de titularidad de DYVAL.
Manifestó que lo pactado en el acuerdo de transacción es irrelevante en cuanto al mismo no versa sobre la marca mixta, que ahora se alega infractora y el citado convenio regula supuestos fácticos distintos de los analizados en este caso, señaló que la marca empleada por la demandada no es DELIZ, sino DL´Z, destacó que no existe en Colombia ninguna marca de tipo nominativo que consista únicamente en la palabra DELI, por cuanto esa expresión es un término descriptivo de uso común para identificar productos y servicios alimenticios, lo que imposibilita que se restringa su uso a través de un signo distintivo. Agregó nuevamente que la marca no es D-E-L-I-Z, sino que la marca empleada por la sociedad demandada es DL´Z, pues como se ve en cuenta de Facebook de la demandada, el perfil corresponde @dlzcolombia por lo que no se incluye la letra I. Que lo mismo sucede con los establecimientos de comercio registrados ante la Cámara de Comercio, pues en el certificado se aprecia que llama DL´Z.
Señaló que DELI es una expresión descriptiva por cuanto los consumidores califican los productos ofrecidos por GASTROINNOVA como ‘muy deli’, de lo anterior se concluye que DELI es un término comúnmente usado para describir que un alimento es delicioso y/o de buen sabor. En cuanto a esto, pues la parte demandada presentó dos excepciones, la primera denominada inexistencia de infracción a derechos de propiedad industrial y la segunda inexistencia de responsabilidad atribuible a GASTROINNOVA. Como lo mencioné anteriormente, pues se opuso a la totalidad de las pretensiones.
[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA]
Realizado, pues este pequeño resumen en cuanto a la demanda y a la contestación de la demanda es importante, pues poner de presente que el primer aspecto a evaluar en esta acción por infracción a derechos de propiedad industrial corresponde a la legitimación, pues es un supuesto, un presupuesto perdón, sin el cual pues habría lugar inmediatamente a que se negaran las pretensiones, de esta manera en materia de propiedad industrial se tiene en cuenta entonces que la legitimación se encuentra en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, el cual dispone lo siguiente:
“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción, es así, pues como en esta medida se entiende que quien cuenta con la legitimación dentro de una acción por infracción a derechos de propiedad industrial tiene que ser el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual previo a decidirse sobre la comisión o no de una infracción, es preciso verificar que por parte de la acción antes se haya demostrado esa existencia del derecho y su titularidad”.
En el presente caso se encuentra efectivamente probado que la sociedad DYVAL es titular de las siguientes marcas y aquí, pues, procederé a compartir pantalla para poderles mostrar cuáles son las marcas de las cuales se ha alegado o se ha probado que efectivamente la sociedad DYVAL es propietaria de marcas, entonces iniciaré:
D: DELI, DELIS, marca mixta, clases en las cuales fue registrada 30 y 43 con certificado número 607835, marca DELI, mixta para la clase 30 con certificado 37, perdón, 371561. Marca DELI–K–TESES nominativa, clase 30, certificado 397631. Marca DELI, mixta 35, certificado 138344. Marca DELI mixta, clase 30, certificado 270649. Marca DELI mixta, clase 43, certificado 602496. Marca DELI mixta, clase 30, certificado 444371. Y marca DELI TORTAS mixta 30, clase 30, certificado 398426.
Esas certificaciones con las cuales, pues la parte demandante manifiesta o prueba que efectivamente es titular de estas marcas se encuentran o fueron allegadas con el escrito de demanda bajo el consecutivo 0 del expediente digital.
Es así como, pues teniendo en cuenta que efectivamente la parte demandante es titular de los signos cuya protección se reclama en la presente acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra legitimada entonces para la misma, para esta acción, para presentar esta acción.
Aclarado el tema de la legitimación es preciso poner de presente y no debemos olvidar claro está, la fijación del litigio que se realizó en la audiencia que trata el artículo 372 del Código General del Proceso.
En esta audiencia se fijó el litigio en tres puntos importantes a saber, el primero determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que el demandado ha hecho uso del signo que se presume infractor. Lo segundo, es verificado lo anterior, se entrará a determinar si ese uso infringe los derechos de propiedad industrial que la demandante ostenta sobre las marcas DELI y de DELIS con certificados que, pues se incluyeron en esa fijación del litigio.
[INFRACCIÓN LIERAL A Y D]
Y finalmente de encontrar configurada dicha infracción a los derechos de propiedad industrial la demandante se entrará a verificar si la demandante es procedente en la indemnización de perjuicios de conformidad con el sistema de indemnizaciones preestablecidas, de esa manera se fijó el litigio y es así como es importante también mencionar que a efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial, se parte pues por recordar lo dispuesto en los literales A y D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 que, pues es la norma de pertinente aplicación en este caso en particular teniendo en cuenta los fundamentos de derecho de la demanda, pasaré a leerlos:
“Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:
A. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos sobre los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
D. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”.
Es así como, pues a partir del contenido de esta norma se puntualiza que para que se configure la infracción a derechos de propiedad industrial es necesario establecer varios aspectos, en cuanto al literal A, pues que el presunto infractor aplica signo distintivo que se aduce infractor sobre algún producto, hecho lo anterior se procede entonces a calificar la conducta y de ser infractora, pues se debe proteger el derecho y el titular.
En relación con el literal D hay tres factores importantes, primero el uso en el comercio por parte del demandado y el signo que pues, el signo distintivo que se presume infractor, segundo la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado y por último el riesgo de confusión y asociación entre el signo presuntamente infractor y el que se encuentra registrado. Una vez verificados estos elementos, corresponde entonces a proceder con la protección del titular del derecho.
Antes de iniciar con el estudio correspondiente que mencione anteriormente, es preciso aclarar cuál es el signo que se presume infractor en el presente caso, por lo que, para tal efecto, pues nuevamente voy a compartir pantalla para presentarles el signo que la demandante indica que es por medio del cual se infringen sus derechos de propiedad industrial.
[INFRACCIÓN LITERAL D]
Estos son los signos que la demandante relaciona que son los empleados por la sociedad demandada y sobre los cuales existe una infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, es así como, pues acerca de o para empezar con este análisis, voy a iniciar con el literal D, es fundamental establecer cuál es el uso que lleva a cabo la demandada de ese signo que se aduce infractor, pues incluso este es el primer punto de la fijación del litigio, es así como de conformidad con las pruebas que han sido allegadas y practicadas en el presente proceso es posible determinar que GASTROINNOVA, es decir la demandada ha prestado los servicios de restauración, así como ha vendido productos de pastelería entre otros servicios y productos comprendidos en las clases 30 y 43 de la clasificación internacional de NIZA.
Lo anterior es claro para este despacho, no solamente con las declaraciones que han sido rendidas por las partes en los diferentes dictámenes periciales, también en los interrogatorios de parte, sino también las documentales que fueron allegadas con la demanda, específicamente se allegaron varias facturas de venta del 12 de enero, del 11 de enero, del 3 de enero y del 2 de enero en donde efectivamente se puede evidenciar que la sociedad demandada hace uso de estos signos en su facturación. También existen pruebas relacionadas en la demanda con perfiles de Facebook de la misma demandada en la cual se evidencia el uso de dicho signo para tal efecto, pues debo aclarar entonces que este es el signo que se evidencia en el proceso que es el empleado por la parte demandada.
El siguiente punto a desarrollar es la similitud o identidad que de dicho signo con aquel que se encuentra registrado, pero antes de determinar si el uso que hace la demandada de este signo configura la infracción a los derechos de propiedad industrial de DYVAL SA voy a referirme entonces a las excepciones propuestas en el escrito de contestación de demanda, pues ellas acatan directamente la configuración de la infracción, la primera de ellas es la inexistencia de la infracción a derechos a propiedad industrial, después de leer, pues esta excepción que, pues es bastante larga en cuanto a su desarrollo se puede evidenciar que en uno de sus numerales la parte demandada señala que las expresiones DELI o DELIZ contenidos en las marcas de la demandante son de uso común, que en Colombia existen más de 200 marcas registradas para las clases 30 y 43 que incluyen la expresión DELI lo que demuestra que dicho término es de uso común.
La Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 50409 de 2017 declaró fundada la posición de DYVAL en contra de la solicitud de la marca para clase 30 que en dicha resolución se indicó que DELI es un término de uso común en el mercado, frecuentemente utilizado para indicar que los alimentos son deliciosos, de buen sabor o apetitosos, razón por la cual no hay exclusividad sobre el mismo, en primer lugar se debe poner de presente que nos enfrentamos frente a varias marcas mixtas de la demandante y una marca nominativa conformadas por una expresión en común, es decir estas marcas tienen una expresión en común que es DELI y/o DELIS expresiones estas sobre las cuales se centra el presente litigio, pues recordemos que tal como lo acordó la misma demandante bajo su consideración es sobre dicha expresión que recae la infracción, ahora en relación con la presunta debilidad marcaria que, pues es el argumento que usa la demandada en su excepción que estoy analizando, ella indica que la demandante, las marcas de la demandante están compuestas por un elemento carente de distintividad y, por lo tanto, es necesario en este punto precisar lo que el Tribunal de la Comunidad Andina ha manifestado sobre el tema, es así como en el proceso 30IP de 2013 el tribunal dispuso lo siguiente:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate, en efecto si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común o si se evoca una cualidad del producto o servicio el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece, nadie en efecto puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro, así mismo el texto citado agrega que no obstante su distintividad el signo puede haberse tornado banal, por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el registro Bertone Luis Eduardo y Cavanellas de las cuevas Guillermo derecho de marcas, tomo 2, 1984, páginas 78 y 79.
Continúa el tribunal o también por su parte destaca que el titular de una marca débil al contener está una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario, esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que contengan deben ser efectuados como criterio benevolente o también di Jorge derechos de marcas, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires Argentina 2010, página 191 y 192”.
En ese sentido, entonces tenemos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es claro en indicar que para que un signo sea débil debe estar integrado por elementos de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si se evoca una cualidad del producto o servicio, por lo tanto, pues voy a proceder con este análisis.
Empezaré entonces con el carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 17IP de 2013 indicó lo siguiente:
“El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto, en efecto informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, lugar, valor de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogarse en torno a ¿cómo es el producto amparado por el signo que pretende registrar?, si la respuesta consiste en la designación de producto habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
Es así como, pues este despacho al preguntarse ¿Cómo son los servicios y productos comercializados por la demandante bajo las expresiones de las cuales es titular bajo las marcas de las cuales es titular? Podría conllevar entonces a que la respuesta sea o designe una cualidad de los mismos, es decir que los productos son deliciosos en este mismo sentido se pronunció ya la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 31483 de 2019, esta prueba fue decretada de oficio por parte de este despacho durante el trámite de la audiencia que trata el artículo 372 del Código General del Proceso y que obra bajo el consecutivo 47 del expediente digital páginas 151 a 166 y allí la Superintendencia indicó respecto de la expresión DELI que conforman las marcas de la demandante lo siguiente: “Con ella, los empresarios de este mercado buscan imprimir la idea en la mente de los consumidores de un producto agradable al paladar o delicioso”.
En ese orden de ideas el despacho considera, este despacho considera que las marcas de las cuales el titular, el demandante es titular, son descriptivas en cuanto a la expresión DELI, es así como al tenerse probado este elemento, pues no es necesario ahondar en los restantes, no obstante, no me gustaría dejar a un lado lo correspondiente al uso común alegado por la demandada y por ello procederé también a pronunciarme sobre este aspecto.
Se entiende como de uso común aquellos signos que incorporan vocablos que son comúnmente utilizados para la identificación de determinados productos o servicios, en ese sentido será común un signo que utilice un vocablo que es reiterado en otros signos que han sido registrados por otros titulares marcarios o empresarios en una misma clase, al respecto tenemos que la Resolución número 31483 de 2019 la delegatura para la propiedad industrial indicó lo siguiente:
“En el presente caso nos encontramos frente a la expresión DELI la cual es débil en razón a su común usanza en el mercado colombiano, específicamente para productos alimenticios, con ella los empresarios de este mercado buscan imprimir la idea en la mente de los consumidores de un producto agradable al paladar o delicioso, por su uso generalizado todos los intervinientes en el mercado pueden acceder y explotar de dicha expresión, por ello el signo que se componga por dichos elementos se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades inapropiables en exclusiva”.
Como fundamento de los argumentos escritos en los párrafos precedentes a manera de ejemplo se relacionan los siguientes registros marcarios y aquí, pues nuevamente procederé entonces a mostrarles cuáles fueron los registros marcarios que se tuvieron en cuenta en dicha resolución.
Continuada la delegatura para la propiedad industrial con lo siguiente: en consonancia con dicho argumento se encuentra oportuno traer al presente análisis un fragmento de la Resolución número 3896 del 30 de enero de 2009 donde la jefe de la división de signos distintivos concedió el registro de la marca mixta DELI a nombre de la organización DELI LTDA quien posteriormente la cedió a la acá opositora. Examinado el signo solicitado en conjunto esta oficina considera que por el elemento gráfico incluido en este, tiene la capacidad distintiva suficiente para distinguir productos que pretende identificar sin que su concesión implique un derecho de exclusiva sobre el elemento denominativo individualmente considerado respecto del cual no se otorgan derechos, es decir la fuerza distintiva del signo constituido por el término DELI recae en la configuración gráfica apreciada en conjunto pasando a un segundo plano de componente de la expresión considerada, de tal manera que sobre la expresión DELI no se otorgan derechos, eso se otorga en exclusiva sobre la configuración y características del conjunto.
En este mismo sentido, pues anteriormente también se había pronunciado la delegatura para la propiedad industrial mediante Resolución 504009 de 2017, la cual se encuentra en el consecutivo 24 del expediente digital folios 2 a 14, esta prueba fue requerida de oficio por parte de este despacho mediante Auto número 74588 del 23 de julio de 2019.
Como sustento de la contestación de la demanda y en la excepción propuesta la sociedad GASTROINNOVA allegó la consulta que realizó mediante el SIPI, que es el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde el criterio de búsqueda fue la expresión DELI encontrando que existen una diversidad de marcas registradas para la clase 30 y 43 que contienen dicha expresión. Lo anterior conlleva a concluir efectivamente que la expresión DELI contenida en las marcas de la parte demandante resulta ser débil y es que si bien se ha comentado por parte de la demandante que estamos en un escenario familia de marcas, así como una marca notoria para este despacho esas circunstancias no le resta valor al análisis realizado anteriormente, pues como se indicó esta misma entidad bajo sus facultades administrativas concedió derecho sobre el signo DELI en su conjunto y no aisladamente separados sus elementos gráficos y denominativos, pues incluso aclaró lo siguiente reitero: “sin que su concesión implique derecho de exclusivas sobre el elemento denominativo individualmente considerado respecto del cual no se otorgan derechos”, por lo que esta marca se encuentra protegida por su elemento gráfico y nominativo, es decir en conjunto sin que pueda hacerse una relación única y exclusivamente a su parte nominativa como lo ha realizado la parte demandante en su escrito de demanda.
Ahora bien, téngase en cuenta igualmente que en el proceso 07IP de 2020 se indicó lo siguiente, indico esto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“El estatus del notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo, calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros, en ese orden de ideas para probar la notoriedad basta con esgrimir un acto administrativo o judicial, no basta perdón con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso”.
En el presente caso, pues se evidencia que la demandante no allegó material probatorio teniente a probar esa notoriedad como lo explica la IP que acabo de leer, pues no se allegó todo el reconocimiento que se habla en los alegatos de conclusión y es que, pues carece de ese material probatorio este proceso, este expediente y tampoco, pues se evidencia que se haya solicitado dentro de sus pretensiones, que haya indicado, que haya requerido, que haya pretendido que se declare esa notoriedad de ese signo así como también su carencia de material probatorio.
Ahora, para tal efecto, pues y teniendo en cuenta todo lo anterior, se tendrá que dar aplicación a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina cuando indican el proceso 22IP de 2013 lo siguiente:
“La exclusividad del uso confiere el derecho obtenido a través del registro de marca que confiere el derecho obtenido a través del registro de marca, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca porque al ser esos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituiría un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos, los signos conformados por palabras de uso común serán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
[PROPIEDAD INDUSTRIAL]
En cuanto a la configuración de la infracción a derechos de propiedad industrial, pues tal como lo afirme hace unos instantes, se debe tener en cuenta que en el presente caso se ha suficientemente evidenciado que la parte demandante ostenta la titularidad sobre unos signos mixtos y un signo nominativo que contiene la expresión DELI la cual se considera débil para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43 de la clasificación internacional de NIZA.
Aclarado lo anterior, pues se procederá entonces a realizar el cotejo de las marcas de titularidad de la demandante y la marca empleada por la demandada, es así como dentro del proceso 72IP de 2013, del 08 de mayo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado, pues sobre la comparación de signos mixtos lo siguiente:
“El signo mixto puede estar conformado, por una parte, denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras, al respecto el tribunal ha establecido que no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten entre otras cualquiera de estas formas, se compongan de una palabra compuesta o de dos o más palabras con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico, sobre el tema la jurisprudencia sentada por este tribunal ha sostenido lo siguiente: la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo cuando se otorga el registro de marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado, proceso 56IP de 2013, marca HUEXCO COLOR CENTER mixta, publicado en la gaceta oficial 221 del 22 de junio de 2013 citando al proceso 55IP de 2002 diseño industrial burbuja videos 2000 publicados en la gaceta oficial 821 del 01 de agosto de 2002.
Continúa el tribunal de igual manera ha reiterado que la doctrina se ha inclinado a considerar que en general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación que en un momento dado pueden ser definitivos, el elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto, proceso 56IP de 2013 ya citado citando al proceso 26IP 98, marca mixta casa publicada en gaceta oficial 410 del 24 de febrero de 1999”.
Para este despacho entonces es evidente que el cotejo que se debe realizar de conformidad con las reglas para la comparación entre signos mixtos y aquí es necesario rememorar, recordar que la expresión DELI es débil por estar integrada por un elemento descriptivo y de uso común y, por lo tanto, no es susceptible a apropiación exclusiva y no puede ser objeto del presente cotejo.
La sociedad DYVAL SA en sus alegatos de conclusión puso de presente que GASTROINNOVA al solicitar el registro de su marca usó la expresión D-L-I-Z, en este punto quiero recordar esta parte los alegatos de conclusión, no obstante en el presente proceso se evidencia que bajo el expediente SD2018/0077600 con fecha de presentación 26 de septiembre de 2018 la demandada solicitó el registro de la marca mixta dl’z para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43 de la clasificación internacional de NIZA, marca que fue concedida mediante Resolución 31483 de 30 de julio de 2019 en donde además se declaró infundada la oposición presentada por DYVAL SA quien ahora es la demandante, sobre esa Resolución debo precisar que si bien la demandante en algún momento manifestó que fue objeto de apelación, eso se evidenció en la audiencia anterior, es decir en la de 01 de febrero de 2021, es claro que mientras se encuentre vigente el acto administrativo que concedió la marca, el signo goza de carácter distintivo y se encuentra legalmente protegido, ahora en cuanto al cotejo y retomando el tema anterior que se debe tener en cuenta que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado en el proceso 2IP de 2014 que:
“Si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico en principio no existiría riesgo de confusión”. Y es que precisamente es lo que sucede en este caso, este despacho no evidencia ese riesgo de confusión y asociación alegado por el demandante por cuanto a cortejar los signos mixtos en su conjunto como lo mencione anteriormente que se debe hacer porque estamos frente a una marca que se considera en cuanto a su expresión débil, se encuentran diferencias sustanciales como colores, tipografía, la forma de las letras que contienen, pues el signo de la demandada, las mismas se encuentran sobre una línea curva que asemejan una sonrisa y se encuentran dentro de un círculo, un signo muy diferente al que o de los cuales es titular la demandante, es así como el demandante no puede fundamentar la existencia de confusión y, por tanto, pues su acción de infracción a derechos de propiedad industrial en los términos del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 simplemente en el hecho de que se use una expresión igual o similar a ese elemento genérico, pues perdón a ese elemento débil, pues de ser así se le estaría otorgando exclusividad sobre una expresión cuyo uso debe estar permitida en el sector de los alimentos como lo son las clases 30 y 43 de la clasificación internacional de NIZA, igualmente ocurre con las decisiones proferidas por este despacho las cuales fueron revocadas por este mismo despacho y posteriormente se procedió a negar las solicitudes de medidas cautelares.
Y esta última decisión, es decir, de negar la solicitud de medidas cautelares, fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá y en sus alegatos de conclusión por la parte demandante, basa parte de sus alegatos en decisiones que, como lo mencione anteriormente se encuentran revocadas incluso por este mismo despacho.
Adicionalmente, se precisa que la prueba allegada por la parte demandante como de dictamen pericial no cumple con los presupuestos contenidos en el artículo 226 del Código General del Proceso, tan es así que la misma directora de CONECTA, es decir de la sociedad que realizó ese informe o ese documento que fue allegado indicó que ella no realizó un dictamen pericial, sino que realizó un estudio sin que de dicho documento se entienda como la prueba decretada. Es así como el despacho evidencia que esta prueba no puede ser tenida o no puede ser valorada como un dictamen pericial, pues el mismo carece de todos los requisitos legales establecidos en el Código General del Proceso, finalmente y pues razones anteriores, todas estas las cuales me conllevan a negar las pretensiones y adicionalmente, pues se encuentra probada la excepción de mérito que está siendo analizada.
Finalmente en cuanto al acuerdo de transacción que también se nombró en los alegatos de conclusión debo poner de presente necesariamente que el mismo versa sobre circunstancias ajenas a este proceso, pues incluso si fuera así, si fuera por circunstancias similares este despacho habría proferido una sentencia anticipada, de conformidad con el numeral tercero del artículo 278 del Código General del Proceso e incluso la demandante, pues habría, se puede entender que la demandante habría incoado una acción a todas luces improcedente y errónea. como es esta acción por infracción a derechos de propiedad industrial, es así como en ese orden de ideas según lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso al encontrarse probada esta excepción que conduce a rechazar las pretensiones de la demanda me abstendré de examinar las restantes.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Ahora en cumplimiento en lo previsto en los artículos 365 y 366 del numeral 3 del Código General del Proceso fijaré las agencias de derecho correspondientes a la primera instancia que debe asumir la parte demandante para esto tendré en cuenta las tarifas establecidas por el consejo superior de la judicatura acuerdo PSAA1610554 que es el que se aplica a este caso, específicamente el artículo quinto, numeral 1 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto, condenaré entonces en costas a la demandante las cuales, pues según la norma se fijan entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en este caso voy a fijar cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS ($4.059.920) que deberá pagar DYVAL a favor de la demandada.
Es así como en mérito de lo expuesto, la coordinadora del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso administrando justicia y en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley resuelvo:
[RESUELVE]
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente diligencia.
SEGUNDO: Condenar en costas a la sociedad DYVAL SA, para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTOS VEINTE PESOS ($4.059.920), los cuales deberá pagar a favor de la demandada.
Esta decisión se notifica en estrados a las partes.
[La parte Demandante interpone recurso de apelación]