Fecha: 10/08/2018
Radicado: 16-467366
Accionante: FULGOR ENERGÍA S.A.S.
Accionado: ENERSOLAR E.U.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ:
[ANTECEDENTES]
Entonces se han cumplido los presupuestos para que se pueda dictar sentencia y procederé de conformidad. Primero, voy a recordar algunas síntesis de los hechos de la demanda, la demandante afirmo que la sociedad FULGOR, importa y ofrece en ventas en el territorio colombiano productos identificados con la marca EVEREST, para la comercialización de pilas baterías, paneles solares, celulares entre otros desde el año 2006.
Expresó que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca EVEREST, para identificar productos de la clase 35 de la clasificación Internacional de Niza, para identificar servicios de publicidad. Esta marca fue concedida mediante resolución 26807 de 2006. Señaló que el 16 de febrero de 2007 celebró un contrato con el señor Mauricio Lenguas Castañeda, cuyas funciones asignadas correspondían a la celebración de contratos y comercialización de los productos asociados con la marca EVEREST.
Indicó que el 7 de marzo de 2008, el señor Mauricio dio a conocer la decisión de terminar su relación laboral con FULGOR ENERGÍA S.A.S. Manifestó la demandante que el 2 de octubre del 2008 solicitó el registro de la marca EVEREST, en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza, para identificar aparatos e instrumentos científicos, eléctricos, pilas, baterías, panales solares, tableros electrónicos, rectificadores, inversores IUPS. El registro de marca le fue concedido por resolución 18258 del 2009.
Afirmó que, en el año 2009, Mauricio Lenguas, registró en la Cámara de Comercio la sociedad ENERSOLAR E.U, la cual obtuvo 2 licitaciones en los años 2015 y 2016, dentro de los procesos de selección abreviada realizados por la Policía Nacional. Agregó que las licitaciones señaladas implicaron la venta de paneles solares e inversores.
Indicó que, en el marco del proceso de selección abreviada del año 2015, ENERSOLAR, a través de la unión temporal ENERSOLAR E.U ALCALA S.A.S. presentó las respectivas propuestas en donde se evidenció que la demandada ofreció productos marcados con el signo EVEREST. Señaló que, para el proceso de selección abreviada del año 2016, ENERSOLAR entregó a la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional la propuesta de selección abreviada ofertando productos identificados EVEREST. Eso es apenas una breve síntesis de los hechos.
[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA]
Hablemos de la legitimación. esto es un proceso de propiedad industrial y sobre este punto el artículo 238 de la decisión 486 de 2000 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta sedición podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. FULGOR ENERGÍA S.A.S. como demandante acreditó la titularidad sobre el signo distintivo EVEREST, registrado en la clase 9 de la clasificación Internacional de Niza. Al respecto se puede verificar el folio 13 del cuaderno número 2, por lo tanto, la demandante se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial objeto del presente proceso.
Quiero, hacer en este punto una precisión importante, y es que, pese a que la demandante también allegó el registro de la marca correspondiente a la clase 35, lo cierto es que toda la argumentación que se puede ver en la demanda se refiere a la infracción de la marca registrada en la clase 9. Lo anterior se puede ver, por ejemplo, en el folio 38 del cuaderno 3, en donde el demandante hace el cotejo de los signos y ofrece una explicación. Afirma que la infracción se presenta en relación con productos dice allí, idénticos a los registrados y en seguida procede a mencionar los productos de la clase 9.
Por tanto, de la interpretación que hago de la demanda concluyo que la infracción que se alega aquí es una infracción realmente sobre la clase, el registro concedido en la clase 9 que es el que precisamente menciona todos esos productos que se han señalado y así, esa es la marca que voy a señalar.
[INFRACCIÓN MARCARIA – CONFUSIÓN]
Pasemos al análisis de la infracción, para ello me voy a apoyar en el artículo 155 de la Decisión 486, donde señala que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:
El literal D de esa norma dice, “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuales quiera productos o servicios, cuando tal uso puede causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.”
Así, teniendo en cuenta esta norma lo primero que debe establecerse en este tipo de procesos es sí la demandada ha hecho uso de la expresión que se aduce infractora, una vez se verifica el hecho se procede a calificar ese uso. El uso del demandado a la luz de la Decisión 486, a partir de ahí se puede establecer la infracción, para eso se utiliza el artículo 155.
En el caso, que nos encontramos analizando, está demostrado que la sociedad en el ENERSOLAR ha participado en procesos de selección abreviada convocados por la Policía Nacional, con el fin de adquirir paneles solares, entre dichos procesos se encuentran el identificado con el número PNDIRAC SA0242015 que se aprecia en el folio 46 al 50 del cuaderno 2. Esta circunstancia se encuentra igualmente probada en aplicación de la sanción que establece el artículo 205 del Código General del Proceso, en relación con la pregunta número 6 del interrogatorio escrito que fue aportado por la parte demandante.
En este proceso de selección, ENERSOLAR a través de la propuesta de 15 de mayo de 2015, presentada por la unión temporal conformada por dicha sociedad y ALCALA S.A.S., se puede apreciar en los folios 50 en adelante del cuaderno 2, que esta allegó las especificaciones técnicas de los productos objeto de venta, entre ellos se encontraba el regulador, controlador que aparece identificado según ese documento con la marca EVEREST, según se aprecia en el folio 150 y 159 del cuaderno 2, así como inversores y baterías identificados con esta misma marca según se aprecian en los folios 151 y 159 y 160 de ese mismo cuaderno.
Así mismo dentro de la citada propuesta se encontró que la unión temporal adjuntó un documento para demostrar su experiencia en proyectos similares, ese documento corresponde a lo que se denomina certificación de suministros expedida por la Escuela de Policía Rafael Reyes el 31 de diciembre del 2014, en el que pude apreciarse que se incluyen productos de la marca EVEREST, para ello se pueden ver los folios 169 y 170 del cuaderno 2.
Por otra parte, obra prueba del uso del signo EVEREST, mediante la presentación de la propuesta entregada el 18 de abril del 2016 por ENERSOLAR E.U, folio 194 a 213 y 218 a 250 del cuaderno 2 y folio 1 a 27 del cuaderno 3, para el proceso de selección abreviada PNDIRAC SA0342016, realizado también por la Policía Nacional, cuyo objeto era la adquisición de baterías y fuentes para la plataforma de comunicaciones de la Policía Nacional, respecto de las cuales la demandada presentó especificaciones técnicas de baterías estacionarias según se puede ver el folio 5 del cuaderno 3, y fuentes reguladoras todos ellos identificados con la marca EVEREST, según se aprecia en los folios 7 del cuaderno número 3.
Finalmente, a folios 180 y 186 del cuaderno 2, se observa los documentos que hacen parte de la oferta presentada por la unión temporal de la que así parte la demandada y en ella se incluye el catálogo y la información técnica de los productos ofertados en donde se puede apreciar con claridad el uso de la expresión EVEREST. Es importante tener en cuenta que aunque estos documentos que acabo de mencionar se encuentran en idioma extranjero la valoración que hago de los mismos está relacionada únicamente con el uso de la marca y no con el texto contenido en las documentales a las que me he referido.
Así las cosas, está demostrado que la accionada ha hecho uso de la expresión EVEREST en el desarrollo de su actividad económica, lo cual se ha llevado a cabo para el ofrecimiento de productos como pilas, baterías, paneles solares, tableros eléctricos, rectificadores, inversores, IUPS, reguladores o controladores identificados todos ellos con la mencionada expresión EVEREST. Todo lo anterior queda plenamente acreditado en las pruebas señaladas, así como la confesión derivada a la pregunta 8 del interrogatorio escrito.
Puesto de este modo las cosas, es claro que en el presente caso la demandada ha hecho uso a un signo idéntico al registrado por la demandante ante el ofrecimiento de productos para los cuales se encuentra registrada la marca. Se ha llevado a cabo para identificar pilas, baterías, paneles solares, tableros eléctricos, rectificadores, inversores, y UPS, todos ellos protegidos sobre la clase 9 dentro de la clasificación Internacional de Niza. Lo anterior da lugar a configuración de la presunción establecida en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, según el cual, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión, todo lo cual quiere decir que en este caso la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante.
[EXCEPCIÓN DE IMPORTACIÓN PARALELA]
Llegados a este punto, es importante hacer una aclaración ya que la demandante afirmó en su interrogatorio de parte, que al igual que la demandada, ha importado los productos marcados con el signo EVEREST del mismo fabricante, esto se puede escuchar en el minuto 00:09:04, 00:09:23, y 00:13:29 del interrogatorio de parte, lo que nos sugería en principio la existencia de importaciones paralelas por parte de la accionada que estarían amparadas por el artículo 158 de la Decisión 486.
No obstante, al hacerse FULGOR a la titularidad de la marca que identifica los productos importados, y no a ver otorgada autorización a la demandada para que ella también importe los productos identificados con su marca, no estría amparada por la excepción que acabo de señalar. Sobre esto, vale la pena recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse a la figura de las importaciones paralelas y agotamiento del derecho señaló:
“La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efectúa con un producto de marca legitima pero fuera de la cadena comercial oficial, no existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular cuando está importación es originada por el titular o con su consentimiento, pero para el caso estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular, o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original no podría considerase que los derechos del titular original quedan agotados, estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual tal como ocurre en este caso en donde la demandante no ortigó ningún tipo de autorización a la demandada para que realizará esas importaciones”.
[DAÑOS DERIVADOS DE INFRACCIÓN MARCARIA]
Verificada la infracción, procedamos hablar de los daños, de acuerdo con lo que fue expuesto en el escrito de demanda el daño sufrido por FULGOR, corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia del uso de la marca EVEREST, igualmente para efectos de la cuantificación se acogió el sistema de indemnizaciones prestablecidas.
Antes de emitir, un pronunciamiento sobre este punto debo dejar claro que quien eligió el sistema de indemnizaciones prestablecidas no tiene que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez, no obstante, el régimen de indemnizaciones prestablecidas únicamente libera de la carga de la cuantía del daño, pero no de la existencia de este cuya carga sigue estando en cabeza del demandante.
Así las cosas, debo comenzar analizando si la demandante cumplió con esa carga, es decir demostrar el daño y luego procedo a estimar la cuantificación del daño según los criterios que me otorga el sistema de indemnizaciones prestablecidas. Según mencionó el demandante, entonces el daño al que se refiere, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia y esto merece una explicación especial del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 especialmente el literal C.
Si observamos ese artículo, podemos encontrar que su encabezado enuncia, anuncia un listado de criterios para facturar los permisos, dichos criterios se encuentran en tres literales, el primero de ellos hace referencia al daño emergente, al lucro cesante, lo que nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios a lo que está aludiendo es a tipologías de daños, que en el caso del literal A, son los tradicionales que ya existían del código civil y luego menciona otros tipos de literales, es decir, si los del literal A, son daños es lo lógico que los demás criterios que menciona la norma es decir los que aparecen en los literales B y D, también corresponden a daños, a tipologías de daños, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. El legislador quiso que los literales B y C fueran también daños como lo son los contenidos en el literal A.
Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de especial relevancia con los que tienen que ver con la protección de derechos de propiedad industrial. Insisto,
la sociedad demandó por el uso indebido de su marca.
Establecido el daño entonces, pasemos a su cuantificación. Según el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 del 2015, norma que se encuentra vigente en materia de indemnizaciones prestablecidas, esa indemnización puede ser equivalente a un mínimo de tres salarios legales mensuales vigentes y hasta el máximo de 100 salarios legales mensuales vigentes por cada marca infringida. Adicionalmente, según el parágrafo de ese mismo artículo para cada caso en particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.
Así, en este caso se verificó que la demandada participó en dos licitaciones que se dieron en los años 2015 y 2016, criterios que me sirven para fijar una suma equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de indemnización, lo cual asciende a COP$ 15.624.840, y a eso corresponderá la condena. Solo resta hablar de las agencias en derecho.
En cumplimiento de los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General de Proceso, fijaré las agencias en derecho correspondientes a esta instancia para lo cual voy a tener en cuenta lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSA1610554 específicamente el artículo 5 numeral primero que se refiere a procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto. ¿Y por qué ese criterio? Porque se trata de un proceso sin cuantía determinada debido a la aplicación del régimen de indemnizaciones prestablecidas.
Entonces siguiendo esa norma, se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, COP$ 7.812.420. En atención a la diligencia que tuvo el abogado de la parte demandante en todas las etapas del proceso, lo mismo no podría decirse de la labor realizada por el extremo demandante. Antes de mencionar el resuelve, voy a señalar que, consultada la base de datos pública, la que la Superintendencia tiene en acceso, que se conoce como registro único empresarial, pude verificar que en el ENERSOLAR ya no se llama en el ENERSOLAR E.U, sino en el ENERSOLAR S.A.S., entonces para todos los efectos y para que la sentencia no pueda tener un resuelve de pronto incongruente, a lo mejor inútil, voy hacer el ajuste correspondiente porque la información la obtuve de una base de datos pública.
Entonces en el resuelve no voy habar de en el ENERSOLAR E.U, sino en el ENERSOLAR S.A.S. que es como se llama la sociedad.
[RESUELVE]
En mérito de lo expuesto el coordinador del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de ley resuelve.
1. Declarar que la sociedad ENERSOLAR S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial de FULGOR ENERGÍA S.A.S.
2. Ordenar en el ENERSOLAR S.A.S. a abstenerse de importar y ofrecer productos que contengan la expresión EVEREST, así como vender productos tales como aparatos e instrumentos científicos y eléctricos pilas, baterías, paneles solares, tableros eléctricos, rectificadores, inversores IUPS identificados con dicha expresión, lo anterior debe cumplirse a partir de la notificación de la presente providencia.
3. Prohibir a en el ENERSOLAR S.A.S. la importación y comercialización de productos marcados con la expresión EVEREST, para identificar aparatos, instrumentos científicos y eléctricos, pilas, baterías, paneles solares, tableros eléctricos, rectificadores, inversores IUPS, lo anterior debe cumplirse a partir de la notificación de la presente providencia.
4. Ordenar a en el ENERSOLAR S.A.S. a abstenerse de usar la expresión EVEREST, en sus facturas, tarjetas de presentación, páginas Web o cualquier otro medio publicitario, lo anterior debe cumplirse a partir de la notificación de la presente providencia.
5. Ordenar en el ENERSOLAR S.A.S. entregar a la demandante todas las facturas, las tarjetas de presentación, sellos que contengan la expresión EVEREST, lo anterior debe cumplirse a partir de la notificación de la presente providencia.
6. Condenar en el ENERSOLAR S.A.S. a pagar a favor de FULGOR ENERGÍA S.A.S. la suma equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes esto es la suma de 15 624 480 COP a título de indemnización de perjuicios, para pagar esta suma la demandada cuenta con un término de 10 días.
7. Condenar en costas en el ENERSOLAR S.A.S. por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes esto es la suma de 7 812 420 COP, por secretaria en el momento que corresponda debe procederse a la liquidación de costas.
Está decisión queda notificada en estrados.