Fecha: 12/01/2021
Expediente No. 19-50209
Demandante: GRASAS S.A.
Demandado: PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S.
Una vez escuchado el alegato de conclusión presentado por la parte demandante en el entendido de que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, se procede a emitir sentencia que defina esta instancia. Comienzo por decir que con base en lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, entraremos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda a fin de resolver sobre los puntos planteados en la fijación de litigio, el cual consistió en:
- Establecer si la sociedad GRASAS S.A. ha usado en el comercio la marca OLIOSOYA para distinguir aceite de consumo humano.
- Determinar si la sociedad PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. ha usado en el comercio la expresión OLISOYA para distinguir aceites de consumo humano.
- Establecer si con dicha conducta PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S. incurrió en los actos desleales de confusión, engaño, explotación de la reputación ajena y violación a la cláusula general del artículo 7 de la ley 256 de 1996.
[ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LEGITIMACIÓN]
Una vez decantado lo anterior abordaré el tema de los ámbitos de aplicación y lo primero que se debe de advertir es que en el presente asunto se encuentran cumplidos los ámbitos de aplicación consagrados en los artículos 2, 3 y 4 de la ley 256 de 1996, adicionalmente, sobre los mismos no se efectuó reparo alguno. De otra parte, también se encuentra acreditada la legitimación de las partes en los términos de los artículos 21 y 22 de la ley 256 de 1996, agregando igualmente que, sobre los mismos, sobre esta legitimación no se hizo reparo alguno.
[ACTO DE CONFUSIÓN]
Una vez establecido lo anterior, vamos a estudiar cada una de las conductas desleales respecto de las cuales la parte demandante ha indicado que han sido cometidas por PROVEEDORA TEQUENDAMA S.A.S.
Comienzo por abordar el acto de confusión:
De conformidad con el artículo 10 de la ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que atenta especialmente contra el interés del consumidor, consiste en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado. Se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.
Al respecto me remito a la obra de la académica Silvia Barona Vilar, Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional, especialmente proceso civil y extrajurisdiccional, tomo 1, edición Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, página 294 e igualmente a la decisión adoptada por la sentencia de Casación Civil de noviembre 19 de 1999, expediente 5091.
Continuando con esta conducta es pertinente indicar que dentro del concepto de acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos de confusión directa, en los que según el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, como los de confusión indirecta, en los que se presenta el denominado riesgo de asociación que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate, pero les atribuye, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común o, de algún modo, si le haya llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales o que pertenece al mismo grupo empresarial, etcétera.
Es del caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último puede perfectamente preferir un producto a otro solo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora a la que asocia un determinado estatus de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de los productos.
Al respecto me remito a… perdón, a la obra de Martínez Sanz, Fernando, comentario práctico a la ley de competencia desleal, editorial Tecnos, Madrid, 2009, página 79. En el presente asunto el fundamento y la acusación efectuada por la demandante consistió en que el uso de la marca no registrada OLIOSOYA constituye el medio para producir en los consumidores confusión sobre el origen del producto, agregó que la marca, perdón me estaba refiriendo a OLIOSOYA y dije es OLISOYA, agregó que la marca OLISOYA es prácticamente idéntica a la marca OLIOSOYA e identifica los mismos productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, a saber, aceites y grasas para uso alimenticio. Es evidente que el uso que le ha dado la demandada a la marca OLISOYA no tiene un fin distinto a generar confusión al consumidor y que busca incrementar su participación en el mercado de los aceites vegetales en Colombia. Agregó igualmente la demandante que la marca propiedad de ella solo se diferencia de la marca utilizada por la demandada en una sola letra lo cual evidentemente genera un riesgo de confusión e incluso induce a error al consumidor que inadvertidamente toma una elección de consumo en el mercado y que puede no ser consciente que el aceite adquirido no es una marca OLIOSOYA, sino que es marca OLISOYA. Añadió que al compartir las dos primeras palabras «oli» y las últimas cuatro letras «soya», resulta evidente que tiene una similitud fonética de tal magnitud que su idéntica pronunciación tiene la potencialidad de inducir al consumidor en una indebida asociación de su origen empresarial. Manifestó que existe un riesgo de confusión directa, pues existe la posibilidad de que el consumidor al adquirir el aceite OLISOYA piense que está adquiriendo OLIOSOYA, así mismo existe un riesgo de confusión indirecta, pues el consumidor al adquirir el aceite OLISOYA bien puede considerar que el mismo es fabricado por la demandante, expresó que el producto comercializado por TEQUENDAMA corresponde a la misma categoría del aceite OLIOSOYA fabricado y comercializado por GRASAS por lo que el riesgo de confusión es aún mayor, pues en el mercado no se identifican alimentos de otras categorías bajo tal marca.
Partiendo de los anteriores argumentos se debe precisar que, tal como lo ha dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia, el titular de derechos sobre signos distintivos como marcas que estén siendo reproducidos, imitados o en fin utilizado indebidamente y sin autorización cuenta en línea al principio con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga para reprimir las descritas conductas, estas son: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que por estar dirigidas a tutelar bienes jurídicos distintos exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de su pretensión, para efectos de que su pretensión sea acogida.
Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos hacen un tipo de protección reforzada basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeto a los principios de formalidad, actividad y publicidad consistente en la concesión de una exclusiva, erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador, automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia del derecho, de manera que como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el Ius Prohibendi, emanando un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar: (i) la existencia del derecho infringido y (ii) la infracción de tal derecho que tiene lugar cuando se realizan conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de este derecho.
De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad de la competencia, no están encaminadas a la defensa de un signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica, asegurando que a la hora de competir los participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta a los que hace referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7 a 19 de la ley 256 de 1996. En consonancia con lo anterior, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente por sí misma para configurar el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues el bien de propiedad industrial, se aclara, en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir en materia de signos distintivos, esto es, si constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar, de donde se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos de que se trata de igual la existencia de un acto de competencia desleal fundada en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitados a establecer la mera infracción de este derecho, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión desleal en el mercado, así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen:
“No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa, se trata entonces de determinar si dichos actos en relación con un competidor determinado generan confusión en el público consumidor respecto el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.
Y al respecto me remito a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149IP del mismo año.
Por supuesto la autorización indebida de signos distintivos ajenos no es una conducta que resulte indiferente u intrascendente en el mercado de la acción de competencia desleal como lo ha sostenido este despacho en reiteradas oportunidades, en efecto existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se trate en los que se imponen corregir como única conclusión razonable sobre la base de las reglas de la experiencia que la utilización indebida de los signos distintivos y la consecuente existencia determinados productos cuya prestación al público se lleva a cabo de la misma manera es una conducta idónea para generar el mercado efectivo potencialmente un riesgo de confusión entre los productos así identificados.
Entre las comentadas condiciones vale anotar, entre otras, el que los productos distinguidos con el signo en cuestión sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario, que se han publicitado a través de los mismos o similares medios, que se comercialicen mediante canales idénticos y que estén destinados a la misma clase de consumidor en especial cuando se trate de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención.
Partiendo de las acusaciones formuladas por la demandante en torno a la presunta comisión de este acto desleal por la supuesta utilización del signo OLIOSOYA por parte de la demandada el despacho en primer lugar encontró que la demandante comercializa en el mercado aceite vegetal identificado bajo la expresión OLIOSOYA tal como se desprende la etiqueta plasmada en el escrito de demanda que obra consecutivo 0 del expediente, así como las certificaciones expedidas por el revisor fiscal de GRASAS SA sobre la inversión en el mercado de la marca OLIOSOYA entre los años 2013 y 2018 esto obrando en consecutivo 0 del expediente.
Por otra parte, se evidenció que la parte demandada ha venido comercializando en el mercado aceite de soya identificado con la expresión OLISOYA tal como se desprende en las imágenes sobrantes a consecutivo 0 del expediente aportadas con el escrito de demanda, en este punto se debe aclarar que pese a que la etiqueta que identifique dicho producto es comercializado por distribuidora y comercializadora OLISOYA nótese que la dirección que aparece en la misma y que corresponde a la Carrera 69 # 36-27 SUR de Bogotá, corresponde a la que está inscrita por PROVEEDORA TEQUENDAMA como dirección de notificación judicial en el registro mercantil según el certificado de existencia y representación legal que fue aportado con la demanda y que obra igualmente a consecutivo 0 del expediente.
Lo anterior se corrobora a través de lo expresado en el hecho y de la demanda en aplicación de la sanción establecida en el artículo 97 del código general del proceso al no haberse contestado la demanda por parte de la pasiva que señala que: “en el año 2018 encontramos en el mercado un aceite de soya identificado con la marca OLISOYA comercializado por TEQUENDAMA”, plasmándose igualmente en dicho escrito, dicho hecho o activa dicho hecho la fotografía y la etiqueta que identifica dicho producto, adicional a lo anterior y en aplicación de la sanción del artículo 97 del código general del proceso se tiene por probado que, acorde con lo expresado a través del hecho o de la demanda lo relativo, a que:
“Encontramos que a la fecha de presentación de esta demanda en el mercado sigue comercializándose aceite bajo la marca OLISOYA, en efecto aportamos en una memoria USB adjunta fotografías tomadas en el mes de febrero de 2018 en el municipio de Yopal en las que constan que TEQUENDAMA no solo no ha retirado del mercado el aceite identificado con la marca olisoya, sino que la está comercializando en todo tipo de presentaciones”.
Para lo cual igualmente la demandante aportó una fotografía que soporta lo expresado anteriormente, de igual manera y en aplicación a la sanción del artículo 97 del código general del proceso, o se tiene por probado lo expresado en el hecho P de la demanda en el que se manifestó:
“Es claro que el aceite comercializado por TEQUENDAMA está compitiendo con OLIOSOYA, pues aparecen dispuestos en el mismo lineal de un mercado minorista junto con otros aceites de distintos orígenes y marcas, no obstante, en su mayoría son aceites OLISOYA en distintas presentaciones que van desde los 120 mililitros a los 3 000 mililitros, es decir en presentaciones en las que se encuentra OLIOSOYA en el mercado”.
Adicional a lo anterior, existen una serie de comunicaciones sostenidas entre la parte demandante, a través de su representante legal y representante judicial, y el señor William Edgardo Trompa Zuluaga en relación con el uso de la expresión OLISOYA para identificar aceite por parte de la demandada y lo que de esta situación perjudica a la demandante, en las cuales la pasiva manifestó a través del correo wtzxiy@hotmail.com, que corresponde a la dirección electrónica registrada por la demandada en el registro mercantil y esto obrante consecutivo 0 del expediente que:
“Hacemos referencia a su carta del pasado 16 de mayo sobre requerimiento prejudicial para tratar del tema, nos permitimos solicitarles, nos concedan una cita personal, preferiblemente para el miércoles de la siguiente semana, por encontrarse mi socio incapacitado”.
Esto referente al correo del 24 de mayo de 2018 y en otra comunicación sostuvo que: “estamos de acuerdo con retirar del mercado la marca OLISOYA de manera que le agradecemos agendar la cita solicitada”, esto corresponde al correo remitido por la representante de la pasiva del 25 de mayo de 2018.
Lo puesto de presente también tiene soporte al tenerse por demostrado el indicado en el hecho Ñ de la demanda en aplicación de la sanción del artículo 97 del código general del proceso relativo a que:
“El 13 de septiembre de 2018 el señor William Trompa representante legal de TEQUENDAMA envió un correo a mi representada en el que manifestó en relación con las etiquetas identificadas con la marca OLIOSOYA que una parte se nos agota en noviembre, pero el grueso alcanza hasta mediados de diciembre y una pequeña cantidad hasta enero de 2019”.
De esta manera, al tener probado que la demandada comercializa en el mercado aceite de soya, producto identificado por el signo OLISOYA al visualizar las etiquetas que corresponden tanto al producto identificado por la marca OLIOSOYA comercializado por la demandante, como el producto identificado con el signo OLISOYA puesto en el mercado por la demandada, el despacho encuentra que en efecto la conducta desplegada por la pasiva, de comercializar un producto bajo dicha marca, constituye la comisión del acto desleal de confusión, debido a que como se puede observar las etiquetas comparten expresiones sustancialmente confundibles, estas son OLIOSOYA y OLISOYA, las cuales solo se diferencian en la ausencia de la letra “o” en la expresión intermedia, en la expresión utilizada por la demandada, de igual manera sus etiquetas comparten una similar grafía en las letras utilizadas en las expresiones, así como el color rojo de las mismas, encerradas igualmente por un óvalo, similitudes relevantes que no permiten el consumidor verificar las secundarias diferencias que conforman las etiquetas de los productos al estar identificadas por elementos de tipo común en relación con la comercialización de aceites, tales como figuras de alimentos o colores que semejan vegetales como ocurre en el fondo de color verde de la etiqueta de la demandada, del producto de la demandada, diferencias estas que resultan casi imperceptibles al momento de ser adquirido el producto por parte de un consumidor medio en el mercado que solamente basado en el impacto que le genera las expresiones OLIOSOYA y OLISOYA de color rojo y encerradas por un óvalo se le irá incurso en un riesgo de confusión directa al pensar que está adquiriendo el mismo producto.
Lo expuesto tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta tal como se decanta de las etiquetas mismas, que ambas corresponden a productos como mezclas de aceites vegetales en el caso de producto comercializado por la demandante y aceite de soya en el caso del producto comercializado por la demandante, circunstancias estas que sumadas a la comercialización de los mismos a través de idénticos canales de comercialización como son establecimientos de comercio donde comparten la misma estantería o góndola hacen, sin lugar a dudas, que se presente un insuperable riesgo de confusión en los consumidores que pretendan adquirir el mismo tipo de productos que prácticamente consiste en aceites para cocina. De esta manera al evidenciarse que la demandada ha venido comercializando el mismo tipo de producto, una presentación similar en el mercado del mismo, plasmada a través de una etiqueta que contiene elementos similares de los que conforman la etiqueta del producto comercializado por la demandante y utilizando los mismos canales de comercialización, es claro que la pasiva incurrió en el acto desleal de confusión.
[ACTO DE ENGAÑO]
Paso a abordar el acto de engaño.
Según el artículo 11 de la ley 256 de 1996, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseguraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, será susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la actitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Para la configuración del acto denunciado se hace necesario que la conducta efectuada por el sujeto pasivo de la demanda induzca al público en error respecto a las ideales, prestaciones o establecimientos ajenos, es decir se requiere al menos la potencialidad del comportamiento inductivo del autor para que provoque una reacción entre consumidores o pasen información que no corresponde a la verdad, lo cual se trata en suma de ofrecer o las mismas una falsa representación de la realidad que induzca a error siquiera de manera potencial alrededor de dicha información. De acuerdo con lo anterior, para que la conducta desplegada por un empresario pueda considerarse como engañosa resulta necesario que pueda inducir en error a los consumidores o que genere falsas expectativas en los destinatarios, es decir, se requiere la potencialidad por parte de su autor, de que su comportamiento inductivo provoca una reacción entre los consumidores con base en la información que no corresponde a la verdad, adicionalmente se requiere que se realice la utilización o la ejecución de indicaciones incorrectas o falsa y que resulten aptas para incidir, aunque sea de manera potencial, en la conducta de quienes son los destinatarios de la información emitida.
En el presente asunto, el fundamento de la acusación efectuada por la demandante en el torno a esta conducta consistió en:
Primero: TEQUENDAMA está empleando en las etiquetas del aceite que comercializa una marca que como se demostró es susceptible de inducir a error a los consumidores que al adquirir el aceite OLISOYA piensen que están adquiriendo el aceite OLIOSOYA de GRASAS.
Segundo: TEQUENDAMA está empleando maniobras tendientes a inducir en error a los consumidores, quienes bien pueden creer que está comprando OLIOSOYA o bien piensan que OLISOYA es fabricado por GRASAS, en uno y otro caso se configura el acto de engaño en detrimento del derecho a la información de los consumidores de los de GRASAS y el derecho constitucional a la libre competencia económica en igualdad de condición.
Partiendo de las anteriores acusaciones en relación con este tipo de acto y conforme a lo manifestado por la parte demandante, es preciso delimitar las conductas que configuran el acto de engaño y el acto de confusión que han analizado, esto por cuanto tal como lo expone la demandante respecto a la conducta de engaño menciona que se está induciendo al consumidor a error porque al adquirir el producto de la demandada piensa equivocadamente que está adquiriendo el que comercializa la demandante.
Bajo este entendido de conformidad con los artículos 10 y 11 de la ley 256 de 1996 si bien los actos desleales y de engaño, perdón, de engaño y confusión, se caracterizan por su aptitud para inducir a error a las personas a las que se dirige, es de aclarar que el acto de engaño, en el acto de engaño, perdón, el error se circunscribe a la naturaleza, el modo de fabricación, las características y la actitud en el empleo o la cantidad de los productos y se proyecta sobre la actividad prestaciones mercantiles o el establecimiento lo que reconstituye la propia prestación, es decir, la creación material, mientras que el objeto del acto desleal de confusión ya analizado está constituido por los medios de identificación empresarial, estos son los signos distintivos y en general los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras formas, de otras ofertas, perdón, que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la prestación de un producto, creación formal como se explicó al momento de abordar el acto de confusión.
De esta manera, para el caso en concreto, el despacho no evidenció la realización del acto de engaño por parte de la demandada, debido a que acorde con los hechos de la demanda y las pruebas aportadas la demandada, no realizó ningún tipo de conducta que estuviera dirigida a generar al consumidor una idea errónea en cuanto al producto mismo que comercializa dicha parte o la demandante, sea en relación con su naturaleza, características, cantidad, modo de fabricación o en relación propia o a la actividad comercial depuesta en el comercio, ya que el presunto comercia… perdón, ya que el presunto comportamiento de TEQUENDAMA correspondió al uso en el mercado del signo OLISOYA, a través de una etiqueta, para identificar aceite de consumo humano, más no estuvo dirigido a referirse a los aspectos antes referidos del producto mismo, ni a su comercialización, es decir, la demandada no dirigió su conducta a inducir a error a los destinatarios sobre los productos en cuestión, prestaciones mercantiles como los trata la doctrina, sino a producir aspectos característicos, a reproducir, perdón, aspectos característicos de los medios formales de identificación de los mismos, como se expresó anteriormente al analizar el acto de confusión y, esto hago una claridad, va referido a los signos distintivos de los cuales se dolió la demandante que han sido vulnerados por la parte demandada.
Por lo anterior no se encuentra probado el acto de engaño y por tal razón se desestimará la declaración, la solicitud de declaración en torno a esta conducta.
[ACTO DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]
Paso a abordar el acto de la explotación de la reputación ajena:
De conformidad con el inciso primero del artículo 15 de la ley 256, se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial o comercial, perdón, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Para efectos de precisar el contenido del acto desleal en estudio faltase por indicar, con apoyo como lo ha dejado sentado la jurisprudencia, que la reputación de un participante en el mercado consiste en el buen nombre y prestigio que tiene un establecimiento de comercio o un comerciante frente al público en general, es el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y está en la red de relaciones corresponsales de toda clase, abonada la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, identidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona. Esta parte que acabo de mencionar me remito a la sentencia de casación civil de julio 27 de 2001.
Refiriéndose a todas estas características, todas que siendo el resultado del esfuerzo y quien las ostenta, le otorgan una posición destacada en el mercado y con ello lo habilitan para conquistar una clientela numerosa, incrementar su participación en dicho escenario a mejores precios, esto, vuelvo y hago una claridad, reiterada y enfocado al empresario como tal. Así la norma transcrita contiene el aprovechamiento indebido del prestigio y fama conseguido por otro en el mercado, logrando con la referida conducta un beneficio que resulta reprochable. Por su parte la doctrina ha establecido que el aprovechamiento de la reputación ajena debe ser considerado como una conducta valorable por el resultado, sea este efectivo aprovechamiento indebido o sea como potencialmente posible. De ahí que lo que se valorara será la consideración de la actitud que puede ofrecer el acto, la conducta, el aprovechamiento realizado por el sujeto al que se le recrimina la conducta desleal para producir un resultado en el mercado o tener unas ventajas de forma indebida a coste del tercero que se halla en el mercado, que tiene una reputación ganada y que, en todo caso, pervierte la línea de comportamiento que comúnmente desarrollan los destinatarios del mismo a saber los consumidores, generando una consecuencia u opacidad ineludible en el mercado.
Esta referencia la tomó de la obra de la profesora Silvia Barona Vilar, Competencia desleal. Tutela Jurisdiccional, especialmente proceso civil y extrajurisdiccional, tomo 1, edición Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, página 537 y 538.
En el presente asunto, el fundamento a la acusación de la demandante consistió en que para esta parte resulta evidente que TEQUENDAMA comercializa el aceite OLISOYA con la intención de aprovecharse en el mercado de la amplia reputación y reconocimiento del aceite OLIOSOYA, fabricado y comercializado por GRASAS. Para la anterior, expresó la demandante que GRASAS lleva más de 60 años en el mercado y desde hace más de 50 es titular de la marca OLIOSOYA, que hoy en día es una de las 100 marcas más reconocidas por los colombianos, razón por la cual afirmó que goza de buena reputación y reconocimiento entre sus competidores y consumidores. Agregó que el artículo 15 de la ley 256 de 1996, señala que es desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos y que, precisamente, uno de los derechos que le confiere el derecho de marca a su titular es precisamente impedir que terceros empleen signos confundiblemente similares a aquel objeto de registro. Indicó que, de acuerdo con ello, es claro que si la ley permite al titular de una marca impedir que terceros la usen u utilicen una marca similar, ello obedece a que quien construye una marca realice inversiones y consolide una clientela merece especial protección de aquellos que quieren aprovechar indebidamente eso en el mercado. Señaló igualmente que TEQUENDAMA, contrariando las sanas costumbres mercantiles y la buena fe, emplea las etiquetas de su aceite de soya, una marca que evoca la marca OLIOSOYA, que, por tanto, está aprovechándose indebidamente de la reputación de la misma en el mercado, es decir la reputación de los productos identificados con la marca OLIOSOYA se la pretende atribuir TEQUENDAMA empleando en el mercado la marca OLISOYA.
Una vez analizados los argumentos de la demandante en torno a esta conducta es preciso indicar en primer lugar que no se encuentra demostrada la reputación comercial, profesional o industrial de la demandante, supuesto indispensable que exige la norma citada para el análisis de la presente conducta, ya que no obran pruebas en el expediente que así lo corroboren, frente a esto es preciso indicar que la certificación del revisor fiscal de GRASAS ateniente a la inversión que dicha compañía ha realizado sobre la marca OLIOSOYA no determina por sí misma la existencia de una reputación industrial o comercial de tal empresa en el mercado, ya que solo constituye uno de los elementos que dan cuenta de la existencia de una eventual reputación de la prestación mercantil de la demandante en relación con la marca OLIOSOYA, más no de GRASAS, GRASAS SA como tal en el mercado. Ahora bien en relación con el fundamento referente a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 15 de la ley 256 de 1996 que considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos como pretende hacer ver la demandante en el presente caso con la utilización de la expresión OLISOYA por parte de la demandada debe precisarse que esto utilización de los signos distintivos para la configuración del acto de explotación de la reputación ajena está sujeto claramente a que esa reputación del titular del signo se encuentre acreditada, situación que en el presente asunto no se demostró.
Al respecto es de aclarar que no puede obtenerse la aclaración de la comisión de la presente conducta como un comportamiento, complemento, perdón, o sustituto de las normas dispuestas en la decisión 486 de 2000, que refieren en la infracción de derechos de propiedad industrial por la utilización no autorizada de un signo distinto, ajeno ya que para este evento se encuentra la respectiva acción por infracción de derechos de propiedad industrial, que no ha sido evidenciada en el presente proceso, por lo anterior, al no encontrarse probados el supuesto del artículo 15 que trata de la reputación industrial, comercial o profesional adquirido por la demandante en el mercado, no es posible abordarle el análisis de presunto aprovechamiento en beneficio propio o ajeno por parte de la demandada y en esa medida del acto alegado, no se encuentra demostrado, además de lo anterior, tampoco existe prueba alguna que dé cuenta de que la parte demandada haya explotado la presunta reputación de la demandante con el fin de sacar una ventaja económica.
Por lo anterior, la pretensión encaminada a la aclaración de esta conducta no tendrá ocasión de prosperar.
[PROHIBICIÓN GENERAL]
Paso al acto de violación a la prohibición general:
La demandante soportó esta conducta en que TEQUENDAMA está comercializando un aceite de soya identificado con una marca no registrada denominada OLISOYA, agregando que esta marca no registrada es prácticamente idéntica a la marca de la cual es titular la demandante y que ha estado amparada por la ley por más de 50 años. Señaló que prueba del amplio reconocimiento que tiene OLIOSOYA en el mercado cita un estudio de público acceso que indica que esta es una de las 100 marcas más reconocidas por los colombianos, manifestó que por lo anterior se debe concluir que la conducta desplegada por TEQUENDAMA tiene un fin concurrencial, cuál es de incrementar su participación en el mercado utilizando una marca que es confundible a la marca de propiedad de GRASAS, añadió que como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal de TEQUENDAMA su objeto social principal es la comercialización entre otros de aceites y grasas vegetales, así como su envase y empaque, siendo su actividad comercial principal la venta de dichos productos, es decir que TEQUENDAMA si tiene interés de concurrir al mercado de las grasas y los aceites, y, por tanto, su conducta constituye un acto de competencia desleal. Agregó que TEQUENDAMA ejecutó una conducta que es contraria a las buenas costumbres mercantiles y del principio de la buena fe comercial. Expresó, igualmente, que por lo anterior resulta evidente que la conducta desplegada por TEQUENDAMA consistente en replicar la marca de propiedad de GRASAS es contraria a las sanas costumbres mercantiles y a la buena fe mercantil, pues no se puede afirmar valiéndose que estas permitan a los comerciantes reproducir signos distintivos que son similares a signos debidamente registrados ante la autoridad competente con el fin concurrencial de incrementar su participación en el mercado, manifestó que es claro que TEQUENDAMA al emplear un signo prácticamente idéntico a la marca de la demandante no obró con la conciencia de no perjudicar al titular de la misma, así como tampoco ajusto totalmente su conducta a las pautas del otorgamiento, ordenamiento jurídico, adicionalmente no obstante haber manifestado su compromiso de retirar del mercado la marca OLISOYA, TEQUENDAMA incumplió los plazos para hacerlo, situación que pone en evidencia su mala fe al haber desplegado conductas temerarias y engañosas con el único propósito de contar en GRASAS la legítima convicción de que para el mes de febrero de 2019 no habría productos identificados con la marca OLISOYA en el mercado.
Por lo anterior, concluyó que TEQUENDAMA incurrió en los actos de competencia desleal, pues: (i) realizó la conducta con el fin de incrementar su participación en el mercado; (ii) no ajustó totalmente su conducta al ordenamiento jurídico; y (iii) no dio en cumplimiento de la buena fe comercial que establece pautas de comportamiento que permiten que los comerciantes concurran al mercado libremente y en igualdad de condiciones y en forma honesta y leal.
Partiendo de las acusaciones formuladas de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 256 de 1996, quedan prohibidos los actos de competencia desleal, los participantes en el mercado deben respetar en toda su actuación en el principio de la buena fe comercial, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 10 bis del convenio París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial o bien cuando esté encaminada a afectar o afecte la libertad de visión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado. En este sentido, es de poner de presente que la cláusula general de competencia desleal prevista en su ordenamiento en el artículo 7 de la ley 256 de 1996 si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos que está destinado a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados entre los artículos 8 y 19 de la ley 256 de 1996, circunstancia de la que se deriva que si los comportamientos aducidos como desleales son susceptibles del análisis bajo los tipos específicos, no puede llevarse a nuevo análisis mediante la aplicación de la cláusula contenida en el artículo 7, mucho menos aquellos que no hayan sido probados dentro del proceso.
Acorde con lo expuesto en esta acusación formulada por la demandante se evidencia que las imputaciones formuladas en relación con la conducta del artículo 7 son las mismas en que se basó para atribuir la responsabilidad de la demandada en relación con los actos desleales anteriormente estudiados, estos son los actos de confusión, el acto de engaño y el acto de explotación de la reputación ajena, por lo tanto, no se está alegando la configuración de una conducta desleal especial y diferente de las demás conductas leales plasmadas en la ley 256 de 1996, tal como se acabó de expresar haciendo una relación clara de las acusaciones formuladas por la demandante al abordar esta conducta, ya que no tienen un…, ya que estas no tienen una entidad propia en comparación con los demás actos establecida en la citada ley, razón por la cual no se evidencia la configuración de esta conducta a partir de los supuestos que establece la norma que aquí se analiza.
De otro lado no puede concluirse la existencia deslealtad de los términos establecidos en la ley 256 de 1996 a partir de que la demandada no haya honrado un compromiso realizado por la demandante en relación con el retiro de la marca OLISOYA, constituyéndose en criterio de la actora una mala fe por tratarse dicha circunstancia de conductas temerarias, engañosas con el único propósito de fundar en GRASAS la legítima convicción de que para el mes de febrero de 2019 no habría productos identificados con la marca OLISOYA en el mercado, ya que a partir de ahí, de esa consideración propia que hace la demandante, esa conducta de la demandada lo que se establece es la asistencia de un incumplimiento privado de parte de uno de los participantes de un acuerdo, a efectos, incluso, de precaver acciones en su contra. No tratándose de un acto desleal en sí mismo con un fin concurrencial que claramente correspondería a una conducta reprochable en el mercado en relación con los consumidores y competidores por corresponder dicha circunstancia a la órbita privada de los que, eventualmente, haya suscrito un acuerdo, aspecto sobre el cual este despacho no tiene competencia alguna para analizar por las razones anteriormente expuestas la declaración, la pretensión tendiente en la declaración de esta conducta no será acogida.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Paso a abordar las agencias del derecho:
Finalmente en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366, numeral tres del código general del proceso este despacho fijará la sentencia del derecho correspondiente a la primera instancia del proceso a cargo de la parte demandada, así por concepto de agencias en derecho partiendo en la aplicación de lo previsto en el numeral primero del artículo quinto del acuerdo número PCAA16-1554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura se fijará a favor de la parte demandante la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es la suma de 9 085 260 COP por la naturaleza del asunto, lo anterior en razón a que independientemente de la cuantía, la competencia de este despacho para conocer los procesos de competencia desleal se establece es por la naturaleza del asunto, es decir por presuntos actos de competencia desleal y sobre los cuales el artículo 94 del código general del proceso establece la competencia de este despacho.
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el abogado del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el código general del proceso, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:
- Declarar que la sociedad PROVEEDORA TEQUENDAMA SAS incurrió en el acto desleal de confusión del artículo 10 de la ley 256 de 1996.
- Ordenar a PROVEEDORA TEQUENDAMA SAS a cesar inmediatamente el uso de la marca OLISOYA en el mercado.
- Ordenar a PROVEEDORA TEQUENDAMA SAS a retirar del mercado todos los productos identificados con la marca OLISOYA y a destruir todo material de empaque primario, secundario como cualquier otro documento a través de los cuales se identifique el mencionado signo.
- Desestimar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
- Condenar en costas a PROVEEDORA TEQUENDAMA SAS por la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de 9 085 260 COP que deberá pagar a la parte demandante, por secretaría realícese la liquidación correspondiente.
Esta decisión, esta sentencia queda notificada en estrados.