Fecha: 16 de octubre de 2018
Radicación: 15-298997
Demandante: AGROCAMPO S.A.S
Demandada: Sergio Alejandro Álvarez Romero
Funcionario: JOSE FERNANDO SANDOVAL GUTIERREZ
De tal manera que lo que corresponde ahorita es únicamente dictar la sentencia, pues para efectos de ya finalizar este proceso. Entonces, en ese sentido, voy a proceder, hago primero una breve síntesis de los hechos de este caso.
[ANTECEDENTES]
La demandante afirmó ser titular de varias AGROCAMPO dentro de diversas clases dentro de la clasificación internacional de Niza. Según dijo él, en agosto de 2015, uno de sus vendedores acudió al municipio de Novita, Chocó, a realizar unas visitas y allí pudo encontrar un establecimiento de comercio que se denomina AGROCAMPO NOVITA, cuya identificación resulta similar a la marca AGROCAMPO, especialmente para la venta de productos para el agro y ferretería, los cuales se encuentran amparados por la marca registrada por AGROCAMPO.
Eso, pues en breve es lo que se mencionó en la demanda.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Vamos a hablar entonces de la legitimación, el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 señala que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entrar en acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. En este caso, la demandante acreditó la existencia y titularidad de varias marcas AGROCAMPO en diferentes planos, lo que puede verificarse a folios 11 a 16 y 18 a 24 del cuaderno número 2. Así las cosas, siendo la demandante titular de los derechos que le pretenden proteger, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción al derecho de propiedad industrial.
[CONDUCTA]
Pasemos a hablar ahora, entonces, de la infracción. Para analizar la infracción, en este caso debemos recordar primero el contenido del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, en ese artículo el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, los siguientes actos: literal D, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose de luz un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión.
[IMITACIÓN]
Siguiendo lo dicho en esta norma, lo primero que debemos establecer en este caso es cual es el uso del signo que lleva a cabo la parte demandada. Una vez podamos verificar ese uso, allí podemos dar calificarlo en los términos del literal D del artículo 155 y de la forma en que podemos saber si se ha configurado o no la infracción del derecho. Sobre este punto, haciendo una valoración en conjunto de las pruebas que obran a folio 7, 8 y 10 del Cuaderno 1, que corresponden al certificado de Registro Mercantil del señor Sergio Álvarez Romero y a una factura de venta que también ha llegado con la demanda, es posible concluir que el demandado ha hecho uso en el comercio la expresión AGROCAMPO NOVITA, con el fin de identificar un establecimiento de comercio en el que, según lo dice su propio registro de Cámara de Comercio, se comercializan artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio y artículos domésticos.
Entonces queda demostrado que el demandado hace uso de la expresión AGROCAMPO NOVITA en la identificación de su establecimiento de comercio. Siguiendo con esta idea, entonces corresponde hacer un cotejo, en este caso entre los extremos de comparación son de un lado la expresión AGROCAMPO NOVITA que es la que el demandado y de otro lado la expresión AGROCAMPO de la demandante, ¿Por qué la expresión AGROCAMPO? Esta es la expresión que se encuentra presente en las marcas mixtas registradas en las clases 42 que se aprecia a folio 12 vueltos del cuadro número 1 y de la clase 6 que está en el folio 23. Estas son las marcas relevantes en este caso, ya verán por qué.
En el caso de la demandada, puede usar únicamente para el cotejo la expresión AGROCAMPO, teniendo en cuenta que en las marcas mixtas que mencioné, ese es el elemento preponderante. ¿Por qué? Porque la otra expresión que acompaña, por ejemplo, la marca de la clase 6, la expresión todo en veterinaria es meramente explicativa de la actividad a la que se dedica la demandante y, por tanto, no es una expresión que parece distintiva. En el caso de la marca de la clase 42, que es la que aparece acompañada de la imagen de la cabeza de un animal, debe señalarse que el elemento figurativo que le acompaña a la expresión AGROCAMPO no tiene la misma fuerza descriptiva que la palabra misma AGROCAMPO. Esto si tenemos en cuenta que, por regla general, los consumidores llaman a las cosas por su nombre. De ahí que las palabras que se intuyen en las marcas tienen una importante fuerza distintiva, sobre esto se puede consultar el proceso 17 IP de 2013, decisión proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una interpretación prejudicial en la que el tribunal dice lo siguiente:
“Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o el servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante de al elemento gráfico que, por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor”.
En este orden de ideas correspondería en principio hacer el cotejo entre las expresiones AGROCAMPO que, como lo explique, es el elemento preponderante en la marca del demandante y AGROCAMPO NOVITA, Sin embargo, la palabra Novita no es relevante para el cotejo, pues ella no cumple una función de identificación, sino que simplemente indica el lugar en el que se encuentra ubicado el establecimiento del demandado, esto es el municipio de Novita en el departamento del Chocó. En esa medida, el cotejo entonces se debe hacer entre las expresiones AGROCAMPO del demandante y AGROCAMPO del demandado. En ese orden de ideas, es claro que la accionada está haciendo uso de un signo altamente similar a las marcas registradas por la sociedad demandante, en tanto que hace una reproducción en su totalidad de la expresión AGROCAMPO que, insisto, es el elemento de mayor intimidad dentro de los signos protegidos a favor de la sociedad accionante en este caso. En estas condiciones es posible concluir que la demandada se encuentra ejecutando un comportamiento que puede causar riesgo de confusión entre los consumidores, debido a esa importante semejanza que existe entre los signos confrontados.
Ahora bien, esto no es lo único porque además de la semejanza de las expresiones, hay que destacar que la demandada ha venido haciendo uso de la expresión AGROCAMPO en su establecimiento de comercio para la comercialización de productos y servicios para los cuales se encuentra registrada la marca. Esto, específicamente en lo que se refiere a los registros de las clases 6 y 42. Entonces estamos aquí frente al uso de un signo altamente similar para desarrollar una actividad económica que está relacionada con los productos y servicios amparados por las marcas, ¿Por cuáles marcas?, la de la clase 6, en lo que tiene que ver con artículos de ferretería de la que da cuenta el certificado número 488979 que aparece en el folio 23 del cuaderno 1 y la marca de la clase 42 en lo que tiene que ver con servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente lo relacionado con productos de ferretería. De lo que da cuenta el certificado número 144503 que aparece a folio 12 vuelto del cuaderno número 1. Así las cosas, estamos frente al uso e insisto, de una expresión similar para desarrollar una actividad económica relacionada con productos y servicios amparados por la marca registrada.
Todo esto podría implicar que los consumidores acudan al establecimiento de la demandada, pensando erróneamente que allí se comercializan los productos y los servicios que se identifican con la marca AGROCAMPO. La marca registrada AGROCAMPO, todo lo cual constituye una infracción de derecho de propiedad industrial en los términos del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Establecida la infracción, resta terminar si con ella se causaron daños a la demandante y se procederá a su cuantificación desde el caso. Pero antes de pasar ese tema quiero hacer una precisión teórica sobre este tema de los daños a la propiedad industrial. La Superintendencia de Industria y Comercio, de este despacho, especialmente desde el 15 de junio del año 2016, venía sosteniendo una postura en lo que tienen que ver con la prueba del daño y la prueba de su cuantificación, específicamente en lo que tienen que ver con casos de propiedad industrial. Esta postura se ha venido reiterando a lo largo de varios años y en diversos fallos hasta el año 2018, en el año en el que en una sentencia del 23 de agosto y el primero de octubre de este año 2018 se expuso una tesis distinta a la que se ha venido sosteniendo en el año 2016.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, que este despacho no comparte lo que allí se expuso, así como tampoco coincide esa postura con lo que ha explicado la Sala del Tribunal de Bogotá, como más adelante lo voy a explicar, en esta sentencia procedo a retomar la postura que se venía sosteniendo desde la sentencia del 15 de junio del año 2016. No sin antes explicarles las razones que justifican replantear la postura que se expuso en agosto y octubre del presente año. En esos dos fallos, en suma, lo que se sostiene es que el solo hecho de una infracción a un derecho de propiedad industrial causa un daño per se. En esa medida, una vez verificado que se cometió una infracción, procede la indemnización de manera automática. Eso es, en resumen, lo que exponen esas dos sentencias y es precisamente lo que no comparto. Lo que tampoco comparte la sala del Tribunal de Bogotá, junto con un fallo que ya les voy a mencionar y esto se lo voy a explicar con cuatro argumentos distintos.
Primero, una cosa es que de configurar los presupuestos que dan lugar a la configuración de una infracción y otra distinta son las consecuencias que se derivan de la infracción. Es decir, una cosa es que una persona infrinja un derecho de propiedad industrial al usarlo sin autorización y otra distinta es que con ocasión de ese uso cause un detrimento patrimonial al titular del derecho. En ese orden de ideas, no todo uso no autorizado de un derecho propiedad industrial va a tener una consecuencia en el patrimonio del titular. Bien podría ocurrir que, pese a que se haga un uso no autorizado, el patrimonio del titular permanezca incólume y por ello no haya lugar a una indemnización, pues no podemos olvidar que nuestro sistema de responsabilidad civil es un sistema resarcitorio y por eso solamente se indemniza en la medida que le cause daño. De tal suerte que, si no hay daño demostrado, no hay lugar al reconocimiento de una indemnización, pues no hay nada que reparar en ese caso.
Segundo argumento, desde el punto de vista estrictamente procesal, el artículo 167 del Código General del Proceso señala lo siguiente: incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, esto es, lo que se conoce como la carga de la prueba. En esta medida, quien en el proceso alegue haber sufrido un daño derivado del uso no autorizado de un derecho de propiedad industrial, tiene la carga de demostrar que efectivamente sufrió ese daño. Así, el demandante en procesos como el que hoy estamos resolviendo debe de mostrar primero que el demandado hizo uso de un signo similar, idéntico a la marca registrada y lo hizo sin autorización; y 2, que ese uso no autorizado del signo, le causó un daño. No basta entonces de mostrar el uso no autorizado que configura la infracción, pues si lo que pretende es de reconocimiento de una indemnización, debe quedar probada en el proceso que como consecuencia del uso infractor se causó un daño, siendo ello una carga de quien lo alega, es decir, del demandante. Siguiendo esta línea, si solo se demuestra la infracción y nos demuestra el daño, el demandante puede obtener una sentencia declarativa en donde se declara la comisión de la infracción, pero no obtener una indemnización, pues habrían desatendido la carga de la prueba que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso.
Tercer argumento, en la legislación colombiana no existe ninguna norma que establezca una presunción de daños derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial o una norma que releve al demandante de la prueba del daño dentro del proceso. Por ello, el solo hecho de la infracción no debe llevar a asumir o a presumir que ha causado un daño. Ahora bien, esa presunción o el relevo de probar el daño tampoco puede derivarse del sistema de indemnizaciones preestablecidas que actualmente es aplicable a asuntos de infracción de marcas y que está regulada en el Decreto 1074 de 2015. Lo anterior, en tanto que es claro el artículo 2.2.2.21.1 de ese decreto, al señalar que, si el demandante opta por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, no tiene que probar la cuantía del daño causado con la infracción, lo dice expresamente la norma. No tiene que probar la cuantía del daño causado con la infracción, no establece la norma en ninguno de su aparte de, que quien se acoge al sistema de indemnizaciones preestablecidas, no tiene que aprobar el daño. Solamente lo releva al demandante de la prueba de la cuantía del daño, de manera que el deber de probar el daño sigue estando intacto en la legislación colombiana. Cuarto, aunque lo menciono de último, esto es de máxima importancia, puesto me voy a referir a la postura que ha expuesto la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, quién es el superior jerárquico de este despacho judicial.
En sentencia el 3 de diciembre de 2017, que resolvió la apelación de la sentencia proferida por este mismo despacho en el expediente 201634117, el Tribunal de Bogotá, señaló lo siguiente:
“De otear los supuestos prácticos de la demanda, en ninguno de ellos se describe el perjuicio efectivo que causó la transgresión de la marca, aunque si los hechos que materializaron la infracción cuadra que impide desgajar de esos elementos factuales la existencia del daño, reparar por la vía de la indemnización preestablecida a lo que se adiciona que a esa vulneración de derechos la legislación patria, no le adosó la presunción de la generación de un daño como sí lo ha entendido el derecho americano y la jurisprudencia argentina que preconiza que donde cita, “hay uso ilegítimo a indemnización” sigue el tribunal diciendo presumiendo que la infracción o el uso de la marca ajena contra derecho provoca del suyo un daño a reparar”.
Así es claro con lo que mencionan las salas del Tribunal de Bogotá, que nuestro superior jerárquico, que el daño en materia de infracción derecha, la propiedad industrial, debe ser demostrado y no basta con que se configure en los supuestos de la infracción para que se asuma sin más la causación de un daño. Entonces, es esa la línea que ha seguido el tribunal, al menos en esa sentencia que les menciono, y este despacho pretende, a través de esta sentencia, recoger el argumento que venía exponiendo en el 2016, aunado a la cultura del tribunal, para entonces retomar la postura que se sostenía, insisto, desde 2016 y en la que pasó a mencionar a continuación. ¿Cómo es indemnizar entonces los daños causados por la infracción de derechos de propiedad industrial? Para esto es importante que hablemos del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000. Si observamos el artículo, lo leemos con detalle. Podemos encontrar que el encabezado anuncia un listado de criterios menciona para calcular los perjuicios, esos criterios que menciona el artículo se encuentran separados entre tres literales.
El primero hace referencia al daño emergente y al lucro cesante. ¿Esto que nos permite concluir?, que cuando la norma utiliza la palabra criterio a lo que se está refiriendo es años, la tipología de daños que en el caso el literal A, pues son los tradicionales que ya conocemos desde el Código Civil, daño emergente y lucro cesante. Siendo esto así, es lógico que lo que denomina criterio, la norma, que en realidad son daños que están contenidos en los literales B y C. Pues al igual que en el literal A también corresponden a tipologías de daño, que, aunque no son los que tradicionalmente conocemos desde la legislación del Código Civil, el legislador ha querido que lo sean. Es el legislador el que ha establecido entonces cuáles son los daños, aunque es un estado que no es restrictivo, pero al menos en materia de propiedad industrial ha establecido el legislador qué unos daños especiales en los literales A, B y C. En el A insisto, también el daño y el lucro cesante, que no los tradicionales y no tradicionales que son para propiedad industrial, qué dolor los de los literales B y C y son daños porque el legislador ha querido que lo sea.
Desde ese punto de vista, los beneficios obtenidos por el infractor y el valor de una ley hipotética son ellos en sí mismos, son daños, daños indemnizables, específicamente para asuntos que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, pues vienen de la Decisión 486. Insisto, la razón de que lo sean es que el legislador así lo ha establecido, así debió señalar en la definición comunitaria. Y es importante aclarar en este punto que sean cuales sean los daños, tipologías tradicionales o no tradicionales, siempre se deben demostrar daño emergente, lucro cesante, beneficios obtenidos por el infractor, el valor de una licencia hipotética. Esos daños de todos esos literales siempre deben demostrar de ninguna manera, como antes lo expliqué, se van a presumidas y de quien es la carga de demostrar la existencia de los daños de la parte demandante, que es la que lo alega o la que lo reclama dentro del proceso. Esa es la predicción teórica, volvamos al caso.
De acuerdo con lo que fue escrito en la demanda, el daño sufrido por AGROCAMPO corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Igualmente, para efectos de la cuantificación, pues se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas, que insisto es solamente para la cuantificación del daño. ¿Qué ocurre en este caso?, ninguna de las pruebas demuestra que la demandada haya obtenido algún tipo de licencia para el uso de las marcas AGROCAMPO, ninguna prueba da cuenta de que AGROCAMPO algún momento la haya otorgado esa autorización que el uso de la marca se haya hecho bajo licencia y ello lo que hace es que se encuentre demostrado en este caso que se configura el daño contenido en el literal C del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000. Y en esa medida ya está probada la primera parte de lo que, a derecho a una indemnización, que es la prueba del daño. Entonces, ya tenemos infracción y ya tenemos la prueba del daño.
Ahora vamos a la cuantificación. Para la cuantificación, ahora si vamos al decreto de indemnizaciones preestablecidas, según el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto Ley 1074, la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3 salarios y hasta un máximo de 100 por cada marca infringida. En este caso, lo que muestran las pruebas es que hubo infracción de dos marcas y al haber infracción de dos marcas fijaré una suma de tres salarios mínimos por cada una para un total de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes que ascienden a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINUENTA Y DOS PESOS ($4.687.452). Esto debido a que, según el parágrafo del mismo artículo que antes mencioné, para cada caso particular el Juez pondera y esperará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización, teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso. Entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos de infractores de la extensión geográfica. En este caso, dado que únicamente contamos con una factura para verificar la actividad infractora del demandado, pues no es posible acudir a una suma superior al mínimo que son tres salarios por marca. Y así, entonces accederé a las pretensiones de la demanda en las condiciones que le han explicado.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Pero antes de la parte resolutiva voy a fijar agencias del derecho, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366, numeral 3 del Código General del Proceso, fijo agencias en derecho correspondientes a la primera instancia a cargo de la parte demandada. Para esto tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 1887 de 2013, específicamente el numeral 1.3., según el cual se fija como cifra de agenciar hasta el 20% de las protecciones reconocidas o negadas en la presente, en este caso de las reconocidas. Así pueda reconocer a favor de la demandante el equivalente al 20% de las pretensiones reconocidas, es decir, esto nos da un total de 937 490 COP, que es básicamente lo máximo que puedo reconocer por la labor hecha por el abogado de la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Leal y Propiedad Industrial de la Superintendencia Industria Comercio en ejercicio de la Facultad de Jurisdiccionales conferida por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la Ley, resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO: Declarar que Sergio Alejandro Álvarez Romero infringió los derechos de propiedad industrial que ostentan los AGROCAMPO S.A.S., sobre las siguientes marcas: AGROCAMPO ratificado número 498079 que aparece a folio 23 del Cuerno 1 y AGROCAMPO mixta certificado 144503 a folio 12 vueltos del cuaderno número 1.
SEGUNDO: Ordenar a Sergio Alejandro Álvarez Romero retirar de manera inmediata la expresión AGROCAMPO del nombre con el que identifica el establecimiento de comercio e industria al mismo ante la Cámara de Comercio de Quibdó, para efectuar esta inscripción cuenta con un término máximo de 10 días.
TERCERO: En caso de no cumplirse lo anteriormente, lo anterior en el término estipulado, se ordena a la Cámara de Comercio de Quibdó la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio AGROCAMPO NOVITA, registrado bajo el número 29-048104-02 de propiedad del señor Sergio Leandro Álvarez Romero. Para lo anterior, la Secretaría de despacho deberá dar el oficio correspondiente, el cual debe ser diligenciado y enviado por la parte del demandante.
CUARTO: Ordenar Sergio Alejandro Álvarez Romero, abstenerse de manera inmediata de usar acto expresión AGROCAMPO en letreros identificando establecimientos de comercio.
QUINTO: Ordenar a Alejandro Álvarez Romero retirar de manera inmediata la publicidad, papelería o cualquier otro medio comercial en donde utilice la expresión AGROCAMPO.
SEXTO: Alejandro Álvarez Romero pagará a favor de AGROCAMPO la suma equivalente de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es, la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($4.687.452) a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la notificación de la presente Providencia.
SÉPTIMO: Condenar en costas a Sergio Alejandro Álvarez Romero para el efecto, se fija por concepto agencies en derecho la suma de NOVECIENTOS TREINTA SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($937.490), los cuales deberá pagar Sergio Alejandro Pare Romero a favor de AGROCAMPO S.A.S., antes de terminar voy a aclarar un punto resuelve. Tengo un error en la guía que llevo acá y no sé si las órdenes decían campo agro, pero las prohibiciones que se dan a Sergio Alejandro, todas tienen que ver con el uso de la expresión AGROCAMPO.
Esta decisión queda notificada en estrados.