SENTENCIA GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. vs RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A.

Fecha: 09 de febrero de 2018 

Radicación: 14-202463 

Demandante: GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A.   

Demandada: RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. 

Funcionario: GREGORY DE JESUS TORREGROSA 

[ANTECEDENTES] 

Muy bien, muchas gracias, comencemos, voy a proferir sentencia primera parte consideraciones, la fijación del litigio fue la siguiente y es establecer o determinar los siguientes puntos: 

1. Establecer si a partir de la forma en que la demandada comercializa sus productos al público se configura o no la infracción a derechos de propiedad industrial del demandante, sobre la marca AROMAS DE MI TIERRA. 

2. Establecer si con ello se incurrió o no en actos de competencia desleal, de imitación y de violación a la provisión general. 

3. En caso de verificar lo anterior, verificar si con esas conductas se causaron daños y la cuantía. 

Eso es para la demanda inicial. Frente a la demanda de reconvención, la fijación del litigio fue:  

1. Establecer si la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA, incurrió o no en los actos de competencia desleal de descrédito y violación a la provisión general, previsto en el artículo séptimo de la ley 256 del 96. 

Muy bien, comencemos entonces con demanda principal, pero entonces 2 bloques; primer bloque demanda principal, segundo bloque demanda de reconvención. Comenzamos con la demanda principal, en este caso el demandante probo la existencia y titularidad de la siguiente marca ¿Cuál? La de AROMAS DE MI TIERRA nominativa en clase 3, que ampara, abro comillas y cito “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” esto está de acuerdo el certificado número 347370 que obra a folio 40 del cuaderno 4. 

O sea está probada la titularidad de la marca del demandante, bien sobre el presunto uso de la parte pasiva tenemos lo siguiente y es, el artículo 155 de la Decisión 486 señala una serie de comportamientos según los cuales se considera que terceros no autorizados incurren en infracción a derechos de propiedad industrial derivados básicamente de usos no autorizados de marcas registradas, frente a lo cual tenemos que señalar que el demandante alegó el literal D del artículo 155 según el cual abro comillas cito: 

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: Literal D, a usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, continua ese literal tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe el riesgo de confusión”. 

Por lo tanto, lo primero que debe establecerse en este tipo de casos es si la demandada ha hecho uso de la expresión que se aduce infractora, que se estima que ha sido infractora y ¿Cuál expresión? La de AROMAS DE NUESTRA TIERRA, la marca del demandante es AROMAS DE MI TIERRA y el uso que se endilga como infractor del demandado ¿Es cuál? AROMAS DE NUESTRA TIERRA, se precisa que la actora aportó, el demandante, aportó a folios 54 y 55, cuaderno 4, etiquetas de los productos de la demandada de los cuales se puede observar que las etiquetas de esos productos de la demandada, hace uso de la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, específicamente en la esquina superior izquierda. 

Aquí está la etiqueta de la demandada y en el borde aparece la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA. Así mismo se evidencia que la demandada identifica sus productos con la marca SANPIC como se ve acá SANPIC y los olores los denomina conforme a las regiones emblemáticas de Colombia, tal como la demandante lo señala entre los colores de las etiquetas conforme al material probatorio aportado encontramos, como, por ejemplo, aroma Caño Cristales, Frutos de la Amazonia y Cabo de la Vela con todo, podemos evidenciar que la demandada hizo uso de la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA en sus productos, tal como quedó demostrado en diferentes pruebas aportadas al expediente como lo son, los folios 75, 85 del cuaderno número 1, sigamos. Sobre si el uso se puede calificar como infractor según el literal D del artículo 155 de la Decisión 486, en este caso, está demostrado que la demandada ha comercializado productos de limpieza utilizando a expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA [error del juez] por lo que el estado, lo que vamos a hacer ahora es determinar si ese uso ha causado confusión o al menos puede generar ese riesgo, lo primero que se advierte es que la clase 3 de la clasificación internacional de Niza ampara productos de limpieza. Para verificar este punto se acudirá a la interpretación prejudicial 129IP de 2013, proferida por el tribunal de justicia de la Comunidad Andina, según la cual abro comillas y cito dice: 

“Para establecer la causal de infracción marcaria contenida en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486, el juez consultante deberá determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación que pudiere general la utilización de la expresión, el juez consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto, es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado de conformidad con los siguientes parámetros: 

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 

2. La comparación, [Error del juez] en la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, no es procedente realizar un conjunto, un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos si no lo hace en diferentes momentos. 

3. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. 

4. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador es determinar como el producto o servicio es captado por el público consumidor”. 

[SIGNOS DISTINTIVOS] 

Así las cosas, cierro la cita. Así las cosas, sobre este punto el despacho procederá a analizar los signos objeto de la presente acción, para tal efecto se analizará el signo registrado como marca, es decir, la marca AROMAS DE MI TIERRA y el signo que utiliza en el mercado del demandado este es AROMAS DE NUESTRA TIERRA, al respecto cabe señalar que el cotejo que se realiza no es entre productos, sino entre el registro concedido por la autoridad competente que obra a folio 40 a 43 del cuaderno 4 y el signo presuntamente infractor. 

Teniendo claridad al respecto debe analizarse en conjunto cada uno de los signos sin que los mismos deban descomponerse, resguardando su unidad ortográfica, auditiva e ideológica y de manera sucesiva, es decir, primero el uno, después el otro. Respecto a la unidad o similitud ortográfica, el registro nos señala que se trata de una marca nominativa AROMAS DE MI TIERRA para clase 3 versión 8 de la clasificación de Niza y el signo presuntamente infractor es AROMAS DE NUESTRA TIERRA. Para analizar el tema de la similitud ortográfica el tribunal ha señalado que esta surge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. 

[CONFUSIÓN] 

En este proceso se demuestra por parte del despacho que si existe similitud ortográfica y fonética, existiendo semejanza en los signos vocablos que se escriben y se escuchan igual AROMAS, DE, y la expresión TIERRA es decir, AROMAS DE y TIERRA lo que cambia es MI que es la del demandante contra NUESTRA que es la del demandando, recordemos que se debe hacer énfasis en la semejanza repito, AROMAS DE y TIERRA y no en las diferencias MI versus NUESTRA, existiendo similitud entre los signos confrontados. Según lo anterior se concluye que: 

1. La expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, reproduce en parte la marca del demandante AROMAS DE MI TIERRA. 

2. Lo hace para identificar un producto idéntico el cual se encuentra registrada la marca AROMAS DE MI TIERRA, es decir, productos limpiadores de piso, productos de limpieza. 

3. El uso de la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, puede hacer pensar al consumidor que es un nuevo producto de la demandante, como quien es el titular de la marca AROMAS DE MI TIERRA. 

[PROPIEDAD INDUSTRIAL] 

Así las cosas, el uso de la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA por parte del demandado si vulnera el derecho de propiedad industrial que tiene la demandante como titular del registro marcario AROMAS DE MI TIERRA, conclusión a la que llego para, [Error del juez] que se llegue por este despacho según el análisis de las similitudes ortográficas, fonéticas e incluso ideológicas del registro, que es del folio 40 cuadernos 4 contra la expresión utilizada por la pasiva, es decir, AROMAS DE NUESTRA TIERRA. 

Análisis de la defensa del demandado RECKITT BENCKISER COLOMBIA mucha atención. El demandado alegó en su alegato, [Error del juez] argumentó que el signo del demandante AROMAS DE MI TIERRA que está en nominativa repito folio 40 cuaderno 4, se trata de una marca débil y que dichas expresiones son de uso común refiriéndose a las mismas como marcas evocativas que hacen alusión a elementos y características de los mismos como es la palabra AROMAS, la cual se refiere a un desinfectante, es decir, que se trata de unas características de un producto. 

[SIGNOS DISTINTIVOS] 

Para resolver cada uno de los puntos, el despacho procederá a analizar si en efecto la marca nominativa AROMAS DE MI TIERRA, es una marca débil de uso común, descriptiva y evocativa, por lo cual comenzaremos a analizarlos por separado cada uno de esos conceptos, para analizar una, [Error del juez] para comenzar el análisis el despacho insiste que lo que se debe estudiar mucha atención, es el registro marcario en su totalidad es decir la denominación del signo AROMAS DE MI TIERRA, sin que dicha expresión deba ser separada o descompuesta. 

Comenzamos, el signo marcario AROMAS DE MI TIERRA ¿Es una marca descriptiva? Para resolver esta pregunta es necesario recurrir a la noción de marca descriptiva, al respecto la norma comunitaria y la calificada doctrina ha manifestado frente a los signos descriptivos lo siguiente y es que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto el tratadista Fernández Novoa señala que abro comillas y cito: 

 “La indicación debe de tener la virtualidad de comunicar las características, esto es, calidad, cantidad, destino, etcétera a una persona que no conoce el producto o servicio”. 

Siguiendo los criterios del profesor Jorge Otamendi el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto o sea un servicio o cualquiera de sus propiedades o características, de ello se comprende peor que el literal E del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos involucrando en esa expresión al registro marcario entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos, informaciones de los productos o de los servicios. 

Así, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar.  

Bien continuemos ejemplos de marcas descriptivas, para tal efecto cito unos ejemplos de la página electrónica de la UIPO y señalo los siguientes “THE YOGA CENTER una marca para educación, capacitación, entrenamiento, actividades deportivas y culturales incluyendo clases de yoga, fue negada por ser descriptiva de los servicios que ofrece toda vez que la traducción literal del idioma inglés al castellano tiene un significado que naturalmente les corresponde y contribuye a una clara y directa descripción de las características de los servicios que pretendía distinguir, o sea el centro del yoga o THE YOGA CENTER, pues qué clases de yoga eso no tiene nada descriptivo”. 

Otro ejemplo UN KILOGRAMO, se negó el registro de la marca 1KG, UN KILOGRAMO para confitería y dulces al considerar que dicha marca indica es la cantidad del producto que se desea proteger, pues se hace uso de una indicación que en el comercio es usada para indicar la cantidad de producto, consideración de marca descriptiva dentro de la ley. 

El producto WODKA con W, se negó la marca WODKA para bebidas alcohólicas al ser descriptiva del producto que se pretendía amparar, en virtud de que la marca constituye un vocablo de origen polaco que traducido al idioma español es la denominación VODKA, que describe evidentemente el producto que se pretendía proteger, ya que se trata precisamente la bebida alcohólica VODKA.  

Así las cosas, un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicio, más no con todo el universo de productos o servicios, según lo que he venido diciendo, teniendo en cuenta lo anterior, es preciso indicar que para este despacho el signo marcario AROMAS DE MI TIERRA no es un signo descriptivo ¿Por qué? Porque el mismo no identifica los productos de limpieza de pisos que la parte demandante pretende comercializar a través de esa expresión, es decir, que con la marca AROMAS DE MI TIERRA no se le ofrece al consumidor información respecto a las características de limpiadores de piso. Así como tampoco le permite determinar calidad, cantidad, destino, valor, entre otros criterios que son necesarios para que una marca se pueda señalar como de carácter descriptivo, si a alguien le dicen AROMAS DE MI TIERRA es necesario, no va a pensar que es un tema de limpiador de pisos, AROMAS DE MI TIERRA, eso no lo asocian con un limpiador de pisos ¿Por qué? Distinto a THE YOGA CENTER si alguien dijera THE YOGA CENTER, pues va a pensar el centro del yoga, es, comienza el primer punto por ahí, adicionalmente al no contener el registro marcario AROMAS DE MI TIERRA ese elemento descriptivo le permite distinguir si hay otros productos de su misma clase, en la medida que la marca o que otro estudio no tiene características comunes a otros productos o servicios. Es decir, si tiene un elemento distintivo ¿Cuál? DE MI TIERRA, AROMAS, pues AROMAS es esto, AROMAS, pero DE MI TIERRA ya viene un tema que lo distingue, lo hace diferente de los demás, le otorga distinción.  

Siguiendo con este análisis veamos lo siguiente, el signo marcario AROMAS DE MI TIERRA ¿Es una marca evocativa? En el presente caso, el demandado señala que el signo AROMAS DE MI TIERRA nominativo corresponde a una expresión evocativa, que incorpora un elemento de fantasía que transmite indirectamente al consumidor una idea que permite asociar el signo con el producto que anuncia. 

Para establecer si efectivamente la marca del demandante es evocativa o no, es necesario analizar el concepto de marca evocativa, para el tribunal abro comillas y cito: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata con las características o cualidad del producto” como si pasa en lo que acabo de decir con las marcas descriptivas, aquí el consumidor para llegar a comprender que productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio para tal efecto cito el proceso 20IP96 caso EXPOVIVIENDA publicado en la gaceta oficial 291 de septiembre del 1997. 

“Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo, así pues, el signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable” 

Al igual que en el punto anterior, la marca AROMAS DE MI TIERRA, no se trata de una marca evocativa, pues dicha expresión no tiene la capacidad de transmitir al consumidor que se trata de un producto de limpieza de pisos. Ni tampoco le permite a través del uso de esa expresión imaginar de que producto se trata, si alguien le dijera a un consumidor AROMAS DE MI TIERRA, eso no necesariamente se traduce en que de imagen o no limpiador de pisos sobre el particular vale destacar que no le asiste razón al demandado por lo siguiente:  

1. La marca nominativa del demandante AROMAS DE MI TIERRA debe ser analizada de manera conjunta y no separada, es decir, que lo que se debate aquí no es solo la palabra AROMAS, sino, por el contrario, todos los elementos que correspondan a esa marca, se reitera AROMAS DE MI TIERRA, los cuales al analizarse en conjunto ofrecen elementos distintivos y no evocativos frente a los productos que pretende comercializar.  

En efecto, que un producto para limpieza tenga un determinado aroma es correcto y eso por si no ofrece ninguna distinción, toda vez que cualquier otro producto de limpieza para pisos tendrá aroma, incluyendo los del demandante y los del demandado. Sin embargo, al agregarse la expresión DE MI TIERRA, ellos si le adicionan un elemento distintivo que sirve para distinguir el producto del demandante de los demás. reitero, aquí lo que señaliza es la marca en su totalidad, la marca no es AROMAS no, la marca es AROMAS DE MI TIERRA, entonces por eso si hay distintividad en esa marca. 

Tercera pregunta, siguiente punto, ¿el signo marcario AROMAS DE MI TIERRA contiene partículas y palabras de uso común? En este caso, el demandado alega que la marca en controversia AROMAS DE MI TIERRA nominativa, está integrada por particular y palabras de uso común dentro de la clase 3 de Niza, clasificación de Niza, en tal virtud es necesario referirse al tema las partículas y palabras de uso común y la marca débil tal como lo analizó el tribunal en proceso 072IP de 2012 es decir, todo es común por qué AROMAS es común, DE MI TIERRA es común entonces vamos a ver qué sucede ahí. 

Sobre el particular en esa referencia que he hecho, el tribunal dijo lo siguiente, sobre el tipo de marcas que contienen palabras de uso común, señalo lo siguiente abro comillas y cito: “al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como partículas, palabras, prefijos, sufijos, raíces, terminaciones que individualmente consideradas puedan estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene dominio exclusivo sobre ella en consecuencia no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar esa expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. 

En el caso de denominación conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integre el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esto evocado de usuarios no puede impedir que el público general lo siga utilizando. De acuerdo con lo anterior, el despacho observa que el registro marcario AROMAS DE MI TIERRA no contiene elementos de uso común. 

¿Por qué? Porque recordemos que el registro debe ser analizado en conjunto, y por ende si bien la palabra AROMAS puede ser catalogada común genérica, lo cierto es que en primer lugar lo que se pretende proteger no es dicho vocablo AROMAS por separado sino la integridad del signo que es AROMAS DE MI TIERRA, en ese orden de ideas de tal suerte que por el uso de la palabra AROMA en la marca del demandante no genera que todo el registro marcario perse sea catalogado como marca de uso común, más aún cuando se encuentra acompañado de expresiones que le otorgan distintividad como lo es DE MI TIERRA, frente a otros limpiadores de piso. 

Así las cosas, llegamos a la siguiente pregunta y es ¿Por qué la marca del demandante no se trata de una marca débil? No lo es, el despacho declara en primera medida que no se trata de una marca débil, porque el concepto de marca débil debe analizarse con relación, en relación con el registro marcario para el producto en que fue concedido, repito esa idea que es muy importante, el concepto de marca débil se debe analizar es en relación con el signo, con el registro marcario, en ese, con el registro marcario para el producto o servicio en que fue concedido. 

¿Qué tenemos en este caso? El registro marcario del demandante es para producto de la clase 3 esto es, preparaciones para limpiar, pulir o desengrasar el ejemplo de marca débil en este caso sería una marca que se refiriera directamente con esos productos vinculados a la clase 3, por ejemplo productos que tengan que ver con limpieza o un ejemplo más contundente sería el siguiente mucha atención, como si llamemos por ejemplo existiera una marca nominativa llamada COCHE o VEHÍCULO para identificar carros, marca COCHE para identificar carros súper débil eso no tiene ninguna distintividad  de hecho creo que ni siquiera sería registrado por COMARCAS, pero pensemos en la hipótesis. 

COCHE para identificar vehículos, marca débil, pero COCHES para identificar ropa o corbatas u otros elementos, ya si se vuelve distintivo, eso es lo que sucede en este caso, AROMAS para limpiadores, pues nada distintivo tiene, pero cuando le agrego DE MI TIERRA ya ahí si se vuelve distintivo ¿Por qué? Acaso a que huele la tierra, cuál es el aroma de una tierra, eso sí, es de fantasía, eso sí, es distintivo, le ofrece, lo vuelve distinto, o sea a ese, ahí surge la distintividad frente al producto repito, uno la debilidad la tiene que analizar es la marca con el registro de para la que fue concedido. 

Así las cosas, en el presente caso el registro marcario AROMAS DE MI TIERRA resulta alejado del concepto de producto de limpieza de la clase 3, agregándole un elemento de distintividad para diferenciarlos de otras marcas destinadas a productos de limpieza de pisos, lo que en el marco del presente caso no ocurre, pues la marca AROMAS DE MI TIERRA si ofrece distintividad como se ha explicado en esta sentencia me pregunto, ¿Acaso es que la tierra tiene un olor característico, tiene un olor específico?  La respuesta es que no, esa parte de MI TIERRA ¿A qué huele mi tierra? ¿A que recuerda mi tierra? ¿A que huele? ¿Cuál es el aroma?  

Ese pedazo si lo vuelve esa expresión que tiene la marca el demandante es lo que la vuelve distintiva, por eso no es una marca débil, al respecto se recuerda que la marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marca con cierto grado de similitud a diferencia de la marca arbitraria o de fantasía, ahora bien todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate, sobre el particular se ha sostenido lo siguiente: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios del que se trate, en efecto, si unos elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común o si evoca una cualidad del producto, el signo será débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos. 

Proceso 99IP 2000, marca DIGITAL SMOKING publicado en la gaceta oficial 1134 del 11 de noviembre del 2004, lo repito, aquí que es una expresión que lo hace diferente, AROMAS para productos de pisos me llamó la atención ese argumento del demandado en su alegato claro, AROMA para un producto de limpieza claro es común, pero con la expresión que tiene la marca de la demandante que es DE MI TIERRA ya entra un tema de fantasía, de imaginación ¿Acaso a que huele la tierra? Pues la respuesta es, no se tiene una respuesta que exista un olor específico al respecto. 

Ahora bien, respecto a la prueba del demandando del dictamen pericial aportado con el cual sostiene que prueba que no existe confusión entre la marca del demandante y la expresión que utiliza el demandado, debemos señalar lo siguiente: En ese dictamen pericial del demandado denominado estudio cuantitativo de confusión de marca obrante a folio 232 y siguientes del cuaderno 1, tenemos lo siguiente aquí está informe de resultado de estudio cuantitativo confusión de marcas, el despacho considera que no es suficiente para demostrar que no hay riesgo de confusión ¿Por qué? Porque en ese dictamen lo que se está analizando son 2 productos, el producto del demandante que es FULING y el producto del demandado que es SANPIC. 

En eso le asiste razón en el alegato del demandante, productos que en primer lugar no corresponden a la discusión de este proceso en cuanto el tema de la infracción marcaria, recordemos que el objeto de este litigio está encaminado a determinar si el uso de la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA que fue lo que utilizó el demandado vulneró o no vulneró los derechos de propiedad industrial que tiene el demandante frente a su marca AROMAS DE MI TIERRA. Es decir, que en ningún momento se está haciendo énfasis en la marca FULING ni en sus productos, así como tampoco a la marca SANPIC ni sus productos, es decir, esa comparación entre los productos FULING y SANPIC en el marco de este proceso de infracción no tiene cabida. Más aún cuando los signos y logos evaluados fueron SANPIC versus FULING, lo cual no tiene relación alguna ni con el registro de marca objeto de este proceso, el cual es AROMAS DE MI TIERRA, ni con la expresión utilizada por el demandado AROMAS DE NUESTRA TIERRA, nótese lo siguiente a ver nótese que en ese dictamen pericial por ejemplo vea que, a pesar de que dice estudio de marca a folios 236 cuaderno 1 habar de logos evaluados SANPIC versus FULING, producto SANPIC versus producto FULING, a folio 239 se dice: Cree usted que estos 2 productos ¿Cuáles 2 productos? SANPIC producto SANPIC versus producto 2 FULING son confundibles, el 73% dice que no y solo un 27% dice que sí. 

Y frente en ese mismo folio dice: Cree usted que sería fácil confundirse al ver estos productos ¿Cuáles productos? FULING versus SANPIC, también la respuesta es que la mayoría de los consumidores en un 81% no se confunden hasta ahí eso es perfecto, pero resulta que este juicio por propiedad industrial no era para comparar producto, era para comparar la marca del demandante que es AROMAS DE MI TIERRA, contra la expresión que utilizó el demandado que es AROMAS DE NUESTRA TIERRA y eso no lo contiene ese dictamen, ese dictamen se concentró con comparar como ya los estoy señalando productos. 

Así las cosas, ese dictamen de la demandada no desarrolló o analizó la comparación entre la marca del demandante que es AROMAS DE MI TIERRA que está la que está a folio 40 del cuaderno 4, contra la expresión que utilizó el demandado AROMAS DE NUESTRA TIERRA, que es la coincidencia de sus productos de limpieza SANPIC; para desvirtuar el argumento el demandante sobre el uso infractor del demandado es, demandado debió acreditar con ese dictamen que el consumidor se confundiera entre la marca del demandante que es AROMAS DE MI TIERRA, y la expresión usada por el demandado AROMAS DE NUESTRA TIERRA. 

Lo cual no sucedió, reiterándose que en ese dictamen lo que se hizo fue comparar el producto del demandante que es FULING contra el producto del demandado que es SANPIC, lo cual es un asunto diferente en este juicio de infracción a derecho de propiedad industrial de marcas. Nótese que ese uso de la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA no la utiliza el demandado como una expresión aledaña o accesoria a la marca SANPIC, el alegato o el argumento de defensa del demandado ha sido, bien voy a meterla acá. 

No, es que AROMAS DE NUESTRA TIERRA es una expresión que va aledaña, yo no la estoy utilizando como marca, entonces voy a hacer lo siguiente, las etiquetas y búscame el 75, él dice: No, yo utilizo la marca, mi marca es SANPIC y yo lo que utilizo la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA es como algo aledaño, accesorio no es la marca, mi marca es SANPIC, el despacho no está de acuerdo con ese argumento por las siguientes evidencias: Por ejemplo, a folio 75 cuaderno 1, obra una fotografía de una campaña publicitaria, un pendón en un almacén de cadena, creo que del ÉXITO, folio 75 cuaderno 1 donde dice: 

Comprando, espero que se vea, comprando SANPIC AROMAS DE NUESTRA TIERRA, es decir, aquí con este AROMAS DE NUESTRA TIERRA no se trata de una expresión accesoria, de un verdadero uso de marca que identifica un producto, prácticamente es la manifestación más evidente de esa campaña publicitaria o sea no me pueden decir que es una, fue una expresión aledaña o accesoria. Dice: Comprando SANPIC AROMAS DE NUESTRA TIERRA, estás contribuyendo con 700 pesos para que los niños apoyados por la fundación ÉXITO tengan un mejor país, otro ejemplo lo tenemos en la fotografía de adelante a folio 76 y 77 del cuaderno 1, donde además en las etiquetas, o sea como otro ejemplo donde se está utilizando SANPIC AROMAS DE NUESTRA TIERRA. 

A título de marca, y un ejemplo también muy diciente, es que en esas etiquetas del folio 54, cuaderno 4 se observa la siguiente leyenda: Encuentra la línea SANPIC AROMAS DE NUESTRA TIERRA, no la línea SANPIC no, línea SANPIC AROMAS DE NUESTRA TIERRA, en sus deliciosas fragancias Caño Cristales, Cabo de Vela, Cabo de la Vela y Frutos de la Amazonia, estos soportes documentales nos demuestran de manera evidente que el demandado usó la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA a título de marca para identificar sus productos SANPIC, y no como una simple expresión aledaña o accesoria. 

Claramente, está en la etiqueta, en los pendones donde se identifica el producto SANPIC línea AROMAS DE NUESTRA TIERRA, es decir, SANPIC línea, clase, estilo, categoría AROMAS DE NUESTRA TIERRA ahí está usado a título de marca; entonces con esto queda claro el primer elemento de este juicio de propiedad industrial de juicio por infracción marcaria, la conclusión es que si hubo infracción marcaria con los argumentos que he puesto de presente. 

[DAÑOS Y PERJUICIOS] 

Pasemos ahora a los perjuicios, se causaron perjuicios por infracción marcaria por el uso que hizo la demandada de expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, voy a declarar que si hubo confusión entre el registro marcario AROMAS DE MI TIERRA y la expresión infractora AROMAS DE NUESTRA TIERRA del demandado, sin embargo, mucha atención en el tema de los perjuicios no voy a condenar a perjuicios ¿Por qué? Porque el demandado no logró probar en debida forma el valor de esos prejuicios, mucha atención el demandante solicitó indemnización de perjuicios consistente en los literales B y C del artículo 243 de la decisión 486 de 2000. 

Teniendo en cuenta el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción literal B, y el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual literal C se observa a folios 125, 126 cuaderno 4, para tal efecto trajo un acompañó unos dictámenes, sin embargo, considero lo siguiente y es que esos dictámenes del demandante  

(…) para este juzgado ese dictamen no ofrece credibilidad, ¿Por qué?, por las grandes inconsistencias en la que incurrió ese perito, [Error del juez] fueron las siguientes: 

1. El dictamen pericial efectuado por el señor Afdara Zará Alzhabet, a través del cual se pretendían acreditar los valores equivalentes a los daños y perjuicios incorporados. 

¿Qué paso en ese dictamen? Que en ese dictamen se incorporaron estados financieros que no corresponden a la sociedad demandante, los cuales además fueron validados por un revisor fiscal, el cual también es contador de la empresa demandante, es decir, del GRUPO GELSA y con ello ¿Qué paso? Se vicia cualquier conclusión que haya podido decir ese perito en ese dictamen pericial, pero además de lo anterior, el punto más relevante para no creerle es peritaje mucha atención, señor abogado demandante, si listo declaro que si hubo infracción para mí hubo infracción y la argumento listo los perjuicios no, no le doy perjuicios porque no le creo a ese dictamen. 

¿Como es posible? Que en la información que se basa el perito para realizar ese dictamen, pues no ofrece credibilidad, es más que cuestionable, cuando en los estados financieros no corresponden a la empresa demandante, sino que además incluyen, agregan, adicionan estados financieros de otras sociedades como INTERDELTA como se observa a folio 44 cuaderno 7, como GELSA REPRESENTACIONES S.A.S. folio 46 cuaderno 7, o como GELSA MARKETING folio 60 cuaderno 7, es decir ese hecho en nuestro criterio le resta cualquier credibilidad a ese dictamen pericial. 

Hombre, usted pretenda cobrar los perjuicios de su empresa que es la del titular de esa marca, pero por favor no incluya los de otras empresas, eso les resta seriedad, credibilidad, convicción a las conclusiones de ese dictamen pericial. 

Tercer punto, la demandante decidió que anexos se incorporaban en ese dictamen y cuáles no, para tener en cuenta, cuando lo que se debatía aquí era la supuesta causación de esos perjuicios.  

Cuarto argumento, presentaron 2 dictámenes sobre el mismo objeto, el obrante a folio 19 a 61 del cuaderno 7 efectuados por el señor Afdara Zará Alzhabet, y el otro obrante a folio 62, 87 del mismo cuaderno 7 elaborado por José Manuel González Tercia de ECONOMETRIC S.A.S., esos son argumentos que me permiten concluir que no hay credibilidad en cuanto al tema de los perjuicios, entonces declararé en cuanto al tema de la infracción que, si hay infracción, pero no condenaré al pago de perjuicios. 

En ese sentido, ¿Qué sucede?, por las razones que ya expuesto, o sea, es que no es un tema menor, no es un tema de pasada, es un tema que en este ejercicio judicial el demandado cuando ejerció la contradicción a esos dictámenes puso en evidencia al despacho los graves errores, las inconsistencias en las que incurrió el perito del demandante cuestión que reiteró en sus alegatos de conclusión. Así las cosas, en lo que atañe con la demanda principal declararé únicamente la comisión de la infracción alegada, no obstante, debe hacerse unas precisiones con relación a las pretensiones, la pretensión tercera de la demanda no será acogida, en tanto que lo que se pretendía proteger es el registro marcario AROMAS DE MI TIERRA y no la estrategia comercial de nombre, [Error del juez] de nombrar fragancias con alusión algún sector o región de Colombia, lo cual no está amparado con el registro marcario 347370. 

Sumado a lo anterior, el despacho ordenará a la demandada que cese el uso inmediato de los actos que constituyen infracción marcaria es decir, a no utilizar más la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA en ninguno de sus productos amparados por la clase 3 es decir, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, raspar, preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos, sobre el particular se aclara que tampoco podrá hacer uso de la expresión infractora de manera accesoria de la marca SANPIC para identificar los ya mencionados. 

Adicionalmente, deberá retirar del mercado todos los productos resultantes de la infracción marcaria incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales así como los medio que contienen la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, frente al, todavía en demanda principal frente a la competencia desleal por los actos de imitación y violación a la prohibición general tenemos lo siguiente mucha atención, tenemos que en este caso el demandante participa en el mercado colombiano a través de la actividad comercial de la fabricación y comercialización de productos identificados en la clase 3 de Niza que ya lo había mencionado, ahora bien los intereses económicos del demandante podrían estar afectados por esos actos desleales, por los presuntos actos desleales, entonces comencemos con el acto desleal de imitación. 

[IMITACIÓN] 

¿El demandado cometió o no cometió imitación? Entonces tenemos lo siguiente y es, como primera medida, debe entenderse que por el concepto en que fue alegado cuando la demandante se refirió al acto desleal de imitación, lo hizo en relación con la imitación que trata el inciso segundo del artículo 14 de la ley 256 del 96 esto es, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerara desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 

Así las cosas, si tenemos en cuenta que como lo ha precisado la jurisprudencia y la doctrina, el acto desleal de imitación se proyecta sobre prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto, el servicio en sí mismo ni este caso, limpiador de pisos que corresponde a una creación encaminada a satisfacer una necesidad técnica o estética, y que constituye la propia prestación es decir la creación material, tenemos que en el caso concreto observa que la creación material es repito producto limpiador de pisos no es objeto de imitación por las siguientes razones:  

1. La creación material como se advirtió corresponde es al limpiador de piso, producto que puede ser fabricado no solo por el demandante, sino por el demandado y por cualquier otro tercero que quiere ingresar a ese mercado de limpiadores, por lo tanto, se observa que no existe una imitación respecto del limpiador de pisos o de la creación material, reiterándose que no existe una provisión para elaboración de los mismos.  

Al respecto basta con indicar  que la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales dentro del mercado es una práctica permitida que no es reprochable perse, siempre y cuando la creación material no se encuentre amparada por un derecho de exclusiva, circunstancia que resulta coherente con un sistema de libre competencia como el que es el colombiano de tal suerte que la conducta imitativa en cuestión se hace sujeto a desvalor únicamente por excepción bajo los supuestos que la misma norma consagra, en primera medida por la existencia de un derecho de exclusiva y en segunda, pero un derecho de exclusiva frente a la creación material este es, frente al tema de limpiador de pisos. 

Y en segunda, por las 2 excepciones allí contempladas que prohíben la imitación que genera confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones, lo cual, desde luego no ocurre en este caso, está más que claro quién produce SANPIC y más que claro quién produce FULING, y que las que comporta un debido aprovechamiento a la reputación ajena, aquí no está demostrado que el demandado buscara aprovecharse de la reputación de FULING del demandante, por el contrario, quien tiene mayor participación en el mercado o el más conocido es el demandado. 

Quiero hacer salvedad con lo siguiente, para llegar a esta conclusión me remito a ese dictamen pericial ahí sí que compara productos que están en el mercado, no marcas que es lo que pasó en la infracción por qué repito ese dictamen pericial no me comparó marcas comparó fue productos, bien por lo anterior debe tenerse en cuenta que al momento de analizar el comportamiento de un comerciante bajo el artículo 14 de la ley 256, no es suficiente que se constate que efectivamente se imitaron las prestaciones mercantiles sobre las incoativas empresariales de otro competidor, pues también es necesario que con ocasión de esa imitación se haya causado confusión sobre la procedencia empresarial de esa prestación o que esa conducta comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 

Ya que solamente en esa medida la imitación puede ser verificada como desleal, de acuerdo con lo anterior, el despacho evidencia que conforme a las documentales aportadas, así como los testimonios de la parte actoral, no se logró acreditar que con la presunta conducta desleal de imitación, hubiere confusión a los consumidores respecto al origen empresarial del producto del demandado, por lo que al no configurarse ese criterio no es claro para este juzgado la comisión del acto desleal de imitación por parte del demandado. En consecuencia, de lo anterior, y teniendo en cuenta que no existió imitación exacta y minuciosa de la creación material, esto es, la del limpiador de pisos, así como tampoco se logró acreditar en debida forma que hubiere confusión el despacho negara la pretensión de la comisión del acto desleal de imitación. 

[PROHIBICIÓN GENERAL] 

Frente al acto desleal de la prohibición general, también será negado porque el demandante no ofrece ninguna argumentación relacionada con algún comportamiento reprochable distinto a todo lo que se analizó frente al tema del acto desleal de imitación, al respecto la demandante no concretó una acusación distinta o independiente a lo largo de lo que ya he venido diciendo en esta sentencia basta con revisar la demanda para verificar que todos los actos se tipifican dentro de un mismo comportamiento esta es la introducción en el mercado de signos. 

Que generaran confusión lo que exactamente ya fue analizado en ese orden de ideas como la totalidad de las acusaciones ya fueron abordadas en el acto específico ya mencionado esta delimitación no es posible evocar por descarte o por residuo la cláusula general de prohibición, pues insisto esa cláusula está destinada a abordar comportamientos que no están tipificados en los artículos 8 a 19 de la ley 256 del 96, por lo tanto, negaré la pretensión de la presunta comisión del acto desleal de infracción a la cláusula de prohibición general, ahora miremos segunda fase de la sentencia, demanda de reconvención. 

Recapitulando es demanda inicial, declarar la infracción marcaria, no condenaré por perjuicios por infracción marcaria y negaré las demás pretensiones de la demanda principal que incluye las de competencia desleal, pasemos ahora demanda de reconvención, en la demanda de reconvención el demandado RECKITT señalo que los actos de competencia desleal cometidos por GELSA se presentaron en dos hechos, el primero de ellos es que GELSA remitió a varias empresas señalamientos en contra del demandado frente a una infracción por parte de esta última. 

Y solicito retirar de la programación de toda publicidad y producto que se identificaron  o tuviera el signo AROMAS DE NUESTRA TIERRA el segundo tiene que ver  con la publicación realizada en el diario EL PAÍS de Cali, un artículo denominado La Copialina, donde se incluyeron afirmaciones por GELSA tendientes al  supuesto actuar de RECKITT y la infracción marcaria, afirmaciones que no son ciertas y que carecen de sustento y según el demandante reconvención, menciono que debido a estas comunicaciones fue bloqueada la venta de SANPIC en almacenes ÉXITO desde el  23 de julio de 2014 afectando la reputación de RECKITT. 

Señalo que las actuaciones de GELSA son violatorias al principio de buena fe comercial entendido como la práctica que se ajusta a esos mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad, sinceridad, que rige a los comerciantes en sus actuaciones que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar a la ley e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico, así las cosas dijo el demandante en reconvención que las manifestaciones de GELSA no son ciertas toda vez que no existe un pronunciamiento judicial que hubiere declarado la violación a derechos de propiedad industrial. 

O declarada la concurrencia de esos actos desleales, disculpen entendido el contexto de las situaciones que rodean este caso, es preciso entrara a analizar los actos desleales de la demanda de reconvención, primero el de descrédito, previsto en el artículo 12 de la ley 256 del 96, según ese artículo para que la conducta de un empresario pueda considerarse como desacreditadora de las prestaciones o actividad empresarial es preciso que se lleve a cabo la emisión o divulgación de manifestaciones que sean inexactas, falsas o impertinentes y que sean aptas objetivamente para perjudicar el prestigio o buen nombre de otra gente en el mercado. 

También es necesario que las actuaciones de descrédito independientemente del medio de discusión que se utiliza para ese fin sean públicas esto es que se dirigen a determinadas personas, que se realicen en el seno de un determinado colectivo o que vayan dirigidas al público en general, logren o no su objetivo puesto que basta el elemento de potencialidad, riesgo o peligro que facilite el descrédito de un competidor, en ese orden de ideas constituye un acto de descrédito las manifestaciones inexactas o impertinentes o falsas que cuente con la potencialidad  de afectar el prestigio o buen nombre de otra gente en el mercado, sumado a lo anterior cuando se entra a hablar de la conducta que presuntamente constituye en actos de descrédito. 

 
Estas deben analizarse de manera completa y no fragmentada, lo que impone concluir que puede presentarse el caso de que el total de las declaraciones emitidas por el agente, ciertos fragmentos sean verídicos y aun así no  constituyen un ecepso veritatis a no ser que el mensaje en conjunto sea exacto, verdadero y pertinente, revisado esos aspectos teóricos el acto desleal que se analiza, el acto de descrédito el despacho procede a analizar si las manifestaciones contenidas en las comunicaciones remitidas a almacenes ÉXITO constituyeron o no actos desleales de descrédito. 

Veamos, tenemos el correo electrónico del 24 de julio de 2014 folio 20 cuaderno 6, en este se señala que el apoderado de GELSA recibió una llamada del abogado de RECKITT donde le solicito una reunión para el lunes o martes de la próxima semana y que no han recibido ningún tipo de respuesta ni han llegado a ningún acuerdo, correo del 24 de julio de 2014 folio 20 y 21 cuaderno 6 en el cual se le pide disculpas por demorarse en la demora de la respuesta, señala que había trasladado el proveedor RECKITT la comunicación que remitió y que el abogado de RECKITT se comunicaría con el apoderado de GELSA para revisar el asunto en detalle. 

Y que no han tomado ninguna determinación hasta que sea revisado el asunto entre GELSA y RECKITT, tenemos el correo electrónico del 17 de julio del 2014 remitente Juan Felipe Hernández Rojas, destinataria María Alejandra Cárdenas Gutiérrez del GRUPO ÉXITO le agradece la pronta respuesta y le indica que no tiene inconveniente en conceder un plazo, correo del 17 de julio de 2014 remitente María Alejandra Cárdenas que es del GRUPO ÉXITO  a Juan Felipe Hernández Rojas donde acusa recibida la comunicación y le indica que Almacenes ÉXITO obra con buena fe y el acatamiento de las normas que regulan sus actividades comerciales. 

Y que se contactaron con RECKITT para trasladarse la solicitud y exponer las explicaciones del caso con el fin de tomar una decisión frente a la comercialización de productos que contiene la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, señalo que RECKITT le solicito un plazo de 3 días para verificar el asunto, la apoderada del ÉXITO le solicito a GELSA el mismo plazo para revisar la solicitud, tenemos el correo de 9 de julio de 2014 donde el remitente es María Plaza del GRUPO ÉXITO para María Alejandra Cárdenas Gutiérrez remitiendo el correo electrónico, remitido el 9 de julio de 2014 por Juan Felipe Hernández Rojas a María Plaza a través del cual adjunta la reclamación por uso indebido de marca por parte de la empresa RECKITT. 

La cual está siendo utilizada en las instalaciones de Almacenes ÉXITO de todo el país, correo del 25 de julio de 2014 remitente María Alejandra Cárdenas Gutiérrez a Juan Felipe Hernández Rojas, donde le agradece la respuesta y le indica que quedara pendiente de la reunión y le indica que no se tomaran determinaciones al respecto hasta tanto no se llegue a un acercamiento, correo del 31 de julio de 2014 folio 27 cuaderno 6, remitente Juan Felipe Hernández Rojas a María Alejandra Cárdenas Gutiérrez del GRUPO ÉXITO donde le indica que no ha recibido una respuesta por parte de RECKITT por las acciones de competencia desleal y propiedad industrial. 

Agregando que no han recibido ninguna propuesta y que en el evento de no recibiera ninguna propuesta continuara con los trámites judiciales, tenemos el correo del 8 de agosto de 2014 el 1 de agosto de 2014 remitente María Alejandra Cárdenas Gutiérrez, destinatario Juan Felipe Hernández Rojas, indicándole que RECKITT remitió una respuesta propuesta a GELSA que esperen a la respuesta, el correo del 8 de agosto de 2014 remitente Juan Felipe Hernández Rojas a María Alejandra Cárdenas de GRUPO ÉXITO señalando que no habían podido llegar a un acuerdo porque la propuesta de RECKITT fue irrisoria y ratifica en la reclamación presentada consistente en el retiro de todos los productos. 

Que contengan el distintivo AROMAS DE NUESTRA TIERRA por ser similar y exacta a la marca GELSA, que se continuaran con los trámites judiciales ante la SIC y la respectiva denuncia a los medios de comunicación para evitar confusiones, correo del 11 de agosto de 2014 folios 29 y 30 del cuaderno 6, remitente María Alejandra Cárdenas a Juan Felipe Hernández Rojas donde dice que RECKITT y GELSA tienen programado una teleconferencia a las 4 de la tarde, tenemos el correo electrónico del 14 de agosto de 2014, del 11 de agosto de 2014  señalándole que si es tema de conversación telefónica no se llegó a ningún acuerdo. 

Tenemos el correo del 12 de agosto de 2014 de María Alejandra Cárdenas a Juan Felipe Hernández donde se señala por parte de ÉXITO que frente a la solicitud de abstenerse de seguir comercializando los productos que contengan la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA por ser similar a la marca del demandante consideran que no es atribuible a la compañía la responsabilidad de identificar si en efecto los productos identificados con la marca SANPIC que contienen la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA infringe en honor a potenciali, infringen o tiene la potencialidad de infringir derechos de terceros como usted lo ha manifestado en su comunicación. 

Tenemos el correo del 13 de agosto de 2014 de Juan Felipe Hernández Rojas a María Alejandra Cárdenas de GRUPO ÉXITO según el cual señala que está sorprendido de la respuesta y le parece una falta de seriedad que cambien de posición a última hora porque el lunes a última hora le habían informado que procederían a retirar toda la mercancía de los almacenes, dicen que tomaran las acciones judiciales contra todos los implicados, correo del 23 de julio de 2014 remitente Juan Camilo Gómez Arias para Alba Marín, donde  le indica que de acuerdos con lo conversado con el área jurídica de RECKITT existe un riesgo jurídico por la exhibición y distribución de los productos con la leyenda AROMAS DE NUESTRA TIERRA. 

Por lo que la instrucción es no comercializar los productos que contengan esa leyenda, de otra parte, también tenemos las comunicaciones remitidas por GELSA a Almacenes ÉXITO, CARACOL TELEVISIÓN, RCN TELEVISIÓN, CONSORCIO CANALES NACIONAL PRIVADOS, MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS MIS LTDA, a través de los cuales señalaba lo siguiente abro comillas y cito.  

“RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. y su marca SANPIC vienen utilizando indebidamente una marca o enseña similar a la que es de propiedad de mi cliente, tanto para los mismos productos como con el mismo concepto, lo cual atenta contra las  normas de propiedad intelectual y competencia desleal, RECKITT con su marca SANPIC sacó al comercio una nueva línea de fragancias llamada AROMAS DE NUESTRA TIERRA la cual es casi idéntica a la marca registrada por mi cliente AROMAS DE MI TIERRA” esto obra a folios 22, 23, 27, 28. 31, 32, 35 y 36 del cuaderno 1. 

Esos documentos valorados por este despacho evidencian que si se configuró el acto desleal de descrédito porque si se configuraron los elementos de la conducta desleal en los términos del artículo 12 de la ley 256 del 96 afirmaciones que fueron difundidas o divulgadas públicamente por parte de GELSA no se ve a través de los correos electrónicos sino a través de comunicaciones enviadas a las empresas ya mencionadas así como la publicación en el diario EL PAÍS las cuales como se pueden apreciar se estaría acreditando unos requisitos necesarios para que se presente el acto desleal de descrédito, como es, que las manifestaciones e hicieran de manera pública. 

Dicho esto pasamos al siguiente punto y es analizar si el contenido del mensaje difundido por GELSA fue exacto, verdadero y pertinente para establecer si el mismo constituyo o no el acto desleal de descrédito, entonces frente a la veracidad de esos mensajes entendida la veracidad como la que implica que en todo caso provoque a esos destinatarios una representación fiel de la realidad de las cosas, para tal efecto cito el concepto de la profesora Silvia Barona Villar en su tratado de competencia desleal, tenemos lo siguiente y es: 

“Los señalamientos de GELSA acerca de que RECKITT ha atentado contra las normas de propiedad intelectual y de competencia desleal al sacar una nueva  línea de fragancias casi idéntica a la de GELSA no pasan de ser manifestaciones del apoderado judicial que, o sea fueron manifestaciones del apoderado judicial que en ese momento no contaban con ningún respaldo, al punto que ellos mismo afirman que van a interponer las acciones correspondientes, como se observa en el artículo La Copialina del diario EL PAÍS, ninguno menciona que ya existiera un pronunciamiento de autoridad competente que así ya lo hubiera determinado, que habría infracción” 

De derechos de propiedad intelectual y de competencia desleal, tan infundada resulta esa afirmación que a la fecha actual antes de dictar este fallo no existía pronunciamiento judicial al respecto que así lo hubiera declarado, aseveraciones que objetivamente si son idóneas para menoscabar el prestigio del demandado RECKITT frente a sus distribuidores y frente al público en general” se reitera lo siguiente porque estarán pensando, pero doctor si usted dijo que hubo infracción. 

Claro que hubo infracción, pero lo estoy diciendo hoy no podían tomar esas alegaciones que entre otras cosas para llegar a la conclusión de que hubo infracción vea todo el análisis que tuve que hacer, entonces no estaba certero, claro, determinado, concluyente, no se había declarado la autoridad judicial competente que en efecto el demandado había incurrido en infracción a derechos de propiedad industrial, de marcas, porque ni siquiera de competencia desleal, solo de marcas, entonces mal hizo el demandante a fin tomar justicia por mano propia salir a mandar mensajes que en opinión de este despacho tenían más un carácter intimidatorio en el mercado, como decir, o negocian o retiran esos productos. 

Cuando todavía no era certera la situación de la infracción de derechos de propiedad industrial, que no de competencia era el que repito no prosperaron en esta sentencia, entonces no se trató de ninguna afirmación de las exactitudes, por exactitud se entiende lo que es puntual Kelly Cabal al respecto las aseveraciones de GELSA difundidas en distintos medios de comunicación como en mails, comunicaciones, publicaciones en los periódicos no corresponden con la realidad de las cosas, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta este punto de la actuación no existía pronunciamiento relacionado con el supuesto actuar de RECKITT. 

Que fuera considerado como desleal por autoridad competente o como infractor de derechos marcarios, tampoco fue pertinente por las razones expuestas se puede concluir que las afirmaciones de GELSA consistente en que RECKITT incurrió en actos de competencia desleal y de infracción marcaria, además de no ser veraz ni exactos se requiere las circunstancias que no estaban justificadas, por lo tanto, el mensaje difundido por GELSA resulta ser inexacto, impertinente  y falso apara el público en ese momento y si con la idoneidad de afectar el crédito o el prestigio que tenía el demandado en el mercado, por lo tanto, en la sentencia declararé que el GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. 

Incurrió en el acto desleal de descrédito en los términos del artículo 12 de la ley 256 del 96, negaré el acto de provisión, de que el demandado en reconvención incurrió en el acto de provisión general por la razón de que están los hechos se configuran en el descrédito y quedo probado el acto de descrédito, además como lo ha sostenido este despacho si bien el artículo séptimo de ley 256 del 96 tiene como función hacer un principio formal y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad, es una norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y está destinada a abarcar conductas desleales que no pueden enmarcarse dentro de los artículos 8 a 19 de la ley. 

Lo que nos ocurre en este caso porque encontré demostrado el artículo 12 que es el del descrédito por ende, no declararé probado el acto de violación a la prohibición general, respecto a la sanción por los juramentos estimatorios no la aplicaré, pues con todo y que no le creí a ese peritaje lo cierto fue que el demandante fue proactivo procuró probar esos perjuicios solo que, se extralimitó en tal labor incluyendo conceptos que no le correspondían pedir a título de perjuicios como ya lo expliqué por ende no lo condené, no lo, o sea no condeno a la indemnización de perjuicios, pero tampoco aplicaré la sanción del juramento estimatorio como quiera que por lo menos si fue proactivo en tratar de demostrar esos perjuicios. 

Que acompañó para tal efecto una serie de dictámenes, cuestión diferente es que no le creí a esos dictámenes, que es otra cuestión completamente diferente, en ese sentido estoy dando aplicación en este punto a lo previsto en la sentencia C157 del 21 de marzo de 2013, señores así las cosas el asesor asignado a la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la superintendencia de industria y comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la ley, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley resuelvo lo siguiente: 

[RESUELVE] 

PRIMERO: Declarar que la sociedad RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. sobre la marca nominativa AROMAS DE MI TIERRA identificada con el número, con el certificado número 347370 registrada para identificar producto de la clase 3, versión 8 de la clasificación internacional de Niza. 

SEGUNDO: Ordenar a la sociedad RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. abstenerse de utilizar la expresión AROMAS DE NUESTRA TIERRA, para distinguir productos de la clase 3, así mismo se le ordena a RECKITT BENCKISER COLOMBIA retirar inmediatamente del mercado todos los productos resultantes de la infracción marcaria incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales, así como los materiales y medios que contengan esa expresión. 

TERCERO: Ordenar a RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A., que media página de un periódico de amplia circulación nacional y en la gaceta de propiedad industrial, publique la parte resolutiva de la presente sentencia con la expresa mención de las partes la autoridad judicial que conoció el caso y los apoderados de las partes, lo anterior deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. 

CUARTO: Negar las pretensiones según la principal subsidiaria, tercera, quinta principal y subsidiaria de la demanda principal. 

QUINTO: Condenar en costas a RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. para el efecto se fija por agencias en derecho a favor de GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), la suma única de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). 

SEXTO: Declarar que la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA S.A. incurrió en el acto de competencia desleal, de descrédito consagrado en el artículo 12 de la ley 256 de 1996. 

SÉPTIMO: En consecuencia, ordenar a la Sociedad GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. abstenerse de presentarle a clientes de RECKITT BENCKISER información o que fue objeto de descrédito en esta sentencia. 

OCTAVO: Ordenar a la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. a publicar en media página de un periódico de amplia circulación nacional, la parte resolutiva de la sentencia con la expresa mención de las partes, la autoridad judicial que conoció el caso y los apoderados de las partes, hago una aclaración esta misma orden también va para el demandado, pero excluyendo el tema de la gaceta de propiedad industrial solo para periódico de amplia circulación nacional, repito la octava, el numeral octavo a la parte resolutiva es ordenar a la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. 

A publicar en media página de un periódico de amplia circulación nacional, la parte resolutiva de la presente providencia, con expresa mención de las partes, la autoridad judicial que conoció el caso y los apoderados de las partes, lo anterior deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. 

NOVENO: Ordenar a la sociedad GRUPO EMPRESARIAL DE LIMPIEZA S.A. a informar a las sociedades, almacenes ÉXITO, CARACOL TELEVISIÓN S.A., RCN TELEVISIÓN S.A., CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS Y MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS MIX LIMITADA, el contenido de la decisión adoptada en la presente providencia, la anterior orden deberá cumplirse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. 

DÉCIMO: Negar la pretensión primera de la demanda de reconvención. 

ÚNDECIMO: Condenar en costas a GRUPO EMPRESARIAL DE LA LIMPIEZA S.A. para tal efecto se fija por concepto de agencias en derecho a favor del demandante de reconvención la suma única de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10. 000.000), por secretaria realícese la liquidación de costas. 

Señores, en ese orden de ideas, notifico en este momento esta sentencia en estrados.