Fecha: 28/09/2018
Expediente No. 17-364834
Demandante: HOTELES ESTELAR S.A
Demandado: FERNANDO DE JESÚS GÓMEZ GUERRA
Funcionario: JORGE MARIO OLARTE COLLAZOS
Superintendente delegado para Asuntos Jurisdiccionales – JORGE MARIO OLARTE COLLAZOS: Entonces procede el despacho a dictar la sentencia, para eso el orden que voy a realizar, bajo el cual voy a estructurar la sentencia es el siguiente. En un primer momento voy a recordar cuál es el objeto del litigio, posteriormente me voy a referir algunos hechos relevantes probados que se encuentran en el presente asunto y, finalmente, un análisis de fondo sobre la infracción marcaria que alega la demandante incurrió la parte demandada.
[OBJETO DEL LITIGIO]
En cuanto al objeto de litigio, voy a leer expresamente el objeto de litigio que fue fijado por el Despacho en la Audiencia Inicial. El objeto de litigio quedo determinado en dos puntos:
El primero, textualmente, señala la providencia que dicte en la Audiencia Inicial, determinar si el uso de los signos obrantes a folios a 32 y 33 del cuaderno 1, que ustedes los pueden ver en pantalla, por parte del demandado Fernando de Jesús Gómez Guerra, configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante en relación con sus marcas, y las marcas son las correspondientes a los certificados de registro 327112, 403448 y 403447 las dos primeras mencionadas mixtas y la última una marca denominativa o nominativa.
El segundo punto del litigio fue, en caso de comprobarse lo anterior, determinar la existencia de los daños y perjuicios solicitados por la demandante.
[HECHOS PROBADOS EN EL EXPEDIENTE]
Me voy a referir en este punto entonces a los hechos probados en el expediente.
Primero, la sociedad demandante es titular de las marcas con certificado de registro número 327112, 403448 y 403447. Esto se encuentra demostrado con las certificaciones obrantes a folios 28 a 30 del cuaderno número 1.
Segundo, el señor FERNANDO DE JESÚS GÓMEZ GUERRA usa en el comercio los signos obrantes a folios 32 y 33 del cuaderno 1, que los exhibía al momento de recordar el objeto de litigio, y los utiliza a título de enseña comercial en sus establecimientos de comercio y para identificar servicios de comercialización de colchones, también los utiliza para identificar colchones y almohadas. Lo anterior lo desprendemos de los folios 32 y 33 del cuaderno 1, junto con la valoración respecto con la declaración que realizo el demandado durante el interrogatorio de parte, la cual obra a folios 64 del cuaderno 2 y, concretamente, respecto de la declaración minuto 11:31 al minuto 11:33.
Entre otras cosas, el demandado confesó lo siguiente, aseguró que las fotografías correspondientes a los signos que ya mencioné en el objeto de litigio sí corresponden a la fachada de su establecimiento de comercio, y que la imagen obrante en el reverso del folio 33, sí corresponde a unos de los productos comercializados por él. Además, afirmó que esos signos, que se ponen de presente en las fotografías, corresponden a signos para identificar referencias de sus colchones.
Tercero, se encuentra también demostrado que el demandado usa los signos previamente mencionados para identificar sus cuatro establecimientos de comercio donde comercializa colchones, en los vehículos que utiliza para desarrollar esta actividad comercial y en los embalajes de los colchones, al respecto en el audio de su declaración minutos 00:11:30:40 minutos 11:30:50 y 11:47:23 a 11:51:25, se encuentra la confesión relacionada con estos hechos que acabo de mencionar.
En concreto se dedica a una actividad comercial que se encuentra relacionada con la producción y comercialización de colchones y almohadas, y como ya ha indicado el Despacho, identifica los colchones con estos signos e identifica sus establecimientos de comercio también con estos signos.
También se encontró demostrado que usa los signos mencionados en las facturas obrantes a folios 50 a 157 del cuaderno 1. También se encuentra demostrado y acreditado en el expediente que el demandado es titular de la marca mixta COLCHONES ESTELAR cuyo certificado es el 351672 para identificar productos de la clase 20 de la clasificación internacional de Niza, entre otros productos, abarca el certificado los colchones, somier, almohadas y muebles. Repito, entre otros, productos este certificado donde se acredita la titularidad de la marca por parte del demandado se encuentra a folio 71 del cuaderno número 1.
Hago una referencia adicional y es respecto de las marcas de la demandante todas ellas, que ya mencioné los certificados de registro, se encuentran bajo la cobertura de la clase 43 de la clasificación internacional de Niza.
Se encuentra también demostrados que los signos que utiliza el demandado en el comercio no corresponden íntegramente a su marca, puesto que un componente de su marca es la E en una suerte de utilización gráfica que se utiliza en la palabra ESTELAR. Está haciendo un análisis por parte del Despacho, no corresponde a la de su marca, la que él utiliza en los signos que ya previamente he señalado.
En relación con el certificado de registro de la marca del demandado preciso que es folio 71 del cuaderno 2 si no el cuaderno número 1. Esos son los hechos probados relevantes que Despacho para iniciar la sentencia debe tener presente.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Teniendo en cuenta estos hechos probados se analizarán las supuestas infracciones de las que acusa la parte demandante a la demandada. Para ello, en primera medida debe analizarse la legitimación por activa de la parte demandante, la cual está absolutamente superada por cuanto, como ya he mencionado, está acreditado que la demandante es titular de las marcas mixtas con certificado 327112, mixta con certificado 403448 y la nominativa con certificado 403447, todas están registradas para la clase 43 de la clasificación internacional de Niza.
Concretamente en los certificados, la cobertura quedo de la siguiente manera: servicio de estadía y hospedaje temporal, y especialmente servicios de hotelería, y algunas de las marcas también incluye servicios de restauración. Está superada, entonces, para el Despacho la legitimación por parte del demandante para solicitar la protección de sus marcas.
[ANÁLISIS DE LAS INFRACCIONES]
Respecto del análisis de las supuestas infracciones, cabe recordar que la demandante ha señalado en su escrito de demanda, que la infracción en la que ha incurrido el demandado corresponde a los derechos contemplados en el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 y concretamente a los correspondientes a los literales (a), (d), (e) y (f).
Al respecto, el Despacho debe indicar lo siguiente, con relación a los literales (e) y (f), los mismos corresponden a infracciones a marcas notoriamente conocidas, en el presente asunto no se ha demostrado que la marca o las marcas, las tres marcas de la demandante sean notoriamente conocidas, con lo cual no es procedente por parte del Despacho realizar un análisis de la infracción a los derechos previstos o descritos en los literales (e) y (f) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
No ocurre lo mismo con los derechos descritos en los literales (a) y (d) del artículo 155 de la Decisión 486, los cuales el despacho va a leer en este momento y sobre los que realizara el análisis respecto a si existió o no infracción marcaria en el presente asunto.
El artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 establece “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: (a) Aplicar o colocar la marca a un signo distintivo o idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios a los cuales esta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.” Y el literal (d) señala que ese mismo derecho exclusivo es respecto de “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro”, señala la misma norma – “tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existen riesgo de confusión”
Dicho lo anterior, reitera el Despacho que el análisis de la existencia de una infracción marcaria se realizará respecto de los derechos previstos en el literal (a) y (d) porque, insiste, los correspondientes al literal (e) y (f) corresponden a marcas notorias y, en el presente caso, no se acreditó que las marcas de la demandante sean notorias.
Teniendo en cuenta el contenido normativo de estos derechos, el análisis que realizará el Despacho será el siguiente y lo estructurará de la siguiente forma: en un primer momento hará un cotejo sobre las marcas, entre las marcas de la demandante y los signos utilizados por la parte demandada, con el objeto de establecer si estamos en procedencia de signos idénticos, o signos similares o semejantes.
En caso de establecerse que estamos frente a signos idénticos similares o semejantes, se realizara el análisis con relación al literal (a) sobre si los productos o servicios están vinculados y respecto el literal (d), si existe riesgo de confusión o asociación ¿Por qué lo hago de esta forma? porque si no existiera identidad o semejanza entre los signos, ni siquiera había lugar a analizar los siguientes componentes. Como les digo la vinculación entre los productos o servicios respecto el literal (a), y respecto el literal (d) el riesgo de confusión o asociación.
[COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS]
Entonces, para efectos del análisis tanto del derecho correspondiente al literal (a) como el correspondiente al literal (d) es necesario realizar un cotejo entre las marcas del demandante y los signos utilizados por la demandada. Para efectos del análisis básicamente lo que haremos es lo siguiente, realizar el cotejo de las tres marcas respecto de los tres signos encontramos, vamos a encontrar en cotejos de signos mixtos y entre signos mixtos y nominativos.
Es importante recordar en este punto las reglas previstas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efecto del cotejo de signos distintivos, concretamente la IP, hay varias IP en este sentido, pero hay una que puedo mencionar aquí para efectos de la Sentencia es la IP-178 del 2015 y que establece que los signos deben analizarse en conjunto de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas, y desde el punto de vista de un consumidor medio.
El primer cotejo que se hará es respecto de la marca mixta ESTELAR que está identificada con el certificado número 327112 y se hará el cotejo respecto de los signos utilizados por la demandada.
Corresponde en un principio recordar lo dispuesto en la IP-113-2015 del Tribunal de la Comunidad Andina que señala (…) Este primer análisis de los signos de la marca mixta 327112 identificados del certificado 327112 con los signos de la demandada, corresponde a al cotejo de signos mixtos, ¿por qué? porque la marca de la demandante en ese caso un signo mixto y todos los signos de utilizados por la parte demandada en comercio son mixtos.
Para esto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el proceso IP-2017-2013, que cuando sea cotejo de los mixtos hay que determinar cuál es el componente ponderarte en los signos mixtos. El mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación judicial 17 de 2013, ha señalado que por regla general el elemento denominativo del signo suele ser el ponderarte, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor.
Así mismo, debe tenerse en cuenta las interpretaciones prejudiciales 84-IP-2015 y 12-IP-2014, la cual señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, a efecto de hacer el cotejo de los signos, debe tenerse en cuenta la similitud ortográfica, la similitud fonética e incluso la similitud ideológica.
Teniendo en cuenta que para el Despacho es evidente que el elemento denominativo es el preponderante en todos los signos a comparar se realizará, entonces, la comparación respecto de la expresión ESTELAR, que corresponde a la marca utilizada o de titularidad de la demandante, o de las expresiones COLCHONES ESTELAR y COLCHONES ESTELAR EL COLCHÓN DE TUS SUEÑOS, que corresponden a las partes nominativas o los signos utilizados por la parte demandada.
Conforme a las reglas que yo ya he mencionado de cotejo de signos distintivos dispuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Despacho concluye en este primer cotejo, que los signos utilizados por la parte demandada reproducen parcialmente la parte denominativa del signo o de la marca de titularidad de la demandante. Concretamente, la expresión ESTELAR. Esto es suficiente para entender por parte del Despacho, o para concluir, que estamos en presencia de signos similares. Y en este punto es muy importante señalar que no estamos en presencia de signos idénticos, por cuanto la reproducción no es exacta del signo de titularidad de la parte demandante, y la reproducción no es íntegra porque los signos de la parte demanda, tienen otros componentes diferentes como, por ejemplo, “EL COLCHÓN DE TUS SUEÑOS” pero sí, como ha señalado el Despacho, estamos frente a una reproducción parcial del signo, por cuanto se está reproduciendo la palabra ESTELAR.
Entonces, respecto de la primera marca, la marca mixta con certificado 327112, se puede concluir que los signos utilizados por la demanda son signos similares a la marca de titularidad de la demandante.
Respecto de la segunda marca, que vamos a analizar, es la marca nominativa que corresponde al certificado 403447, y el análisis será exactamente el mismo, porque a efectos de analizar la primera que era mixta, nos concentramos en los componentes nominativos, y en este caso la marca nominativa de la parte demandante se compone o se integra de la palabra o la expresión ESTELAR, por lo cual, la conclusión será exactamente la misma, estamos frente a un signo similar, marca de titularidad de la demandante y signos utilizados por la demandada.
Finalmente, lo que tiene que ver con el cotejo de los signos, me voy a referir a la marca mixta correspondiente al certificado 403448, la conclusión será similar al cotejo respecto de las marcas previamente señaladas, aquí estamos frente a un signo mixto. Es claro para el Despacho que ese signo mixto se compone de una marca denominativa que es la letra E, pero la letra E no puede ser apropiable por ninguna persona en el comercio.
No obstante, al analizar la marca de titularidad de la demandante con los signos de la demanda, es evidente que esa letra E, en conjunto con el componente gráfico del signo, esto es, el círculo que está alrededor de la letra E y el fondo oscuro, también se reproduce dentro de los signos utilizados por la demandada, concretamente la letra E, que se sobrepone o se ubica en cada uno de los signos. En algunos casos, como la primera letra de la palabra STELAR, y en otros en la parte superior del signo. Con lo cual el Despacho también concluye que, en el presente cotejo, registro 403448, estamos en presencia de un signo similar o semejante a la marca de titularidad de la demandante.
Debe insistir el Despacho, a efectos de finalizar este primer componente de la sentencia, o el análisis de la supuesta infracción, que no estamos en presencia de signos idénticos, es decir los signos utilizados por la demanda no son idénticos a las marcas de titularidad de la demandante, pero sí son similares o semejantes.
[ANÁLISIS DEL LITERAL (A) DEL ARTÍCULO 155 DE LA DECISION 486]
Dicho lo anterior, el Despacho procederá hacer el análisis respecto del literal (a) de la Decisión Andina 486 del 2000 y también respecto del literal (d), partiendo, como ya lo he señalado, que estamos frente a signos semejantes y similares utilizados por la demandada, respecto de las marcas de la demandante.
Señala el artículo (a) y lo vuelvo a leer para la claridad de la sentencia, que el titular o derecho de una marca tiene la facultad de impedir a terceros aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, -estamos sobre un producto semejante- sobre productos a los cuales se ha registrado la marca, – en este caso servicios- sobre productos vinculados a los servicios sobre los cuales está se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos”
Debe el Despacho, entonces, establecer en el presente asunto, si los productos sobre los cuales se está utilizando o está identificando el demandado sus colchones, sus productos, están vinculados a los servicios de las marcas de titularidad de la demandante. Las marcas de titularidad de la demandante, como ya lo he mencionado previamente, se encuentran registrados para identificar servicios de hotelería, y el demandado utiliza los signos objeto de este análisis para identificar colchones. En consecuencia, este Despacho debe establecer si esos productos, los colchones están vinculados a los servicios de hotelería, esto en el marco de lo dispuesto en el literal (a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Lo primero que debe señalar el Despacho, es que no existe ninguna prueba en el expediente que le permita concluir que los colchones, e incluso las almohadas, están vinculadas a los servicios de hotelería. No obstante lo anterior, el Despacho no puede dejar pasar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto diferentes criterios para establecer si hay una vinculación entre productos y servicios y, concretamente, si existe conexión competitiva entre estos.
El Despacho, pese a que no existen pruebas en el expediente de esa vinculación de los productos colchones, almohadas, con servicios de hotelería, va a hacer el análisis con base en los criterios dispuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y para eso me voy a referir a una interpretación prejudicial, muy reciente, de junio del presente año, y es la interpretación prejudicial 100-IP-2018 donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y servicios, corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquier de los siguientes tres criterios substanciales (i) intercambiabilidad de los productos y servicios; (ii) Complementariedad entre sí de los productos o servicios; y, (iii) la razonabilidad.”
El Tribunal de Justicia también hace referencia a otros dos criterios, (i) la pertenencia a una misma clase de los productos y servicios de la clasificación internacional de Niza, y (ii) los canales de aprovisionamiento, distribución, comercialización, los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género o la misma naturaleza de los productos y servicios.
No obstante, si bien se menciona esos cinco criterios, el Tribunal establece en esa interpretación prejudicial que los tres primeros son los más importantes, y que se requiere demostrar que estamos en uno de esos criterios para establecer la conexión o conexidad competitiva, y a su vez señala que los dos últimos criterios que yo señalé no son suficientes, individualmente considerados, para establecer la conexión competitiva.
El Despacho, en consecuencia, se va a centrar en un primer momento en los tres primeros criterios principales dispuestos o considerados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El primero es el grado de sustitución e intercambiabilidad entre los productos y servicios y voy a leer expresamente lo que señala el tribunal en esa IP reciente: “Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno al ser intercambiable entre sí. La sustitución se encuentra claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos y servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes y servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento y distribución o de comercialización -un aspecto muy importante- la sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho que, desde la perspectiva del consumidor, un producto o un servicio es competidor de otro producto o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad”
Para el caso concreto, el Despacho no tiene ningún elemento probatorio que permita concluir que los servicios de hotelería y los servicios de comercialización de colchones, o los colchones o almohadas son sustitutos y, mucho menos, que estemos en un escenario de productos o servicios competidores. En esa medida respecto de este primer criterio, del grado de sustitución entre productos o servicios, no es posible considerar la existencia de una conexión o conexidad competitiva entre productos colchones, almohadas, servicios de comercialización de colchones frente a servicios de hotelería.
El segundo criterio corresponde a la complementariedad entre sí de los productos o servicios, señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complemento del primero, así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios”.
En este caso tampoco hay elementos de juicio, no hay elementos probatorios que permitan establecerle al Despacho que exista una complementariedad en los servicios que ampara las marcas de la demandante y los productos o servicios que identifica la demandada con los signos que ya se ha mencionado previamente.
Aquí hay que ser una anotación, si bien dentro de los hoteles normalmente se requiere colchones o almohadas para prestar el servicio de hotelería, esto no implica y el Despacho no tiene ningún elemento de juicio, para concluir que por adquirir un servicio de hotelería, se deba necesariamente adquirir un colchón o una almohada. Y concluir algo diferente, nos llevaría incluso al absurdo de pensar que, porque se está prestando un servicio de hotelería, todos los productos involucrados en ese servicio estarían conexos a él. Puedo dar varios ejemplos, los televisores, las sábanas, los productos de aseo que se utilizan en los baños de los hoteles e infinidad de productos que se requieren para prestar el servicio de hotelería; pero, para la que nos interesa, reitero, no existe complementariedad o el Despacho al menos no tiene elementos de juicio para concluir que existe esa complementariedad entre productos colchones, almohadas, con servicios de hotelería, por cuanto un consumidor que adquiere un servicio de hotelería no necesariamente va a adquirir un colchón o una almohada. Para cerrar ese segundo criterio, tampoco advierte el Despacho que exista conexión competitiva.
El tercer criterio, la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario, es el criterio que el Tribunal de Justicia lo identifica como el criterio de razonabilidad y señala la interpretación prejudicial: “Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad de mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario”
Respecto de este criterio, tampoco tiene el Despacho elementos de juicio, pruebas en el expediente que le indique que los productos y servicios en cuestión analizados provienen del mismo empresario. Esto además tiene una relación con el riesgo de asociación, pero lo cierto es que el Despacho no tiene ningún elemento de juicio para concluir que un consumidor en el mercado pueda entender que los servicios de hotelería están vinculados con la comercialización de colchones o almohadas o con este tipo de productos. Por tal razón, tampoco se encuentra conectividad competitiva respecto, o analizando el caso en el marco de este tercer criterio que le menciono, que es el criterio de razonabilidad.
Insiste el Despacho, no existe más allá de la regla de la experiencia que puede utilizar el Despacho y que lo está haciendo en el presente asunto para analizar los tres criterios, no hay ningún elemento de juicio que le permita siquiera entender que hay una relación entre esos productos o servicios frente al consumidor y considerando la realidad del mercado.
Como quiera y respecto que ninguno de estos tres criterios fue posible acreditar la conexión competitiva el Despacho no analizará los dos siguientes, por cuanto esos criterios que son la pertenencia a la misma clase de productos o servicios de la clasificación internacional de Niza, y los canales de aprovisionamiento, distribución, comercialización, los medios de publicidad empleados, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de productos o servicios, pues el tribunal ha dicho que esos dos criterios por sí mismos no permite concluir o establecer la conexión competitiva entre productos y servicios. Tienen que estar complementados o analizados junto con alguno de los tres criterios obviamente señalados, los cuales alguno debería prosperar a efectos de concluir esa conexión competitiva. Se insiste entonces, como quiera que ninguno de los tres principales le permite al Despacho concluir la existencia de conexión competitiva, no se requiere analizar los dos siguientes.
Con base en lo expuesto el Despacho advierte que, respecto del literal (a) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, no existe infracción, no se acreditó infracción por parte del demandado frente a la titularidad de los derechos de la demandante. Se insiste, el literal (a) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 establece que el titular tiene el derecho de impedir a terceros aplicar o colocar la marca a un signo distintivo idéntico o semejante, sobre productos a los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, que ese sería concretamente el caso que analizamos, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos.
No se ha encontrado la existencia de la infracción, sencillamente porque no se advierte que los productos, colchones o almohadas, estén vinculados a los servicios para los cuales se encuentran registras las marcas de titularidad de la demandante, esto es, y se insiste las veces que sean necesarios, servicios de hotelería.
[ANÁLISIS DEL LITERAL (D) DEL ARTÍCULO 155 DE LA DECISION 486]
Procede el Despacho a realizar el análisis, en consecuencia, respecto del derecho descrito del literal (d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Este literal (d) establece que el titular de una marca tiene el derecho exclusivo de impedir a terceros a utilizar la marca en los siguientes términos “de usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del nombre del registro. Tratándose de un signo idéntico, para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”.
Lo primero que debe decir el Despacho es que la presunción que establece la última parte de este literal (d) no es posible aplicarla en el presente asunto porque, como se dijo al inicio de la sentencia, no estamos frente a signos idénticos, y la presunción requiere la presencia de signos idénticos. Estamos en presencia de signos similares, con lo cual no sería procedente o no se configura la presunción prevista en esta norma.
Como quiera que ya el Despacho estableció que estamos frente al uso de signos similares, lo que debe establecerse en este momento es si ese uso de los signos similares en el comercio por parte de la demandada genera, causa confusión, o genera un riesgo de confusión con el titular de la marca en este caso la sociedad demandante. Para eso me voy a referir en un primer momento a la confusión y en un segundo momento al riesgo de asociación.
Para referirme a estos dos conceptos normativos, voy a hacer referencia a interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Respecto de la Confusión, voy a remitirme a la interpretación prejudicial 240 del año 2013: “La confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducido a los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para poder ser distintivo. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto ente sí, como en relación de los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de los que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión. La directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos y servicios. La indirecta caracterizada por el citado vínculo porque hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común.”
Señala también el Tribunal en esa interpretación judicial lo siguiente: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos o los productos o servicios de cada uno de ellos ampara serían los siguientes (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) identidad entre los signos o semejanza entre los productos o servicios, (iii) semejanza ente los signos o identidad entre los productos y servicios, y (iv) semejanza entre aquellos y también semejanzas entre estos”. Esto quiere decir semejanza entre los signos, y semejanza entre los productos y servicios.
Concretamente me he referido a esta IP respecto al riesgo de confusión, pero también tenemos que analizar la asociación, y para eso voy a traer la cita de la interpretación judicial 70 de 2008, que señala: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, de que, aunque diferencia las marcas en conflicto, y el origen empresarial del producto, al adquirirlo, piense que el productor del dicho producto y otra empresa tiene una relación o vinculación económica”.
Siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es posible afirmar que concretamente respecto del riesgo de confusión depende de dos factores, esto son, la identidad o semejanza entre los signos en disputa y la identidad o semejanza entre los productos distinguidos por ellos.
Con base en esto, el Despacho debe señalar lo siguiente. No es posible tener por acreditado en el presente asunto la existencia de confusión, riesgo de asociación o riesgo de confusión, no existe ningún elemento, ninguna prueba en el expediente, que acredite que los consumidores de servicios hoteleros, incluso en general o de colchones, pueden pensar que el origen empresarial es el mismo, es decir, que existe un origen empresarial similar entre el prestador de un servicio de hotel, hotelero y el productor de colchones o almohadas o prestador de un servicio de comercialización de colchones o almohadas.
Tampoco tiene el Despacho ninguna prueba en el expediente, que le permita concluir que los consumidores pudieran entender que existe algún tipo de relación o vinculación contractual entre la aquí demandante y la parte demanda, el señor demandado. Tampoco que existiera alguna vinculación económica entre el prestador de un servicio hotelero y el productor de colchones o comercializador de colchones y productor de colchones y almohadas.
Es importante, en este punto señalar lo siguiente, si bien es cierto es suficiente el riesgo de confusión, es suficiente el riesgo de asociación, no es necesario que se pruebe materialmente que ese riesgo, que la confusión se consumó, sea en el ámbito de la asociación o el ámbito de la confusión, lo cierto es que el Despacho no tiene ningún elemento de juicio para concluir que incluso el riesgo se puede generar. No existe ningún elemento de juicio para el Despacho que permita relacionar los servicios de hotelería, con la producción y comercialización de colchones y almohadas, y aquí me remito al análisis que realizó el Despacho cuando se refirió a la conexidad competitiva, que también debería tener incidencia en el análisis que aquí se está realizando.
No existen, reitera el despacho y debe ser enfático, elementos de juicio en el expediente que le permitan concluir esa vinculación entre los servicios de hotelería y la producción y comercialización de colchones y almohadas.
Simplemente recordar que las únicas pruebas que obran en el expediente y que fueron decretadas obran a folios 32 y 33 del cuaderno 1 y, simplemente, dan cuenta del uso de unos signos distintivos por parte de la demandada, pero nada indica, en cuanto a la posibilidad que se pueda generar una confusión o una asociación con el titular de las marcas aquí de la parte demandante.
Finalmente, sobre la confusión, simplemente señalar y conforme lo he mencionado previamente con las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señala que hay confusión que cuando estemos en alguno de estos cuatro supuestos identidad entre los signos y semejanza entre los productos y servicios, no estamos en identidad de signos como ya lo he señalado previamente; (ii) Identidad entre los signos en disputa y los productos o servicios, que repito esta parte para mayor claridad, creo que el Despacho se confundió.
El primero es identidad entre los signos y productos y servicios, no estamos frente a identidad de los signos. El segundo es identidad entre los signos y semejanzas entre los productos y servicios, no estamos frente a identidad de signos como ya lo he explicado previamente. Semejanza entre los signos de identidad entre los productos y servicios, sí estamos en un momento de semejanza entre los signos, pero no de identidad entre los productos y servicios que ya previamente he explicado, y el cuarto es semejanza entre los signos, en efecto estamos en esa hipótesis, pero no semejanza entre los productos o servicios. Incluso acudiendo a estas cuatro hipótesis que plantea el Tribunal tampoco estaríamos frente a la configuración de un riesgo de confusión.
Finalmente, respecto del riesgo de asociación, tampoco tiene el Despacho elementos de juicio para concluir que un consumidor puede entender que existe una relación o vinculación económica dentro del titular de las marcas del demandante y el demandado. Incluso haciendo un análisis en abstracto, tampoco podría concluir el Despacho, es decir no puede concluir que un consumidor normalmente pueda entender que un prestador de servicio de hotelería se vincula de alguna forma contractualmente con un comercializador de colchones. Pero se insiste y lo más importante en ese tema es que el Despacho no cuenta con ninguna prueba que le permita concluir el riesgo de asociación.
Con base en lo expuesto, el Despacho concluye que el demandado no infringió el derecho del demandante respecto de sus marcas, y concretamente el derecho descrito en el literal (d) en el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
Haciendo una conclusión mucho más global, el Despacho reitera que tampoco existió infracción o no se demostró la existencia de una infracción respecto del derecho previsto en el literal (a) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
Finalmente, sobre este punto, el Despacho quiere resaltar lo siguiente y es, no debe perderse de vista que el derecho del titular de una marca está limitado por el principio de especialidad, y, en este caso, el principio de especialidad es el que ha dado lugar a la decisión respecto del análisis hecho por el Despacho, porque si se advierte tanto en el literal (d) como en el literal (a), prima y está contemplado ese principio de especialidad del titular de las marcas.
Dicho lo anterior el Despacho negara todas las pretensiones solicitadas por la parte demandante, por cuanto no se encontró demostrada la infracción de los derechos de propiedad industrial de la parte demandante, respecto de las marcas que se ha hecho referencia en la presente providencia.
Al no acreditarse en la infracción, el Despacho no advierte necesario, o no resulta necesario para el Despacho pronunciarse sobre las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, se insiste por cuanto no se ha demostrado la infracción a los derechos de propiedad industrial de la parte demandante, los cuales se analizaron respecto de sus derechos previstos en los literales (a), (d), (e), y (f) que fueron los que alego el titular del derecho aquí demandante en el presente asunto.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Toda vez que no se declara la infracción a los derechos de propiedad industrial, se condenara en costa a la sociedad demandante, HOTELES ESTELAR S.A., para lo cual el Despacho tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, y en consecuencia fijara a favor de FERNANDO DE JESÚS GÓMEZ GUERRA, la suma correspondiente al 10% pedido por la demandante es decir 1.000.000 COP, teniendo en cuenta que las pretensiones económicas eran de 10.000.000 COP, se insiste esta condena se hará por agencias en derecho.
[RESULEVE]
En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve.
PRIMERO. NEGAR todas las pretensiones solicitadas por la parte demandante.
SEGUNDO. CONDENAR a HOTELES STELAR S.A., a pagar al señor FERNANDO DE JESÚS GÓMEZ GUERRA, la suma de 1.000.000 COP, conforme con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Esta suma deberá pagarse a más tardar entre los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Por secretaria realícese la liquidación de costas correspondiente.
Esta decisión se notifica en estrados a las partes.