Fecha: 24/10/2018
Radicado: 17-107764
Accionante: INDUSTRIA W WILCHES S.A.S.
Accionado: VALORES SMITH S.A.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – DIEGO ANDRÉS CASTILLO GUZMÁN:
[ANTECEDENTES]
Bueno, entonces vamos a continuar y es el momento de dictar sentencia. Con base en lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso y dado que están claros los hechos del presente, entraremos directamente a analizar los hechos y las pruebas de la demanda a fin de resolver sobre los puntos planteados en la fijación del litigio, el cual quedo en la siguiente manera:
- Establecer si la sociedad INDUSTRIAS W. WILCHES es titular de los diseños industriales denominados “Bota” y “Suela”.
- Establecer si la sociedad VALORES SMITH ha usado diseños industriales similares o idénticos a los que son propiedad la sociedad demandante.
- Determinar si el uso efectuado por VALORES SMITH en los diseños industriales denominados “Bota” y “Suela” infringió los derechos de propiedad industrial de INDUSTRIAS WILCHES S.A.S.
- De corroborarse la infracción de determinar la existencia o no del daño y la cuantía a la que ascienden los perjuicios derivados del mismo.
Como primera medida vamos a abordar el tema de la legitimación por activa para este tipo de casos que es por presunta infracción de derechos de propiedad industrial.
[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA]
En primer lugar, es necesario indicar que en la legitimación por activa está dada por la calidad del titular de derecho de propiedad industrial de la infracción que se alega, el cual deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho. Precisado esto, el despacho se enfocará en analizar el primer punto de la fijación del litigio, esto es, si la sociedad INDUSTRIAS W. WILCHES S.A.S. es titular de los diseños industriales denominados “Bota” y “Suela”.
Al respecto, el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000 establece: “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. Por su parte, el artículo 128 de la citada norma señala que, “el registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro”.
En el presente caso, INDUSTRIAS W. WILCHES S.A.S. acreditó la titularidad sobre el diseño industrial denominado “Suela”, identificado con el certificado de registro número 8198, cuya vigencia va desde el 8 de enero del 2014 hasta el 8 de enero de 2024 (al respecto ver el folio 103 del cuaderno número 2). También se acreditó la titularidad del diseño industrial denominado “Bota”, identificado con el certificado número 8199, cuya vigencia va desde el 8 de enero de 2014 hasta el 8 de enero del 2024 (al respecto ver el folio 102, cuaderno número 2). Por lo tanto, la demandante se encuentra legitimada para iniciar la acción por la presunta infracción de sus derechos de propiedad industrial o del eventual uso no autorizado de sus diseños industriales dado de la titularidad de los mismos.
[COMPARACIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES]
Ahora vamos a abordar el tema de la infracción alegada. Lo primero que se debe establecer en este tipo de casos si la demandada ha hecho uso de los diseños industriales que aduce la infractora. Posteriormente se procede a calificar si ese uso constituye una infracción a la luz de la Decisión 486 de 2000, para ello el artículo 129 de la misma normatividad expresa “el registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño, en tal virtud el titular del registro tendrá derecho a actuar como cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique o importe, ofrezca o introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reconozcan el diseño industrial, el registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a esta.”
Así las cosas, previo a establecer la infracción denunciada por la parte demandante, es preciso determinar si los productos puestos en el comercio por parte de la demandada han reproducido o han utilizado los diseños industriales de la parte demandante, es decir, determinar si el elemento que hace parte del cuerpo de la “Bota” y la “Suela” y, si las botas fabricadas y comercializadas por VALORES SMITH son idénticas o similares a los diseños industriales registrados por INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S.
Acorde con lo anterior el dictamen pericial decretado de oficio y obrante a folios 109 a 141 del cuaderno N.º 2, concluyo que en relación con la comparación entre el diseño industrial “Suela” identificada con el certificado de registro N.º 8198 y la “Bota” fabricada por VALORES SMITH existen diferencias relevantes al indicar:
“En la comparación gráfica, los dos productos son sustancialmente diferentes en el cotejo geométrico tanto la forma general como cada una de las piezas que lo componen, lo que permite concluir que los productos son sustancialmente diferentes.
De acuerdo con todo lo anterior, se pudo constatar que al comparar el diseño industrial registrado titulado sobre la conexidad con el certificado 8198 bajo resolución N.º 553898, estas presentan 17 diferencias principales sobre sus formas constitutivas y una similitud sustancial, lo que permite concluir que las suelas cotejadas son sustancialmente diferentes en forma y proporciones. Tal como también eso obra a folio 141 del cuaderno 2 y, de eso tengo que indicar que, del interrogatorio formulado al perito, él corroboró este tipo de conclusiones.
Ahora, en relación con la “Bota” fabricada por VALORES SMITH S.A., indica que presenta 22 coincidencias principales respecto al diseño industrial del demandante denominado ‘“Bota”’, identificada con el certificado de registro N.º 8199. Al respecto el perito indico “en la comparación gráfica, aunque existen diferencias secundarias, los dos productos son sustancialmente iguales, en el cotejo geométrico, tanto la forma general como cada una de las piezas que lo componen, permiten concluir que los productos son sustancialmente iguales.”
De acuerdo con todo lo anterior, se pudo constatar que al comparar el diseño industrial registrado titulado “Bota” con certificado N.º 8199 bajo la resolución N.º 53869 frente a las pruebas allegadas, estas presentan 22 coincidencias principales en sus formas constitutivas y 3 diferencias secundarias, además de ser coincidentes en su aspecto general, lo que permite concluir que las botas cotejadas son sustancialmente iguales en forma y proporciones. Al respecto observar el folio 126 del cuaderno N.º 2 y como reitero, eso fue corroborado a través de interrogatorio formulado en la presente audiencia.
Partiendo de las conclusiones expresadas por el perito con base en el dictamen pericial, dictamen aportado se puede tener por probado que entre la “Suela” de la “Bota” fabricada a VALORES SMITH y, el diseño industrial denominado “Suela”, se encontraron sustanciales diferencias que llevan a determinar que son disímiles entre sí.
A conclusión diferente se llega en relación con la comparación de la “Bota” fabricada por la demandada y el diseño industrial denominado “Bota” de la demandante, respecto de los cuales se pudo concluir que, al encontrarse coincidencias relevantes entre los dos productos comparados, estos son sustancialmente iguales en forma y proporciones. En esta medida se entiende que la demandada ha realizado una reproducción del diseño industrial denominado “Bota” de la demandante.
[COMPARACIÓN DE USOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES]
Ahora bien, una vez realizada la comparación entre los diseños de los productos fabricados por la demanda de los diseños industriales registrados por la demandante nos adentramos al análisis del uso y no del diseño industrial “Bota” de INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. por parte de VALORES SMITH.
Acorde con lo anterior, en el caso bajo estudio se pudo establecer que la parte demandada realizó el uso del diseño industrial de la parte demandante, el uso del diseño industrial denominado “Bota” a través del producto cuya referencia corresponde al número 110031, que igualmente fue puesto en catálogo obrante a folio 46 del cuaderno N.º 2, que fue a su vez aportado como muestra física como anexo de la demanda y que fue adquirido a través de factura emitida el 18 de septiembre de 2014.
Al respecto ver el folio 157 del cuaderno N.º 1 cuya fecha es posterior a la concesión del registro denominado “Bota” y a la vigencia del derecho establecida en el registro mismo, es decir desde el 8 de enero de 2014. A esto se suma la declaración realizada por la demandada en relación con el producto mismo a través de la contestación de la demanda cuando señaló:
“Se adjuntan también como prueba a lo anteriormente afirmado un ejemplar de la publicación referida donde la página N.º 44 se podrá claramente observar la referencia 110031, exhibida tanto en gamuza arena como en cuero liso negro, debido a la muy baja rotación en la venta de los 300 pares inicialmente fabricados (150 por color distribuidos en las diferentes tallas que conforman la curva). Se tomó la decisión de mantener esa referencia en los catálogos correspondientes a las concesiones 2014-1, 2014-2 y 2015-1; sin embargo, debido al muy bajo impacto comercial en el catálogo de la colección 2015-2 se suprimió por completo la promoción de la referencia 110031”
Al respecto ver el folio 55 del cuaderno N.º 2.
Por lo anterior se encuentra demostrado que la accionada, en desarrollo de su actividad económica ha hecho uso en efecto del diseño industrial denominado “Bota”, que corresponde al registro N.º 8199 registrado a nombre del accionante, lo cual se ha llevado a cabo a través del ofrecimiento de productos que presuntamente reproduce o asimila tal diseño. Para esto como se indicó anteriormente, se tiene en cuenta la manifestación de la parte demandada al contestar la demanda al afirmar que se sacaron colecciones referentes al año 2014 y 2015. En esa medida, debido a que se demostró el empleo no autorizado del diseño industrial “Bota” correspondiente al certificado 8199, se tiene por acreditada la infracción del derecho de propiedad industrial de la demandante. Es de aclarar el diseño denominado “Bota”, más no el de la “Suela”.
Ahora vamos a referirnos a la excepción de mérito propuesta por la parte demandada, en relación con este punto es de advertir que VALORES SMITH alego que los diseños industriales de la demandante se encontraban en el estado de la técnica al momento de la radicación de las solicitudes de registro, por lo que a su juicio no incurrió en la infracción que se le atribuyo, para sustentar lo anterior sostuvo que desde 2012 y 2013 fabrica y comercializa las botas que se acusan como infractoras de los diseños industriales de la actora, aportando para tal efecto como prueba de tal afirmación el catálogo o colección “colección 2013-2” de SMITH SHOES que reposa a folio 46 del cuaderno N.º 2. En el mismo sentido, unos documentos relacionados con un proceso de licitación adelantado por la policía nacional para el diseño de unas botas. Al respecto ver el folio 111 a 42 del cuaderno N.º 2.
Frente a lo anterior, es de advertir que debido a que el registro de los diseños industriales “Bota” y “Suela” fueron concebidos, y a la fecha no se encuentra discusión de la firmeza de las resoluciones N.º 53869 y 53868 del 5 de septiembre del 2014 que otorgaron esos derechos de propiedad industrial. El despacho desestima las manifestaciones de VALORES SMITH S.A. encaminadas a evidenciar que los diseños industriales de la demandante se encontraba en el estado de la técnica con anterioridad a la concesión de su registro, esto debido a que debe tenerse de presente que dichas alegaciones debieron ser expuestas en un escenario diferente al que nos convoca el cuál es la defensa judicial por la presunta infracción de derechos de propiedad industrial, y que corresponde al trámite administrativo de la solicitud de registro de tal diseño industrial tal como lo prevé el artículo 132 de la Decisión 486 que hace referencia a la nulidad del registro de diseño industrial de la resolución del registro de diseño industrial en caso de carecer de novedad, o mediante las oposiciones a las solicitudes de registro de los mencionados diseños realizados en su momento en los términos del artículo 122 de la Decisión 486 de 2000, a fin de evitar precisamente la concesión de los mismos.
En ese orden de ideas no puede en este aspecto pretenderse establecer una presunta falta de novedad del diseño industrial de la demandante cuando el mismo diseño ya fue objeto de registro después de agotado su trámite correspondiente. Así las cosas, la alegación formulada por la demandada en este sentido se reitera será desestimada a efectos del presente análisis.
Así las cosas, el despacho concluye que en el presente caso la parte demandada infringió el derecho de propiedad industrial de la demandante, relativo al diseño industrial denominado “Bota”, correspondiente al certificado N.º 8199. Sobre las bases de estas consideraciones, se declarará la infracción de los derechos de propiedad industrial de INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. respecto del diseño industrial antes mencionado y se negará la pretensión encaminada a declarar la infracción a los derechos de propiedad industrial de INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. respecto del diseño industrial “Suela”, correspondiente al certificado de registro N.º 8199.
Como consecuencia de la declaratoria infracción de los derechos de propiedad industrial de INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. respecto del diseño industrial denominado “Bota”, se ordenará a VALORES SMTH S.A. cesar el uso de dicho diseño industrial en la fabricación y comercialización de calzado, al igual que en sus catálogos y cualquier otro elemento publicitario. Así mismo se ordenará a VALORES SMITH, y establecimientos de comercio en los que emplee el diseño industrial “Bota”, y se le ordenará destruir los productos en los que emplee el diseño industrial mencionado.
[DAÑO POR LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL]
Sobre los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con lo expuesto en el escrito de la demanda, el daño sufrido por INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. corresponde al daño emergente y lucro cesante que le causó la infracción a los derechos de propiedad industrial, los cuales estimaba en la suma COP$ 700.000.000. Pues bien, en el asunto que nos ocupa en relación con lo que la demandante denominó el daño emergente que basó en la presunta pérdida patrimonial sufrida como consecuencia de la no venta de los productos distinguidos con el diseño industrial de su propiedad dada la comercialización que dicho diseño se ha venido haciendo, y hace hasta la fecha la sociedad VALORES SMITH, es de aclarar que este planteamiento corresponde a un lucro cesante que también lo alegó en relación con la presunta imposibilidad de suscribir contratos de franquicias o licencias de uso respecto el diseño de uso industrial protegido.
Sin embargo, no se evidencia prueba alguna que demuestre la ocurrencia de esa tipología de daño. Al respecto es de indicar que, si bien como se indicó anteriormente, fue demostrado el uso del diseño industrial denominado “Bota” por parte de la demandada a través de la venta del producto correspondiente a la referencia N.º 110031 aportado en muestra física como anexo de la demanda y, adquirido a través de factura emitida el 18 de septiembre de 2014.
La demandante no probó que la sociedad VALORES SMITH se lucró a partir de la infracción del derecho de propiedad industrial mencionado en detrimento suyo y, por lo tanto, no fueron demostrados los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la conducta de la demandada, de esta manera se negará la pretensión de condena consistente en la indemnización de los presuntos daños y perjuicios ocasionados a la demandante por parte de VALORES SMITH en la suma solicitada anteriormente y antes referenciada.
Ahora vamos a la sanción establecida por el artículo 206 del Código General del Proceso, en relación con este punto se pone de presente que la demandante a través del escrito de subsanación de la demanda solicitó como presuntos perjuicios sufridos la suma de COP$ 700.000.000 por concepto de daño emergente y lucro cesante
Sin embargo, como se indicó anteriormente, en relación con el lucro cesante no probó la ocurrencia del mismo, ni tampoco el monto de las pretensiones económicas relativas. Así las cosas, teniendo en cuenta que la parte demandante no demostró los perjuicios alegados, se dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 13 de la ley 1743 del 2014, según el cual habrá lugar a condenar al demandante a la sanción prevista en dichos artículos en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, por el actuar negligente o temerario de la parte. Esta sanción equivaldrá al 5% del valor de las pretensiones económicas de la demanda. De esta manera, debido a que la demandante solicitó a título de indemnización de perjuicios el pago de COP$ 700.000.000 acorde con el juramento estimatorio efectuado con ocasión de la subsanación de la demanda, se procede a sancionar INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. al pago a favor del Consejo Superior de la Judicatura por la suma de COP$ 35.000.000, los cuales deberán ser consignados dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia. Es de reiterar que no demostró el daño, por tanto, la sanción.
Agencias en derecho, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numerales tercero del Código General del Proceso, el despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de VALORES SMITH S.A., para tal efecto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo TSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016, según el cual en los procesos declarativos de mayor cuantía las agencias oscilaran entre el 3% y el 5% del valor de las pretensiones. En el presente asunto se fijan en el valor de COP$ 21.000.000 la suma que corresponde al 3% del valor de las pretensiones económicas de la demandante.
[RESUELVE]
En mérito de lo expuesto, el abogado del grupo de trabajo del grupo de competencia desleal y propiedad industrial, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
- Declarar que VALORES SMITH infringió los derechos de propiedad industrial de INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. respecto del diseño industrial “Bota” correspondiente al certificado N.º 8199.
- Negar la pretensión relativa a que VALORES SMITH infringió los derechos de propiedad industrial de INDUSTRIAS W WILCHES respecto del diseño industrial denominado “Suela” correspondiente al certificado del registro N.º 8198.
- Como consecuencia de la declaración contenida en el numeral primero de la parte resolutiva, se ordena a VALORES SMITH S.A. cesar el uso del diseño industrial “Bota” correspondiente ha certificado de registro N.º 8199 en la fabricación y comercialización de calzado al igual que en sus catálogos y cualquier otro elemento publicitario.
- Como consecuencia de la declaración contenida en el numeral primero de la parte resolutiva, se ordena a VALORES SMITH retirar de sus establecimientos de comercio los productos en los que emplee el diseño industrial “Bota”, correspondiente ha certificado N.º 8199.
- Como consecuencia de la declaración contenida en el numeral primero de la parte resolutiva, se ordena a VALORES SMITH destruir los productos en los que emplee el diseño industrial “Bota” correspondiente al certificado de registro N.º 8199.
- Negar la pretensión 1.4 de la demanda correspondiente a la indemnización de daños y perjuicios, teniendo en cuenta lo expuesto la parte motiva de esta providencia.
- Condenar en costas a VALORES SMITH S.A. por concepto de agencias en derecho la suma de 21 000 000 COP a favor de INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. los cuales deberá pagar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Por secretaria realícese la reliquidación correspondiente.
- Condenar a INDUSTRIAS W WILCHES S.A.S. a cancelar a favor del Consejo Superior de la Judicatura la suma de 35 000 000 COP por concepto de la sanción prevista en el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso, los cuales deberá pagar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
Esta decisión la notifico en estrados, le otorgo el uso de la palabra a la parte demandante.