Fecha: 25/03/2021
Radicado: 18-205407
Demandante: Mass Digital S.A.
Demandada: Agencia Mass S.A.S.
Funcionario: Camila Andrea Medina Gómez
JUEZ: Buenas tardes, siendo las 04:21 p.m. continuamos con la presente diligencia. Es así como, pues en el entendido de que los presupuestos procesales se encuentran reunidos, se procederá a emitir la sentencia correspondiente que defina el presente asunto.
[ANTECEDENTES]
Lo primero que quiero hacer mención es como hacer un recuento, un pequeño resumen sobre una síntesis, sobre la demanda que fue presentada por la sociedad MASS DIGITAL. Téngase en cuenta que esta demanda fue reformada, la reforma de la demanda se encuentra bajo el consecutivo 8 del expediente digital y en ella la parte demandante expresó lo siguiente:
Señaló la demandante que su objeto social consiste en:
- El desarrollo de estrategias de mercado interactivo y la prestación de servicios en este campo.
- El desarrollo de todas las actividades que tenga relación directa o indirecta con la asesoría, consultoría, desarrollo y capacitación en los aspectos de estrategias y soluciones de mercado directo.
- Relacionar e interactivo utilizando diferentes medios de contacto, nuevas tecnologías y la prestación de servicios en estos campos.
- La prestación de servicios consistentes en aplicar la interactividad de cualquier medio, aportando soluciones creativas y eficaces a una marca.
- Desarrollar la actividad publicitaria mediante la creación, implementación y difusión de piezas y campañas publicitarias y de mercadeo.
- Desarrollar el desarrollo de productos y servicios, así como su publicidad y promoción a través de cualquier medio; medios físicos, virtuales, redes electrónicas y sistemas de información.
- El desarrollo de las cuestiones financieras y de mercadeo, de producción y demás relacionadas con el campo de la administración empresarial, relacionadas con las demás actividades que componer el objeto social; programar, analizar, desarrollar, adquirir, enajenar, prestar, explotar y comercializar toda clase de sistemas y software de procesamientos tratamiento de la información a través de computadores entre otros.
Indicó que la demandante es titular de las marcas MASS DIGITAL S.A. con registro 549456 para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, también de la marca MASS con registro 569506 para identificar también servicios de la clase 35 la Clasificación Internacional de Niza. Agregó que también es titular de los nombres comerciales MASS y MASS DIGITAL S.A. desde el 15 de agosto de 2003, para identificar actividades relacionadas con la publicidad digital, publicidad, mercadeo, estrategia comercial, relaciones públicas, investigación de mercados y relacionados.
Manifestó que realizó también el depósito de nombre comercial de MÁS, el cual cuenta con registro 544923. Indicó que a partir de 2011 los nombres comerciales MASS y MASS DIGITAL S.A. empezaron a ser reconocidos como nombres comerciales notorios en Colombia para identificar actividades relacionadas con la publicidad en mercadeo y la publicidad digital a nombre de la demandada.
Indicó que la demandada usa sin autorización de la demandante los signos:
- AGENCIA MÁS
- El signo M MÁS
- CREAR MÁS
- M MÁS AGENCIA
- GRUPO MÁS
Esto para identificar actividades y servicios relacionados con la publicidad y mercadeo, de la misma manera manifestó que la demandada usa como nombre comercial y marca los signos mencionados por medio de:
- http://www.agencia-m.com
- https://www.facebook.com/publicidadmas
- https://www.facebook.com/crear-mas-30044040001602/
- https://twitter.com/masagencia
- https://twitter.com/crearmas
- https://instagram.com/agenciamas/
- https://youtube.com/user/crearmas
- https://vimeo.com/agenciamas/about
- https://plus.google.com/u/0/mascrearmas
- https://linkedin.com/in/agenciamas/
Informó que tan pronto se enteró en 2016 sobre este uso no autorizado de sus signos, la demandante remitió una comunicación a la demandada solicitándole el cese de dicho uso, reclamo que fue atendido por la demandada y frente al cual manifestó que la marca y el nombre registrado eran legítimos ante las autoridades colombianas; pero no obstante hasta el 10 de agosto de 2018, no existía solicitud de registro del signo distintivo alguno ante la Superintendencia de Industria y Comercio a nombre de la parte demandada.
Además de lo anterior, indicó que la demandante citó a la demandada a una audiencia de conciliación, pero que pese a que fueron citados en tres oportunidades la demandada no compareció y dijo que la demandada envió correo a la Cámara de Comercio indicando que se encontraba en otro país y que se comprometía a eliminar la palabra “MASS” de la página web y redes sociales al finalizar el mes de abril de 2018.
A pesar de las diferentes citaciones la demandada no compareció a las audiencias de conciliación sin presentar justificación alguna ante la Cámara de Comercio y el 2 de mayo de 2018 envió un correo a la Cámara de Comercio indicando que se comprometía a retirar la palabra “MASS” de redes sociales excepto Facebook.
No obstante a lo anterior, la demandada continuó con el uso no autorizado de signos idénticos y semejantes a “MASS” tanto en sus redes sociales como en su página web para promocionar servicios y actividades idénticas a las que identifican las marcas y nombres comerciales de titularidad de la demandante.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Esta es como, esta es la síntesis de los actos de postulación, es decir, los hechos de la demanda que fueron descritos por la parte demandante. Ahora el primer punto que entraré a analizar o a poner de presente en este punto corresponde a la legitimación, porque desde el primer presupuesto, pues porque sin este habría lugar incluso inmediatamente a proferir una decisión negando las pretensiones, incluso podría ser una sentencia anticipada.
Es así como, pues en materia de propiedad industrial en la norma se encuentra la legitimación eso está dispuesto en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 que señala:
“El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, también podrá actuar contra quienes ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción.”
En esta medida, pues quien cuenta con la legitimación dentro de una acción derecha de propiedad industrial como es la que estamos o la que se trata el día de hoy es el titular de cualquiera de los derechos que se encuentran contemplados en la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, pues de manera previa decidir sobre si existe o no o si estamos en presencia de una comisión de una infracción a derechos de propiedad industrial es preciso verificar que por parte del accionante se haya demostrado esa existencia del derecho y pues que la titularidad está en cabeza de la demandante.
Es así como en el presente caso se encuentra, pues, acreditado que la sociedad MASS DIGITAL S.A. es titular de las marcas mixtas MASS DIGITAL y MASS para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual, pues se acredita con el aporte de las certificaciones que se encuentran en el consecutivo 8 presentación reforma página dos folios 35 al 37 del expediente digital específicamente para identificar los siguientes servicios:
- Servicios de publicidad.
- Agencias de publicidad
- Servicios de mercadeo
- Servicios promocionales
- Suministro de información sobre marketing empresarial
- Servicios de estrategia y planeación tales como:
- Estrategia y planeación de productos
- Planeación de mercadeo interactivo
- Consultoría de planeación
- Programas de lealtad
- Consultoría en CRM.
- Programas de lealtad CRM
- Consultoría de modelos de gestión de empresas
- Estrategia, planeación y montaje
- Administración DBA de análisis creatividad de administración de campaña
- Administración de estrategia de catálogos, servicios de creatividad visual
- Animación
- Branding digital
- Mobiles in store y nuevos canales
- Mercado directo y campañas online
- Desarrollo de recursos COV y video
- Valoración de negocios comerciales
- Suministro de información
- Estadística comercial
- Análisis de información pública y canales de información oficiosa provenientes de medios de comunicación y de conversaciones públicas espontáneas de los usuarios de redes sociales
- Búsqueda y recopilación de datos en base de datos informáticos
- Compilación, procesamiento y análisis de datos e información para terceros
- Compilación de información estadística, gestión de archivos informáticos
- Servicio de investigación y análisis tales como minería, datos, RFM, RMBA etc.
- Investigación de usuarios y audiencias
- Análisis de campaña web sites, redes sociales, balance score card y análisis de la experiencia de usuario y arquitectura de información
- Investigaciones y encuestas de negocios
- Investigación, información de negocios
- Servicios de consejería y consultoría de negocios
- Análisis de investigación de mercados, encuestas de mercado
- Servicios de relaciones públicas
- Servicios de relaciones y compromisos sociales tales como planeación, estrategias de marketing, estrategias sociales
- Administración y monitoreo de redes sociales e influenciadores
- Administración de buscadores, tratamiento informático de textos
- Suministro de información y asesoramiento en materia de comercio electrónico
- Suministro de información comercial mediante redes mundiales informáticas
- Servicios publicitarios por internet
- Servicios de información comercial y formalizar.
Las marcas registradas por la parte demandante y que son objeto del presente proceso son las siguientes, procederé a compartir pantalla para ponerlas de presente, son estas dos marcas mixtas MASSS DIGITAL S.A. y MASS.
Aclarado esto entonces, pues se tiene en cuenta, entonces que la parte demandante efectivamente es la titular de estos derechos cuya protección se encuentra reclamando son los derechos que se mencionaron anteriormente y que están probados con las certificaciones que se encuentran en el expediente como lo mencione; certificación marca MASS DIGITAL marca mixta clase 35 certificado 549456 folio 35, certificado marca MASS marca mixta clase 35 certificado 569506 folio 37; los dos son del consecutivo 8 presentación reforma página 2, es así cómo, pues se encuentra obviamente legitimada la parte demandante para solicitar la protección de los derechos que están o que son objeto de su demanda.
Ahora en cuanto al nombre comercial que también, pues se manifiesta en este escrito de demanda y que incluso esta hace parte de las pretensiones, se tiene en cuenta que la demandante logró acreditar que ha realizado un uso constante ininterrumpido, público de esos nombres comerciales, es decir, de MASS y también del signo MASS DIGITAL, de esto da cuenta, pues la amplia documentación que ha sido aportada con el escrito de demanda consistente en el uso que hace la demandante en el comercio de esas expresiones que mencione MASS y MASS DIGITAL S.A.,tanto de forma física como virtual.
Así mismo, pues se aportó también el certificado de la revisora fiscal Mónica Johanna González Peña, ese se encuentra a folios 43 y 44 del consecutivo 8 presentación reforma página 3, en donde se indicó que la demandante ha desarrollado su objeto social bajo el nombre MASS DIGITAL desde el 29 de mayo de 2008, esas pruebas se acompañan también de la certificación de depósito de nombre comercial MASS y en las diferentes publicaciones en revistas y periódicos así como también, pues los diferentes reconocimientos y premios que ha tenido que haber obtenido la sociedad MASS DIGITAL S.A. S.A.
La anterior circunstancia no fue tampoco puesta en duda por la parte demandada quien guardó silencio durante el término de contestación de la demanda, tampoco compareció a las audiencias que se llevaron a cabo en el presente proceso específicamente, pues en las audiencias o en la audiencia que trata el artículo 372 del Código General del Proceso y tampoco a la presente diligencia, esto sin presentar justificación alguna que conllevara a pensar este despacho o aceptar su justificación o por lo menos evidenciar que la parte demandada por lo menos está atenta a este proceso, esto a pesar de haber sido debidamente notificado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a su correo de notificación judicial.
[INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL]
Aclarado lo anterior pasaremos entonces a hablar sobre la infracción. A efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial de los cuales es titular de la parte demandante, se parte por recordar que, de acuerdo con los literales A, B, D, E y F del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, pues es esta la norma de pertinente aplicación en este asunto teniendo en cuenta lo expuesto por la misma demandante en su capítulo de fundamentos de derecho de la demanda.
El artículo 155 señala lo siguiente:
“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:
- Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes, o acondicionamientos de tales productos.
- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiera aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- Usar en el comercio un símbolo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.
- Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico, comercial, injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.
- Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
A partir del contenido de la norma que acabe de leer, se tiene en cuenta entonces que para que se configure la infracción a los derechos de propiedad industrial es necesario establecer varios aspectos en cada uno de estos literales:
- Frente al literal A, es necesario establecer que el presunto infractor aplica el signo distintivo que se aduce infractor sobre de algún producto. Hecho lo anterior, se procede entonces a calificar esa conducta y de ser infractora, pues se debe proteger a titular del derecho.
- En cuanto al literal B, hay que demostrar que el demandado ha suprimido, modificado la marca con fines comerciales después de haberse aplicado o colocado sobre algún producto.
- En relación con el D, hay tres aspectos importantes, a saber: el primero es el uso en el comercio por parte del demandado signo distintivo que es presuntamente infractor. Un segundo aspecto es la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado y el último aspecto a determinar es el riesgo de confusión o de asociaciones entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificado esos elementos como lo mencione anteriormente, pues se procede con la protección del titular del derecho.
- En cuanto al literal E, debemos estar en presencia de una marca notoriamente conocida, respecto cualesquiera productos o servicios.
- Respecto del literal F, también debemos estar en presencia de una marca notoriamente conocida como lo mencioné o como la lectura que di anteriormente de estos literales.
Verificados dichos elementos, entonces, le corresponde al despacho proceder con la protección del titular del derecho de propiedad industrial, es así como procederán a analizar cada uno de los literales que fueron puestos en conocimiento por parte de la demandante.
Voy a iniciar con los literales E y F que tratan sobre la marca notoria, como se mencionó anteriormente para la configuración de este literal, pues debemos estar en presencia de una marca que ha sido declarada notoria que es notoriamente conocida, ya tiene su declaración ese es un factor común en esos dos literales tienen el presente caso la parte demandante allegó diferente material probatorio con el propósito de acreditar e incluso solicitó en sus pretensiones el reconocimiento de la notoriedad de sus signos.
Es importante en este punto advertir que este despacho no tiene competencia para declarar la notoriedad del signo distintivo, pues esta circunstancia se escapa de la facultad que le han sido otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, específicamente el artículo 24 del Código General de Proceso que procederé a leerlo pertinente dispone este artículo:
“Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:
- La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que ejercen son:
a) violación a los derechos de los consumidores establecidos en el estatuto del consumidor.
- violación a las normas relativas a la competencia desleal”
Más adelante también señala que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene las siguientes facultades, “3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) la Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.”
En ese orden de ideas, lo que establece el artículo 24 es que la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura o ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales tiene competencia para conocer en este preciso caso sobre la infracción a los derechos de propiedad industrial, pero no para declarar la notoriedad de algún signo distintivo diferente. Es que la notoriedad de los signos puede ser incluso un aspecto que se puede analizar en un proceso determinado a efectos de reconocer o de analizar en la parte motiva de una sentencia como un hecho probado que puede ser o que resulte ser necesario a efectos de determinar si se ha configurado o no una de las infracciones a los derechos de propiedad industrial establecidas en la Decisión 486 de 2000.
Es decir, para esa marca notoria caso en el cual, pues no se declara la notoriedad del signo, sino que se declara la comisión de la infracción de un derecho de propiedad industrial frente a un signo que goza de esa protección que goza de esa notoriedad que ha sido ya previamente declarada porque en este caso es la autoridad competente la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en uso de sus facultades administrativas más no jurisdiccionales.
Es así como en el presente asunto, pues debido a que no se encontró aprobado que algunos o los signos más bien que de los cuales se requiere protección, en este caso como es la protección que otorga o que se otorga los signos que son notorios, no se concederá las pretensiones relacionadas con este asunto y tampoco se analizará la infracción a derecho de propiedad industrial según lo dispuesto en los literales E y F que fueron mencionados anteriormente.
Paso entonces con el análisis del literal D para empezar con este análisis es fundamental establecer en primera medida cuál es el uso que lleva a cabo la parte demandada de esos signos que se aducen infractores, para tal efecto se tiene lo siguiente, la demandante allegó:
- Perfil de Facebook agenciamas@publicidadmas en donde se evidencia el signo M acompañado de un símbolo que es más agencia.
- Datos de contacto: Carrera 15, N.º 83 – 24, oficina 203, Bogotá, teléfono 3007422029, allí, pues también usan unos dominios o ponen en conocimiento unos dominios como son: crearmas@gmail.com https//:www.agenciam.com eso se encuentra a folios 46 y 51 del consecutivo 8 presentación reforma página 3 página web www.agencia-m.com teléfono 3007422029 que coincide con el que se mencionó anteriormente en el perfil de Facebook en donde usan la expresión GRUPO MASS esto está a folio 53 a 55 consecutivo 8 presentación reforma página 3.
- Perfil de Twitter agenciamas@masagencia, teléfono 3007422029, el mismo número de teléfono que relacione anteriormente y en la página web mencionaba señala allí que, pues o se evidencia que se relaciona, no se promociona dándose a conocer como AGENCIA MASS esto se encuentra a folio 57 consecutivos 8 presentación reforma página 3 también allí se utiliza el globo del símbolo M junto con un MASS AGENCIA.
- Perfil de Instagram agenciamas M MASS AGENCIA tiene también el mismo número de contacto 3007422029 y página web www.agencia-m.com, eso se encuentra en la página 59 consecutivo 8 presentación reforma página 3 del expediente digital.
- Captura de pantalla de la página YouTube en donde se evidencia M MASS AGENCIA, también la expresión MASS AGENCIA allí, pues se colocan como datos o como redes sociales las siguientes:
Eso se evidencia a folio 62 del consecutivo 8 presentación forma página 3 del expediente digital Google Maps, allí se indica MASS AGENCIA, eso se encuentra a folio 65 del consecutivo, presentación reforma página 3 del expediente digital.
Por lo anterior, pues para este despacho es posible concluir que la demandada usa los siguientes signos a saber y me permitiré nuevamente compartir pantalla para que se tenga en cuenta o se conozca cuáles son los signos. El presente signo que mencionaba anteriormente M MASS AGENCIA, MASS CREAR MASS Y GRUPO MASS.
En cuanto a los demás signos que mencionó la parte demandante en su escrito de demanda que, pues considera también que son infractores a los derechos de propiedad industrial, se pone de presente en este punto que pese a que se allegó material probatorio consistente en la existencia del empleo de dichos signos en el mercado dichas pruebas no se puede de dichas pruebas no se puede evidenciar que la demandada sea la responsable o la titular de esas publicaciones, razón por la cual no se declarará la vulneración por parte de la demandada con el uso de estos signos y tampoco se realizará el cortejo pertinente respecto a estos signos incluso, pues téngase en cuenta que en las pretensiones de la demanda tampoco se solicitó lo correspondiente.
Continuo entonces con el segundo punto del literal D, que hace referencia a la similitud o identidad entre los signos en conflicto. Para dar respuesta o para desarrollar este punto, es necesario realizar el cortejo entre los signos usados tanto por la parte de las cuales es titular la parte demandante como los signos que son usados por la parte demandada para ello, pues se tendrá en cuenta las marcas de la demandante que están consignadas en las certificaciones mencionadas en el acápite de legitimación así como los nombres comerciales y también los signos empleados por la demandada en el comercio y de los cuales de crédito ese uso.
Es así como según lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al momento de analizarse o realizar el cortejo respecto de una marca mixta, se debe establecer cuál es el elemento preponderante que para el presente caso es el denominativo, es decir, las expresiones MASS DIGITAL y MASS. Esto por cuanto la parte nominativa de los signos mixtos es la que tiene más fuerza distintiva, pues para los consumidores es más fácil referirse a las marcas de la demandante con su nombre la misma suerte, pues corre el nombre comercial o los nombres comerciales MASS y MASS DIGITAL los cuales son nominativos, entonces no hay duda en este aspecto.
Todo lo anterior, pues de conformidad con lo dispuesto en el proceso 17IP de 2013 que establece por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya palabras causan gran impacto en la mente del consumidor quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario, sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar mayor impacto en el consumidor.
Como lo mencione anteriormente, las dos marcas de las cuales es titular la parte demandante son mixtas, no obstante esto, pues lo que se evidencia es que la parte más relevante o la parte preponderante de estos signos es la parte denominativa y el cortejo se realiza de esa forma. Para hacer el análisis, entonces es importante recalcar lo señalado en el proceso 84IP 2015 y 2IP 2014, en donde se establecen reglas para realizar el cotejo entre signos en los que se tienen preponderados que tienen preponderancia en el elemento denominativo esas interpretaciones señalan lo siguiente:
- Similitud ortográfica: se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales pueden incrementar la confusión
- La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones. Cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.
- La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos, por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa característica o idea, se estaría pidiendo al consumidor distinguir una de la otra.
Es así, como, pues los signos a comparar en el presente proceso corresponden a los siguientes:
entonces están los signos de la parte demandante y los signos que son empleados por la parte demandada en conformidad con los argumentos esgrimidos en la demanda y también las pruebas que fueron allegadas al proceso.
En efecto, se advierte que los signos de la demandante contienen dos de los signos, contienen la expresión “MASS” y dos de los signos de la misma demandante también contienen esta expresión “MASS” y vienen acompañados adicionalmente de la palabra “DIGITAL”, por su parte los signos que son empleadas por la demandada, todos ellos contienen la expresión “MASS” como se evidenció anteriormente (“MASS” es con doble “S”) acompañada de palabras tales como AGENCIA, CREAR Y GRUPO.
De lo anterior se evidencia que los signos de las partes comparten esa expresión, es decir, la expresión “MASS”, “MASS” escrito con doble “S” por lo que se puede concluir que la demandada reproduce en su totalidad la marca con certificado 569506 y que también reproduce el nombre comercial “MASS” en sus signos. En cuanto a la marca y nombre comercial MASS DIGITAL, se observa que, tal como sucede con los signos anteriormente estudiados, se reproduce en su totalidad la expresión “MASS” con doble S; Ahora, en cuanto a la expresión “DIGITAL” no se observa que indica reproducción de esta expresión, no con ello quiero indicar que no exista una infracción a esos derechos de propiedad industrial, pues hay una reproducción parcial de los signos de titularidad de la demandante, lo que conlleva a determinar que nos encontramos en presencia de una infracción a derechos de propiedad industrial. Pues expresiones tales como “DIGITAL”, “AGENCIA”, “CREAR” y “GRUPO” hace referencia a cualidades de los servicios prestados, así como descripción de tipo de sociedad o empresa que emplea estas expresiones.
Por lo anterior, es posible afirmar en este caso que la demandada se encuentra ejecutando un comportamiento que puede causar riesgo de confusión, asociación en el público consumidor debido a la similitud que existe entre las expresiones confrontadas, las cuales a pesar de contar con algunas palabras adicionales puede conllevar a pensar dos cosas:
- Se trata de la misma marca o del mismo signo.
- Se trata del mismo empresario.
Ahora, en cuanto a la marca “M” acompañada de un signo matemático, un símbolo identificado que el consumidor identifica como “+” es importante precisar que corre la misma suerte, pues teniendo en cuenta la expresión o fuerza expresiva que tienen las palabras, es importante precisar que fonéticamente el signo se pronuncia como “más” reproduciendo una vez más de manera total, dos de los signos de la demandante “MASS” y de forma parcial otros dos de los signos de la demandante que es “MASS DIGITAL”
Como ya se estableció, además, la semejanza e identidad de las expresiones, existe también una identidad en la actividad que presta o los servicios que presta la demandada, bajo los signos que identifica ella, o con los signos que identifica ella, sus servicios, Es así como se tiene en cuenta lo siguiente de las pruebas allegadas al proceso:
- Perfil de Facebook: Agencia MASS, @Publicidad MASS; en información se indica lo siguiente: LA AGENCIA M presta servicios de diseño y publicidad Web, SO, POP, Marketing, Multimedia, videos [INAUDIBLE], Impresos, BTL, Envíos masivos, productos, páginas web, producción audiovisual, Marketing DIGITAL, SOB Posicionamiento en Google, Mailyng, Envío masivo, Grupo creativo, Prensa y Eventos”. Finalmente dice lo siguiente: Agencia de publicidad, diseñador gráfico, diseñador web. En la página web “www.agenciam.com”. Indica la parte demandada, se evidencia en esta página que se encuentra, o que el grupo “MASS” presenta los servicios de: Campaña de redes sociales, e-commerce, social media, campañas en redes sociales, Marketing.
- En el perfil de Twitter, se evidencia lo siguiente: especializada en desarrollo de sitios WEB, App, Social Media, Mercadeo DIGITAL.
- En el perfil de Instagram, indica: AGENCIA DIGITAL y Medios, Sitio WEB, AECDO, Social Media, marketing, Impresión, Fotografía, Video. Posteriormente, en una de las publicaciones que tienen también en esa red Social de Instagram señala: Todo en publicidad #Agenciadepublicidad #PublicidadBogotá #SO #MASS.
- En YouTube indica lo siguiente: Grupo creativo de profesionales en el área de mercadeo digital, publicidad de alto impacto, estrategias de mercado y plan, marketing, producción audiovisual, fotografía, diseño gráfico, desarrollo web 3.0 e impresión.
- En cuanto Google Maps indica lo siguiente: Agencia creativa de publicidad digital que desarrolla plataformas y tecnologías de nuevas generaciones como web sites, apps, software, estrategias de mercado, campañas digitales de impacto, social media, SO, influenciadores y castings, producción audiovisual, fotografía profesional, diseño gráfico y creación, activación y posicionamiento de marca. Etc.…
Todo eso se puede evidenciar en los documentales que mencioné anteriormente en cuanto al uso que hace la demandada de las marcas o el signo presuntamente infractor. Es así como se observa que estamos frente al uso de unas expresiones que reproducen de forma idéntica dos de los signos de la demandante y que resulta ser similar con los otros dos signos de la misma demandante para desarrollar una actividad económica que está relacionado con varios de los servicios amparados por las marcas registradas de la demandante de la manera como se explicó anteriormente. Lo que podría implicar que los consumidores acudan a la demandada pensando erróneamente que está presta los servicios de la demandante, por lo que se puede concluir entonces que se configura la infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos literal del artículo 155 de la Decisión 486.
Ahora en cuanto a la infracción de los literales A y B del artículo 155, en la demanda también se alegó la configuración de esas infracciones de estos literales. Es así como tal como quedó demostrado en el presente proceso, la parte demandada presta servicios que son los mismos que se encuentran consignados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en tal sentido no es posible afirmar que la demandada aplica un signo semejante a las marcas registradas por la demandante sobre productos, así como que haya suprimido, modificado las marcas, después sé que se hubiesen aplicado, colocado sobre algún producto.
Tampoco se probó en el presente proceso que la demandada aplicará las marcas sobre productos vinculados a los servicios para los cuales las marcas de la demandante se encuentran registrada. En ese orden de ideas, no se advierte configurada la infracción desde el punto de vista de los literales “A” y “B” del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
Es así como me pronunciaré entonces frente a las pretensiones de la demanda de la siguiente manera.
En cuanto a las pretensiones declarativas, se declaran o se concederán las pretensiones declarativas correspondientes a los siguientes numerales:
- Relacionada con la declaración de los nombres comerciales “MASS” y “MASS DIGITAL” hasta la fecha de presentación de la demanda. Es decir, hasta el 17 de diciembre de 2018.
- Pretensión 3, se declarará la infracción a los derechos de propiedad industrial de las marcas y nombres comerciales “MASS” y “MASS DIGITAL”.
- Pretensión 5, relacionada con la declaración de perjuicios de conformidad con el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Literal “C” del artículo 243 de la decisión 486 de 2000.
Se negarán las pretensiones:
- Pretensión 2, relacionadas con la declaración de notoriedad de la marca “MASS” y “MASS DIGITAL”.
- Pretensión 4, relacionada con la declaratoria de infracción de los signos distintivos notorios “MASS” y “MASS DIGITAL”.
Esto, por cuanto a como lo manifesté en la parte motiva de esa sentencia, no se mostró esa notoriedad y tampoco fue declarada en conformidad con lo solicitado en la pretensión 2.
En cuanto a las pretensiones de condena, se concederá:
- Pretensión 7, se ordenará a la demandada cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “AGENCIA MASS”
- Pretensión 9, se ordenará a la demandada cesar inmediatamente del signo físico y virtual del signo “M, MASS”.
- Pretensión 11, se ordenará a la demandada cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “CREAR MASS”.
- Pretensión 15, se ordenará a la demandada cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “GRUPO MASS”.
- Pretensión 19, se ordenará a la demandada cambiar la razón social eliminando de la misma la expresión “MASS”.
- Pretensión 20, se ordenará a la demandada cambiar el nombre del establecimiento de comercio que se encuentra inscrito según matrícula mercantil #262415, eliminando del mismo la expresión “MASS” e inscribiendo el cambio en el registro de la Cámara de Comercio de Villavicencio.
- Pretensión 21, se ordenará a la demandada eliminar los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales de las cuales es titular bajo la denominación “AGENCIA MASS”.
- Pretensión 22, se ordenará a la demandada eliminar los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales de las cuales es titular bajo la denominación “CREAR MASS”.
- Pretensión 23, se ordenará a la demandada eliminar los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales de las cuales es titular bajo la expresión o signo “M”, acompañándolo del signo “MASS”.
- Pretensión 24, se ordenará a la demandada eliminar los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales de las cuales es titular bajo la denominación o signo “M + AGENCIA».
- Pretensión 25, se ordenará a la demandada eliminar los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales de las cuales es titular bajo la denominación o signo “GRUPO MASS”.
- Pretensión 29, se concederá como se explicará más adelante se tiene que ver con la indemnización preestablecida.
- Pretensión 30, se concederá, es decir, se condenará en costas a la parte demandada.
Se negarán:
- Pretensiones 6, 8, 10, 12, 14 y 16 por cuanto no se declaró la notoriedad de ningún signo y tampoco se demostró que la misma fuera reconocida por autoridad competente.
- Pretensión 13, por cuanto la expresión agencia no se tuvo en cuenta al momento de realizar el cotejo, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
- Pretensión 17, esta pretensión no es clara, pues se solicita lo siguiente, aquí me permito abrir comillas: “Que se ordene a la SOCIEDAD AGENCIA MASS a cesar definitivamente el uso físico, virtual o en cualquier otro medio de cualquier signo por ser confundible con los signos distintivos “MASS” y “MASS DIGITAL”, propiedad de la sociedad “MASS DIGITAL S.A.” No se expresa cuáles son los signos a los que hace referencia de los cuales se debe cesar ese uso.
- Pretensión 18, por cuanto se está solicitando una prohibición futura, recordemos en este punto que las marcas pueden ser objeto de solicitudes de cancelación, los mismos ocurre con los nombres comerciales, los cuales al no ser necesario su registro se puede perder esa característica, esa titularidad de nombre comercial por su falta de uso público y continuo. Entonces, en ese orden de ideas no se puede declarar una pretensión futura sobre la cual no se sabe si existe o no alguna infracción.
- Pretensión 26, por cuanto no se declaró la vulneración en relación con dicho nombre de dominio.
- Pretensión 27 y pretensión 28 por cuanto contiene obligaciones futuras que no fueron objeto de estudio en el presente proceso.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Como lo mencioné anteriormente, me voy a pronunciar sobre los daños. Es así como establecida la infracción en la manera como se estudió anteriormente, considero que es procedente determinar si con ella se causaron los daños y su cuantía, es así como la sociedad demandante solicitó a título de indemnización de perjuicios la contenida en el literal “C” del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, es decir, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual.
En el presente proceso se encuentra plenamente demostrada esa tipología de perjuicio, lo dicho teniendo en cuenta que conforme a la comunicación que obra bajo el consecutivo 8, presentación reforma de la demanda, la parte demandante a través de su apoderado indicó en varias oportunidades o indicó en esta oportunidad, es decir, en la comunicación de fecha 14 de junio de 2016, en donde hizo un reclamo por el uso no autorizado del signo “+” indicó allí y también en las preguntas, o en su interrogatorio de parte del representante legal manifestó en varias oportunidades que no era su intención concederle a la parte demandada autorización alguna para el uso de sus marcas, tampoco de sus signos, entendiéndose como tales, pues los nombres comerciales; Cuestión que efectivamente se puede evidenciar también, no solo como lo mencioné con ese reclamo sino también con el interrogatorio de parte.
En ese orden de ideas, está acreditado que la demandada carecía expresamente una autorización para el uso de las marcas de la parte demandante, para el uso de los signos en general de la parte demandante, lo que da lugar a la configuración del perjuicio que está contemplado en el literal “C” del artículo 243 de la Decisión 486.
Para efectos de la cuantificación de este perjuicio, se procederá a la aplicación del sistema de indemnizaciones preestablecidas, pues a este fue el que se acogió la parte demandante. Con este fin se recuerda que conforme al artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada marca infringida.”
Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o salud de las personas y/o se identifique la incidencia de la infracción respecto de la marca.
Así mismo, el parágrafo de la referida norma dice: “Para cada caso particular, el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización, teniendo en cuenta las pruebas que obren en el en el proceso, entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.
Partiendo de la anterior norma, el despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización. Téngase en cuenta que como lo señala la norma y en conformidad con lo que acabé de leer, esa indemnización solamente aplica para marcas, no está aplicada para todos los derechos de propiedad industrial; pues como lo indiqué anteriormente, el Decreto 10774 de 2015 nos habla de marcas. Entonces, esa indemnización preestablecida habla solamente de marcas, entonces, así como, en primer lugar, como se expuso a lo largo de esta providencia, la infracción tuvo lugar específicamente frente a dos marcas que son de titularidad de la parte demandante.
Esta infracción se prolongó por lo menos hasta el año 2018, según lo expuso la demandante en su demanda y también se evidenció en el interrogatorio de parte, ahora bien, la apoderada de la parte demandante en sus alegatos de conclusión indica que incluso en la actualidad se puede evidenciar que la parte demandada hace uso de ese signo infractor, en una situación que no está aprobada en el expediente, que si bien fue la apoderada lo manifiesta, pues se tiene en cuenta el documental que obra en el proceso, sin decir que de pronto la apoderada no tenga razón en sus argumentos o en lo que menciona, pero voy a tener en cuenta lo que está documentado en este expediente. Entonces, se evidencia que fue un uso que fue prolongado en el tiempo y que adicionalmente, la parte demandada conocía desde el 14 de junio de 2016 con el reclamo del uso no autorizado del signo “+” que la parte demandante no estaba autorizando para usar estos signos.
Como quedó expuesto en el análisis de las pruebas a lo largo de esta providencia, pues hubo un uso no autorizado de las marcas de la demandada que se presentó a través de diferentes medios como páginas de internet, redes sociales y publicidad. También, existe un portafolio de servicios que también resaltó incluso la apoderada de la parte demandante en sus alegatos de conclusión en el que por medio de este portafolio de servicios la parte demandada también da a conocer precisamente esos servicios y también junto con los signos que ya pone en conocimiento del público consumidor.
Es así como, de acuerdo con las anteriores consideraciones, y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, la demandada será condenada a pagar a la demandante a título de indemnización la suma de 20 SMMLV, por cada una de las marcas infringidas para un total de 40 SMMLV, que equivalen a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($36.341.040 COP).
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente, en cumplimiento en los previstos en los artículos 365 y 366, numeral 3.º del Código General del Proceso, fijaré las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia que deben ser asumidas por la parte demandada, para eso tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Concejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PSA 1610554 que es el que aplica al presente caso, específicamente el artículo quinto numeral 1 que habla de los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto.
Así las cosas, condenará en costas a la demandada, las cuales según la norma se fijan entre 1 y 10 SMMLV, en este caso voy a fijar la suma de 4 SMMLV, es decir, la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CIENTO CUATRO MIL PESOS ($3.363. 104 COP), que deberá pagar la parte demandada a favor de la demandante.
[SENTENCIA]
Es así como, en mérito de lo anteriormente expuesto, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en atención a las facultades jurisdiccionales comprendidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley resuelvo:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que la demandante es titular de los nombres comerciales “MASS” y “MASS DIGITAL” de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. DECLARAR que la sociedad agencia “MASS S.A.S.” infringió los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y nombres comerciales “MASS” y “MASS DIGITAL” de los cuales es titular la demandante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO. DECLARAR que la sociedad “AGENCIA MASS S.A.S.” incurrió en los perjuicios dispuestos en el literal c del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “AGENCIA MASS” para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
QUINTO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “M+” para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEXTO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “CREAR +” para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional De Niza.
SÉPTIMO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” cesar inmediatamente el uso físico y virtual del signo “GRUPO +” para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional De Niza.
OCTAVO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” modificar de manera inmediata su razón social, eliminando de la misma la palabra “MASS” de nombre de la sociedad identificada con NIT 900535900-5, dicho cambio deberá inscribirse inmediatamente en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá.
NOVENO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” a modificar de manera inmediata el nombre del establecimiento de comercio, identificado con matrícula mercantil #262415 vinculado a la sociedad “AGENCIA MASS S.A.S.” identificada con el NIT 900535900-5 eliminando de ella la palabra “MASS” dicho cambio deberá inscribirse inmediatamente en el registro de la Cámara de Comercio de Villavicencio.
DÉCIMO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” eliminar inmediatamente los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales identificadas con la denominación o signo “AGENCIA MASS”
DÉCIMO PRIMERO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” eliminar inmediatamente los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales identificadas con la denominación o signo “CREAR MASS”.
DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” eliminar inmediatamente los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales identificadas con la denominación o signo “M +”
DÉCIMO TERCERO. ORDENAR a “Agencia MASS S.A.S.” eliminar inmediatamente los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales identificadas con la denominación o signo “Grupo MASS”
DÉCIMO CUARTO. ORDENAR a “Agencia MASS S.A.S.” eliminar inmediatamente los perfiles, imágenes y publicaciones de las redes sociales identificadas con la denominación o signo “AGENCIA MASS”
DÉCIMO QUINTO. ORDENAR a “AGENCIA MASS S.A.S.” a pagar a favor de “MÁS DIGITALES S.A.” la suma 40 SMMLV, es decir, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($36.341.040 COP) a título de indemnización de perjuicios. Esa suma deberá ser pagada dentro de los treinta (30 días siguientes a la notificación de la presente providencia.
DÉCIMO SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO SÉPTIMO. CONDENAR en costas a “AGENCIA MASS S.A.S.” por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de 4 SMMLV, esto es, la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS ($3.363.104 COP).
Esta sentencia quedó notificada en estrados.