Fecha: 13/06/2019
Expediente No.: 17-305253
Demandante: OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO
Demandado: AMÍN ENRIQUE MARTINEZ BARRETO
La Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – CAROLINA VALDERRUTEN OSPINA: Buenos días nuevamente. Siendo las 11:41 A.M. del 13 de junio de 2019, reanudamos la audiencia de instrucción y juzgamiento dentro del proceso con radicado 17-305253, Demandante: OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO, Demandado: AMÍN ENRIQUE MARTINEZ BARRETO.
Previamente se había realizado un control de legalidad, el proceso hasta ese momento se encontró que no había ninguna causal de nulidad o alguna circunstancia que nos pudiera invalidar la actuación. En ese sentido, entonces, hay lugar a emitir la decisión de fondo dentro del presente asunto, pues ya agotamos todo el debate probatorio y previamente se escucharon los alegatos de conclusión de los apoderados de las partes y se encuentran pues cumplidos como lo acabo de manifestar todos los supuestos procesales.
[ANTECEDENTES]
Lo primero que se debe precisar es que estamos ante un proceso, una acción por infracción a derechos a propiedad industrial, que difiere de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se compone de los derechos de autor y de la propiedad industrial. Los derechos de autor están todos regulados a través de la Decisión 351 de 1993 y, a través de esa Decisión, se protegen las obras del ingenio en el campo literario, artístico o científico cualquiera que sea el género o forma de expresión, sin importar el mérito literario de la obra o artístico, ni su destino.
Por su parte, los derechos de propiedad industrial están regulados en la Decisión 486 del 2000 que protege aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y descritos en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. En consecuencia, esta decisión se encarga de proteger: las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazados de circuitos integrados y los signos distintivos.
Entonces, estamos ante los derechos que otorga la Decisión 351 y los derechos que otorga la 486, son completamente diferentes. Entonces, aquí no tiene relevancia si una de las partes ostenta o no derechos de autor sobre determinadas obras, para afirmar que, por ser el titular de derechos de autor de esas obras, es a su vez el titular de una marca o de un signo distintivo, pues ambos derechos se confieren de manera diferente, se prueban de manera diferente y se constituyen en cada persona de manera diferente, por supuestos fácticos diversos. Entonces, ese argumento no debe ser tenido en consideración por este Despacho.
Ahora, a juicio del demandante, AMÍN MARTINEZ BARRETO infringió su derecho al ius prohibendi consagrado en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, respecto de sus marcas nominativas “Los Chiches Vallenatos”, con certificados de registro número 177030 y 177032 concedidas para identificar productos y servicios de las clases 41 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta acusación la argumentó afirmando que el demandado, luego de su retiro de la agrupación musical “Los Chiches Vallenatos”, empezó a identificarse en el mundo musical como “El Chiche Vallenato”, hecho que según sostuvo, generó a finales de 2015 confusión entre los promotores musicales. Esto último fue reafirmado por la apoderada de la parte demandante en sus alegatos de conclusión, en la que hizo alusión a que, hacia finales de 2015, se empezaron a presentar los problemas de confusión con los promotores musicales. Relató el demandante que ese mismo año, es decir en 2015, el demandado cambió su nombre de AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, con la finalidad de continuar infringiendo los derechos de propiedad industrial del demandante, quien sostuvo además que, para la fecha de la presentación de la demanda, el demandado continuaba presentándose en eventos, en las páginas de internet y en sus discos, como AMÍN EL CHICHE VALLENATO.
Al contestar la demanda, el apoderado de AMÍN MARTÍNEZ BARRETO formuló las excepciones de “caducidad”, “prescripción” e “inexistencia del derecho”, motivo por el que a continuación, procederá el Despacho a su estudio, precisando que iniciaremos por el estudio de la excepción de prescripción y no de caducidad porque está decantado tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio, como por el Tribunal Superior de Bogotá, que el término establecido en el artículo 244 de la Decisión 486 del 2000 es de prescripción y no de caducidad como erróneamente lo afirmó el apoderado de la pasiva en su contestación de demanda y en sus alegatos de conclusión.
[PRESCRIPCIÓN]
Conforme a lo establecido en el artículo 2512 del Código Civil, la prescripción es el modo de adquirir cosas ajenas o de extinguir los derechos y las acciones por el transcurso del tiempo, sumado a la inactividad del titular de dichos derechos o acciones. De lo anterior, se desprende que la prescripción tiene dos modalidades, una adquisitiva y una extintiva, siendo la última la llamada a analizar en el presente asunto.
La prescripción extintiva tiene como propósito que la acción correspondiente se entienda extinguida transcurrido el lapso del tiempo contemplado en la ley, sin que el titular del derecho o de la acción haya intentado su protección a través del ejercicio correspondiente, esto es, presentado la respectiva demanda. Es por esto que tal modalidad de prescripción es considerada como una especie de reproche ante la inactividad o la negligencia del titular del derecho. En materia de propiedad industrial, la prescripción está regulada, como se manifestó previamente, en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 según el cual “la acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.
Del contenido de dicha norma se desprende que, en materia en infracción a derechos de propiedad industrial, existen dos modalidades de prescripción, una ordinaria y otra que es la extraordinaria. La ordinaria depende del conocimiento del titular de la acción sobre el hecho constitutivo de la infracción a su derecho, en tanto que, la segunda, es decir, la extraordinaria, se configura a partir de la ocurrencia de la infracción con independencia del conocimiento del titular sobre ese hecho. De ese modo es posible sostener que la prescripción en la modalidad ordinaria ostenta un carácter netamente subjetivo, en tanto que la prescripción, en su modalidad extraordinaria, es de carácter objetivo. Sobre lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en Sentencia de 29 de julio de 2007, con ponencia de Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sostuvo lo siguiente: “En primer término, que una y otra clase de prescripción ostentan diferente naturaleza, pues en tanto la ordinaria se encuentra como subjetiva, la extraordinaria, por el contrario, se muestra netamente objetiva, como quiera que, in toto, se torna refractaria a cualquier consideración de otro tipo. Ello es así, en la medida que la comentada disposición hizo depender, la primera, del conocimiento que el interesado haya tenido o debido tener del hecho que da base a la acción y la segunda, del momento que nace el respectivo derecho. En virtud de la operancia de aquella, implica el conocimiento real o presunto de la parte del titular de la respectiva acción, en concreto, de la ocurrencia del hecho que la genera.”
Ahora, debido a que el legislador consagra dos modalidades de prescripción en materia de propiedad industrial, cabe entonces preguntarse cuál de ellas debe ser aplicada en determinado asunto y, para ello, es necesario determinar cuál de las dos modalidades se va a aplicar, si la ordinaria o la extraordinaria. En Sentencia del 4 de junio de 2014, proferida por esta Delegatura, dentro del proceso identificado con el Radicado 13-146788, se indicó que ambas modalidades de prescripción son independientes y autónomas, por lo que corren simultáneamente, perfeccionándose aquella que haya reunido las condiciones establecidas en la ley en primer lugar.
En el caso concreto, el demandado sostuvo a través de su apoderado, que el demandante conocía que él, osea que el señor AMÍN, se hacía llamar AMÍN EL CHICHE VALLENATO en el medio musical desde el año 2009. Al respecto afirmó que “mi poderdante se presentó en un evento musical en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. La organización musical LOS CHICHES VALLENATOS dio a conocer a los medios de comunicación nacionales e internacionales, empresarios y público en general, que AMÍN MARTÍNEZ no debía utilizar el nombre CHICHES VALLENATOS con el fin de confundir al público en general”, esto es tomado del folio 120 del cuaderno 2. A lo anterior, sumó lo siguiente: “en el año 2013, luego que mi poderdante atendió una entrevista en la cual se pronunció acerca de los actuales integrantes de los CHICHES VALLENATOS, el actual demandante se pronunció frente a estas declaraciones, indicando entre otras cosas ‘queremos ser reiterativos y dejar claro de una vez por todas que la única persona que puede presentarse y hacer uso de la marca los CHICHES VALLENATOS es Osmar Pérez’”, esto es tomado también del folio 120 del cuaderno 2.
Por su parte, OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO al descorrer el traslado de las excepciones de mérito, manifestó lo siguiente: “con el fin de controvertir los anteriores argumentos, me permito manifestar que mi poderdante tuvo conocimiento de la confundibilidad en el mercado por conducto de los productores musicales hacia octubre del año 2015, año en el cual requirió al señor MARTÍNEZ para que dejara de usar su marca, quien dejaba por un tiempo de hacerlo, por lo menos de manera notoria; fue solo hasta el año 2017, fecha en la cual evidenció gran confusión en el mercado y diversa propaganda como el CHICHE o el CHICHE VALLENATO”, esto fue tomado del folio 149 del cuaderno 2.
Entonces bajo ese contexto, debe proceder el Despacho a determinar si en el presente asunto se configuró o no la prescripción alegada, para lo cual, es necesario manifestar que empezaremos por el estudio de la prescripción ordinaria, esto es, del término de 2 años y de la prescripción objetiva, si esta no se abre paso, entonces ya debería proceder el Despacho a analizar si se da el fenómeno de la prescripción en su modalidad extraordinaria que es de 5 años.
Si bien es cierto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que “para determinar el plazo de prescripción es relevante diferenciar el tipo de infracción de que se trata, la cual puede ser instantánea, continuada, permanente o compleja, también lo es que esta diferenciación sólo es relevante para realizar el cómputo de la prescripción extraordinaria, pues respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja”, esto fue tomado de la IP 90 de 2016, página 12.
Entonces, en el presente asunto, en los alegatos de conclusión, la apoderada de la parte demandante nos argumentó que estábamos frente a una infracción continuada en el tiempo por lo que el término prescriptivo debía contarse a partir de la finalización del último acto o de la última vez que se cometió la infracción. Ello puede ser verdad, pero como les manifesté vamos a analizar primero la prescripción en su modalidad ordinaria y, como lo acabo de manifestar, para este tipo de prescripción es irrelevante si la infracción es instantánea, continuada o compleja o permanente. Entonces vamos a analizar el caso en concreto.
Y al revisar el expediente, encuentra el Despacho, que en el presente asunto OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO conoció de la presunta infracción a sus derechos de propiedad industrial con antelación a la fecha de presentación de la demanda, que fue radicada el 7 de febrero de 2018. Sobre el particular, se pone de presente que, al descorrer el traslado de las excepciones de mérito, la apoderada del demandante manifestó de manera expresa, libre y espontánea que OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO tuvo conocimiento de la confundibilidad hacia octubre del año 2015. Si el demandante tuvo conocimiento de la confundibilidad en la fecha mencionada, es indudable que, en esa misma fecha, conoció la infracción a sus derecho de propiedad industrial, toda vez que la confundibilidad se deriva precisamente de la infracción a los derechos de propiedad industrial. En esa medida, la manifestación que obra folio 149 del cuaderno 2, debe ser tenida como confesión del momento en que OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO conoció de la infracción de los derechos de propiedad industrial que ostenta sobre las marcas con certificados de registro número 177030 y 177032, pues reúne los requisitos establecidos en el artículo 193 del Código General del Proceso, según el cual “la confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”, norma que fue declarada acorde con la Constitución Política, mediante Sentencia C-551 de 2016.
En ese orden de ideas, si el demandante conoció la infracción en octubre de 2015, con independencia que el demandado dejara de usar sus signos o, al menos no los empleara de manera notoria como lo sostuvo, debió presentar su demanda con anterioridad a octubre de 2017, salvo que se acreditara un hecho configurativo de las figuras de interrupción o suspensión de las prescripciones, circunstancias que no fueron alegadas ni acreditadas al menos con anterioridad a octubre de 2017.
Sostuvo la parte demandante que el término de prescripción se interrumpió con la presentación de la solicitud de decreto de una medida cautelar, pues en agosto de 2017, solicitó la tutela de sus derechos a través de la radicación de dicha solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud que fue acogida pues se decretaron las medidas cautelares en contra del demandado a quien éstas les fueron notificadas. A juicio de la parte demandante, al corresponder la solicitud de medidas cautelares y la demanda a un mismo trámite, con la presentación de la solicitud cautelar radicada el 16 de agosto de 2017 se interrumpió el término de prescripción conforme se desprende del análisis de lo manifestado a folio 149 y 150 del cuaderno 2.
Sobre esta interpretación de la parte demandante se precisa que el artículo 94 del Código General del Proceso, solo contempla dos formas de interrumpir el término de prescripción de la acción: la primera que es la presentación de la demanda y la segunda a través del envío de un requerimiento privado por escrito al deudor o, en este caso, el demandante; esto último se puede realizar conforme al artículo 94 por una sola vez. En el presente asunto, el segundo supuesto no está probado. Si bien es cierto tanto en la demanda como al descorrer el traslado de las excepciones de mérito, y en los alegatos de conclusión, se ha manifestado que el señor OSMAR OSWALDO requirió al demandado para que dejara de infringir sus derechos de propiedad industrial, pues también es cierto que de ese hecho o de esa afirmación no obra un solo medio de prueba en el expediente, por lo que el Despacho no puede dar aplicación al segundo supuesto establecido en el artículo 94.
De ese modo, lo que nos queda es revisar cuándo se presentó la demanda y, a partir de ahí, podremos saber si hubo o no hubo prescripción. En cuanto a la presentación de la demanda, se tiene que es la radicación de ese acto procesal y no otro, el que da lugar a la interrupción del término de prescripción, por lo que no hay lugar a realizar interpretaciones extensivas del artículo 94 del Código General del Proceso pues “cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal”, conforme a lo ordenado en el artículo 27 del Código Civil, lo que debe ser concordado con el artículo siguiente, en virtud del cual “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio”.
Así, si la ley es clara al manifestar que es la presentación de la demanda la que interrumpe el término para la prescripción, es claro para el Despacho que solo la radicación de la demanda y no la solicitud de decreto de medida cautelar, la que interrumpe el término establecido en el artículo 244 de la normatividad andina para el caso concreto. Y dado que la demanda se radicó el 7 de febrero de 2018, es claro para el Despacho que el acto de postulación del demandante se presentó con posterioridad a octubre de 2017, lo que implica que su presentación se llevó a cabo con posterioridad al vencimiento del término establecido en la normatividad andina para la configuración de la prescripción en su modalidad ordinaria o subjetiva, por lo que hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción formulada por el demandado al contestar la demanda.
Se aclara que se toma esa fecha porque es la que está confesada y porque solo se le puede pedir al señor OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO que ejerza su derecho al ius prohibendi, que ejerza las acciones derivadas de ser el titular de unas marcas, a partir de que se vuelve titular y él solo fue titular de dichas marcas a partir del 7 de julio de 2015, fecha en el cual se inscribió en los correspondientes certificados la transferencia que le hizo DISCOS FUENTES al demandante; y por eso, cualquier actuación que haya realizado DISCOS FUENTES o cualquier conocimiento previo que el señor OSMAR OSWALDO tuviera sobre un uso infractor o no de esas marcas, pues no puede ser atribuible a él porque, en ese momento, él ni siquiera sabía que iba a ser el titular de esas marcas. Entonces, todo acto que él haya realizado después del 7 de julio de 2015 o todo conocimiento que haya tenido después del 7 de julio de 2015, es el que debe ser considerado a efectos de computar el término de prescripción.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Aclarado este punto, entonces, se reitera el Despacho declarará probada la excepción de prescripción y, en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, procederá a fijar las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia a cargo de la parte demandante. Para este fin, se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA 16-10554, específicamente el artículo 5, numeral primero, en lo referente a los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto. Sobre esa base se fijará por concepto de agencias en derecho una suma equivalente a 1.5 SMMLV, esto es, COP $1.242.174.
Ante la prosperidad de la excepción de prescripción, pues no hay lugar a estudiar la siguiente excepción que era la de inexistencia de la infracción.
SENTENCIA
En mérito de lo expuesto, la Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, en uso de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 del Código General del Proceso y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar probada la excepción de “prescripción” teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Condenar en costas a OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO. Para el efecto, se fija por concepto de agencias en derecho a favor de AMÍN MARTÍNEZ BARRETO, una suma equivalente a 1.5 SMLMV, esto es, UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (COP $1.242.174), valor que deberá cancelar dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
Por secretaría realícese la liquidación correspondiente.
Decisión que queda notificada en estrados.
La parte Demandante interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia.