Fecha: 16/08/2018
Radicado: 16-203775
Demandante: Quala S.A.
Demandado: Prebel S.A.
Funcionario: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo
Gracias, muy bien, señores, después de haber escuchado los juicios alegatos expuestos por ambos extremos de este litigio, procedemos a dictar sentencia.
[ANTECEDENTES]
Agotado el debate probatorio y escuchado los alegatos de conclusión de las partes entra el despacho a resolver lo siguiente y es según el objeto del litigio de determinar si en la forma como PREBEL presenta en el mercado su shampoo para hombres ARDEN FOR MEN constituye o no constituye los actos desleales de confusión, explotación de la reputación ajena y violación de normas así como también si con esa presentación se incurrió o no se incurrió en una infracción a los derechos de propiedad industrial de QUALA, del demandante y en caso de comprobarse lo anterior, determinaremos la existencia o no de daños y perjuicios solicitados por la demandante. Lo anterior teniendo en cuenta la fijación del litigio en la audiencia celebrada el 24 de julio del 2017.
Pues bien, señores, previo de iniciar la exposición de las consideraciones, es deber del despacho, resaltar que la decisión a proferir en esta sentencia debe estar en consonancia con lo pedido en la demanda, pues así lo dispone el principio de congruencia señalado en el artículo 261 del Código General del Proceso, según el cual no podrá condenarse al demandado por cantidad superior objeto distinto de lo pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esto.
Así las cosas, este despacho se limitará a determinar si PREBEL con la presentación de su shampoo ARDEN FOR MEN vulneró los derechos de propiedad industrial que QUALA ostenta sobre la marca tridimensional identificada con certificado número 445632, y la marca mixta identificada con certificado 390489 sin que haya lugar a revisar análisis alguno sobre los derechos que la demandante acreditó tener sobre el diseño industrial identificado con el certificado número 5337, ¿por qué?, porque no fue solicitado en el acápite de pretensiones de la demanda.
Además, el análisis se limitará a las causales de infracción invocadas, esto es, las contempladas en los literales A y literal E del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, pues, así lo determinó QUALA al momento de elevar sus pretensiones, específicamente la tercera cuyo contenido es el siguiente: “Que se declare que PREBEL ha realizado los actos de infracción marcaria de que se refieren los literales A y E del artículo 155 de la Decisión 486 de la CAM”. Así, debido a que dentro de las pretensiones de la demanda, QUALA no incluyó alguna pretensión encaminada a la declaratoria de infracción de su diseño industrial, así como tampoco a la declaratoria de infracción a sus derechos marcarios con fundamento en el literal D de la Decisión 486 de 2000, el despacho se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno en relación con esos temas.
Precisado lo anterior, procede el despacho a analizar si PREBEL incurrió en una infracción marcaria para posteriormente establecer si cometió los actos desleales de confusión, explotación a la reputación ajena y violación de normas tal como lo agregó el demandante. Comenzamos con la del literal A.
[INFRACCIÓN MARCARIA]
En este sentido, iniciaremos con el estudio de la presunta infracción a las marcas de la demandante con sustento en el literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, el cual consagra el derecho del titular de un signo distintivo a impedir que terceros sin su permiso o su autorización apliquen o coloquen un signo distintivo idéntico o similar sobre productos para los cuales está registrada la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. De lo anterior se concluye que es imperativo determinar, en primera medida, si en el caso concreto la presentación del shampoo ARDEN FOR MEN, corresponde a una marca idéntica similar a la del demandante.
Frente a la infracción del literal A del artículo 155 de la Decisión 486 sobre la marca tridimensional identifica con el registro número 445632, la abogada de la parte demandada señaló que el derecho conferido recae sobre el conjunto completo del envase y no sobre características aisladas del mismo como lo quiso hacer ver el demandante, además:
“En todo caso habiéndose hecho un análisis detallado de los envases de EGO y ARDEN FOR MEN como consta en la contestación de la demanda esto es la forma de la tapa, números de ondulaciones, número de estrías, ubicación de las estrías, según la demandada se puede concluir que no hay similitud en la impresión general del conjunto y que la marca 445632 no le impide a mi representada el uso de ese envase.”
Pues bien, señores, sobre el particular tenemos que a folio 94 del cuaderno 1, obra la certificación expedida por la secretaria de esta entidad, que da cuenta de la titularidad que tiene QUALA sobre la marca tridimensional identificada con el certificado de registro número 445632 concedida ¿Para qué? Para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza que corresponde entre otros a jabones y shampoo. Dicha marca, ¿en qué consiste? Consiste en un envase sin etiqueta con ondulaciones y estrías en sus costados que le confiere distintividad en relación con otros envases, a su vez observa el despacho que al expediente se allegaron muestras físicas como por ejemplo las que tenemos aquí presentes, se allegaron muestras físicas obrantes a folio 97 a 104 del cuaderno 1 y 8 a 10 del cuaderno 7, así como también facturas de compra de un shampoo comercializado por la demandada bajo la marca ARDEN FOR MEN en un envase que también contiene ondulaciones estrías en sus costados.
Pues bien, al aplicar las reglas de cotejo de signos tridimensionales indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación 25IP2017, el despacho concluye que los envases de los shampoo EGO y ARDEN FOR MEN no son idénticos, pero si son semejantes, como se puede observar aquí a la vista para tal efecto no son idénticos, pero si son muy parecidos y este despacho considera con el debido respeto que no necesita de un dictamen pericial para concluir lo que es evidente es decir, que en efecto estos envases si son similares, si son parecidos.
Aunque no sean iguales, si son parecidos, pues ¿por qué?, y porque llego a esa conclusión de lo que estoy viendo a la vista como juzgador, porque, ambos empaques, ambos envases tienen al costado izquierdo una serie de ondulaciones, al costado derecho una ondulación más pronunciada en la que se observan además unas estrías. Situación que no cambia en virtud del número de ondulaciones o el número de las estrías, pues precisamente la diferencia en ese aspecto es uno de los puntos que impiden que los envases bajo análisis sean considerados como idénticos, sumado a la diferencia en el ancho de los envases, su color, ya que el del demandante es negro en tanto que el de la demandada es gris, así como también lo relacionado con la tapa.
En esa medida, si bien es cierto se observan diferencias entre uno y otro envase, lo cierto es que esas diferencias a criterio de este despacho no son significativas si las comparamos frente a sus semejanzas, máxime cuando estas se encuentran en los aspectos que otorgan distintividad al envase de la demandante. En este punto quiero aclarar que el despacho no emitirá juicios sobre si las ondulaciones y estrías de los envases de la demandante corresponden a formas de uso común en la categoría, esto es, productos para la ducha, pues dichos aspectos debieron ser objetos de controversia en el trámite administrativo que concedió el registro de esa marca y no esta instancia judicial, en la que se encuentra acreditada que la autoridad competente otorgó el registro de esa marca tridimensional objeto de este estudio, registro que le confiere a su titular una serie de derechos que deben ser respetados.
Establecida la semejanza entre el envase del shampoo de la demandada y la marca tridimensional del demandante, corresponde ahora determinar si el uso no autorizado que PREBEL ha realizado de esa marca se tipifica o no dentro de la prohibición descrita en el literal A de la Decisión 486 de 2000. Para ello es pertinente tener en cuenta lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la citada interpretación 25IP2017, en la que se manifestó lo siguiente: que el literal A contempla 3 supuestos de los cuales es relevante para resolución del presente asunto, el supuesto concerniente a aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales está registrada la marca.
En ese orden de ideas, para este caso en concreto, dadas las particularidades de la marca tridimensional de la demandante consistente en un envase, es claro que el análisis sobre los verbos rectores, aplicar y colocar, no puede ser igual al que se realizaría tratándose de una marca bidimensional en las que la aplicación de dichos conceptos no tienen mayor discusión.
En el presente asunto, encuentra el despacho que PREBEL al envasar o introducir su producto, es decir, el shampoo en un envase que es similar a la marca tridimensional identificada con el registro número 445632 ¿Qué hizo? Lo que hizo fue aplicar dicha marca a un producto amparado por el registro de signo distintivo tridimensional de QUALA, pues de esa forma puso en contacto el producto con la marca o lo que es lo mismo, el contenido con el continente, acción que corresponde al verbo rector aplicar cuya definición según el diccionario de la real academia la lengua española es: poner algo sobre otra cosa o en contacto con otra cosa.
En conclusión, encuentra acreditado el despacho la infracción a la marca tridimensional de QUALA con sustento en el literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. ¿Por qué? Porque está demostrado que el demandado si envasó el producto shampoo, producto amparado por el registro marcario tridimensional concedido al demandante dentro de la marca del accionante, ya que la marca tridimensional del accionante que estamos viendo consiste en un que, en un frasco o envase.
Antes de continuar con el estudio de las demás pretensiones, debo aclarar que no se abordó el estudio en relación con la marca mixta de la demandante, debido a que en esta marca mixta lo que prima es la parte nominativa EGO, cuyo uso no está en discusión en este caso, entonces si declararé la infracción por el literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Hacemos ahora el estudio de la infracción marcaria a los derechos de propiedad industrial de QUALA bajo el supuesto establecido en el literal E de la decisión andina, para ello lo primero que debe establecer el despacho es si en este caso concreto se acreditó la notoriedad de las marcas EGO cuya titularidad obtiene la demanda, ostenta la accionante, pues este literal hace referencia a la infracción de marcas notorias, luego de revisar el expediente el despacho no encontró alguna resolución mediante la cual se hubiera declarado la notoriedad de la marca EGO en Colombia o en otro de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones para la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es a finales del año 2015 conforme se informó en el hecho 2.16 de la demanda.
Lo anterior no desconoce que los folios 195 a 210 del cuaderno 7, reposa copia de la Resolución número 39604 del 30 de julio del 2010 según la cual se declaró la notoriedad de la marca EGO para distinguir shampoo para hombre y gel para cabello durante los 2008 y 2009, tampoco se desconoce que a folios 216 a 245 obra copia de la resolución 7895 del 26 de febrero del 2015, en virtud de la cual se extendió el periodo de notoriedad mencionado previamente hasta junio de 2013 por lo anterior a continuación corresponde al despacho determinar si en el caso de estudio QUALA acreditó la presencia de alguno de los factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo, establecido en el artículo 228 de la división 486 de 2000.
Para tal efecto, la demandada aportó, según folio 166 del cuaderno 7:
- El certificado emitido por el contador de QUALA con el que se prueban las ventas del producto EGO durante los últimos 3 años de comercialización.
- Un CD contentivo a los comerciales del producto EGO pautado desde el 2008 y el certificado del revisor fiscal sobre la inversión en publicidad de la marca.
Así, la valoración de las pruebas documentales relacionadas con anterioridad no lleva al despacho concluir la notoriedad de la marca EGO, mucho menos para la comercialización de shampoo, pues se desconoce la inversión de la demandante para la promoción de este producto en la medida que la certificación vista a folio 28 del cuaderno 1, corresponde a la inversión en publicidad para la línea de productos marcas EGO la cual se encuentra conformada por shampoo, gel y cera.
En este punto se aclara que pese a que la representante legal de QUALA en su declaración de parte, afirmó que las cifras del certificado bajo estudio para 2008 y 2009 eran solo para shampoo y que las cifras de los años 2008 a 2015 no contienen inversión en publicidad para cera, dicha manifestación no puede ser considerada, pues no proviene de la persona que elaboró la certificación en calidad de revisor fiscal de QUALA esto es la señora Adriana Marcela Zabala García.
Además, la certificación vista a folio 3 del cuaderno 7 permite concluir que de la línea de productos comercializados con la marca EGO al menos en lo que respecta al shampoo y el gel, este último es el más vendido el gel, pues del total de las ventas netas el 86% corresponde a las ventas de gel en tanto que solo el 14% corresponde a las ventas del shampoo.
De lo anterior, el despacho colige que el producto insignia de la línea EGO es el gel y no el shampoo, dado que este proceso versa sobre la supuesta infracción a los derechos marcarios de QUALA respecto a su shampoo EGO, el despacho pone de presente que la demandante no cumplió con la carga de demostrar en relación con la notoriedad de sus marcas para identificación del producto shampoo. Frente a esa moción el despacho se abstiene de continuar con el estudio de la infracción alegada por lo que pasa ahora estudiar los actos de competencia desleal es decir, no declarara la infracción por el literal E de la Decisión de artículo 155 de la decisión 486 de 2000.
[CONFUSIÓN]
Pasemos a los actos de confusión, ahora el tema de competencia desleal confusión, el primer acto a estudiar es el de confusión según el cual el artículo 10 de la Ley 256 del 96 señala que la conducta de un [ERROR DEL JUEZ], cuando la conducta de un competidor del mercado tiene como objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno estamos en el terreno de la competencia desleal. Con la tipificación de ese acto el legislador lo que pretende es reprimir cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o los servicios que se ofrecen, en este acto se incluyen los casos en que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro lo que se conoce como confusión directa. Así como también aquellos casos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que tiene lugar cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios y su distinto origen empresarial, pero de alguna forma se le ha llevado a pensar que existe algún tipo de vinculación entre las empresas, ya sea por algún título de vínculo comercial o porque pertenecen a un mismo grupo empresarial esto último corresponde a lo que se conoce como confusión indirecta.
A efectos de determinar si PREBEL tuvo intención de crear confusión en los consumidores en el mercado entre su shampoo ARDEN FOR MEN y el shampoo EGO de la demandante, o si dicha confusión en realidad se materializó, no basta con analizar la forma de presentación de ambos productos con el objetivo de establecer si ambos son idénticos o similares, y en consecuencia pueden generar o generan confusión entre uno y otro, pues ello correspondería a un análisis desde la perspectiva de la propiedad industrial más no desde la óptica de la competencia desleal. Sobre este punto se recuerda que, tanto la infracción por a derechos de propiedad industrial como la acción por competencia desleal tutelan bienes jurídicos diferentes, por lo que ambas imponen al interesado la acreditación de los supuestos de hecho que a su vez también son diferentes, pues tal como lo manifestó este despacho en la Sentencia número 720, del 29 de febrero del 2012:
“La utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente por sí misma para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues el bien de propiedad industrial se aclara en sí mismo considerado no es un objeto, no es objeto de un acto de competencia desleal, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa como un medio como un instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir, esto es, si constituye el medio para producir la confusión que es el hecho que la norma pretende evitar.”
De donde se sigue entonces que el análisis que corresponde a adelantar los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a este derecho, sino que debe encaminarse entre otras a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. O sea, no suficiente con el tema visto desde la óptica de la propiedad industrial, si son parecidos, semejantes o idénticos, no hay que ver si eso causó o no causó confusión en el mercado.
Así las cosas, el despacho, luego de analizar la totalidad de las pruebas decretadas y practicadas, concluye que la confusión alegada no fue acreditada desde la perspectiva de la competencia desleal ¿Por qué? Porque ninguna de las pruebas da cuenta de una confusión efectiva entre los consumidores, es decir, no existen elementos probatorios que evidencien que consumidores adquiriendo el shampoo ARDEN FOR MEN de la demandada pensando equivocadamente que se trataba del shampoo EGO de la demandante. Ni tampoco hay prueba que los consumidores pensaran que entre ambas marcas de shampoo existe algún tipo vinculación económica.
Al respecto, se trae a colación lo manifestado por María Angélica Rodríguez Vario representante legal de QUALA, que en la audiencia del 24 de junio del 2017 frente a la pregunta del despacho sobre si había conocido o si tiene conocimiento, alguna queja o inconformidad de un consumidor que se haya confundido al respecto respondió:
“No ha llegado a nuestra línea de atención a consumidor ningún tipo de quejas de estilo, nosotros conocimos las quejas del departamento de marketing que fue quien nos llevó el envase, su queja específicamente era que el producto ARDEN FOR MEN era en extremo parecido al nuestro” minuto 6.4 de la grabación de la audiencia inicial contenida en el CD de folio 94 cuaderno 10.
Para el despacho, la anterior aparte de la declaración rendida por la representante legal el demandante con fundamento en el artículo 191, pues tiene el alcance de una concesión sobre que, sobre qué tema sobre la ausencia de una confusión real y efectiva en el mercado dentro de los productos de las partes que aquí litigan, por otro lado, pese a que en principio podría concluirse que la presencia en el mercado de ambos shampoo podría generar un riesgo de confusión teniendo en cuenta su presentación.
Lo cierto es que para el despacho la similitud entre ambos envases no es suficiente para que se configure ese riesgo, pues el análisis de otros elementos permite desvirtuar la existencia de una posible confusión en el mercado al respecto, resalta el despacho que para determinar la similitud existente entre ambos envases no se requiere de un dictamen pericial como ya lo dije anteriormente, pues a simple vista es posible concluir que entre el envase del shampoo EGO de la demandante y el envase del shampoo ARDEN FOR MEN del demandado existe similitud dado su tamaño, color, ondulaciones y estrías.
Sin embargo, esa circunstancia, como se manifestó anteriormente, no es suficiente para tener por acreditado un posible riesgo de confusión, pues la forma del envase no es el único elemento que tiene en consideración el consumidor al momento de adquirir uno de los dos productos en el mercado en el que entra en juego otros aspectos tales como el etiquetado de los productos y el reconocimiento de los signos distintivos que identifican cada shampoo.
En relación con dichos elementos adicionales, el despacho resalta que la etiqueta de ambos productos posee, pese a compartir el fondo negro y los colores gris, plata y blanco en la tipografía, son a simple vista diferente, nótese como el elemento principal de la etiqueta del accionante corresponde a la marca nominativa EGO escrita en forma vertical, mientras que en la etiqueta del producto de PREBEL resaltan las expresiones shampoo anticaspa y 3 en 1, limpia, acondiciona y evita la caspa sin sal.
Sumado a lo anterior, se tiene que el producto de la demandada claramente se identifica bajo la marca ARDEN FOR MEN que es de su propiedad, a lo anterior se debe adicionar la diferencia que se presenta en cuanto a la disposición de los elementos que integran las etiquetas de los envases.
En ese sentido, el despacho se aparta de lo manifestado en el Auto número 72141 del 12 de agosto de 2016, en el que manifestó que las similitudes entre todos los elementos de los envases podría llegar a confundir al consumidor al momento de adquirirlos, esta decisión se toma en consideración a que en un nuevo análisis en conjunto ahora si de la totalidad de las pruebas practicadas permite concluir al despacho la conclusión opuesta más aún cuando para la promulgación de esa decisión de carácter preliminar no se analizaron los demás elementos que se exponen a continuación.
En ese orden de ideas, un elemento que impide que se genere un riesgo de confusión en el presente asunto se encuentra en el grado de distintividad de las marcas nominativas que identifican cada producto, a folio 35 del cuaderno 7 se observa que 11 de los 100 encuestados por la accionante, repito la idea a folio 35 del cuaderno 7 se observa que 11 de los 100 encuestados por la accionante conoce la marca EGO, así mismo se observa a folio 159 del cuaderno 8 que el 84% de los 404 encuestados por la demandada conoce dicha marca además, la Resolución 39604 del 30 de julio del 2010 obrante a folios 195 a 210 del cuaderno 7 da cuenta de la notoriedad de la marca EGO para distinguir shampoo para hombre y gel para el cabello durante los años 2008 a 2009, término que de extendido mediante la resolución 7895 del 26 de febrero del 2015.
De lo anterior el despacho concluye que la marca EGO es conocida más no notoria en el mercado relevante correspondiente a la comercialización de shampoo para hombres producto que hace parte de la categoría de producto para la [INAUDIBLE] masculino, en igual sentido a folio 159 del cuaderno 8 se observa que el 52% de los 404 encuestados por la demandada conoce la marca ARDEN FOR MEN además, a folios 73 a 89 obra el certificado expedido por la empresa VIAPPIANI a través de la cual hace constar que desde el año 1979 fabrica las etiquetas autoadhesivas de los desodorantes marca ARDEN FOR MEN, de lo cual el despacho colige que la marca ARDEN FOR MEN es reconocida en el mercado de productos para aseo para hombre desde hace aproximadamente 40 años, pues de lo contrario no habría logrado una participación tan extensa en el tiempo.
Si bien es cierto que desde 1979 la demandada no participa en el mercado de la comercialización de shampoo para hombres, también es cierto que su marca ARDEN FOR MEN para los efectos de este proceso puede ser considerada como una marca sombría o paraguas con la capacidad de heredar su reputación y distintividad al shampoo de la demandada, por lo expuesto para este juzgador las marcas EGO y ARDEN FOR MEN gozan de distintividad en el mercado de productos de aseo para hombres con independencia del envase de sus productos lo que impide que se genere entre los consumidores un riesgo de asociación entre el shampoo EGO y el shampoo ARDEN FOR MEN, pues ambas marcas se encuentran posesionadas en el mercado relevante que corresponde se reitera a la comercialización de productos de aseo para hombres.
Esto implica que los signos mencionados se encuentran posicionados en la mente de los consumidores, quienes pese a la similitud de los envases cuentan con un elemento que les permite diferenciar fácilmente un producto de otro y a su vez un origen empresarial de otro correspondiente a la marca de su preferencia o elección. También encuentra probado el despacho que la elección de los colores del tres y tres del shampoo ARDEN FOR MEN esto es gris, negro, rojo y blanco, corresponde una elección basada en los colores de la línea identificada bajo el mencionado signo distintivo.
A esta conclusión arribó el despacho luego de observar las artes adjuntas a la certificación expedida por VIAPPIANI obrantes a folios 74 a 82 del cuaderno 9, conclusión que guarda relación con lo manifestado el 22 de marzo del 2018 por Catalina Restrepo Yepes vicepresidente de mercadeo de PREBEL a quien se le preguntó si:
“Hablando de los empaques, todos los empaques de la línea de cuidado masculina de ARDEN FOR MEN, ¿me puede o nos puede contar si se usan los mismos colores del shampoo?”, respondió: “si, ARDEN FOR MEN tradicionalmente ha sido, ha hablado negro con rojo nosotros cuando cogimos la licencia de la marca teníamos que respetar como las líneas que tenía la dueña de ARDEN FOR MEN de la marca, siempre ha sido negro con rojo, gris ha jugado como dentro de estos colores cuando fuimos a sacar la extensión de la línea obviamente nos fuimos a respetar esas líneas de colores que teníamos, es decir, que tenía la marca toda la vida” Minuto 21.7 del CD obrante a folio 159 cuaderno 10.
En este punto, el despacho llama la atención sobre el estudio de los dictámenes periciales allegados por las partes lo siguiente: frente al estudio informe shampoo elaborado por METIS GROUP S.A. folios 14 a 40 del cuaderno 7, se precisa que no es posible tener en consideración sus conclusiones para determinar la conclusión alegada, ¿por qué?, pues el 72% de los encuestados que manifestó que el envase se le presentaba correspondencia a la marca EGO arribó a tal conclusión observando el envase sin etiqueta, circunstancia que desdibuja el objeto de la prueba desde el campo a la competencia desleal, en atención a que no guarda relación con la forma en que en efecto se presenta en el mercado el shampoo del demandado.
En cuanto a la segunda conclusión, esto es, la similitud existente entre ambos envases con etiqueta, el despacho pone de presente que a la misma se arriba sin necesidad de acudir a un dictamen pericial, pese a ello se reitera la mencionada similitud en el campo de la competencia desleal no es suficiente para que se configure el acto de confusión. Ahora bien, respecto al estudio denominado método de cuantificación de impacto visual e, y sí que reposa a folio 42 a 130 del cuaderno 7, el despacho precisa que se aparta de esas conclusiones, pues el estudio personal de ambos envases con sustento en las reglas de la experiencia bajo la egida de la sala de crítica y en conjunto con los demás elementos que tiene este voluminoso expediente, permite concluir que el consumidor medio si puede diferenciar ambos productos en el mercado pese a la similitud en la forma de sus envases.
Ahora bien, obra en el expediente un estudio de confundibilidad elaborado por CÁNTARO que obra a folios 147 a 163 del cuaderno 8 según el cual, el 32% de los encuestados manifiesta que los envases objeto del litigio se confunden, conclusión que si bien puede ser considerada en el ámbito de la propiedad industrial no es posible acogerla tratándose del ámbito de la competencia desleal dadas las particularidades en que se desarrolló ese estudio concretamente debido a que se efectuó en el lugar de residencia de los encuestados y no en el mercado, esto es en almacenes de cadena o en grandes superficies lo que impide tener conocimientos sobre a percepción real de los consumidores, pues ya que no es igual el análisis del consumidor al momento de observar los productos en la góndola y comprarlos si se le compara con el análisis efectuado por una persona desde la comodidad de su casa o de su barrio.
Finalmente, sobre el estudio del acto de confusión se aclara que, aunque sobre la demandada versa una presunción de certeza de los hechos 2.22 y 2.23 de la demanda para el despacho, si existe prueba en contrario de las afirmaciones realizadas por la demandante en esos hechos en los que se indicó que:
- Existió una intención clara de PREBEL de confundir al consumidor.
- Que se presentaba para los consumidores un riesgo de confusión y de asociación de los productos en el mercado en cuanto a sus orígenes empresariales.
- Que la similitud de los envases tiene la capacidad suficiente para generar confusión en el mercado acerca de la procedencia de los productos.
Esta conclusión del despacho, es decir, de ir en contra de esas presunciones de confesión ficta, esta conclusión del despacho encuentra fundamento en lo expuesto hasta este momento, ya que como se manifestó el empleo de los colores del tres y tres del envase de la demandada se debe a su intención de respetar la línea de colores que ha identificado a la marca ARDEN FOR MEN desde su incursión en el mercado hace aproximadamente 40 años. Además, como se expuso anteriormente, la simple similitud en la forma de los envases no es suficiente por si sola para generar la confusión alegada bien sea esta directa o indirecta. En conclusión, no se declarará aprobado el acto de confusión por competencia desleal.
[EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]
Explotación de la reputación ajena. En relación con el acto de explotación de la reputación ajena, según el artículo 15 de la Ley 256 del 96, dicho acto constituye una forma parasitaria de competir, pues consiste en emplear signos, emplear medios ilegítimos tales como la utilización de signos distintivos ajenos, el empleo de denominaciones de origen o la aducción a las relaciones actuales o pasadas del competidor desleal con otro participante en el mercado entre otras posibilidades, con el fin de adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero así como también de su fama, reconocimiento y el buen nombre que este goza, aprovechando de ese modo lo que ha hecho el tercero por ejemplo en el referido escenario sus valores, los valores que transmite, la simpatía que despierta y las afinidades que genera.
Para la acreditación de esta conducta desleal, es indispensable que la demandante acredite que goza en el mercado de un buen nombre y prestigio que le otorga una posición destacada en el mercado.
En el caso concreto, QUALA S.A. afirmó que la marca EGO goza de una alta recordación en el mercado lo cual sustentó en las pruebas documentales 3, 4 y 6 del cuaderno de medidas cautelares, al analizar los medios de pruebas mencionados el despacho concluye lo siguiente: el documento número 3 adjunto al escrito de medidas cautelares correspondiente al informe Top of Mind, conforme a lo manifestado en la audiencia inicial celebrada el 24 de junio de 2017 no fue decretado como prueba.
Los artículos de prensa obrante a folios 41 a 55 del cuaderno 1 dan cuenta de lo siguiente: que en el informe Top of Mind de 2008 apareció una sorpresa con el buen puntaje que logró la nueva marca EGO, que apareció una nueva marca ¿Cuál? EGO en la primera medición que en la primera medición logró 4 puntos de recordación, que EGO alcanzó 4 puntos de recordación en el Top of Mind en menos de 2 meses desde su lanzamiento y que en una gráfica la marca del shampoo EGO en 2008 fue puntuada con 6 puntos y en 2016 con 5 puntos. De esos artículos de prensa, el despacho concluye que el lanzamiento de la marca EGO generó una recordación de 4 puntos en el Top of Mind de 2008, lo cual se acrecentó en un punto para 2016.
Lo anterior de ninguna manera prueba el buen nombre y prestigio de la marca EGO, por lo siguiente los artículos hacen referencia a un lanzamiento, a la aparición de una marca, lo que a todas luces contradice que cuente ya con alguna reputación, pues para ello desde luego se requiere tener trayectoria en el mercado lo que no sucedió en el caso concreto respecto a esa prueba en mención. El grado de recordación es bajo, si además, segundo punto el grado de recordación es bajo si se tiene en consideración el puntaje de 2016 de marcas de la misma categoría, si se le compara con PANTENE y HEAD AND SHOULDERS que tienen 26 y 11 puntos respectivamente.
Tres, esos artículos no informan a que se debe dicha recordación por lo que no es posible excluir que la misma podría deberse incluso si se quiere a aspectos negativos, pero eso no es punto de esta prueba, además el análisis de mercado marcas EGO y ARDEN FOR MEN shampoo Colombia vistas a folios 90, 93 del cuaderno 1 nada aporta al proceso sobre la reputación de la marca de la demandante, pues solo hace referencia a la participación en el mercado de ambas marcas y el número de ventas de la competencia esto es ARDEN FOR MEN, algo similar sucede con otros elementos probatorios así la prueba documental número 4 contenida en el CD que reposa a folio 12 del cuaderno 7, permite evidenciar que el líder en la categoría de shampoo es HEAD AND SHOULDERS con una presencia del 78% en tanto que EGO cuenta con la presencia del 12% así mismo que en Colombia las marcas de shampoo para hombres con mayor presencia son HEAD AND SHOULDERS y CLEAR de lo anterior el despacho no puede colegir que la marca de shampoo de QUALA goce de un buen nombre y prestigio en el mercado.
Para estos efectos de competencia desleal, o sea para acá hacer la respectiva salvedad, por su parte, la prueba documental número 6 también contenida en el CD que reposa a folio 12 del cuaderno 7, nada aporta al proceso sobre la reputación de la marca de la demandante, pues se limita a exponer como se presentan los shampoo para hombres en las góndolas lineales de algunos almacenes. Igual sucede con los dictámenes elaborados por METIS GROUP y AICI, pues no tienden a evidenciar la reputación de la marca de la demandante, sino el grado de similitud o confundibilidad entre los envases de los shampoo EGO y ARDEN FOR MEN.
Resaltado lo anterior, el despacho precisa además que la demandante sustentó el acto de explotación de la reputación ajena en la supuesta imitación de la presentación o vestido comercial de su shampoo EGO, por ello era su deber acreditar que tanto su marca tridimensional como su marca mixta gozan en el mercado de reputación.
Pese a ello, QUALA no cumplió con esa carga demostrativa, pues no solo no probó que su marca goza de un buen nombre o prestigio en el mercado, sino que también omitió demostrar que la forma del envase de su shampoo esto es su marca tridimensional al igual que su marca mixta gozan por si sola de la aludida reputación, y es que si en gracia de discusión el despacho aceptara que la marca EGO cuenta con reputación y prestigio en el mercado, lo cierto es que esta situación solo podría tenerse por acreditada respecto a la marca nominativa EGO más no sobre la marca mixta y la marca tridimensional de QUALA, motivo por el que de igual forma habría de declararse no probada la comisión del acto alegado toda vez que en el caso concreto no se discutía algún tipo de uso de dicha marca por parte de la demandada.
Finalmente, el despacho recuerda que tal y como lo manifestó en el estudio del acto de confusión, la demanda ha hecho uso de su propia reputación para comercializar su shampoo, pues se te comercializa bajo la marca sombrilla o paraguas ARDEN FOR MEN cuya existencia en el mercado es de aproximadamente 40 años.
[VIOLACIÓN DE NORMAS]
Frente al acto de violación de normas, según el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica, de esto se sigue en que para la configuración de esta conducta desleal se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:
- La infracción de una norma diferente a las contempladas en la Ley 256 del 96.
- La efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva significativa como consecuencia de la anotada vulneración.
En este caso, invocó como normas violadas los literales A y E del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. En ese orden de ideas, en principio podría considerarse que la demandada incurrió en el acto bajo estudio, pues al inicio de las consideraciones de esta sentencia se expuso como fue la manera en que infringió los derechos marcarios de la demandante al incurrir en la prohibición de uso del literal A del artículo 155 de la Decisión andina; sin embargo, se debe recordar que la conducta desleal exige además de la vulneración de la norma en este caso repito es la del literal A del artículo 155 de la Decisión 486, también requiere a demostración de una ventaja competitiva significativa a favor del competidor presuntamente desleal.
En el caso bajo estudio, el despacho advierte que la demandante no probó lo anterior, pues no probó en que consistió la ventaja competitiva significativa por PREBEL con el uso de un envase similar a su marca tridimensional, nótese que la demandada o expuso de manera clara cuál fue esa ventaja competitiva significativa obtenida por PREBEL al infringir en este caso el literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
En los alegatos de conclusión, si bien hizo una alusión a que dicha ventaja consistía en el aumento de la participación de PREBEL en el mercado de shampoo para hombres lo cierto que la demandante omitió la carga de prueba, de aportar pruebas suficientes que le permitieran al despacho acreditar que el aumento de las ventas de la demandada se debía al uso de su envase o de su marca tridimensional sin que sea admisible afirmar que prueba de ello se encuentra en el hecho de que las ventas del shampoo ARDEN FOR MEN disminuyeron con posterioridad al decreto de la medida cautelar ordenada por este despacho, pues no se aseguró la demandante de impedir arribar a la conclusión de que tal hecho pudiera deberse a otros factores como por ejemplo la poca aceptación del shampoo por parte de los consumidores.
Además, la demandante no demostró la supuesta ventaja de su competencia que la supuesta ventaja adquirida fuera significativa, por el contrario, a lo largo del proceso lo que se evidenció que el número de ventas de la demandada no fue alto y que su producto no llegó a ocupar un lugar representativo en el Top of Mind de la categoría, en cuanto al tema del [INAUDIBLE] al que hace alusión los folios 91 a 116 del cuadro 6 se pone de presente a la parte accionante que dicha prueba no fue decretada como puede corroborarse en el audio de la audiencia del 24 de julio del 2017.
En conclusión, no se declarará que el demandado incurrió en violación de normas como si declaré que el demandante, el demandado si incurrió en la infracción marcaria del literal A del artículo 155.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Vamos a estudiar el tema entonces de los daños y perjuicios. Pasamos a verificar si en el presente asunto la demandante acreditó algún daño o perjuicio derivado de la conducta de la demandada en este caso el de la infracción de la literal A del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, recordando que en el presente asunto la demandante se acogió al sistema de indemnización preestablecida, si bien releva a la parte demostrar el tema de la cuantía debe también acreditar, por lo menos dar datos de donde está ubicado ese daño.
Un tema de la cuantía es del tema de la existencia del daño bien, según se afirmó la demandante fue, según afirmó la demandante a folio 160 del cuaderno 7 el daño económico solicitado se produce en la perdida de participación en el mercado correspondiente al .1% lo que afirmó se acreditó con el informe de la empresa NIELSEN correspondiente a la medición bimestral del mercado de shampoo en los principales canales masivos de venta en Colombia a corte de junio de 2016.
Sobre el particular, el despacho recuerda lo que es ampliamente conocido por todos y es que a nadie le es aceptable pre constituir unilateralmente la [INAUDIBLE] que así mismo le favorece, cuando con aquella pretenda demostrar unos hechos de los cuales derive un derecho o un beneficio con perjuicio de la otra parte, pues ello sería tanto como admitir que el demandando mutatis mutandi pudiera esculpir su propia prueba (cito la Sentencia del 4 de abril del 2001 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, expediente número 5502).
Así las cosas, para este despacho no es aceptable que la demandante alegue en su favor como prueba de sus supuestos perjuicios un documento que fue elaborado por ella misma, como lo afirmó a folios 114 del cuaderno 10 al manifestar: “En relación con los documentos que obran a folios 90 a 93 del cuaderno 1 y la prueba documental 4 que obra en el CD que se encuentra en el folio 12, debo señalar que se trata de estudios demarcados realizados internamente por funcionarios de QUALA, pero no como dictámenes periciales.”
En ese orden de ideas, dado que no se allegaron otros medios de prueba con la finalidad de evidenciar la existencia de ese daño supuestamente ocasionado por PREBEL a la demandada, el despacho desestimará la pretensión de condena.
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve lo siguiente:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que PREBEL infringió los derechos de propiedad industrial de QUALA S.A. según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO. ORDENAR a PREBEL S.A. cesar de inmediato todo uso que haga de la marca tridimensional identificada con el certificado número 445632.
TERCERO. NEGAR la pretensión encaminada a que se declare que PREBEL incurrió en los actos de competencia desleal consagrados en los artículos 10, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996.
CUARTO. NEGAR la pretensión encaminada que se ordena a PREBEL abstenerse de incurrir en los actos desleales de competencia desleal ya citados, es decir, de los artículos 10, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996.
QUINTO. NEGAR la pretensión de condena por daños teniendo en cuenta lo ya expuesto.
SEXTO. CONDENAR en costas a la parte demandada por concepto de agencias en derecho. Fíjese la suma de 20 salarios mínimos legales, perdón 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Mucha atención en este estado de la diligencia procedo a notificar en estrado la presente sentencia.
[La parte demandante interpone recurso de apelación]