SENTENCIA S TOUS S.L. vs. LA RIVIERA S.A.S.

Fecha: 7/03/2018  

Expediente No. 16-438126 

Demandante: S TOUS S.L  

Demandado: LA RIVIERA S.A.S.   

[ANTECEDENTES] 

(…) a efectos de dictar la sentencia, lo primero que debo señalar es que el objeto del litigio que fue definido en el siguiente proceso fue el siguiente, fue definido en 4 puntos: 

1. La labor de este despacho consistirá en determinar si LA RIVIERA utilizó las marcas TOUS sin contar con autorización para ello. 

2. En caso tal de no contar con autorización, determinar si dicho uso constituyó una infracción a los derechos de propiedad industrial de TOUS. 

3. La labor de este despacho consistirá en determinar si la marca TOUS es notoria. 

4. De encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial de TOUS, deberá determinarse la existencia del daño y tazar su cuantía. 

Para efectos de la sentencia, el análisis del despacho se dividirá en dos puntos, el primero relacionado con la legitimación de la sociedad demandante para entablar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial y un segundo punto donde se analizará la conducta de la sociedad demandada a la luz de las pruebas decretadas y practicadas en el presente asunto, con el propósito de establecer 2 circunstancias.  

1. Si utilizó en algún momento las marcas de la sociedad demandante sin autorización y 2. si tal uso constituyó una infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante. 

[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA] 

Respecto del primer punto, la legitimación, establece el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000: “el titular de un derecho protegido, podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente en contra de cualquier persona que infrinja su derecho”.  

Se encuentra demostrado con base en los certificados o las certificaciones que aportó la sociedad demandante, que aquella es titular de diversas marcas nominativas, una figurativa, una mixta y varias marcas figurativas, las cuales son consistentes. La nominativa es la expresión TOUS y la figurativa en una silueta de un oso. Estas marcas han sido registradas para diferentes clases, entre otras las clases 3, 14, 18, 25 y 35 de la clasificación internacional de Niza. 

Con base en lo anterior y los certificados que se ven en el expediente, la legitimación de la parte demandante se encuentra absolutamente superada en el presente asunto y está habilitada para solicitar la protección de los signos distintivos de los cuales es titular en el marco del presente proceso. 

[ANÁLISIS INFRACCIÓN] 

El segundo punto que señaló el Despacho debía ser objeto de análisis, era la conducta de la sociedad demandada, a efectos de establecer si en algún periodo de tiempo del objeto de este proceso utilizó las marcas de la sociedad demandante sin autorización, y si la utilización ocurrió, si esta constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial conferidos en la Decisión 486 de 2000 de la parte demandante. 

Para lo anterior es necesario partir de los hechos que se encuentran probados en el presente asunto, con base en las pruebas obrantes en el expediente, aquellas aportadas y practicadas; 

Se encuentra probado que la sociedad TOUS FRANQUICIAS S.A. que representa y está autorizada por la sociedad aquí demandante, celebró el 1 de noviembre de 2009 un contrato de franquicia con el grupo WISA y la sociedad LA RIVIERA con el objeto de explotar un negocio de franquicia en diferentes establecimientos en el territorio colombiano. Se encuentra demostrado, además, que en virtud de ese contrato se autorizó a LA RIVIERA el uso de las marcas TOUS. Lo anterior se desprende de los hechos planteados por la demandada, de la contestación al hecho 3 de la demanda, y según la lectura del mismo contrato que obra a folio 58 y siguientes del cuaderno 1. 

Se encuentra demostrado también que el 8 de junio de 2016 TOUS FRANQUICIAS S.A. envió una comunicación al grupo WISA Y a LA RIVIERA en la que le informaron expresamente su voluntad para resolver el contrato de manera inmediata, quedando este sin efectos. El sustento que alegó TOUS FRANQUICIAS S.A. para la manifestación de terminación del contrato en la comunicación mencionada del 8 de junio de 2016, era la inclusión del grupo WISA y LA RIVIERA en la denominada lista Clinton. Lo anterior se desprende del folio 117 del cuaderno 1, y además es u hecho que ha sido reconocido por las partes, no es un aspecto en que exista debate. 

Se encuentra demostrado también, según el hecho de la demanda y su respectiva contestación, que con posterioridad a la comunicación del 8 de junio de 2016, LA RIVIERA continúa haciendo uso de las marcas de TOUS en sus locales comerciales. Dicho hecho puede observarse en las fotografías adjuntadas al proceso, obrantes a folios 125 a 140 del cuaderno 1. que incluso dicho uso se desplegó hasta el momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio, decretó las medidas cautelares en el mes de diciembre del año 2016. 

Se encuentra demostrado que el señor Abdul Waked era o fue denominado en el contrato como director de la franquicia. Así se desprende de la cláusula 11 del contrato, así mismo como del interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la sociedad LA RIVIERA y de la declaración de la testigo Ana María Florián Ortiz. Es un aspecto sobre el cual las partes no han presentado debate alguno. 

Se encuentra demostrado además, de una declaración de la representante legal de LA RIVIERA y de la testigo Ana María Florián Ortiz, que el señor Abdul Waked es el mayor accionista de LA RIVIERA o en cualquier caso es reconocido como el dueño de dicha sociedad.  

Se encuentra demostrado adicionalmente que el señor Abdul Waked y el grupo WISA, fueron ingresados a la denominada lista Clinton con anterioridad a la comunicación del mes de junio de 2016 que anteriormente señaló el Despacho. Lo anterior ha sido aceptado por las 2 partes y en ello no hay mayor debate en cuanto a la inclusión de estas personas en la lista Clinton. 

Conforme a los hechos mencionados previamente el primer asunto a dilucidar por parte del Despacho, será establecer si  existen elementos de juicio que indiquen que el contrato de franquicia previamente mencionado fue terminado el 8 de junio de 2016, porque si fue terminado en esas fechas, el uso posterior de las marcas de la sociedad demandada fue un uso no autorizado en el marco del dicho contrato. Si el contrato, por el contrario, no fue terminado, existiría una autorización ligada al mismo contrato en virtud de la cual hubiera podido actuar la sociedad aquí demandada. 

A este respecto vale señalar que los argumentos presentados por las dos partes han estado ligados esencialmente a dicho contrato. La parte demandante ha indicado de manera reiterada que el contrato fue terminado en la fecha 8 de junio de 2016 a  través de la comunicación que envió TOUS FRANQUICIAS S.A. Y la parte demandada, ha señalado que el contrato en ningún momento fue terminado y que, en esa medida, se encontraba habilitada para continuar utilizando las marcas que le habían sido autorizadas en virtud del contrato. 

Con base en lo anterior, el Despacho encuentra necesario e indispensable pronunciarse sobre las circunstancias relacionadas con el contrato de franquicia previamente mencionado. Porque si bien se está estudiando en este asunto de una aparente infracción marcaria, lo cierto es que las partes han tenido una relación comercial y en virtud de esa relación comercial han tenido autorización para el uso de las marcas. Por la tanto, resulta absolutamente relevante establecer las circunstancias ligadas al contrato, exclusivamente en lo que respecta a si se ha desplegado o no una autorización para el uso de las marcas, y si esa autorización en algún momento fue retirada o terminada.  

Al respecto vale la pena mencionar que el artículo 162 de la Decisión andina 486 de 2000 contempla la posibilidad de que los titulares de las marcas concedan autorización para el uso de las mismas a terceros a través de contratos que se denominan licencias. Para el Despacho es claro que en el marco de la franquicia, que, si bien una de las partes (estas franquicias) representó a la sociedad aquí demandante, a efectos de licenciar las marcas de las demandantes y autorizarle el uso a la sociedad LA RIVIERA acá demandada. 

Con relación al contrato, ha señalado la parte demandada que la ley aplicable al contrato es la normativa española, argumentando reiteradamente que así se desprende las cláusulas contractuales y la autonomía de la voluntad de las partes expresada en el mismo contrato.  

Cabe señalar que el Despacho no concuerda con dicha apreciación, toda vez que estamos frente a un contrato que ha sido celebrado en el exterior para ejecutarse en territorio colombiano. En efecto el contrato, según se desprende de su texto, fue celebrado en España y la ejecución del mismo debía realizarse en Colombia. Como se ha señalado, el objeto del contrato era para, entre otros aspectos, la explotación de las marcas de titularidad de la sociedad demandante en territorio colombiano. 

A este respecto vale la pena recordar lo dispuesto en el artículo 869 del Código de Comercio que establece “la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana”. Esta norma encuadra perfectamente en los supuestos de hecho que se desarrolla el contrato de franquicia que previamente  he señalado y en el cual se pactó una licencia de uso para la utilización de las marcas de la sociedad demandante por parte de LA RIVIERA. 

Con base en lo anterior es perfectamente válido concluir que la norma aplicable al contrato es la norma colombiana. La parte demandada ha señalado insistentemente que la terminación del contrato no podía ocurrir por la simple comunicación enviada el 8 de junio de 2016, y que además la terminación debería estar sujeta a una declaración judicial. Al respecto vamos a señalar que si estamos hablando que la ley aplicable al contrato es la ley colombiana, en el ordenamiento nacional se ha reconocido a nivel jurisprudencial de manera reiterada, la posibilidad que tienen las partes del contrato de terminarlo unilateralmente incluso sin declaración judicial, en aquellos casos en que los contratos sean de confianza, sean de larga duración o de largo aliento. Esa posibilidad fue reconocida en sentencias tales como: sentencia 14 de diciembre de 2001 la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo en el expediente 6230, voy a leer un extracto de esa sentencia para fines del  presente proceso,  

“[t]ratándose de ciertos negocios jurídicos en los que de ordinario- la confianza constituye soporte medular de la relación jurídica, como sucede en el seguro o en el mandato, entre varios, el legislador directa o indirectamente- ha posibilitado que las partes, o alguna de ellas, en desarrollo de los lineamientos que signan la autonomía privada, particularmente del poder potestativo conferido, fulminen el contrato, consagrándose así una forma particular de extinguir o de hacer cesar-anticipadamente el vínculo contractual (revocación; distracto o desistimiento unilateral; receso, etc.), lo que se traduce en elocuente excepción o quiebre a la arraigada regla de la fidelidad contractual, objeto de comentario anterior, en la medida en que, para el logro del prenotado fin, es suficiente la declaración o exteriorización de voluntad del contratante que hace uso de ese singular derecho, en orden a que el contrato, por consiguiente, no despliegue efectos jurídicos para el porvenir (negocio abolitivo), dado que se trata, per se, de negocios de duración.” (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2001.) 

Se reitera esta es una cita de la sentencia 6230 del 14 de diciembre de 2001, magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Corte Suprema de Justicia. 

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, expediente 4701, magistrado ponente Pedro Lafón Meta, de fecha 31 de octubre de 1995, señaló que la alta corporación 

 “Es evidente que, si como ocurre en este caso, como cláusula accidental de un contrato (la séptima, del celebrado por las partes el 12 de mayo de 1981), se pacta que puede darse por terminado en forma anticipada, o no prorrogarse por un término igual al inicialmente convenido, siempre y cuando se de aviso a la otra parte contratante con la debida anticipación. Es claro entonces que el ejercicio por una de las  partes de esta facultad, no puede, ni de lejos, constituir abuso del derecho, como lo afirma el recurrente en casación, máxime si la conducta de la demandada se ajustó a lo previsto en la cláusula séptima del contrato mencionado, consideración ésta que sería suficiente para el fracaso de la acusación que aquí se analiza.”  

“En específicas hipótesis y bajo determinado respecto, la ley o el contrato, autorizan a una o ambas partes terminarlo por decisión unilateral, ya justificada, motivada o con causa justa, ora ad nutum, discrecional, sin justificación o motivación, con preaviso o sin éste, conforme a las previsiones normativas, en cuyo caso, es causa de terminación del contrato, prevista en éste”  

Así mismo, en la doctrina nacional también se ha mencionado “la posibilidad de la terminación unilateral del contrato es permitida por el mismo legislador o es admisible en especiales vínculos contractuales como los de duración indefinida, los de larga duración y en donde la confianza constituye el fundamento de la relación jurídica”, esta cita se encuentra contenida en el libro de las facultades unilaterales en la contratación de norma colombiana, página 107 y 108. 

De acuerdo a lo expuesto y con base en los lineamientos jurisprudenciales que se han mencionado, incluso la cita doctrinaria  a la que se ha hecho referencia, es claro para el despacho que la posibilidad que tienen las partes en el marco del ordenamiento jurídico colombiano de terminar el contrato es perfectamente válida, bajo unos determinados supuestos, contratos de larga duración de largo aliento en aquellos donde prima la confianza y donde se haya pactado expresamente por las partes esta posibilidad de terminación unilateral. 

Este marco jurisprudencial y con un ingrediente de doctrina nos lleva a analizar las circunstancias acaecidas por el contrato de franquicia que dio lugar a la autorización para el uso de las marcas para el grupo LA RIVIERA. El contrato de franquicia que obra en el expediente en su numeral 17 establece una herramienta de terminación unilateral del contrato para el franquiciador (en ese caso TOUS FRANQUICIAS), en el numeral 17 establece que es posible dar por terminado el contrato unilateralmente siempre y cuando exista una causal justificada, de un incumplimiento del contrato, y el mismo contrato establece que será causal a la terminación del mismo por incumplimiento de las obligaciones pactadas respecto del franquiciado. 

Así mismo el numeral 18 del contrato en cuestión, señala las consecuencias de terminación del mismo, estableciendo en el literal A numeral 18.1 que una vez terminado el contrato debe cesar inmediatamente el uso y explotación de los derechos derivados del contrato, debe cesar el franquiciado es decir aquella persona que estaba autorizada en virtud del referido contrato. Hasta aquí el mismo contrato que se celebró entre 2 franquicias LA RIVIERA y el grupo WISA, establecía la posibilidad de terminarlo unilateralmente ante incumplimiento de obligaciones, y el mismo contrato disponía que en caso de terminación del contrato uno de los efectos era que debía cesar el franquiciado en el uso de los derechos del presente contrato que obviamente incluían los derechos de propiedad intelectual y licenciamiento de las marcas. 

Se encuentra demostrado con base en lo previamente señalado por el despacho que TOUS FRANQUICIAS hizo uso de la facultad que se ha señalado y lo hizo mediante comunicación del 8 de junio de 2016.  

Dicha comunicación  además se reiteró el 17 de noviembre de 2016, instando en las 2 comunicaciones a LA RIVIERA que el contrato había terminado desde la fecha inicial, es decir la fecha del 8 de junio de 2016.  

Hasta aquí el despacho advierte que hay un uso de la facultad de terminación unilateral conforme se establece en el mismo contrato. Adicionalmente se desprende de las pruebas obrantes en el expediente que la causal invocada para justificar la terminación del contrato por parte de TOUS FRANQUICIAS, no fue basada en argumentos arbitrarios o basados en abuso del derecho o sin justificación alguna, por cuanto se alegó lo dispuesto en el literal B de la cláusula 17.3 del contrato, que establece, que será causal de resolución del contrato el incumplimiento por el franquiciado del manual normas y directrices en general de las especificaciones del franquiciador, así como cualquier acción que afecte la imagen de la marca TOUS y los diseños TOUS. El despacho señala que no se advierte el uso abusivo o arbitrario de dicha facultad de terminación unilateral, porque existen elementos de prueba en este expediente que acreditan que la imagen de la marca TOUS estuvo comprometida y afectada por la inclusión en la lista Clinton del GRUPO WISA y del señor Abdul Waked como se explicará a continuación. 

Como se ha señalado y vale la pena reiterarlo está demostrado que el grupo WISA y el señor Abdul Waked fueron ingresados a la denominada lista Clinton y que ese ingreso fue anterior a la comunicación en virtud del cual se manifestó la terminación del contrato por parte de TOUS FRANQUICIAS. Se encuentra demostrado también con el certificado de existencia y representación legal, aportados en el expediente que el grupo WISA es controlante de LA RIVIERA, y que se reitera el señor Abdul Waked era el director o fue nombrado designado dentro del contrato como el director de la franquicia, esto ha sido aceptado además por las partes,  no ha sido objeto de debate y ha sido aceptada la contestación al hecho 7 de la demanda. 

Adicionalmente, en relación con la inclusión de estas personas en la lista Clinton, están en folios 43 y siguientes en el cuaderno 1, donde se advierte la inclusión de las personas mencionadas en la organización de lavados de activos de dineros, para efectos del presente proceso la lista Clinton como las partes lo han reconocido. 

No se demostró en el proceso que se hubiera incluido en la lista Clinton  a la sociedad LA RIVIERA. Únicamente a las personas que previamente he mencionado. Si bien no se incluyó en la lista Clinton a la sociedad acá demandada LA RIVIERA, lo cierto es que la inclusión del director de la franquicia, de la persona que es reconocida de la franquicia y del grupo LA RIVIERA, afectaron indirectamente a la sociedad LA RIVIERA, tal como lo señaló la representante legal de dicha sociedad en interrogatorio de parte al indicar que LA RIVIERA había sido retirada del sistema financiero por cuanto las entidades no querían tener relación con ella. Y eso implicó que no podían utilizar medios de pago electrónicos o los medios de pago que son suministrados por las entidades financieras. 

Sobre este punto es importante señalar que la señora María Florián Ortiz en su declaración señaló que para la imagen de la marca TOUS era muy importante los medios de pago porque se trataba de artículos de lujo, o artículos de los cuales el precio era relativamente alto, y en los cuales era importante que los medios de pago fueran los que se prestan a través de los medios ordinarios en los medios financieros, tarjetas de crédito y débito. En esa medida, evidentemente existió una afectación en cuanto a que LA RIVIERA no podía prestar ese servicio, esos medios de pago, no podía utilizar los servicios de las entidades financieras, respecto de la comercialización de unos productos que eran de lujo y respecto de los cuales era absolutamente normal y necesario utilizar este tipo de medios de pago. 

Adicionalmente, es un hecho notorio para el Despacho que la vinculación a la denominada lista Clinton fuera relacionada o percibida en territorio colombiano con actividades ilícitas, tratándose de lujo o una vinculación de la marca con personas que directa o indirectamente estaban en lista Clinton. Pues evidentemente puede concluirse que existió una afectación a la imagen de la marca.  

En este punto se reitera que LA RIVIERA en ningún momento se ha demostrado estar incluida en la lista Clinton. No obstante, a raíz de la vinculación del grupo WISA y su director Abdul Waked, de alguna forma indirectamente si se ve afectada por los hechos que les acabo de mencionar. Con base en lo anterior, para el Despacho es absolutamente claro que la sociedad TOUS FRANQUICIAS utilizó de manera legítima la facultad de terminar unilateralmente el contrato, la utilizó según lo pactado en el  mismo contrato y además utilizando las causales previstas en el contrato. No fue el ejercicio abusivo de un derecho arbitrario, sino que se basó en los elementos de juicio que en este proceso se han demostrado plenamente.  

Cabe señalar que un contrato como al que se viene refiriendo el Despacho por su misma naturaleza implica un componente muy importante de confianza.  

Me voy a referir exclusivamente a la autorización para el uso de las marcas. La autorización que se dio en el marco del contrato de franquicia fue para explotar un  número importante de marcas y para que hubiera una representación de esas marcas por parte de LA RIVIERA, es decir, para que se utilizaran unos derechos de propiedad intelectual, unos signos distintivos en el territorio colombiano. Signos distintivos de los cuales tiene titularidad la sociedad aquí demandante. Es fácil concluir entonces que en el marco de una licencia de esa naturaleza y de la magnitud que se confirió, es un elemento muy importante la confianza a la persona a la cual se está autorizando a utilizar las marcas. Pero adicionalmente, en cuanto a que en el contrato existió un componente de confianza muy importante. En el mismo había una cláusula de uso del contrato, donde se estableció que el franquiciador otorgaba el contrato al franquiciado atendiendo unos rigurosos criterios de selección, y fue celebrado bajo la condición de ser intuito persona. Para el despacho resulta razonable entender que en ese contexto el componente de confianza era indispensable o fundamental. 

Conforme a lo expuesto, el Despacho hasta acá tiene elementos suficientes para entender que el contrato de franquicia fue terminado el 8 de junio de 2016 y que en esa medida la autorización para utilizar las marcas que se había conferido a LA RIVIERA cesó el mismo 8 de junio de 2016.  

En este punto es importante referirse a un argumento planteado por la sociedad demandada relacionado con las negociaciones posteriores a esa fecha, que sostuvieron TOUS y LA RIVIERA, de las cuales se encuentran plenamente demostradas con la declaración de la señora Mercedes Sosa, que además manifestó haber participado en una de esas reuniones.  

Es importante señalar que con posterioridad al 8 de junio de 2016, existieron negociaciones, reuniones entre las partes referidas, exclusivamente para la recompra del stock que tuviera LA RIVIERA en ese momento. Eso no puede dar lugar a entender que existió una autorización expresa de TOUS o uno de sus representantes para utilizar las marcas, sino que más bien esas circunstancias de la acusación corresponden a lo previsto en la cláusula indicada en el literal B del numeral 18.1 del contrato, según la cual, el franquiciado tiene la obligación a la terminación del contrato de ofrecer al franquiciador el stock de productos TOUS existentes en los establecimientos, quien tendrá opción de ejercitar un derecho preferente de compra. En esa medida esas negociaciones deben concluirse, se realizaran en el marco de esa disposición contractual. 

Ha indicado LA RIVIERA también que, con posterioridad al 8 de junio de 2016, que TOUS no hubiera tomado ninguna acción para impedir el uso de las marcas por parte de LA RIVIERA implicaba una autorización para el uso de las mismas. Al respecto, el Despacho debe indicar que en materia de propiedad intelectual no resulta aceptable que la simple actitud de no realizar una acción positiva para proteger una marca un derecho de propiedad intelectual implica conferir una autorización. Las autorizaciones en el marco de un derecho de propiedad y un derecho de propiedad intelectual particularmente deben ser expresas y además previas a la utilización que se pretenda dar por el tercero. En cualquier caso, no puede concluir el Despacho que la no realización de ninguna acción por parte de TOUS en los días siguientes a la notificación del 8 de junio de 2016, hubieran consistido o pudiera concluirse de allí que estaba autorizando el uso de las marcas. 

La demora en entablar una acción para proteger las marcas se debe analizar a la luz de la institución de la prescripción y no a la luz de que se hubiera conferido o no una autorización para el uso de las marcas. 

Se ha establecido hasta este punto que el contrato de franquicia desde el cual se autorizó para usar las marcas de TOUS para la sociedad LA RIVIERA acá demandada terminó el 8 de junio de 2016. Tiene suficientes elementos de juicio el despacho para concluir tal situación y se reitera el análisis que se ha realizado a ese respecto, es exclusivamente a efectos de establecer la infracción o no marcaria. 

Tenemos entonces según las pruebas que se han aportado al expediente que con posterioridad al 8 de junio de 2016 la sociedad demandada LA RIVIERA continuó haciendo un uso de las marcas, titularidad de la sociedad demandante. En concreto de la marca nominativa cuya expresión es TOUS  y de la marca figurativa consistente en la silueta de un oso.  

Ese uso se advierte fue realizado para identificar los locales comerciales en los cuales LA RIVIERA se encontraba comercializando los productos de marca TOUS, y así mismo, el Despacho puede concluir que ese uso fue efectivo para identificar los servicios de comercialización de tales productos. Lo anterior se encuentra demostrado, como ya previamente se ha demostrado, con las diferentes fotografías y declaración juramentada que se allegó al proceso, en los cuales se advertía que con posterioridad al 8 de junio de 2016 siguió identificando sus establecimientos con el signo TOUS con la silueta del oso y siguió comercializando los productos marcados con los signos de la entidad demandante. 

Es necesario en este punto recordar lo dispuesto en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, a efectos de analizar la posible infracción respecto de ese uso que se dio en los meses posteriores al 8 de junio de 2016.  

Señala el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, establece la norma en cuestión que “el titular de la marca tiene la facultad de impedir a terceros el uso de un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro”, y señala la norma, “tratándose de un signo idéntico para productos y servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Analizando dicha norma corresponde traer a colación el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha señalado respecto de esta norma que acabo de mencionar, a efectos de entender que existe una infracción ha señalado que deben verificarse 2 elementos fundamentales. 

El primero determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio y el segundo condicional respecto a que se genere un riesgo de confusión o asociación, con base en la norma previamente mencionada. El despacho analizará si el uso que dio con posterioridad al 8 de junio  de 2016 la sociedad LA RIVIERA a las marcas de TOUS a efectos de utilizarlas  como enseña comercial para identificárselo como enseña comercial y de identificarlos como comercializador de los productos que estaba vendiendo constituyen una infracción marcaria o no, respecto del primer elemento que involucra esa infracción, la utilización en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio.  

En efecto se encuentra demostrado que LA RIVIERA utilizó signos idénticos a las marcas nominativas y figurativa de la sociedad demandante. La utilización de los signos que se ponían en las fachadas de los establecimientos era exactamente el mismo signo registrado con la marca por parte de la sociedad demandante o la titularidad de la marca de la sociedad demandante, por lo tanto, la marca nominativa consistente en la expresión TOUS y la figurativa, la silueta de oso. 

En esa medida el primer elemento para configurar la infracción estaría claramente demostrado, por lo cual corresponde analizar si ese uso generó un riesgo de confusión o asociación. Sobre el particular cabe señalar que se encuentran en el expediente certificado de registro uno marca nominativa y el otro marca figurativa con los signos que he nombrado previamente para identificar servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, concretamente publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. En las notas explicativas sobre esta clasificación se advierte que la misma incluye el agrupamiento por medio de terceros de productos diversos, transporte para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas.  

Para el despacho es claro que en le presente asunto se generó un riesgo de confusión toda vez que la utilización que realizó LA RIVIERA para identificar sus locales comerciales e identificar servicios de comercialización de productos  de bisutería, perfumería, cosméticos entre otros cuando no contaba con ninguna vinculación para ese momento con la sociedad aquí demandante o la titular de las marcas. Generó confusión en el sentido que los consumidores podrían llegar a concluir que quien se encontraba comercializando los productos en esos establecimientos de comercio era TOUS y no LA RIVIERA, pero para ese momento no existía ningún tipo de vinculación  entre TOUS y  LA RIVIERA, y si bien los productos que se encontraba comercializando LA RIVIERA en esos establecimientos estaban legítimamente marcados según lo que se desprende de las pruebas del expediente, lo cierto es que no era TOUS directamente el que estaba vendiendo los productos.  

El servicio de comercialización y el local comercial no correspondían de ninguna manera a la sociedad demandante, sino a LA RIVIERA. Para el consumidor esta circunstancia implicó el riesgo de entender que el servicio y el local eran de TOUS cuando en realidad no tenía para ese momento ninguna vinculación con la sociedad demandada que era titular de esos establecimientos y que se encontraba prestando el servicio de comercialización en dichos establecimientos. 

Con base en lo anterior y de estar frente al uso de signos idénticos y generarse riesgo de confusión, el Despacho declarará la infracción por parte de LA RIVIERA de las marcas de titularidad de la demandante identificadas con los registros, 333857, 333863, que son con las cuales se ha hecho el análisis en el presente asunto.  

En relación con las demás marcas, marcas para identificar diversos productos, no se advierte la existencia de un riesgo de confusión o asociación en el presente asunto, porque en cualquier caso los productos que se encontraba comercializando LA RIVIERA eran productos legítimamente marcados y en el mejor de los casos estaríamos en un escenario de agotamiento del derecho. 

[DAÑOS Y PERJUICIOS] 

Corresponde entonces, habiéndose indicado que se va a declarar la infracción a las marcas de la sociedad demandante anteriormente señaladas, establecer si ese uso infractor de las marcas por parte de la sociedad LA RIVIERA generó un daño para la sociedad demandante y en esa medida establecer cuál es la cuantía del mismo.  

Para esos efectos, es importante señalar que en el escrito de demanda la sociedad TOUS se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas dispuesto en el Decreto 1074 de 2015 y señaló varios conceptos que consideró, constituyen el daño que se habían causado con el uso infractor. A este  respecto, para el Despacho resulta suficiente establecer si en efecto existió un daño y sobre eso analizar a la luz del régimen de indemnizaciones preestablecidas cuál es la cuantía del mismo.  

Como se ha indicado previamente al analizar unos temas relacionados con el contrato, en efecto aquí si ocurrió un daño y fue el referido a la imagen de la marca TOUS, y ese daño fue relacionado con todas las circunstancias que previamente se han señalado derivados de la inclusión en la lista Clinton del director de la franquicia así como del grupo WISA que implicaron el retiro de la posibilidad de que la RIVIERA utilizara medios de pago electrónicos para las transacciones que involucraban la comercialización de los productos marcados con los signos TOUS. 

Con base en lo anterior, procede el Despacho a cuantificar la indemnización de perjuicios a la luz de lo dispuesto en el régimen de indemnizaciones preestablecidas.  

Antes es necesario pronunciarse sobre la notoriedad de la marca que ha sido alegada por la sociedad demandante. Esto es un aspecto esencial en el presente asunto, por cuanto uno de los criterios para cuantificar la indemnización preestablecida es la existencia de una marca notoria o no.  

El despacho advierte que al expediente fueron allegadas las resoluciones 15867 del 4 de abril de 2016 y 76574 del 4 de noviembre de 2016. Dichas resoluciones proferidas por la división de signos distintivos de la delegatura por la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocen la notoriedad de la marca TOUS, pero la reconocen para los años 2010 y 2014. Para el Despacho estos medios de prueba no son suficientes para demostrar que la notoriedad de la marca fue posterior a ese periodo de tiempo, y mucho menos que la notoriedad de la marca se mantuvo incluso durante el periodo en que LA RIVIERA realizó un uso infractor de las marcas de la sociedad demandante. Lo que acredita esos medios de prueba es que la marca TOUS fue notoria entre dichos periodos de tiempo, entre los años 2010 y  2014, pero no acreditan que posteriormente a ello hayan continuado siendo notorias y que incluso en la actualidad lo sean.  

En este orden de ideas, procede el despacho a cuantificar la indemnización de perjuicios. Para tal fin es importante recordar lo dispuesto en el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015, que establece los criterios para cuantificar la indemnización. La mencionada norma indica: 

“En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca. 

Así mismo, el parágrafo de la referida norma indica que “Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.” 

Para efectos del análisis y cuantificación es importante tener en cuenta los siguientes elementos.  

La infracción será declarada respecto de las marcas registradas para la clase 35, TOUS cuenta con dos registros marcarios una marca nominativa y una marca figurativa, silueta de oso. Sobre esta fue declarada la infracción y sobre esta será calculada entonces la indemnización como señala la norma previamente señalada. Debe decirse además que en relación con  la duración de la infracción, pues fue una duración que ocurrió entre junio del 2016 y diciembre de 2016. La extensión geográfica correspondió a los establecimientos propiedad de la sociedad LA RIVIERA en los cuales comercializaba los productos TOUS marcados los establecimientos de comercio identificados con las marcas de la sociedad demandante. Esos establecimientos están ubicados en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Floridablanca. También se tendrán en cuenta para efectos de tasar la indemnización y respecto al criterio de amplitud de la misma que el Despacho entiende que LA RIVIERA bien pudo entender que estaba habilitado para utilizar las marcas en ese periodo de tiempo, su convencimiento pudo haber sido legítimo con base en la relación contractual que venían sosteniendo con TOUS FRANQUICIAS en virtud de lo cual la autorizaba, eso también será tenido en cuenta a efectos de tasar la indemnización. 

Con base en lo anterior, el Despacho considera que la indemnización que se debe tasar en el presente asunto corresponde a 30 SMLMV por cada marca infringida. Habíamos hablado de dos marcas, en consecuencia, la indemnización será de la suma de 46 874 520 COP. Se reitera 30 SMLMV por cada marca infringida. 

Debe referirse el Despacho a una serie de pretensiones que solicitó la parte demandante. Solicitó en el escrito de demanda, pretensión 2 numeral 2.2, que se ordene el retiro de un material publicitario. Dicha pretensión será negada, pues no se demostró en el presente proceso la existencia de material publicitario como pendones, volantes, vestuario contramarcado, material impreso, listas de precios, tarjetas de presentaciones, pues la única prueba que se hizo posteriormente a la terminación del contrato, eran las fotografías de los establecimientos de comercio que antes se había señalado y de la que se desprende el uso a título de enseña de marca para identificar servicios de comercialización de unos determinados productos. 

El Despacho tampoco accederá a la pretensión 2 contenida en el numeral 2.3, la cual se dirige a que se ordene que los nombres de los establecimientos de comercio en el registro mercantil sean modificados por parte de la sociedad acá demandada.  

Ha sido el despacho reiterado en señalar que el uso que realiza la persona al registrar un nombre en el registro mercantil no es un uso que se haga en el comercio y mucho menos a título de marca, o a título de un signo distintivo, sino que corresponde al cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 18 del Código de Comercio. En cualquier caso no es un uso que se haga en el comercio, por lo tanto, no puede ser un uso infractor, por lo tanto, no se accederá a dicha pretensión. 

Tampoco se accederá a la pretensión 4, consistente en constituir una caución que garantice la suspensión de la infracción, pues para efectos de dar cumplimiento a la presente sentencia y a las órdenes que se dicten en la misma es suficiente acudir al proceso ejecutivo respecto de las obligaciones que allí se impongan. 

Finalmente, se ordenará la publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, toda vez que de conformidad con el literal G del artículo 241 de la decisión 486 de 2000, esta orden es procedente y además para el despacho resulta adecuada para disipar el riesgo de confusión que se pudo haber generado en el mercado. 

[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO] 

En cuanto a las agencias de derecho, toda vez declarada la infracción se condenará a LA RIVIERA, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del acuerdo PSAA16-105542016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Se fijará a favor de la sociedad demandante la suma correspondiente al 8% del valor de la indemnización reconocida, esto es la suma de 3.0749.961 COP. 

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas en el código general del proceso, administrando justicia en el nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley resuelve: 

[RESUELVE] 

1. Declarar que LA RIVIERA S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial que S TOUS SL ostenta sobre la marca nominativa TOUS y figurativa de silueta de oso con los números de certificado 333857, 333874. 

2. Ordenar a LA RIVIERA S.A.S. cesar inmediatamente y de manera definitiva el uso de las marcas señaladas en el numeral anterior para identificar sus locales comerciales o servicios relacionados con la comercialización de productos señalados en la presente providencia. 

3. Ordenar a LA RIVIERA S.A.S. retirar de los circuitos comerciales las enseñas comerciales que contengan la marca TOUS nominativa y figura de oso figurativa, así como avisos internos dentro de los establecimientos de comercio o cualquiera que se abra al público, establecimientos comerciales en los centros comerciales BUENA VISTA carrera 53 calle 98 esquina local 123 de Barranquilla, CENTRO COMERCIAL EL RETIRO calle 82 #12-07 local en Bogotá, CENTRO COMERCIAL SANTA ANA calle 110 #9B-04 de Bogotá, CENTRO COMERCIAL SANTA FE calle 185 #43-03 local 136 de Bogotá, CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN avenida calle 26 # 62-47 local 170 de Bogotá,  

PLAZA CARACOLÍ Bucaramanga 4-88 parque caracolí carrera 27-29 # 145 local 105 de Floridablanca Santander, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO carrera 100# 5-169 local 249 de Cali, CENTRO COMERCIAL PLAZA BOCA GRANDE carrera 1 # 12-18 de Cartagena de indias, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO avenida libertadores con canal, local 1, 8:1,  82 de Cúcuta, CENTRO COMERCIAL SANTA FE carrera 43 con calle 7 sur-26 local 10-26 de Medellín, CENTRO COMERCIAL EL TESORO carretera 25 A# 1 A sur -45 local 10I24 de Medellín, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO avenida 30 de agosto frente al aeropuerto local B 74 de Pereira; se insiste que esta orden incluye aquellos establecimientos que abra al público. 

4. Condenar a LA RIVIERA S.A.S. pagar a título de indemnización de perjuicios a S TOUS SL la suma de 46 874 520 COP. 

5. Ordenar a LA RIVIERA S.A.S. publicar en media página de un periódico de amplia circulación nacional las declaraciones que se hacen en los numerales 1, 2 y 3 de la parte resolutiva de la presente providencia, con la expresa mención de las partes y la autoridad judicial que conoció el caso. Lo anterior deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes hábiles a la ejecutoria de la presente providencia. 

6. Condenar en costas a LA RIVIERA S.A.S. en favor de TOUS, para tales se fija como agencias en derechos la suma de 3 741 961 COP. 

7. Negar las demás pretensiones de la demanda, en los anteriores términos el despacho ha dictado sentencia en el presente asunto, ¿alguna manifestación de las partes?