PROCESO DE COMPETENCIA DESLEAL.
Fecha: 30/06/2022
Radicado: 21-240221
Demandante: San Agustín Eventos Y Turismo S.A.S.
Demandados: Corporación San Agustín.
Funcionario: Juan David González Palma.
[ANTECEDENTES]
Se procederá a emitir sentencia que defina esta instancia.
Consideraciones
Con base en lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, entraremos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda, a fin de resolver sobre los puntos planeados en la fijación de litigio. Teniendo en cuenta lo anterior, la labor de este despacho consistirá en lo siguiente:
Primero: determinar si San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., es titular de las marcas mixtas San Agustín Banquetes y San Agustín Viajes y Fiestas, concedida bajo los certificados de registros números 279845 y 354329, para distinguir productos y servicios de las clases 39, 41 y 43 de la clasificación internacional de Niza.
Segundo: establecer si la sociedad San Agustín Eventos y Turismo S.A.S., tiene protección marcaría sobre los servicios de educación o formación.
Tercero: determinar si San Agustín Evento y Turismos S.A.S., es titular del nombre comercial denominado San Agustín.
Cuarto: establecer si Corporación San Agustín se encuentra infringiendo las marcas de titularidad de la sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., y el nombre comercial denominado San Agustín.
Quinto: determinar si Corporación San Agustín, realizó actividades que tuvieran como objeto o efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de la sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S.
Sexto: establecer si Corporación San Agustín, realizó o se encuentra realizando aseveraciones o manifestaciones contrarias a la realidad, en contra del establecimiento de comercio de las prestaciones mercantiles de la Sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S.
Séptimo: establecer si Corporación San Agustín, ejecutó conductas contrarias de los usos honestos en materia comercial o industrial y a las sanas costumbres mercantiles.
Octavo: establecer si Corporación San Agustín, se aprovechó para beneficio propio de la reputación industrial, comercial o profesional de San Agustín Eventos y Turismos S.A.S.
Noveno: establecer si Corporación San Agustín, ha imitado de manera minuciosa y exacta las prestaciones de San Agustín Eventos y Turismos S.A.S.
Décimo: de ser ciertos los supuestos fácticos de la demanda, establecer si con dichos comportamientos, Corporación San Agustín, incurrió en los actos de competencia desleal de violación a la prohibición general, confusión, engaño, imitación y explotación de la reputación ajena consagrada el artículo 7, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.
Contestación de la demanda
La parte demandada presentó las siguientes excepciones de mérito, que tienen que ver con coexistencia pacífica de las partes y abuso del derecho, inexistencia de la infracción y también, falta de legitimación en la causa por pasiva, que si bien, fue titulada como si se tratara de una excepción previa la misma corresponde a una excepción del mérito.
Comenzaremos en lo que tiene con lo que tiene que ver con la infracción de derechos de propiedad industrial:
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
El artículo 238 de la decisión 486 de 2000, permite que el titular de un derecho de propiedad industrial, entable acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho; por su parte, el artículo 154 de la misma decisión señala que: “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente”. Precisado lo anterior, acorde con las certificaciones que obran en los consecutivos 40 y 49 del expediente digital, emitidas por la Secretaria General a doc de la delegatura para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede evidenciar que la sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., el titular de los siguientes signos: San Agustín Banquetes mixta de la clase 41 certificado 274895, registrada para identificar los servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales, organización de eventos, vigente hasta el 25 de febrero de 2024; y San Agustín Viajes y Fiestas mixta de la clase 39, concedida bajo el certificado 354329, registrada para identificar servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancía, organización de viajes, vigente hasta el 30 de mayo de 2028.
En ese orden de ideas, siendo la sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., titular de las marcas aludidas anteriormente, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, objeto del presente asunto.
[INFRACCIÓN MARCARIA]
Acorde con los fundamentos de derecho, invocados en la demanda, el despacho se referirá en la presente sentencia a las infracciones consagradas en los literales A y D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, normas que señalan lo siguiente: “literal a: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejantes sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales estas se ha registrado o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”; “literal d: usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular de registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idéntico, se presumirá que existe riesgo de confusión”.
Antes de abordar lo concerniente a la infracción de la marca de titularidad de la demandante. Se debe recordar que la parte demandada Corporación San Agustín, es titular del siguiente signo, que tiene que ver con o que se denomina Instituto Tecnológico San Agustín, es una marca mixta, registrada para los servicios de las clases 35 y 38, concedidas bajo el certificado 637370, lo que tiene que ver con los servicios de la clase 35 encontramos que se refiere a publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; y lo que tiene que ver con la clase 38 encontramos telecomunicaciones, internet, páginas web, E-mail corporativo, radio, televisión. Esta marca mixta se encuentra vigente hasta el 9 de enero de 2030.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente, sobre la función que cumplen las marcas en el mercado “las Marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones distintivas, de identificación, de origen de los bienes y servicios, de garantía, de calidad, función publicitaria, competitiva, etcétera. De ellas, y para el tema que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otros. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta, no existiera el signo marcario”. Corresponde a la interpretación prejudicial del 7 de agosto de 1995, procesos 04IP94.
Pues bien, examinados los certificados marcarios de la parte demandante, se advierte que dicha sociedad, no tiene incluido dentro de los servicios reconocidos en la actualidad, lo referente a los servicios de educación o formación; de esta forma, resulta improcedente que la accionante, se quiera robar o atribuir un derecho que no tiene reconocido expresamente por la autoridad de registro.
De otro lado, si bien se encuentra demostrado dentro del expediente que la parte demandada, tampoco tiene reconocido expresamente un derecho marcario que incluya los mencionados servicios, resulta necesario hacer una precisión en el sentido de que, si bien entre los servicios que le fueron reconocidos a la demandada, no se encuentra lo referente a los servicios señalados anteriormente, no puede ignorarse, que a la accionada le fue concedida la marca mixta Instituto Tecnológico San Agustín para identificar los servicios de publicidad, gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, telecomunicaciones, internet página web, E-mail corporativo, radio y televisión. No señalándose de manera concreta, a qué tipo de publicidad se está refiriendo el registro, por lo que el despacho encuentra que se puede utilizar para lo que tiene que ver con servicios de educación; en ese orden de ideas, resultaría desproporcionado, inclusive excesivo, prohibirle a la demandada, que se abstenga de realizar publicidad de sitios web o de gestionar negocios comerciales, relacionados con la actividad económica que realice en el mercado, como es la del servicio de educación, pese a que tiene una marca que le permite realizar este tipo de actividades, como fue la señalada anteriormente.
De esta manera, es dable señalar que, la sociedad demandante no cuenta con registros marcarios que le otorgaran protección sobre los servicios citados anteriormente, situación que impide inferir una infracción a las marcas de titularidad de la demandante, por parte del demandado. En esa medida, las capturas de pantalla aportadas con la demanda, contenidas en los folios 96 al 102 de la presentación página 10 del consecutivo cero del expediente digital, y que se reitera no poseen fecha de registro y son borrosas, carecen de eficacia probatoria para demostrar la infracción marcaria alegada en la demanda, por cuanto si bien en dichas imágenes se puede evidenciar, el ofrecimiento de programa educativo por parte de la demandada, utilizando la marca Instituto Tecnológico San Agustín o el signo Instituto Tecnológico San Agustín; también lo es, que el uso que estos hacen no se refiere a los productos sobre los que le fue otorgada la protección marcaría la parte demandada.
Pues contrario a ello, en las imágenes aportadas no se observa el ofrecimiento de los servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales, organización de eventos, transporte, embalaje y almacenaje de mercancía, organización de viajes para los cuales están registradas las marcas mixtas San Agustín, las marcas de titularidad de la demandante; ni mucho menos en lo que tiene que ver con transporte, embalaje y almacenaje de mercancía, organización de viajes para lo que está registrada la marca mixta San Agustín Viajes y Fiesta y la otra corresponde a San Agustín Banquetes.
Precisado lo anterior, se le pone de presente a la demandante que, en el presente asunto, el supuesto que puede dar lugar a la confusión no puede concentrarse únicamente en la semejanza de los signos en conflicto, sino también, en la presunta equivalencia de los servicios que fueron reconocidos a ambas partes y que constan en los certificados marcarios, que obran en el presente expediente. Así las cosas, resulta inescindible, analizar la conexidad competitiva en los servicios que distinguen los signos en conflicto.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante interpretación judicial realizada dentro del proceso 441IP de 2015, indicó que, existen unos criterios que permiten establecer la conexión competitiva entre productos, estos se sintetizan en “primero, la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; segundo, canales de comercialización; tercero, mismos medios de publicidad; cuarto, relación o vinculación entre los productos; quinto, uso conjunto o complementario de productos; sexto, partes y accesorios; séptimo, mismo género de los productos; octavo, misma finalidad; noveno, intercambiabilidad de los productos”.
En el caso concreto, el conflicto que se suscita, radica en que el demandado viene ofreciendo los servicios educativos o de formación usando la expresión San Agustín, que pertenece a la marca mixta concedida por esta entidad, lo cual, a juicio de la demandante, genera una confusión con las marcas concedidas, en especial con la marca, considerada bajo el certificado número 279845 de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza; sin embargo, debe reiterarse que si bien el accionante le fue otorgado una protección marcaria sobre la referida clase, la misma no incluyó, a los servicios de educación y formación; no obstante, pese a ello, es necesario verificar si existe una conexidad competitiva entre los productos sobre los que le fue otorgada una protección marcaría a la demandante y los comercializados por la demandada.
Para dichos efectos, es necesario realizar un análisis comparativo, tomando en cuenta que los servicios de educación y formación pertenecen a la clase señalada anteriormente, para lo cual, habrá de matizarse la regla de la especialidad y entrar a analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos, que amparan los signos en conflicto; a fin de establecer la posibilidad de error en el público consumidor. En este punto, debe aclararse que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de estos en clases distinta, tampoco prueba que sean diferentes.
[ANÁLISIS DE CONEXIDAD COMPETITIVA]
Para establecer en la conexidad competitiva en el presente caso, el despacho habrá de determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos del accionado o los servicios del accionado y aquellos amparados por el registro de la accionante; a la luz de la interpretación prejudicial del 26 de junio de 2018, proceso 100IP de 2018.
Grado de sustitución intercambiabilidad entre los productos
Comenzamos con el grado de sustitución intercambiabilidad entre los productos, “existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión, resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podía decidir, adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí, la sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio, origina una mayor demanda en el otro, para apreciarla la sustituibilidad entre productos o servicios, se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales, aprovisionamiento o distribución, o de comercialización, etcétera”.
La sustituibilidad, permite apreciar, con claridad, el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto o servicios competidor de otro producto o servicios, de modo tal, que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
Descendiendo en el caso concreto, y conforme al criterio de sustitución expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe advertirse, que no existe prueba en el expediente de que los servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales, organización de eventos para lo que se encuentra registra la marca San Agustín Banquetes mixta y los servicios de educación ofrecidos por el demandado y sobre el que es usado el signo que el demandante considera como infractor de su marca, puedan considerarse razonablemente sustitutos los unos del otro para un consumidor medio. Teniendo en cuenta, que la parte demandada es un instituto de educación para el desarrollo humano, según se puede evidenciar en las resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación de Montería, que obran en el memorial página 5 del consecutivo 21 del expediente digital.
Por su parte, el establecimiento de comercio de la demandante no ostenta dicha calidad y más bien, se dedica al ofrecimiento de servicios encaminados a la organización de eventos sociales, culturales y actividades gastronómicas, tal como se puede corroborar en las facturas, certificaciones y contratos de prestación de servicios, que obran en los folios 8 a 91 de la presentación página 10 del expediente digital.
Ahora bien, debe ponerse de presente que el certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro Corporación San Agustín, que obra en el memorial página 6 del consecutivo 21 del expediente digital, no es un documento pertinente, conducente ni útil para probar el uso en el comercio del signo infractor, en los términos del literal A y D del artículo 155 la decisión 486 de 2000; pues ese registro corresponde, por un lado, a una obligación de las personas que ejercen profesionalmente el comercio, acorde con lo establecido en el artículo 28 del Código de Comercio, más no implica que, efectivamente la denominación ahí indicada corresponde a la empleada por la demandada, para identificar su actividad.
Igual sucede con los servicios para los que se encuentra registrada el establecimiento de comercio de propiedad de la parte demandante, por cuanto se reitera que esto corresponde a una obligación de las personas que ofrecen profesionalmente el comercio.
Entonces, el despacho tiene que remitirse para saber cuáles son los servicios que tiene registrado tanto el demandante como el demandado, a lo que tiene que ver a las certificaciones marcarias que obran en el expediente y no a los certificados de existencia y representación en legal.
Del mismo modo, según lo manifestado por el representante legal de la parte demandante al ser preguntado cuál era la actividad económica que desarrollaba dicha sociedad en el mercado, contestó lo siguiente, 00:59:17 de la audiencia celebrada en el día de hoy: “la Corporación San Agustín desarrolla actividades de educación y formación”; y 21:17 el ser preguntado por ¿el tiempo en el que lleva desarrollando la actividad de educación, contestó lo siguiente, en el minuto 57 con 33 segundos de la audiencia celebrada el día de hoy: “tenemos una aprobación o una licencia de funcionamiento emitida por la Secretaria de Educación municipal desde la desde el año 2004”? Además, en lo que tiene que ver con los programas ofrecidos, contestó lo siguiente, en el minuto 58, con 50 segundos de la audiencia celebrada en el día de hoy: “Lo más importante, nosotros contamos a la fecha, estamos impartiendo formación en 18 programas técnicos laborales, que están enmarcados dentro de lo que se denomina en la Ley de Educación para el trabajo y el desarrollo humano, de acuerdo con la aprobación que ha emitido la Secretaría de Educación municipal para cada uno de sus programas, básicamente son programas enfocados en las áreas administrativas, de tecnología y de salud, contamos con auxiliar administrativo de salud, auxiliar de enfermería, sistemas y redes, contabilidad y finanza, son dieciocho programas diferentes, diseño y patronaje de moda, diseño gráfico, todos corresponden a unas nomenclaturas que nos indica la clasificación nacional de ocupaciones para los diferentes programas de acuerdo al área del cual se encuentra”
Ahora, si bien la accionante hizo referencia a que realiza el mercado las siguientes actividades, esto lo manifestó en el minuto 3 con 36 segundo de la audiencia celebrada en el día de hoy, el representante legal de la demandante, “la actividad económica de nosotros es la organización de eventos, capacitaciones, decoración, capacitaciones no formales, esta es nuestra actividad económica”.
La prestación de servicio de educación o similar, es un supuesto que no está probado, pues contrario a ello, encontramos que la parte demandante no tiene la calidad de ser un instituto de educación para el desarrollo humano. No siendo posible que el despacho arribe a esta conclusión, por el solo hecho de que la demandante, para garantizar la calidad de sus servicios, ofrezca a brindarle el apoyo y respaldo a sus clientes con el fin de que esto tengan claridad sobre el alcance de sus servicios en el mercado.
De suerte que las personas que acuden a los servicios educativos de la demandada, lo hacen con el propósito de cursar estudios en alguno de los programas ofertados por estas, en cambio, los que acuden a los servicios de la accionante, son con el fin de celebrar un evento cultural o gastronómico; no existiendo ninguna posibilidad de que un consumidor medio puede acudir a los servicios de una u otra, con errada convicción de qué se trata del mismo de la misma empresa o que pertenecen al mismo grupo empresarial.
Pese a la clara diferencia que existe entre los servicios que ofrece la demandante y la demandada, encontrándose en segmentos del mercado completamente diferentes. A lo que debe agregarse que, la demandada en las publicaciones que realiza en la página web, informa que se trata de un instituto de educación para el desarrollo humano, y no de organizador de eventos; siendo este último un supuesto de gran relevancia, comoquiera que no se podía considerar que la persona que va a celebrar un evento familiar, social o empresarial no va a tener el suficiente discernimiento para diferenciar que cada una de estas empresas se dedican a actividades diferentes.
La complementariedad entre sí de los productos o servicios, “Existe conexión, cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este, es complementario del primero, así, el uso de un producto supone el uso del otro, esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios”.
Al respecto, salta a la vista, la no complementariedad de los servicios, pues tal y como se ha puesto de presente en líneas anteriores, la disimilitud de los servicios en conflicto no permite concluir que el presunto producto de la accionante requiere adquirir los productos de la accionante a fin de concretar su finalidad de consumo ni viceversa. Pues sería muy inverosímil pensar, en un caso hipotético, de un consumidor que requiera hacer una celebración u organizar un evento familiar o social en una empresa o en su domicilio, para una fecha especial, no contrate de manera directa a los servicios de la demandante y opte por los servicios de la demandada, pese a que esta última no tiene la calidad de ser un organizador de eventos gastronómico o cultural, sino que contrario a ello, se dedica a ofrecer programas educativos a sus estudian.
La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario, razonabilidad, “Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podía asumir como razonable que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario”.
Para el caso concreto, si bien en las marcas mixtas San Agustín Banquetes e Instituto Tecnológico San Agustín, que le fueron concedidas a la demandante y demandada, contienen la expresión San Agustín, situación que impide establecer dicho criterio, pues si bien la conexión competitividad exige una comparación entre productos o servicios, en el presente asunto se debe tener presente, que la protección marcaría concedida al demandante, no incluyó el servicio de educación o formación, por lo que no es posible para el despacho concluir, que un consumidor pudiese óptima razonablemente que el producto del accionado provenga de la accionante o viceversa.
Es más, no aportó prueba encaminada a demostrar que los servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales, organización de eventos se puedan encontrar en el mismo segmento del mercado en el que son ofrecidos los servicios educativos del demandado.
No siendo un presupuesto para tener por demostrada infracción, el hecho de que la demandada para el desarrollo de su actividad económica realice eventos culturales o participe en ferias, pues en todo caso, siempre se va a presentar como una entidad que ofrece servicios educativos y no como una empresa que ofrece servicios para la organización de eventos culturales o gastronómicos. Por lo cual el despacho no encuentra demostrado lo que tiene que ver con la infracción marcaría legal en la demanda.
[EXISTENCIA DEL DERECHO Y LA LEGITIMACIÓN SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL]
Respecto del nombre comercial que alega es de titularidad de la demandante, el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso.
Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial; esto es, quien desea acreditar la titularidad y existencia del nombre comercial debe demostrar el uso efectivo de este, pues es este uso el que permite que exista y se mantenga el derecho de exclusivo; por lo que el simple registro depósito no exime a la persona de usar el nombre comercial para que este mantenga su vigencia y en ese sentido, las pruebas que se aporten con el fin de demostrar el uso, deben estar encaminadas acreditar la identificación del nombre comercial con las actividades económicas particulares.
Este uso real y efectivo debe ser contante también, es decir, es necesario que se presenten pruebas que acrediten el mismo de manera ininterrumpida y no ocasional, pues de lo contrario el derecho se pierde por su no uso; además de ser, “personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que proteja sea por parte de su propietario público cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna y ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los medios probatorios allegados, deben demostrar al juzgador, la regularidad del uso y la cantidad de comercialización de los productos y servicios identificados con el nombre comercial.
Pues bien, la demandante alegó o solicitó la protección sobre el nombre comercial San Agustín, me permito resaltar esa parte, y de esa manera quedó incluido en la fijación del litigio, la denominación San Agustín, con lo cual, todas las pruebas y todos los elementos que analice el despacho en la presente sentencia o las pruebas que aportó la demandante, tienen que ir encaminada a demostrar el uso del nombre comercial San Agustín, desde el año 1989, el cual coincide con su razón social y que él mismo ha tenido uso ostensible público, continuo, real y efectivo.
Para demostrar esto, allegó una serie de facturas de venta expedidas desde el año dos, 2017 a septiembre de 2020 y otros documento, con el fin de acreditar la titularidad sobre el nombre comercial; al respecto, debe señalar el despacho, que si bien la parte demandante solicitó la protección del nombre comercial San Agustín, encontramos que en las facturas de venta, certificaciones, formatos de capacitación y contratos de prestación de servicios, contenido los folios 36 a 97 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital.
En los mismos, no se observa el uso de la referida denominación en la forma en que lo solicita la parte demandante, sino que encontramos, que la mayoría de dichos documentos se refieren a “San Agustín, Eventos y Turismos S.A.S.”; por tanto, existe una diferencia entre el nombre comercial en la forma legal en la demanda y el utilizado en los documentos.
Lo anterior se puede colegir igualmente con los certificados en los que personas como Luis Fernando Moreno, Daniela Ocampo Sánchez, Johan Yépez Vanegas, Juan Carlos Granada Hernández, documentos que se encuentran contenidos en los folios 108 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; folio 109 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; folio 110 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; folio 112 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; alegan que, San Agustín Eventos y Turismo, se da a conocer al mercado por su marca comercial Banquetes San Agustín, la cual difiere del nombre comercial alegado en la demanda.
Nótese, igualmente, que al momento de cuestionar el representante legal de la parte demandante o al ser interrogado el representante legal de la parte demandante, respecto de cuál es el nombre comercial que utilizan para identificarse en el mercado, contestó lo siguiente, 00:13:55 de la audiencia celebrada en el día de hoy “el nombre comercial de nosotros es Banquete San Agustín”. De esta manera, lo que tiene por demostrado el despacho, es que la demandante se presenta en el mercado con diferentes denominaciones, las cuales no corresponden a la expresión San Agustín, según se puso de presente anteriormente, por lo que no es posible observar el uso público, continúo, ininterrumpido y ostensible del nombre comercial San Agustín y no se puede tener por demostrado que la demandante ostenta su titularidad sobre mismo.
Finalmente, debe señalar el despacho que, si bien la parte demandada alegó la titularidad sobre el nombre comercial mixto Corporación Instituto Tecnológico San Agustín, se advierte, que únicamente aportó prueba de su depósito y no de su uso público, continúo, ininterrumpido y ostensible en el mercado, por lo que tampoco a efectos de este proceso se podía tener por demostrado el mismo. Por lo cual el despacho, negará las pretensiones, lo que tiene que ver con el nombre comercial alegado en la demanda.
En lo que tiene que ver con los actos de competencia desleal, encontramos que la parte demandada alegó la falta de legitimación en la causa por activa, como la denominó como de sección previa, pero corresponde a una excepción de mérito, por lo cual me permito resolverla en esta sentencia.
El artículo 21 de la Ley 256 de 1996, dispone lo siguiente: “legitimación activa, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar ni en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”.
Pues bien, la legitimación para presentar la acción por competencia desleal, se encuentra demostrada en el presente asunto con los siguientes documentos: las constancias de prestación de servicios expedida por hotel CHN S.A.S., el 19 de junio de 2020, en donde se afirma que San Agustín Eventos y Turismo S.A.S., es decir la demandada, presta servicio de alojamiento y auditorios, documento que se encuentra contenido en el folio 107 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; así mismo, encontramos la constancia suscrita por Juan Carlos Granado Hernández del 15 de diciembre de 2020, contenido en el folio 112 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; así mismo, con el registro Nacional de Turismo expedido el 3 de abril de 2019, que obra en el folio 113 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; así como los formatos asistencia de capacitación del año 2021, folios 116 a 119 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital, entre otros.
Lo anterior, permite inferir que la parte demandante participa en el mercado, en la organización de eventos y las actividades inherentes a la prestación de servicios; a su vez, recuérdese lo señalado por el representante legal de la parte demandante, al ser preguntado cuál era la actividad económica que desarrollaba en el mercado, contestando en el 00:03:36 de la audiencia celebrada en el día de hoy, lo siguiente: “la actividad económica de nosotros es la organización de eventos, capacitaciones, decoración, capacitaciones no formales, esa es nuestra actividad económica”. Al ser preguntado qué tiempo llevaba en el mercado ejerciendo esta actividad económica, contestó lo siguiente en el minuto 3 con 53 segundos, “más de 30 años en el mercado”; por lo que es claro que se encuentra legitimado para presentar la acción de competencia desleal, contenida en el presente expediente.
Luego de establecido lo anterior, por lo cual la excepción de mérito denominada falta legitimación en la causa por activa, no se encuentra llamada a prosperar. Luego de lo establecido lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si las conductas que se le endilgan a la accionada configuran alguno de los actos desleales consagrado en los artículos 7, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.
[ACTO DE CONFUSIÓN]
De conformidad con el artículo 10° de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión que atenta especialmente contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configuren los eventos en que se ejecute el dicho escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulta idónea para provocar en los consumidores un error, sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se lo ofrece, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues para ello basta con existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.
Es pertinente indicar, que dentro del concepto del acto desleal en análisis, se incluyen tanto los casos de confusión directa en los que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro; como los de confusión indirecta en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate, pero la atribuyen contra la realidad de los hechos, un origen empresarial común o de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculo comercial, pertenencia al mismo grupo empresarial, etcétera.
Es del caso resaltar, que las dos circunstancias comentadas, tienen una trascendental referencia en la libre decisión del mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último, como lo afirma Sánchez Sabater, “puede perfectamente preferir un producto a otro solo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora, alcance un determinado estatus de calidad o prestigio y que hace incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de los productos”.
La demandante sustentó su acusación en el hecho según el cual, Corporación San Agustín, se presenta en el mercado utilizando el signo San Agustín, según se puede evidenciar en los portales web y redes sociales de la demandada, lo cual induce a confusión a los consumidores, quienes pueden suponer que los servicios u ofrecimiento de cursos de coctelería, organización de eventos y cocina internacional, gastronomía, son ofrecidos por parte de la demandante y no por la demandada.
Al respecto, debe aclarar el despacho, tal como se ha dejado sentado por la doctrina y la jurisprudencia, que el titular de derecho sobre signos distintivos que está haciendo supuestamente reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta con dos sistemas de protección diferentes, aparte las acciones penales que el ordenamiento jurídico le otorga para protegerse de las conductas descritas; de un lado, la acción de competencia desleal y del otro, la deriva de las normas sobre propiedad industrial; acciones que por estar dirigida a tutelar bienes jurídicos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su protección resulte acogida.
Así pues; “la tutela, que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos, hacen hacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia la lesión del derecho, de manera que como el sistema de protección que ahora se comenta, está orientado a materializar el ius prohibendi, emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar; primero, la existencia del derecho infringido, y segundo, la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”
Por su parte, la protección que ofrece la ley de competencia desleal no está encaminada a la defensa per se del signo distintivo, sino a procurar la sana competencia, velando porque al momento de competir, los participantes en el mercado ajusten su comportamiento a los parámetros contemplados en los artículos 7° y 19 de la Ley 256 de 1996.
Por lo tanto, esta disciplina tiene como propósito el mantenimiento de mercado altamente transparentes y competitivos, a lo que se añade una evidente preocupación para evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores, puedan ser calificadas simplemente por ello de desleales. En este orden de ideas, la acción de competencia desleal prosperará, cuando el demandante acredite, primero, la legitimación de las partes; segundo, la existencia de un acto concurrencial en el mercado; tercero, ejecutado, vulnerando los deberes de conducta tipificada en la Ley de competencia desleal, y cuarto, la idoneidad unidad de la referida infracción para exteriorizar o materializarse en el tráfico mercantil.
Así las cosas, la solo utilización indebida de un signo distintivo, no es suficiente para configurar un acto de competencia desleal vinculando a la propiedad industrial, pues el bien de propiedad industrial en sí mismo considerado, no es objeto de un acto de competencia desleal, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial, se usa como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir en materia de signos distintivos; esto es, si constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar.
De donde se sigue entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal, fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción este derecho, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinarse dicha utilización indebida, genere un riesgo de confusión en el mercado.
Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen no se refiere propiamente al análisis de conductibilidad de los signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa; se trata, entonces, de determinar si dichos actos en relación con un competidor determinado generan confusión en el público consumidor, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que atente especialmente contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configura en los evento en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error, sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se lo ofrecen; y que para su configuración se indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado; pues para ello basta, con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.
Es pertinente indicar, que dentro del concepto del acto desleal en análisis, se incluyen tanto los casos de confusión directa, en lo que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el consumidor al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro; como los de confusión indirecta, en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate, pero les atribuye en contra la realidad de los hechos, un origen empresarial común o de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenece al mismo grupo empresarial, etcétera. En del caso resaltar, que las dos circunstancias comentadas, tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado.
Descendiendo al caso en concreto, encontramos que la parte demandante, con el fin de demostrar la configuración del presente acto desleal, allegó los siguientes elementos probatorios: primero, capturas de pantalla de la página web www.sanagustinvirtual.com, contenidas en los folios 11 a 13 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; segundo, capturas de pantalla de la página www.sanagustinvirtual.com, contenidas en los folios 125 a 128 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital, y tercero, capturas de pantalla de una página de Facebook, contenidos en los folios 19 a 20 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital.
A partir de la citada prueba, es de indicar, en primer lugar, que las capturas de pantallas sin fecha de registros citadas anteriormente, es posible entrever que se está haciendo relación al ofrecimiento de una variedad de cursos relacionados con organización de eventos y gastronomía, así como de fotografía digital. Sin embargo, en los mismos no se hace ninguna referencia en específico a la sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., sino al establecimiento Instituto Tecnológico San Agustín, no siendo procedente que se infiera el presente acto desleal por el simple hecho de que se esté usando la expresión San Agustín.
Comoquiera que este aspecto ya fue analizado al momento de abordar la infracción marcaría en el presente asunto, y el mismo no corresponde a un aspecto que pueda ser considerado como un acto desleal, en atención a que la parte demandada, igual que la demandante, tiene registrada una marca mixta denominada Instituto Tecnológico San Agustín, que contiene la referida expresión. Por lo tanto, no puede tenerse por demostrado el presente acto desleal por el solo hecho de que se realice uso de la expresión San Agustín.
En el mismo sentido, debe indicarse que tampoco se podía tener por demostrado el presente acto desleal, con ocasión a los resultados del buscador de Google, dado que esto es simplemente una serie de vínculos o enlaces que se arrojan automáticamente luego de realizar una búsqueda en un motor de búsqueda administrado por un tercero, como lo es la sociedad Google, no siendo un hecho que se le puede atribuir al demandado.
Ahora, tampoco puede verse una confusión en relación con la solicitud de registro de las marcas por parte del señor Yeison Hernando Espitia Ortiz o de Corporación San Agustín, pues estos se trata de una actuación administrativa, las cuales resultan legítimas en sitio de registro de marca o signo distintivo y el éxito de negación de registro de un signo, no supone un indicio que pueda aplicarse a la demandada de forma negativa, implicando el deseo la intención de causar confusión en el mercado.
En lo que se refiere a lo manifestado por el representante legal de la parte demandante, al ser preguntado si en algún momento Corporación San Agustín, se promociona en el mercado, haciéndole creer a los clientes o a los potenciales clientes, o a los proveedores que existe una relación comercial, empresarial entre dicha sociedad y San Agustín Eventos y Turismos S.A.S.?, contestando lo siguiente, en el 00:27:01 de la audiencia celebrada en el día de hoy “nos llaman muy periódicamente porque se confunden”.
Sin embargo, no existe una prueba que sustente dichas afirmaciones, frente a lo cual debe recordarse que “las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses carecen en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria, a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de esta, y no de la aserción de la parte”.
A lo que se suma, el hecho de que las partes no participan en el mismo segmento económico, pues como se indicó al abordar la infracción marcaria, el accionante se dedica a la organización de eventos sociales, culturales y actividades gastronómicas, mientras que el demandado se dedica al ofrecimiento de servicios educativos, por lo que no se podía considerar que existe un riesgo de asociación.
Es más, nótese como el representante legal de la parte demandante, al ser preguntado si tenía conocimiento de una conducta premeditada de la parte demandada, encaminada a hacerle creer a los clientes o usuarios que se tratan de la misma empresa o del mismo establecimiento de comercio, contestando lo siguiente en el 00:28:37 de la audiencia celebrada en el día de hoy “no es que basta que yo quiera copiar similar el mismo nombre de Bavaria sí, exacto; otra línea no, a mí llaman porque el nombre es un nombre reconocido en el mercado, o sea hay una confusión de marca, voluntad, o sea, yo no entiendo esa parte; o sea, ahí es eso que hay un conveniente a toda costa”.
No obstante, tal supuesto jurídico corresponde a un asunto marcario, como lo reconoce el mismo demandante, y no a una conducta de competencia desleal. Aunado a lo anterior, encontramos que representante legal de Corporación San Agustín, al ser preguntado si ha realizado alguna aseveración en el mercado, encaminada hacerle creer a los clientes o estudiantes que la corporación hace parte del mismo grupo empresarial o del mismo establecimiento de la parte demandante, contestó lo siguiente en la 01:09:07 de la audiencia “nosotros tenemos una cobertura exclusiva y contamos con la aprobación para desarrollar nuestra actividad de formación y educación en la ciudad de Montería, no tenemos ningún tipo de sucursales o actividades en convenio en la ciudad de Medellín, donde estará de cada lado la otra sociedad y de ninguna manera hemos hecho ni publicidad, ni hemos manifestado a nuestros estudiantes que tenemos relación alguna con esa actividad de turismo y ocio”.
De esta manera, no es posible inferir un riesgo de confusión por parte de los consumidores, con ocasión a la presencia en el mercado de los productos y servicios ofrecidos y comercializados por la demandante y la demandada; en ese orden de ideas, no existen elementos de juicio que permita acoger la acusación de la accionante, por lo cual no se encuentra probada la configuración del presente acto desleal.
[ACTO DE ENGAÑO]
Prevé el artículo 11 de la Ley 256 de 1996 que, se considera como desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrecta o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica, que por las circunstancias en la que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la actitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Según lo dispuesto en la norma, para que la conducta desplegada por un empresario pueda considerarse como engañosa, resulta necesario que puede inducir en error a los consumidores o que genere falsas expectativas en los destinatarios; es decir, se requiere la potencialidad por parte de su autor, de que su comportamiento inductivo provoque una reacción entre los consumidores con base en información que no corresponde a la verdad.
Adicionalmente, se requiere que la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas que resulten aptas para incidir, aunque sea de manera potencial, en la conducta de quienes son los destinatarios de la información emitida.
Conforme a lo anterior, es claro que la conducta antes descrita, busca proteger al consumidor, para que su libertad de elección no resulte afectada, con información que no corresponde a la realidad y establecer una competencia por méritos basados en la eficiencia de las propias prestaciones.
La acusación está fundamentada en que la parte demandada, está realizando conductas de carácter desleal, mediante las cuales está engañando a los consumidores, al estar utilizando signos que son similares a los de San Agustín Eventos y Turismo de forma dolosa.
También se señaló que, en los portales web y fotografías, estaban haciendo aseveraciones o afirmaciones que fuesen falsas o sometieran las verdaderas, si no que simplemente la conducta se basó en el uso de signos similares que podrían llevar al consumidor, suponer que son cursos ofrecidos por la parte demandada.
Al respecto debe indicar el despacho, que examinadas las capturas de pantalla de la página web www.sanagustinvirtual.com, contenidas en los folios 125 a 127 de la respuesta de subsanación, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital; si bien se puede observar el ofrecimiento de cursos de coctelería, cocina internacional y organización de eventos, pastelerías y fotografía digital, también lo es, que en dichas imágenes no se evidencia ninguna conducta tendiente hacerle creer a los consumidores que existe una relación comercial o empresarial entre ambos sujetos procesales; pues lo que se evidencia es que la parte demandante se presenta como Instituto Tecnológico San Agustín, sin hacer ninguna referencia al establecimiento de comercio San Agustín Eventos y Turismo S.A.S., por lo que no se podía tener por demostrado que la demandada Corporación San Agustín se encuentra ejecutando conductas que tienen como objeto hacer incurrir en error al consumidor sobre las prestaciones, actividad o establecimientos de la accionante.
En este orden de ideas, no existe elemento de juicio que permitan acoger la acusación de la accionante, por lo cual no se encuentra probada la configuración del presente acto desleal.
[ACTO DE IMITACIÓN]
La Ley 256 de 19996, en su artículo 14 dispone que: “la imitación de prestaciones mercantiles, iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley; no obstante, imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero, se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena; la inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica; también se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halla encaminado a impedir, o se obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, puede reputarse como una respuesta natural del mercado”.
De esta disposición, se resalta en primera medida, una regla según la cual, la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales dentro del mercado, es una práctica permitida, no reprochable per se, siempre y cuando la creación empresarial no se encuentran amparadas por un derecho de exclusiva, circunstancia que resulta coherente con un sistema de libre competencia como el patrium, de modo que la conducta imitativa en cuestión, se hace sujeto de desvalor únicamente por excepción, bajo los supuestos que la misma norma consagra, en primera medida, por la existencia de un derecho de exclusiva y en segunda, por las dos excepciones allí contempladas, que prohíben la imitación que genera confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones y la que comporte indebido aprovechamiento de la reputación.
Por lo anterior, debe tenerse en cuenta que el momento de analizar el comportamiento de un comerciante, bajo la norma señalada, no es suficiente que se constate que efectivamente se imitaron las prestaciones mercantiles o las iniciativas empresariales de otro competidor; además, es necesario que con ocasión de su imitación se haya causado confusión sobre la procedencia empresarial de la prestación o que esa conducta comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, ya que solamente en esa medida la imitación puede ser calificada como desleal.
Para precisar el contenido de este tipo desleal, es importante tener claro, lo que con fundamento en lo normado en el artículo 6 de la Ley 256 de 1996, y en el marco de la disciplina de la competencia desleal, se entiende, por prestación, sobre el particular debe tenerse en cuenta que, como lo ha precisado, la doctrina especializada, “la iniciativa empresarial es como la prestación del resultado de un esfuerzo intelectual del empresario, dado que esta es el producto de la actividad creadora del empresario o elemento integrante de la política empresarial”.
Es más, como apunta Domínguez, “la iniciativa empresarial, aun cuando sea una creación complementaria de la prestación, que es la actividad principal del empresario, y de la misma forma que la prestación, es el resultado de un esfuerzo creativo del empresario. De manera que la iniciativa empresarial pretende contribuir a la realización de la misma finalidad que la prestación principal, convirtiéndose a estos efectos en un medio competitivo”.
Es del caso aclarar que no toda prestación tiene vocación de ser el punto de partida para el análisis del acto de imitación contemplado en la Ley 256 de 1996, en tanto que aquella debe caracterizarse por identificar al empresario en el mercado, singularizarlo, debe ser tal que lo diferencie los demás competidores, tener un mérito competitivo que pueda diferenciarse de las demás prestaciones de la misma naturaleza, que normalmente se encuentran en el mercado, razón por la cual en ella la prestación deben estar insertos elementos que sean fruto del esfuerzo creativo del empresario que le otorguen una venta concurrencial.
Por lo anterior, debe concluirse que el artículo 14 de citada Ley, no se refiere a una prestación estandarizada o común, pues aplicar la norma de esa manera conllevaría a que el operador judicial, promoviera la creación de monopolios en contra la libertad de competencia y concurrencia, llegando al absurdo de analizar casos de imitación de prestaciones tan universales como lo puede ser sencillamente una cama o la mesa de un comedor en lo que nos incluyan elementos adicionales que le den singularidad concurrencial, que le otorguen características que las hagan distintas de las demás, con un toque de originalidad, singularidad o innovación.
Es claro que, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales no solo está permitida dentro ordenamiento jurídico colombiano de manera expresa en el referido artículo 14 de la Ley 256 de 1996, incluso es parte de la libertad de empresa y de competencia, sino que además es benéfica para el mercado en la medida en que incentiva la creatividad del empresario de cara a la innovación, quien siempre va a buscar no solo seguir al líder, sino también superarlo; de esta manera se logra la expansión del mercado y la reducción de precios como consecuencia de la disminución de costos de producción.
Consideraciones estas, desde otra perspectiva, fortalecen las conclusiones ya planteadas respecto de que el principio, solo puede catalogarse como desleal la actividad en comento, bajo los supuestos que de manera más precisa pasan explicarse a continuación.
Por una parte, la imitación puede ser desleal, cuando genere confusión sobre la procedencia empresarial de la prestación, punto sobre el que cabe precisar, que esta no es la misma confusión consagrada en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, la que se encuentra referida a las creaciones formales, signos distintivos, por ejemplo; pues aquella modalidad versa sobre creaciones de carácter material, como a la que se refiere el artículo 14 ibídem, en el que lo relevante la prestación en sí misma, sino la forma en que se encuentran presentando el producto.
Por otra parte, es desleal la imitación cuando conlleva un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, punto sobre el que se precisa que no todo acto de imitación que comporte un aprovechamiento de la reputación ajena puede ser sancionado como desleal; pues la norma exige que además sea indebido.
Ahora, para que así pueda calificarse, debe consistir en una mera copia de la prestación ajena, una verdadera usurpación, sacando provecho del reconocimiento que la prestación ajena que tiene en el mercado y en la que el imitador no tomé ningún tipo de medida a fin de diferencia, de modo que impida a los destinatarios de las mismas reconocerla o singularizar, lo anterior, sin perjuicio de que, en otro caso concreto, pueda llegar a surgir formas diferentes de explotación indebida.
Finalmente, no es suficiente la confusión y el indebido aprovechamiento de la reputación ajena, derivados de la imitación, pues también se requiere valorar inevitabilidad de los mismos, ya que en caso de serlo inevitables quede excluida la deslealtad de la práctica.
La parte demandante afirmó, que Corporación San Agustín está realizando la imitación de prestaciones originales suyas, de la imagen comercial y de los signos distintivos de la accionante en particular, con relación en el uso de la expresión San Agustín, aspecto que se reitera no corresponde a un acto desleal de infracción marcaria. En de precisar, que en el presente asunto se encuentra demostrado, que ambos sujetos procesales participan en segmentos del mercado diferente, por lo que no sería probable la imitación alegada en la demanda.
De otro lado, no se evidencia en el presente asunto, que la parte demandante cuente con una presentación original, ni mucho menos que San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., posee en el mercado una prestación propia que la diferencia de las demás prestaciones ofrecidas por otros actores del mercado, y mucho menos se encuentra demostrado que la demandada busque imitar de forma exacta, minuciosa y sistemática a la demandante, ofreciendo y comercializando sus servicios de una forma tan particular que por ello tuvieran singularidad concurrencial, haciéndose así distintivas de las demás existentes en el mercado; es contrario a ello, lo que se evidencia es que la parte demandante tiene una inconformidad derivada del uso de la expresión San Agustín, que la demandada hace en el comercio al momento ofrecen sus servicios educativos o de formación, supuesto jurídico que ha sido abordado a lo largo de la presente sentencia y que no permita suponer la ocurrencia del presente acto desleal. En ese orden de ideas, no existe elemento de juicio que permita acoger la acusación de la accionante, por lo cual no se encuentra probada la configuración del presente acto desleal.
[ACTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]
El acto de la explotación de la reputación ajena, se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, que dispone, “se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal, en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como un modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitación y similares”.
De lo anterior, se puede derivar que este acto es entendido como el ejercicio de la competencia parasitaria, en la cual, un agente del mercado que pretenden usufructuar las ventajas de la reputación que otro ha forjado con su trayectoria, aprovechándose del esfuerzo ajeno y disfrutando injustificadamente de los logros del prestigio conseguido por otro, deduciéndose que su configuración se supedita a la demostración de un lado, que la actora tiene determina reputación mercantil susceptible de aprovechamiento por la demandada, y del otro, que la pasiva se valió de ella para promocionarse ante el público.
Es así que, para demostrar efectiva comisión de esta conducta, es necesario que el demandante pruebe que existe una reputación que recae cabeza suya; de lo contrario, no podría existir aprovechamiento por parte de otro actor del mercado.
La parte demandante fundamenta su acusación, en que la demanda realizada un aprovechamiento de la reputación que la primera ha adquirido en el mercado al utilizar sus marcas comerciales, en particular porque desde 1989 San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., ha ofrecido en el mercado, servicios de organización de eventos y banquete, y ha sido condecorada con premio dimensiones como La Toca de Oro y Juan del Corral, el último otorgado por parte del Consejo de Medellín; frente a esto el despacho debe mencionar, que pesa que la accionante alega que existe una reputación encabeza suya y hace mención a unos premios, solamente allegó 2 fotografías obrantes a folios 33 y 34 de la respuesta subsanación demanda, página 11 del consecutivo 4 del expediente digital, los cuales no contienen fecha de registro, por lo que carecen de eficacia probatoria, para demostrar la circunstancia de modo, tiempo y lugar.
En cuanto a lo manifestado en el interrogatorio absuelto por el representante legal de la parte demandante, quien, al ser preguntado, en qué consiste la reputación de la sociedad que representa en el mercado?, contestó lo siguiente: en 0:32:50 de la audiencia celebrada en el día de hoy, “es una marca que se ha ganado un prestigio en el mercado, es una marca que el servicio está por, o sea, para nosotros la satisfacción del servicio es lo primero, no tenemos ni una demanda en menos de más de treinta años; casi una empresa limpia en la operación del servicio, es una marca que ya ha ganado un prestigio de apoyo, o sea, con la tarea bien hecha, por eso cuidamos la marca, somos juiciosos con ellos, un prestigio”.
De esta manera, la parte demandante se refirió en su declaración a la marca y no al establecimiento San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., pero independientemente de esto, no explicó con detalle en qué consiste la supuesta reputación que tiene la sociedad que representa, por lo que no puede tenerse por demostrada la misma, lo que impide inferir que la demanda se ha aprovechado de su reputación, siendo que la demandante no ofrece servicios de educación como los ofertados por la demandada, teniendo razones sociales diferentes.
De esta manera, al no tenerse por probada la reputación de San Agustín Eventos y Turismo S.A.S., no es posible abordar los demás supuestos de la norma en relación con el presente acto desleal; y por lo mismo, no se puede advertir en este punto ningún elemento de juicio que permita tener por comprobada la realización del acto de competencia desleal o su imitación por parte de la accionante.
En esa orden de ideas, no existe elementos de juicio que permiten acoger la acusación de la accionante, por lo cual no se encuentra probada la configuración del presente acto desleal.
[VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL]
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, quedan prohibidos los actos de competencia desleal, los participantes en el mercado deben respetar en todos sus actuaciones el principio de la buena fe comercial, en concordancia con lo establecido en el numeral 11 del artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 en 1994, “se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realicen el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado afectar o afecte la libre libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.
La cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996; si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse entre los tipos contemplados en los artículos 8° a 19 de la citada Ley, circunstancia de la que se deriva que se los comportamientos aducidos como desleales son susceptibles de análisis bajo los tipos específicos, no pueden llevarse a nuevo análisis mediante la aplicación de la cláusula contenida en el artículo 7°, y mucho menos aquellos que no fueron probados a lo largo del proceso
El sustento de esta conducta es el mismo expuesto para los demás actos desleales, es decir, que la accionada ha utilizado signos distintivos similares a los de la demandante por ofrecer cursos de coctelería, pastelería y organización de eventos, que son similares a los ofrecidos por parte de la demandante.
Acorde con lo expuesto en esta acusación, se evidencia que las imputaciones formuladas por la accionante en relación con la conducta del artículo 7°, son las mismas en qué se basó para atribuir la responsabilidad de la demandada en relación con los actos desleales anteriormente estudiados.
Por lo tanto, no se está alegando la configuración de una conducta especial y diferente de las demás conductas desleales plasmada en la Ley 256 de 1996, ya que no tiene una entidad propia en comparación con los demás actos establecidos en la citada ley, razón por la cual, no se evidencia la configuración de esta conducta a partir de los supuestos que establece la norma que acá se analiza.
Así mismo, me permito traer a colación lo manifestado por el representante legal de la parte demandante, quien, al ser preguntado, cuáles una conducta contraria a la buena fe o a las sanas costumbres mercantiles que se encuentra realizando la parte demandada en el mercado en contra de la sociedad que representa, quien contestó lo siguiente: en el 00:24:35 de la audiencia celebrada en el día de hoy, “es que a mí me cabe en una sola palabra, confusión de marca”. Lo anterior deja en evidencia que el presente acto desleal, también se sustenta en el uso de una marca por parte de la demandada, lo cual no corresponde a ninguno de los presupuestos que configuran el presente acto desleal.
En este orden de ideas, no existe elementos de juicio que permitan acoger la acusación de la accionante, por lo cual no se encuentra probada la configuración del presente acto desleal y, en consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda y se declarará probada la excepción del mérito denominada inexistencia de la infracción y adicionalmente, se declarará probado de oficio la ausencia de competencia desleal.
[AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente, en cumplimiento lo previsto en el artículo 365 y 366 numeral 3° del Código General del Proceso, se fijarán las agencias en derecho correspondiente a la primera instancia, que debe asumir la sociedad demandante.
Para este efecto, se tendrá en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el acuerdo PSAA1610554 de 2016, que es el que se aplica a este caso, específicamente, el artículo 5° numeral 1°, que habla de los procesos de primera instancia, bajo el criterio de la naturaleza del asunto; por qué el criterio de la naturaleza del asunto y no de la cuantía, porque la competencia de este despacho no está dada por la cuantía, entonces, si el proceso es de mínima, de menor o de mayor, no es relevante, lo que determina la competencia de este despacho es la naturaleza del asunto, es decir, que su competencia se atribuye por el hecho de tratar asuntos de competencia desleal o por infracción al derecho de propiedad industrial.
De esta manera, por concepto de agencias en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 5° del acuerdo número PSAA1610554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará a favor de Corporación San Agustín la suma de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberá pagar la sociedad demandante, lo cual equivale a seis millones de pesos ($6.000.000); teniendo en cuenta que se trata de un proceso por infracción al derecho de propiedad industrial y de competencia desleal.
En mérito de lo expuesto, el abogado del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de mérito denominada inexistencia de la infracción.
SEGUNDO: DECLARAR probada la ausencia de competencia desleal de Corporación San Agustín.
TERCERO: en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: CONDENAR, en costas a la sociedad San Agustín Eventos y Turismos S.A.S., a pagar a favor de Corporación San Agustín, la suma correspondiente a seis salarios mínimos legales mensuales vigente, equivalente a seis millones de pesos ($6.000.000).
Por secretaría realícese la correspondiente liquidación.
Esta decisión queda notificada en estrados a las partes.