Fecha: 06/08/2018
Expediente No. 16-245336
Demandantes: SILVIA JULIANA ORTIZ PARRA y WAPET S.A.S.
Demandado: INVERSIONES WOWGUAU S.A.S.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y propiedad Industrial – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ: Bien, entonces continuemos. Se han cumplido ya todos los presupuestos procesales, de tal suerte que es posible dictar esta sentencia.
[ANTECEDENTES]
Voy a comenzar haciendo unos antecedentes. Según lo afirmó la parte demandante, INVERSIONES WOWGUAU S.A.S. es una sociedad constituida desde el 19 de diciembre de 2014, cuya actividad comercial es la de ofrecer servicios de guardería, peluquería canina, consulta veterinaria, vacunación, laboratorio, venta de alimentos y accesorios para mascotas, medicina prepagada, pet shop y aplicación de chip. Señaló que ofrece sus productos a través del establecimiento de comercio ubicado en el Centro Comercial Unicentro, bajo el nombre WOW GUAU, así como a través de redes sociales, como Facebook e Instagram.
Por su parte, explicó que WAPET S.A.S. es una sociedad constituida desde el 19 de diciembre de 2014 que tiene por objeto social la confección, elaboración, compra y venta de productos para mascotas, como ropa, accesorios, juguetería y pastelería. Según dijo, desarrolla su objeto social por medio del establecimiento de comercio WAWAW y a ello agregó que Silvia Juliana Ortiz es propietaria del 50% de las acciones de la sociedad WAPET S.A.S. Silvia Juliana es la otra demandante. Adujo además la parte demandante que solicitó el registro de la marca mixta WAWAW la cual fue concedida mediante Resolución No. 3220 del 31 de enero de 2012. Posteriormente, el 10 de mayo de 2014, se suscribió un contrato de licencia de uso sobre la marca WAWAW entre Silvia Juliana y la sociedad WAPET S.A.S. a través de su representante legal.
Puso de presente el accionante varias situaciones que, a su juicio, dan cuenta de la realización de los actos de competencia desleal, pues varios clientes se han acercado a ella solicitando servicios de guardería que no presta o preguntando por la apertura de tiendas que en realidad le pertenecen a la demandada como ocurre con la ubicada en el Centro Comercial Unicentro.
Señaló que el 5 de abril de 2016, las demandantes enviaron solicitud de cese de actos de usurpación de marca y competencia desleal, solicitándose la suspensión del uso de la marca por generar confusión. Pese a ello, el 6 de abril de 2016, la demandada radicó solicitud de registro de la marca WOW GUAU ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Al contestar la demanda, la accionada señaló que ofrece bienes y servicios veterinarios y complementarios en un local ubicado en el Centro Comercial Unicentro. Sin embargo, aclara que no ofrece, ni vende sus productos a través de redes sociales. Además, precisó que solo son usadas para promocionar y para ofrecer algunos descuentos y hacer algunos eventos.
Esto es una breve síntesis de los actos de postulación.
[LEGITIMACIÓN POR ACTIVA]
Pasemos a hablar de la legitimación de la parte demandante. Esta está verificada teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 21 de la Ley 256 del 96 que es la ley de competencia desleal. Ciertamente WAPET S.A.S. demostró su participación en el mercado, pues desarrolla una actividad económica a través del establecimiento de comercio denominado WAWAW. De ello da cuenta el análisis en conjunto del certificado de cámara de comercio y las declaraciones extrajuicio que obran a folios 16 a 24 del cuaderno 1 en donde se da fe del funcionamiento y operación del mencionado establecimiento.
En el caso de Silvia Juliana Ortiz, también está demostrado que participa en el mercado. De eso da cuenta el contrato a través del cual concede licencia a la sociedad demandante para el uso de una marca registrada; al respecto se pueden ver folios 25 a 27 del cuaderno número 2.
Así, los intereses económicos de las demandantes podrían resultar afectados si se demuestra la comisión de los actos de competencia desleal, en tanto que podrían ver perjudicada la adquisición de clientela, así como el valor distintivo de la marca que tienen registrada.
Dicho esto, pasemos al análisis de las conductas y para ello recordemos que las conductas aquí que se alegaron fueron las de confusión, explotación de la reputación ajena y la violación a la cláusula general establecida en el artículo 7 de la Ley 256 del 96.
[ACTOS DE CONFUSIÓN]
Empecemos por confusión. El artículo 10 de la Ley 256 señala que se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o por efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.
Este acto que atenta principalmente contra el interés del consumidor, consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configura en los eventos en los que se ejecuta en dicho escenario del mercado y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen.
Dentro del concepto del acto desleal de confusión se incluyen tanto los casos en los que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro -que es lo que se conoce como confusión directa-, así como aquellos casos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trata y su distinto origen empresarial, pero de algún modo será llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales o que pertenecen al mismo grupo empresarial, entre otros; esto se conoce como confusión indirecta.
Según la acusación formulada en la demanda, la confusión en este caso, en suma, se configura con ocasión de la concurrencia al mercado de la demandada haciendo uso de la expresión WOW GUAU al tiempo que lo hace la demandante con la expresión WAWAW, lo cual ha llevado a que los consumidores piensen que el establecimiento que se encuentra en el Centro Comercial Unicentro les pertenece a las demandantes.
Sobre este punto, en este caso se demostró que la sociedad demandada cuenta con un establecimiento de comercio ubicado en el Centro Comercial Unicentro el cual se identifica con la expresión WOW GUAU, que se escribe de la siguiente forma W O W G U A U, esa es la expresión de la parte demandada. En dicho establecimiento, la accionada presta servicios de guardería para perros y algunos servicios complementarios como peluquería, venta de accesorios, entre otros. Todo ello quedó demostrado con el interrogatorio de parte rendido por la demandada que coincide con lo planteado en el hecho número 2 de la demanda.
De otro lado, se encuentra demostrado que la demandante también cuenta con un establecimiento, pero este se identifica con el nombre WAWAW, que se escribe W A W A W. Lo anterior pudo verificarse con el interrogatorio de parte rendido por la demandada. De acuerdo a lo señalado en las declaraciones extraprocesales que fueron allegadas, en dicho establecimiento se comercializa ropa para perro, en este aspecto además coinciden todos los declarantes según las declaraciones que obran a folios 16 a 24 del cuaderno número 2.
Adicionalmente, de acuerdo con la documental que aparece a folio 9 del cuaderno 2, Silvia Juliana Ortiz es titular de la marca mixta WAWAW, registrada en la clase 18 de la clasificación internacional de Niza, y que está destinada a identificar ropa para animales (perros y gatos) y accesorios para animales (perros y gatos). De acuerdo con el documento que aparece a folios 25 a 27, Silvia Juliana otorgó a favor de WAPET S.A.S. una licencia para el uso de la aludida marca.
Pues bien, lo primero que se advierte aquí es que existe una evidente similitud en la pronunciación del componente denominativo de los signos que utilizan ambas partes en el ejercicio de su actividad económica, pues en ambos casos suena a WOWGUAU, lo cual, valga decirlo, resulta similar al ladrido que emiten los perros, aspecto que, en este caso, es bastante pertinente si tenemos en cuenta la labor comercial de las partes, ya que ambas prestan servicios relacionados con este tipo de mascotas. No obstante, esa similitud no es suficiente para que pueda considerarse que se ha configurado el acto desleal de confusión; para ello revisemos los siguientes argumentos.
En primer lugar, según puede observarse en la Resolución No. 54741 que aparece a folio 93 a 106 del cuaderno 2, la sociedad demandada también es titular de una marca mixta que contiene la expresión WOWGUAU. En esa medida, la demandada también cuenta con un legítimo derecho para usar la expresión WOWGUAU en las condiciones en las que le fue concedida su marca, pues es titular de un registro concedido legítimamente por la SIC.
Teniendo en cuenta lo dicho, no podría fundamentarse la acusación sobre una presunta confusión por el solo hecho de que la accionada use la marca que fue registrada a su favor siguiendo el procedimiento que para ello establece la ley, ya que eso significaría más bien cuestionar la validez del registro y no es eso lo que corresponde analizar en esta instancia en la que analizamos actos de competencia desleal y, en donde, para todos los efectos, el acto administrativo que concedió la marca sigue gozando de validez; lo contrario no fue demostrado en este proceso.
En segundo lugar, aun cuando las partes hayan concurrido al mercado con los signos que se observan a folio 51 en el caso de la demandante y a folio 56 en el caso de la demandada, y esto para trascender más allá de los registros, y es que ambos signos, de cualquier forma, cuentan con importantes diferencias que permiten descartar que, a partir de ello, los consumidores puedan confundirse. En efecto, los signos presentan diferencias. Primero en la forma en que se escriben, WAWAW de la demandante y WOWGUAU de la demandada se escriben de forma diferente. Y segundo, hay diferencias en los elementos gráficos que se usan en ambas marcas, ya que en el caso de la demandada se observa una imagen que parece ser la cara de un perro y también se aprecia en el fondo de su signo una pared de madera de color verde, todo lo cual imprime diferencias relevantes en ambos signos, pues esos elementos que acabo de mencionar no aparecen en el signo de la parte demandante. De tal suerte que la única similitud que se observa se encuentra en la forma de pronunciación de la expresión WOWGUAU la cual, al menos para este proceso, no está amparada por derechos de exclusiva sobre la demandante, ya que, como se explicó, también sobre ella tiene derecho la parte demandada.
Puesto de este modo las cosas, debe descartarse que aquí se haya configurado el acto desleal de confusión. Y es importante señalar como un comentario adicional, y es que, aunque hay unas declaraciones extraprocesales en las que se habla de unos supuestos clientes que se confundieron, debe precisarse que esa confusión a la que ellos se refieren no podría ser atribuida a la demandada, pues, como lo expliqué, las pruebas no dan cuenta de que la demandada se encuentre causando ese efecto perjudicial de confusión entre los consumidores.
Además, teniendo en cuenta que hace uso de un signo legítimamente concedido, lo que puede concluirse razonablemente es que existen explicaciones diferentes para los sucesos que tuvieron lugar con esos clientes, hay explicaciones diferentes para que ellos se hayan visto en una situación de confusión que es la que se explica en las declaraciones extraprocesales, pero de ninguna forma podría considerarse que esa confusión de la que ellos hablan ahí tiene que ver con el uso legítimo de un signo distintivo que hace el demandante y con el uso legítimo de un signo distintivo que hace el demandado; no es de ahí que proviene la confusión y teniendo en cuenta que la acusación parte de esa similitud, o sea, que hay que descartar por cualquier lado que lo miremos, que exista realmente un riesgo de confusión. Entonces la pretensión en ese sentido se va a denegar.
[ACTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA]
Pasemos a hablar de explotación de la reputación ajena.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 256:
“Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase», «género», «manera», «imitación», y «similares».”
A partir de esta norma, puede afirmarse que el contenido desleal del acto de explotación de la reputación ajena exige, de un lado, la existencia de un buen nombre y prestigio adquirido por otro frente al público en general como resultado del esfuerzo que le otorga una posición destacada en el mercado y, del otro, que el sujeto pasivo de la acción para sí o para un tercero, emplee medios ilegítimos para adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama, reconocimiento, buen nombre de los que este goza, aprovechando de ese modo, de manera parasitaria, lo que dicho tercero proyecta en el referido escenario, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las afinidades que genera. Todo ello con el fin de conquistar una clientela, incrementar su participación en el mercado y vender a mejores precios.
En este caso, acudiendo a los mismos argumentos antes señalados, debe afirmarse que la demandada no ha hecho ningún tipo de apalancamiento en el reconocimiento que dice tener la demandante, pues lo que las pruebas muestran es que la parte accionada ha hecho uso en el mercado de sus propios signos distintivos, sobre los que ostenta un legítimo derecho y diferenciándose claramente de la demandante usando una marca con características que son distintas. En esa medida, el único reconocimiento del que se ha valido la parte demandada es de su propio reconocimiento y, por eso, esta acusación no está llamada a prosperar.
[PROHIBICIÓN GENERAL Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN]
Finalmente, para referirnos al análisis del artículo 7 de la Ley 256, esta norma dice que “se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.
Para sustentar la acusación, la demandante señaló que, pese a los requerimientos que le hicieron a la demandada para que no hiciera uso de la expresión WOWGUAU, ésta procedió ante la Superintendencia de Industria y Comercio a solicitar el registro de la marca.
Sobre este punto es importante dejar claro que la simple solicitud de registro de una marca no puede considerarse un acto de competencia desleal. Lo anterior, básicamente, porque ese tipo de comportamientos no reúnen los requisitos del ámbito objetivo establecido en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, por cuanto solicitar una marca ante la autoridad de registro no corresponde a una conducta que se realice en el mercado.
Recordemos que el artículo 2 señala que para las conductas puedan considerarse actos de competencia desleal deben reunir dos requisitos. Por un lado, ser realizadas en el mercado y, por el otro, tener finalidad concurrencial. En este caso, no se reúne el requisito de la realización en el mercado. ¿Por qué? Para que pueda hablarse de la realización en el mercado de un comportamiento, quien lo ejecuta debe llevar a cabo el ofrecimiento, o la comercialización de productos o servicios que pone a disposición de los consumidores, eso no es lo que ocurre cuando se solicita el registro de una marca, pues la solicitud de registro no es otra cosa que un simple trámite que se adelanta en una instancia administrativa ante una autoridad de registro.
Ahora bien, esto no debe confundirse con el hecho de que el registro de las marcas se realice con la finalidad de concurrir al mercado, pues no cuestiono el hecho de que los registros de marcas tengan finalidad concurrencial, para eso son las marcas, para ir al mercado a identificar un producto o servicio. Pero aquí lo que ocurre es distinto. ¿Distinto a qué? A que la sola solicitud de una marca sea un comportamiento que se realice en el mercado, insisto, esa es una conducta que se realiza en un escenario que es estrictamente administrativo, un escenario ante una autoridad de registro, donde quien solicita la marca no está ni ofreciendo ni está comercializando ningún producto o ningún servicio.
Por tanto, solamente acudir ante la autoridad de registro a solicitar que se ampare un signo y que se considere una marca, no es un comportamiento realizado en el mercado, que si puede llegar a tener finalidad concurrencial, pero no se realiza en el mercado y, los dos requisitos se deben reunir para que el comportamiento reúna el ámbito objetivo de aplicación establecido en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996.
Hablando del artículo 7, también la demandante señaló que se configuró su violación debido a que la demandada usaba la letra R en un signo, aún en una época en que su marca no había sido registrada, lo que, según ella, ha dado lugar a que los participantes del mercado incurran en un error al creer que la demandada es la titular de un derecho con el que en realidad no cuenta.
Sobre esto, basta señalar que ninguna de las pruebas demuestra el supuesto error en el que han caído los consumidores con ocasión del uso de la R en la marca de la parte demandada. Lo cierto es que esta acusación no trascendió más allá de su formulación, sin contar con soporte alguno sobre el efecto perjudicial que supuestamente se está causando en el mercado.
Por eso, la acusación sobre el artículo 7 tampoco está llamada a prosperar y sobre la base de todas esas consideraciones negaré las pretensiones de la demanda.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente, resta hablar de las agencias en derecho en cumplimiento de los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso. Fijaré las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia que deben ser pagadas por las demandantes.
Para esto, tendré en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016, específicamente el artículo que se refiere a procesos declarativos de única instancia. ¿Por qué? Por cuanto este proceso, aunque es de doble instancia, es un proceso de mínima cuantía, por eso voy a dar aplicación a esa norma en la que puedo fijar entre el 5% y el 15% de lo pedido en la demanda.
Así, fijaré el monto máximo, esto es el 15% de lo pedido en la demanda, teniendo en cuenta que la labor del apoderado de la parte demandada fue una labor diligente a lo largo de todo el proceso. No podría decir yo lo mismo sobre el apoderado de la parte demandante. Entonces, fijaré el 15% que corresponde a la suma de COP $1.243.500, partiendo de la base de que la pretensión ascendía a la suma de COP $8.290.000. Cada una de las demandantes deberá pagar la mitad de la suma mencionada.
SENTENCIA
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley
RESUELVE
PRIMERO. Desestimar todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Condenar en costas a Silvia Juliana Ortiz Parra y WAPET S.A.S. a favor de INVERSIONES WOWGUAU S.A.S. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma correspondiente al 15% de lo pedido en la demanda, lo cual asciende a la suma de COP $1.243.500.
Esta decisión queda notificada en estrados.