Fecha: 23/05/2019
Expediente No. 17-353847
Demandante: C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.
Demandado: COMESTIBLES ALDOR S.A.S.
El Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio – JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ: Continuamos el trámite de la audiencia del artículo 373 una vez hecho el receso para dictar la sentencia, pero antes de eso, voy a señalar que en este caso se advierten cumplidos todos los presupuestos procesales, no observo ninguna nulidad que pueda invalidar la actuación. Antes de presentar los alegatos, hicimos el control de legalidad frente al que los apoderados manifestaron no ver ninguna inconformidad, así que lo que debemos hacer ahora es dictar la sentencia.
[LEGITIMACIÓN]
Para ello voy a comenzar hablando de la legitimación de la parte demandante. Según el artículo 21 de la Ley 256 del 96 cualquier persona que participe o demuestre la intención de participar en el mercado cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 256.
En este caso, la participación en el mercado de C.I. SUPER DE ALIMENTOS se encuentra verificada, esto a través de diversas pruebas como los dictámenes periciales en los que se analizan los productos que comercializa, especialmente para lo que interesa este proceso, las gomas TRULULU, así que desde ese punto de vista pues está perfectamente acreditado que la demandante participa en el mercado colombiano. Adicionalmente, sus intereses económicos podrían llegar a haber sido afectados si se llega a establecer que se cometieron los actos de competencia desleal, pues de ser así, C.I. SUPER DE ALIMENTOS podría sufrir una pérdida de clientes con ocasión de la falta de claridad en el mercado que se menciona en la demanda, específicamente me refiero a la claridad acerca del origen empresarial de las gomas.
[PRESCRIPCIÓN]
Comienzo refiriéndome a la excepción de prescripción que fue mencionada o, reiterada más bien, por el apoderado de la parte demandada en su alegato de conclusión, digo reiterada porque fue una excepción que se planteó al momento de contestarse la demanda, así que voy a comenzar por ahí.
En la Contestación de la Demanda, la accionada señaló que aquí se configura la prescripción, y específicamente se refirió a la prescripción ordinaria, en tanto que la demandante según se dice en la contestación manifestó conocer los actos desleales al menos en el año 2014 y, a pesar de eso, la demanda se presentó más de dos años después de ese conocimiento. Sobre la prescripción, la Ley 256 señala en el artículo 23 que las acciones de competencia desleal prescriben en dos años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto y, en todo caso, por el transcurso de 3 años a partir del momento de la realización del acto; la primera, es la de los dos años, que se conoce como la prescripción ordinaria y esa fue la que alegó el demandado, entonces vamos a revisar el tema de los dos años desde el conocimiento de la comisión de la conducta.
A mi juicio, en este caso no se configura la prescripción. ¿Por qué? Pues básicamente se desconoce con exactitud cuál fue la fecha en la que C.I. SUPER DE ALIMENTOS conoció la comisión de los actos de competencia desleal que le atribuyó a la demandada. Aquí es importante dejar claro que ese conocimiento no se puede derivar del hecho de que la demandante haya narrado en su demanda que los hechos tuvieron lugar a partir del año 2014; una cosa es que como parte de la contextualización del caso, la demandante haga una narración de lo que ocurrió y eso puede incluir hechos lejanos en el pasado y otra distinta es que se haya enterado de la ocurrencia de esos hechos en el mismo momento en que esa ocurrencia se dio. En otras palabras, bien puede ocurrir que la demandante se entere por ejemplo en el año 2016, 2017 sobre hechos que ocurrieron en el 2014 y narrarlos en la demanda pero ello no implica evidentemente que fue en 2014 cuando los conoció sino que eso es parte de la narración que hace de los hechos que se remontan a tiempo pasados. Entonces se desconoce con exactitud cuando conoció los hechos y, por tanto, no es posible entender configurada la prescripción y ante esto entonces lo que corresponde es analizar de fondo los comportamientos alegados.
Para este análisis voy a seguir de cerca el análisis que hizo la demandante en el capítulo (…) la demanda tiene un capítulo que se dedica a sustentar o a explicar cómo se configuran los actos de competencia desleal, esto se puede ver en los folios 6 a 51 del cuaderno 4 donde se habla del acto de confusión, de explotación de la reputación ajena y de la violación a la cláusula general, en cada uno de esos títulos se hace una explicación, voy a seguir de cerca esa explicación para poder desarrollar la providencia y comienzo hablando de confusión que pues es el acto más robusto que se puede observar en la demanda.
[ACTO DE CONFUSIÓN]
En este punto, la demandante señaló que ALDOR ha ido introduciendo paulatinamente elementos a los empaques del producto PLAY y PLAY BY TROLLI que acercan la apariencia de estos empaques a los de TRULULU, los cuales, según dijo, son reconocidos por los consumidores. Para sustentarlo, destacó la demandante varias similitudes de los productos de la demandada que se concretan en los siguientes aspectos que fueron reiterados en los alegatos de conclusión y a los que yo les agregue otros que aparecen, depronto no fueron mencionados en el alegato pero aparecen en la demanda, por eso los voy a resolver: (i) de esas similitudes que hay en los empaques de las gomas en forma de gusano, (ii) uso del tipo de letra (una letra que han denominado tipo Bomba) que está acompañada del color rodamina pero al que yo me voy a referir como magenta para efectos de toda la sentencia, con un contorno blanco y un reborde oscuro, (iii) el uso de personajes con ojos saltones y bocas abiertas en los empaques, (iv) uso y ubicación de la expresión gomitas en el empaque, (v) la eliminación de la marca sombrilla ALDOR y, (vi) el uso del color magenta en la tapa del empaque que se conoce como pote (…). Entonces vamos a estudiar todos estos puntos.
En relación con el acto desleal de confusión, el artículo 10 de la Ley 256, señala que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. El acto de confusión que atenta especialmente contra el interés del consumidor consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario, es decir, el del mercado y con fines concurrenciales, cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen. Dentro del acto de confusión se incluyen tanto los casos en el que el consumidor al adquirir un producto piensa que está adquiriendo otro, lo que se conoce como confusión directa, como aquellos casos en los que se presenta lo que se llama riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trata y su distinto origen empresarial pero, de algún modo, será llevado a pensar que existe una vinculación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, entre otros.
Partiendo de esta explicación vamos a estudiar cada uno de los elementos que fueron destacados por la demandante para establecer si esas similitudes pueden dar lugar o no a la configuración del acto desleal de confusión y, para esto, es importante recordar, ser insistente en algo que no se puede perder de vista, y es que lo que se pretende con esta conducta, el legislador al crear esta conducta, lo que busca es proteger la capacidad de decisión de los consumidores acerca del origen empresarial y por eso es importante analizar todas las circunstancias del mercado a las que el consumidor se ve expuesto a la hora de adquirir los productos. Para empezar, es claro que la demandada ha ido introduciendo algunos cambios en el diseño de sus productos que en algunos casos resultan similares y en otros son idénticos a las características propias de las gomas TRULULU de la demandante, ya me iré refiriendo a todas estas características a lo largo de toda la sentencia. Voy en orden.
Sobre el empaque de las gomas en forma de gusanos. Tal como se puede observar a folio 109 del cuaderno 4 que corresponde a un empaque de producto, la sociedad demandada comercializa unas gomas de gusanos azucarados que se denominan PLAY o PLAY BY TROLLI cuyo empaque es de color verde en el que aparece además las ilustraciones de unos gusanos caricaturescos y el nombre del producto en color magenta. Por su parte, la demandante comercializa gomas, también de gusanos ácidos, en un paquete verde en el que aparecen ilustraciones de gusanos caricaturescos, así como el nombre del producto, es decir, TRULULU en color magenta, de eso da cuenta el folio 108 del cuaderno 4, donde aparece el empaque de ese producto. Esto desde lo fáctico, es decir, está verificado que se comercializan ambos productos, así como las características de los mismos que basta hacer un ejercicio de observación para darse cuenta de esto que acabo de exponer.
Siguiente aspecto fáctico relacionado con el uso de la letra tipo bomba acompañada del color magenta con un contorno blanco y un reborde oscuro. Conforme a las muestras allegadas (folios 17 y 19 del cuaderno 1) y al reconocimiento de la demandada del hecho 1.2 de la demanda, se encuentra verificado que la demandante participa y compite en el mercado de la confitería en Colombia y dentro de los productos que comercializa se encuentran las denominadas gomas TRULULU, tal como puede observarse en las muestras que aparecen en los folios 17 a 19 del cuaderno 1; C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. comercializa estas gomas TRULULU y la expresión TRULULU aparece ahí con el color magenta precisamente. Igualmente, conforme a la aceptación del hecho 2.7 de la demanda, desde su lanzamiento en 2004, la marca TRULULU ha usado en el mercado un logotipo con características del color magenta que me referí y que presentan un contorno blanco y un reborde oscuro que sirve para generar contraste. Igualmente, está demostrado conforme a la aceptación del hecho 1.4 de la demanda, que ALDOR compite en el mercado colombiano de la confitería, entre otros, con las gomas que se denominan PLAY o PLAY BY TROLLI, de lo que dan cuenta los empaques que obran a folio 22 a 29 del cuaderno 1.
Vistos todos estos empaques que corresponden al producto que comercializa la demandada en primer lugar, un ejercicio de observación de los empaques permite concluir con claridad que ALDOR comercializa sus gomas bajo la expresión PLAY o PLAY BY TROLLI, aspecto que aquí de ninguna manera ha sido negado y para eso se utiliza una fuente que tiene un aspecto redondeado en color magenta, hace un momento yo me refería como letra tipo bomba pero yo la denominaré para la sentencia una fuente de aspecto redondeado porque son varios los nombres que se la ha dado, así que vamos a unificarlo bajo esa denominación. Esa fuente, además, cuenta con un contorno blanco y un reborde negro. Igualmente, al confrontar esa letra con la utilizada en los empaques de las gomas TRULULU, se observa que ésta utiliza una fuente redondeada de color magenta, contorno blanco y reborde oscuro, ergo es claro que los dos empresarios comercializan sus gomas identificándolas con expresiones distintas, ya que una se llama PLAY o PLAY BY TROLLI y la otra TRULULU, pero utilizan una fuente que se aprecia similar, casi idéntica, y que es del mismo color, esto se encuentra corroborado con el dictamen elaborado por RIZOMA a folios 137-172 del cuaderno 3 en donde se hace referencia a la paleta de colores utilizada por las partes y al tipo o estilo de letra o fuente, en esta diapositiva [el Juez expone y muestra una diapositiva en una pantalla] se pueden apreciar estos aspectos que acabo de mencionar, el color de la fuente, el tipo de fuente y los rebordes que también les mencioné; estas diapositivas se van a anexar al acta de esta audiencia.
De acuerdo con este mismo dictamen, la palabra PLAY de ALDOR aparece con el tipo de letra de aspecto redondeado en color magenta y los bordes blanco y oscuro a partir del año 2014, esto según el folio 153 vuelto del cuaderno 3; antes del 2014, la expresión PLAY era de color rojo y tenía un contorno amarillo según lo que se menciona en este dictamen. En contraste, la expresión TRULULU con esa letra y ese color comenzó a ser utilizado por la demandante en el año 2014 según surge de la aceptación del hecho 2.7 de la demanda, todo lo cual muestra que entre C.I. SUPER DE ALIMENTOS y ALDOR. Quien primero se identificó a través del color magenta y la letra de aspectos redondeados con los detalles descritos fue la sociedad demandante, es decir, con este aspecto y estas similitudes quien primero lo hizo fue C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.
Siguiente aspecto fáctico, el uso de los personajes con ojos saltones y bocas abiertas en los empaques. No se hizo referencia a las bocas en alegato pero en la demanda sí se menciona en varias ocasiones. Según se observa en las muestras de empaque de producto de la demandada, folios 22 a 24 del cuaderno 1, algunas de sus gomas incluyen en el empaque coloridos y variados personajes que tienen grandes ojos y bocas abiertas; igualmente, las muestras de los empaques de producto de la demandante dan cuenta de la comercialización de las gomas TRULULU que incluyen personajes con ojos grandes y bocas abiertas (folios 17 y 19 del cuaderno 1) estas son algunas de las pruebas que aparecen en el expediente y ahí se puede observar en ambas marcas el uso de los ojos y de las bocas abiertas.
Siguiente aspecto fáctico, el uso y ubicación de la expresión gomitas en el empaque. Sobre esto, tanto alguna de las muestras de empaque allegadas con la demanda, como uno de los empaques allegados por la demandada, me refiero a los folios 22 del cuaderno 1 y 109 del cuaderno 4, dan cuenta de que en ocasiones las gomas PLAY utilizan en su parte superior la expresión gomitas, como se aprecia en el de la mitad [señala en la pantalla]. Sin embargo, también es claro a partir de las muestras allegadas por la demandante, que no en todas las ocasiones se usa esa expresión, ósea, algunos productos tienen unas distintas como nuevas gomitas o gomitas rellenas, que aparecen ahí también arriba [señala en pantalla] folios 23 y 24 del cuaderno 1.
Siguiente aspecto fáctico, la eliminación de la marca sombrilla ALDOR. En relación con esto, al observar las gomas PLAY allegadas con la demanda, folios 22 a 24 del cuaderno 1, y con la contestación, folio 109 del cuaderno 4, puede verificarse que el signo distintivo de ALDOR no ha sido eliminado de los empaques pues realmente ahí sigue apareciendo, solamente que ahora aparece al costado del empaque a pesar de que antes salía en la parte frontal, según se puede apreciar en la fotografía que aparece en el dictamen pericial conforme al folio 154 del cuaderno 3; es decir, primero estaba al frente y luego pues ya no está al frente pero no es cierto que se haya eliminado, se eliminó del frente pero ahora aparece en el costado de los productos. Por ejemplo aquí [señala en pantalla] se alcanza a ver cómo al costado del producto aún aparece la expresión ALDOR.
Siguiente aspecto fáctico, el uso del color magenta en la tapa del empaque conocido como pote. Conforme se observa en el dictamen pericial elaborado por RIZOMA, específicamente el folio 154 del cuaderno 3, las gomas PLAY de ALDOR se comercializan también en una presentación en pote sobre la cual por ahora únicamente voy a destacar que tiene una tapa de color magenta, tal cual como se afirmó en la demanda.
Todo esto que acabo de mencionar simplemente es un ejercicio de verificación de los aspectos fácticos pero lo que hay que hacer ahora es determinar si la verificación de estos hechos da lugar a la configuración de actos de competencia desleal. Frente a esto desde ya advierto que aquí no se ha configurado el acto de competencia desleal de confusión pues los elementos diferenciadores de los productos, así como aquellos comunes a la categoría, son suficientes para descartar que existe un error entre los consumidores acerca del origen empresarial de los productos. Como antes lo anuncié, para este ejercicio ya de concretar las conductas, voy a seguir de cerca la argumentación que presentó la demandante en el capítulo respectivo en los folios 6 a 51 del cuaderno 4. Es pertinente recordar que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 256, el objeto de la Ley de Competencia Desleal es garantizar la libre y leal competencia económica en beneficio de todos los participantes del mercado, lo que incluye por supuesto a los consumidores. Así, nótese que lo que se pretende con este régimen no es directamente la protección de la propiedad industrial, de tal suerte que un análisis de confusión en esta materia supone ir más allá de la mera comparación de signos distintivos como son los colores, las figuras, entre otros, pues debe considerarse la totalidad del escenario al que se ve expuesto el consumidor, a fin de concluir si su decisión de compra se encuentra afectada ante la falta de claridad del origen empresarial de los productos que se ponen a su disposición.
Hecha esta precisión, vamos a abordar nuevamente todos los aspectos similares para saber por qué se descarta la configuración de la confusión y comenzamos con la fuente de aspecto redondeado color magenta, con borde blanco y reborde oscuro que se utiliza en los productos. Sobre este punto, a pesar de que en las expresiones TRULULU, PLAY o PLAY BY TROLLI que aparecen en los productos de las partes aquí vinculadas se usan iguales colores y similar estilo de fuente, no se puede ignorar un aspecto diferenciador que a mi juicio es fundamental y es el hecho de que ese color y ese estilo de fuente son utilizadas en palabras completamente distintas pues, mientras que la demandante los aplica en la expresión TRULULU, la demandada lo utiliza en la expresión PLAY, frente a las que este Despacho no advierte ningún tipo de similitud, eso es evidente. Esta situación lo que representa en el mercado es que los consumidores se van a encontrar con dos opciones de compra diferenciables en sus nombres, aun cuando en ellos se utilicen iguales colores y estilos de fuentes similares, es decir que, sin mayor esfuerzo, el consumidor puede notar que un producto se llama TRULULU y el otro se llama PLAY pues esos son los nombres que aparecen como protagonistas en los empaques.
Ahora bien, según el dictamen pericial elaborado por RIZOMA, lo cito, “por contraste de color el logotipo de la marca TRULULU es el primer elemento por donde el espectador entra a observar la pieza gráfica”, folio 151 del cuaderno 3. Esto confirma lo antes dicho, pues el estudio da cuenta no solo de la importancia del color sino del color en una delimitación específica que es el de la expresión TRULULU pues nótese que el perito se refiere no solo al color sino al logotipo, es decir, que el consumidor en el ejercicio de compra encuentra como primer elemento la expresión TRULULU con las particularidades de color a las que ya me he venido refiriendo pero no se encuentra con el color de manera aislada sino que el color siempre lo va a encontrar enmarcado en una expresión distintiva que es la palabra TRULULU; esto mismo ocurre con la expresión PLAY que aparece en el empaque de gomas de la demandada pues según este mismo dictamen, lo cito, “por contraste de color el nuevo logotipo de la marca PLAY es el primer elemento por donde el espectador entra a observar la pieza gráfica”, folio 158 cuaderno 3. Lo que demuestra también que en el caso de la demandada lo que capta la atención del consumidor es el color pero no el color aislado sino enmarcado dentro de la expresión PLAY. Siguiendo con lo dicho en este dictamen, no considera este Despacho que el supuesto atrincheramiento de TRULULU, gracias a su circulación en el mercado nacional durante varios años, pueda traer como resultado una confusión. Al respecto, téngase en cuenta que el estudio nada analiza en relación con la diferencia que existe entre las expresiones PLAY y TRULULU, limitándose a los demás aspectos como el color, el tipo de letra, entre otros, ignorando explicar cuál es el efecto que produce el hecho de que las expresiones usadas para identificar ambos productos sean tan distintas, lo cual lleva a que se dude de las conclusiones que se exponen en ese dictamen.
Por su parte, el dictamen elaborado por BY ÓPTIMOS no es suficiente para considerar que existe confusión debido a la utilización de la letra de aspecto redondeado y del color magenta. Sobre este punto hago notar que en el ejercicio que hace el perito (folios 111 a 115 del cuaderno 3) este arribó a sus conclusiones tras mostrar a los encuestados una serie de letras en color magenta similares a las del producto PLAY pero esta serie de letras no conformaban ninguna palabra lo que lo llevó a concluir que la letra de aspecto redondeado color magenta es asociada a una característica de la marca TRULULU pues los encuestados en un 69% asociaron dicha letra a dicha marca. Sin embargo, esa forma de hacer el estudio desconoce por completo el contexto de comercialización de los productos, ya que las pruebas muestran que las gomas de ALDOR siempre incluyen ese tipo de letra y sus colores conformando la palabra PLAY, la cual imprime su propio toque distintivo a la demandada para evitar que el consumidor incurra en error sobre el origen empresarial de las mismas. (…) En otras palabras, el consumidor en su proceso de compra nunca se encuentra con el mix de letras utilizado para la elaboración del dictamen sino con unas palabras específicas que son las que generan identidad, luego la conclusión parte de un supuesto que no es el del mercado y por tanto no ofrece ningún tipo de convencimiento.
Es importante agregar a todo esto que, el hecho de ser diferentes las palabras TRULULU y la palabra PLAY, no es un aspecto menor si consideramos el carácter distintivo, sin lugar a dudas, de la palabra PLAY. En efecto, de acuerdo con la documental que obra a folio 31 del cuaderno 5, ALDOR es titular de la marca nominativa PLAY para identificar, entre otros, productos de confitería. En tal sentido, a mi juicio, si la palabra PLAY se encuentra registrada como marca para productos de confitería, ello quiere decir que tal expresión cuenta con un carácter distintivo de los productos que necesariamente está asociado a ALDOR porque es ALDOR el titular de esa marca. Este carácter distintivo de PLAY me permite reforzar la idea de la relevancia que tiene analizar este caso, no sólo en consideración de la fuente de aspecto redondeado con contornos y de color magenta, sino que es insoslayable incluir el ámbito que lo delimita, esto es, la marca con la que se identifican las gomas, la cual siempre se encuentra a la vista de los consumidores y, si esto no fuera suficiente, podemos agregar que de acuerdo con la Resolución 26756 que aparece en los folios 34-50 del cuaderno 5 la marca PLAY nominativa a la que me acabo de referir fue declarada notoria por la Superintendencia de Industria y Comercio por el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2015. ¿Esto qué nos muestra? Que la expresión PLAY no sólo es distintiva al ser marca sino que además ha contado con un importante reconocimiento en el mercado pues, en algún momento, fue considerada una marca notoria. Todo esto me permite insistir, sin espacio a la duda, en que el hecho de identificarse de manera distinta las gomas que comercializa la demandante de aquellas que comercializa la demandada, pues mientras una de ellas se llama TRULULU, la otra se llama PLAY, conlleva a que la similitud en el color magenta y la letra de aspecto redondeado no sean suficientes para hacer incurrir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos.
Aunque los anteriores argumentos son suficientes en el aspecto que estoy estudiando, quiero agregar que el uso del color magenta y el tipo de letra de aspecto redondeado con contorno y reborde por parte del ALDOR no necesariamente debe entenderse como algún tipo de estrategia encaminada a parecerse a TRULULU. En efecto, una vez revisadas las imágenes de los empaques allegadas con ocasión de la prueba de oficio que decreté en la audiencia de ayer, pude verificar que la sociedad PROCAPS comercializaba un producto denominado gomas TROLLI, que en su empaque mostraba la expresión TROLLI en color magenta con una letra de aspecto redondo. Estos empaques que se ven ahí son las gomas TROLLI de PROCAPS donde se puede apreciar el tipo de letra y el color magenta. Ahora bien, de acuerdo con la documental que está a folio 83 a 89 del cuaderno 3, las marcas TROLLI de PROCAPS fueron cedidas a ALDOR en el año 2014. Lo anterior, es decir que PROCAPS utilizara una fuente de aspecto redondeado y en color magenta para identificar sus gomas TROLLI antes del año 2014 y que luego la comercialización de las mismas pasará a tenerla ALDOR, permite concluir razonablemente que el motivo del cambio del color realizado por la accionada tiene que ver no con una estrategia encaminada a confundir a los consumidores sino con una estrategia encaminada a unificar su imagen con la que venía siendo explotada por PROCAPS a través de las gomas TROLLI, de ahí que, si observamos las muestras de empaque, podemos encontrar que las gomas PLAY se acompañan de la expresión BY TROLLI en la fuente y color que era utilizada por PROCAPS para comercializar las gomas TROLLI, volvamos a la diapositiva anterior, hay una unificación de la fuente y de color.
Hablemos ahora de los personajes con ojos saltones y bocas abiertas. Sobre este punto, las documentales allegadas con la contestación de la demanda correspondientes a empaques de gomas de empresarios distintos a los vinculados a este proceso, muestran que existen otras marcas como GRIZZLY y FRUITY y HARIBO WORMS, folios 247-250 del cuaderno 1 y 107 y 110 del cuaderno 4. Estas marcas también incluyen en sus empaques personajes caricaturescos con ojos grandes y llamativos que tienen la boca abierta. De hecho, estos productos coinciden con algunos de los que los consumidores señalaron conocer acorde con el dictamen de YANHAAS que aparece a folio 184 del cuaderno 1, especialmente las gomas marcas GRIZZLY que muestran un alto porcentaje de conocimiento.
Lo anterior, sugiere que los personajes caricaturescos con ciertos rasgos como los ojos grandes y las bocas abiertas corresponden a elementos de común utilización por parte de los empresarios que concurren en el sector de las gomas y sobre los que no se observa razón para que CI SUPER DE ALIMENTOS pueda reivindicar un derecho de exclusividad. Esta conclusión no se desvirtúa por el contenido del dictamen elaborado por BY ÓPTIMOS en el cual se concluye lo siguiente, “los personajes evaluados no son identificados como un elemento en común para la categoría de gomas y adicional ningún encuestado identificó los ojos saltones como un elemento común entre ellos”, folio 121 del cuaderno 3. En efecto, una cosa es que los consumidores no identifiquen los personajes que tuvieron a la vista como un elemento que haga parte de la categoría de gomas y, otra distinta, es que, en efecto, este tipo de personajes no sean un elemento de uso común en el mercado de las gomas. Nótese que el dictamen estuvo enfocado a establecer si los consumidores lograban identificar unos personajes como elementos de uso común, pero se omitió analizar el mercado para determinar, no la percepción de los consumidores, sino lo que en realidad ocurre y es si varios empresarios utilizan este tipo de elementos en sus empaques de gomas, lo que sí muestran los empaques allegados como prueba documental. Por otra parte, el dictamen elaborado por RIZOMA no concluye que los ojos saltones y las bocas abiertas de los personajes sean propios de los empaques de TRULULU como se señala en la demanda, lo que se observa el dictamen (folios 150 y 152 del cuaderno 3), lo que se observa en este dictamen es que según el perito los ojos puntiformes son un elemento frecuente en los empaques de TRULULU, así como las bocas abiertas de los aros y de los gusanos, cuestión que es distinta a que dichos elementos sean propios de la demandante porque no es lo mismo que sea propio a que su uso sea frecuente. Esto se puede corroborar en buena medida con la declaración rendida por la propia representante legal de la demandante, quien a minuto 15:45 dijo lo siguiente, “digamos que los elementos comunes en la categoría uno podría decir que existen ilustraciones alusivas al producto que contienen, es decir, que si son gusanos ahí se ilustran gusanos, cada uno lo ilustra de una manera diferente”.
En ese orden de ideas, puede concluirse que el uso de ilustraciones de personajes caricaturescos con ojos grandes y bocas abiertas son un elemento de uso común en el mercado que interesa este proceso y al serlo, está descartado que la demandante pueda, bajo el régimen de competencia desleal, reivindicar un derecho sobre la idea en sí misma de usar ese tipo de elementos para la comercialización de gomas. Es más, al revisar las documentales que aparecen a folios 20, 22 y 26 del cuaderno 5, se observa que ALDOR cuenta con registros marcarios destinados a identificar, entre otros, gomas y productos de confitería en los que aparecen personajes caricaturescos, algunos de ojos grandes y bocas abiertas, esto da cuenta de que la idea de usar ese tipo de personajes, aunque es de uso común, puede también ocurrir que los empresarios logren crear estos personajes de tal forma que lleguen al punto de ser considerados distintivos por la Oficina de Registros de la Propiedad Industrial, lo que corrobora que C.I. SUPER DE ALIMENTOS no puede oponerse a que otros empresarios usen en sus empaques de gomas ese tipo de ilustraciones de esos personajes, a menos que, claro está, cuente con algún derecho de propiedad industrial que les permita oponerse por tener un derecho de exclusiva, pero ello correspondería a un proceso distinto al que aquí estamos conociendo.
Siguiendo con las acusaciones, hablemos del uso y ubicación de la expresión gomitas en el empaque. Según el dictamen de BY ÓPTIMOS, folio 124 del cuaderno 3, al indagar sobre el tipo de dulce que las personas consumen con frecuencia, el 73% menciona la palabra gomitas y un 22% se refiere a gomas. Por otro lado, al indagar en tenderos, los dulces que se venden en la tienda, un 58% menciona la palabra gomitas, en donde el 75% de los casos la marca más vendida es TRULULU. Sin embargo, esto no da derecho a la demandante a reivindicar una exclusividad sobre la expresión gomitas ni tampoco sobre la posición en la que debe encontrarse esta palabra dentro de los empaques. Sobre esto hay dos circunstancias que se deben tener en cuenta: (i) la primera, que el resultado del dictamen lo que muestra es que las personas en su mayoría denominan este tipo de productos como gomas o gomitas, sin que necesariamente asocien tal expresión y la posición de la misma a las denominadas TRULULU, aspecto al que debo agregar que no se advierte razón alguna para concluir que la posición de la expresión resulte distintiva de TRULULU a tal punto que el uso de una ubicación similar o igual por parte de otros empresarios pueda causar una impresión equivocada en los consumidores acerca del origen empresarial de las gomas; (ii) la segunda, en armonía con la anterior, que es evidente que al tratarse de gomas el producto comercializado tanto por la demandante como por la demandada, la palabra gomas así como su diminutivo deben estar disponibles para el uso de parte de todos los empresarios del sector ya que se trata de una expresión de carácter genérico en tanto se refiere al producto en sí mismo, esto no tiene un fin distintivo sino que simplemente hace referencia al producto que se está comercializando.
Hablemos ahora del color magenta en la tapa del empaque conocido como pote. Según el dictamen elaborado por BY ÓPTIMOS, cuando los tenderos fueron expuestos al pote en el que se comercializan las gomas PLAY, pero sin marca, un 42% lo asoció a TRULULU y tan solo un 15% a PLAY. En este mismo ejercicio, pero realizado con el pote sin marca de las gomas TRULULU, un 58% lo asoció correctamente a esa marca mientras que un 10% lo asocio a PLAY. Sobre estos resultados debe señalarse que, aunque el empaque de PLAY, sin marca, muestra una asociación del producto a un origen empresarial que no es el que le corresponde, eso no implica que exista riesgo de confusión pues el dictamen de lo que da cuenta es de lo que ocurriría si las gomas PLAY fueran comercializadas en los potes con tapa magenta sin marca cuando lo cierto es que la realidad del mercado muestra que esos potes incluyen elementos que llevarían a descartar la confusión como las expresiones distintivas PLAY y BY TROLLI, al respecto se puede ver el folio 154 del cuaderno 3. Así, teniendo en cuenta que los potes no solamente se limitan a tener una tapa de color magenta sino que además cuentan con elementos diferenciadores relevantes, no puede concluirse sobre la existencia de confusión a partir de ese particular aspecto, es decir, solamente a partir del color de la tapa.
Finalmente, hablemos de los empaques de gomas en forma de gusanos. Según el dictamen elaborado por YANHAAS (folio 190 del cuaderno 1) cuando las personas encuestadas estuvieron expuestas al empaque de gomas en forma de gusano marca TRULULU y las marcas PLAY, el 62% señaló que ambos empaques se parecen; las tres principales razones para afirmarlo son, en orden de la más destacada a la menos destacada en términos porcentuales: el color del empaque, el diseño del empaque y la forma de la letra. Sobre esto, comparto y estoy de acuerdo en que los empaques muestran similitudes, sin embargo, como lo he explicado, las similitudes no se pueden estudiar de forma aislada sin considerar que el consumidor se encuentra con el producto en el mercado acompañado de todos los elementos sin ser desagregados, sin ser descompuestos.
En lo que tiene que ver con este empaque de los gusanos se destacaron las tres similitudes que mencioné: el color, el diseño y la forma de la letra. Sobre el color, es claro que ambos empaques son verdes aunque se trata de verdes con tonalidades distintas. Igualmente, es clara la similitud del tipo de letra conforme a las explicaciones que hice hace un momento. Y, finalmente, en lo que respecta al diseño, el dictamen no ofrece precisión acerca de lo que los encuestados entienden como diseño o cuáles son los elementos particulares que ellos consideran que hacen parte de lo que se denomina un diseño.
Pues bien, al ver estos empaques en conjunto, se resalta que sus similitudes no son suficientes para que exista confusión. Para sustentarlo hago notar que los empaques cuentan con suficientes elementos diferenciadores que impiden ese efecto negativo. De un lado, deben tenerse en cuenta las consideraciones, las explicaciones hechas acerca de la fuente y del color de la misma. Especialmente quiero recordar lo relativo a la fundamental diferencia que le imprime a los productos el hecho de que se llamen distinto, a lo que debo agregar que las ilustraciones de los gusanos son diferentes aunque se utiliza la misma idea de incluir gusanos, pero los gusanos son diferentes y como ya lo expliqué eso es un elemento de uso común en el mercado. Además, es notable que la accionada incluye en su ilustración una imagen que simula una especie de pared rota de la que salen los gusanos
Debo agregar que a pesar de que en la parte frontal no aparece la marca sombrilla ALDOR, si aparece en el costado del empaque lo cual le imprime un importante toque distintivo, pues deja claro al consumidor quién es el fabricante de las gomas que va a adquirir y esto es fundamental cuando se estudia confusión porque precisamente este acto tiene que ver con el origen empresarial, así que si aparece quién es el fabricante o quién es el comercializador obviamente que este tipo de situaciones diluyen la posibilidad de que exista confusión.
Ahora bien, es cierto que de acuerdo con este mismo dictamen, folio 191 cuaderno 1, el 37% de los encuestados señalaron que pensarían que ambos productos son fabricados por la misma compañía. Sin embargo, hay dos circunstancias que frente a ellos se deben tener en cuenta: de un lado, que un alto porcentaje, es decir, el 59% afirmaron que pensarían que son fabricados por compañías diferentes y del otro, que más allá de que un cierto porcentaje de personas afirmen pensar que ambos productos provienen del mismo empresario, es importante establecer en el proceso a quién es atribuible el efecto negativo, pues es a esa persona que se le puede imputar la comisión de la conducta y, como ya se vio, con las pruebas obrantes en el proceso no es posible atribuir a ALDOR ningún comportamiento reprochable a la luz de la Ley 256.
Para finalizar este punto, como lo anotó la demandante a propósito del dictamen de YANHAAS, al consultarse a los encuestados acerca del empaque de gomas en forma de gusanos de la demandada pero sin la marca puesta en el empaque, éstos en un 23.7% lo asociaron a TRULULU mientras que solamente el 11.4% lo asociaron a PLAY. No obstante, estos resultados tampoco ofrecen convencimiento en este juzgador en la medida que el dictamen se realiza sin mostrarle a los consumidores la marca del producto, es decir, la expresión PLAY en ese ejercicio del dictamen, se le muestra el producto sin la expresión PLAY, se elimina en el análisis, cuando lo cierto es que la realidad del mercado consiste en que los consumidores siempre tienen acceso a las gomas con las marcas puestas en el empaque, elemento distintivo que, como ya se ha dicho, es determinante para generar identidad y distinción acerca de cuál empresario es el que está llevando a cabo la comercialización de los productos.
Es así como en el presente caso no se configura el acto de competencia desleal de confusión pues en suma, muy a pesar de las similitudes existentes entre las gomas PLAY y TRULULU conforme a lo expuesto en la demanda, lo cierto es que estos productos no se comercializan en condiciones que puedan generar que los consumidores incurran en un error acerca del origen empresarial.
[ACTO DE EXPLOTACIÓN A LA REPUTACIÓN AJENA]
Pasemos a hablar de la explotación de la reputación ajena. Conforme al artículo 15 de la Ley 256, se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. A partir de esta norma, puede afirmarse que el contenido del acto desleal en estudio, exige, de un lado, la existencia del buen nombre y prestigio adquirido por otro frente al público en general como resultado del esfuerzo que le otorga una posición destacada en el mercado y, del otro, que el sujeto pasivo de la acción, para sí o para un tercero, emplee medios ilegítimos para adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama, reconocimiento y buen nombre de los que éste goza, aprovechando de ese modo de manera parasitaria lo que dicho tercero proyecta en el referido escenario, los valores que transmite, la simpatías que despierta y las afinidades que genera, todo ello con el fin de conquistar una clientela, incrementar su participación en el mercado y vender a mejores precios. De esto se trata la explotación de la reputación ajena.
En primer lugar, no tengo duda acerca de la buena reputación de la demandante, especialmente de la que se deriva de la marca TRULULU, aspecto del que da cuenta la Resolución 44041 que declaró notoria la marca TRULULU para el periodo comprendido entre enero de 2004 y agosto de 2011; también la Resolución 06454 que hizo una extensión de notoriedad de la marca TRULULU hasta el mes de diciembre de 2013 y, finalmente, el dictamen pericial elaborado por YANHAAS, especialmente el folio 183 del cuaderno 1, muestra el alto nivel de conocimiento y consumo de las gomas marca TRULULU. Luego, no tengo duda de su buena reputación.
Según la demandante, ALDOR ha adelantado una estrategia de aprovechamiento parasitario de su notoriedad, tomando elementos gráficos de los empaques TRULULU adaptándolos a sus diseños buscando que los consumidores lo asocien a la imagen que ya reconocen de TRULULU. Al respecto, como antes se explicó, las adaptaciones hechas a la imagen de las gomas PLAY no son reprochables pues ALDOR ha mantenido su identidad pese algunas similitudes que pueda tener con TRULULU, las cuales no dan cuenta de un apalancamiento en la imagen y reconocimiento de TRULULU sino un aprovechamiento de su propia imagen, de su propia identidad y de su propia reputación que también la tiene.
Ahora bien, el hecho de que ALDOR se haya visto vinculada en otros procedimientos judiciales y administrativos tampoco muestra un indebido aprovechamiento de la reputación de la marca TRULULU de la demandante. No observa este Despacho cómo el hecho de existir otros trámites, incluso por hechos distintos, pueda dar lugar a afirmar que ALDOR se ha aprovechado de la reputación de C.I. SUPER DE ALIMENTOS; se echa de menos la prueba de un apalancamiento injustificado sobre la reputación de TRULULU que es lo que podría dar lugar a la configuración de la conducta y, lo cierto es que a esta altura del análisis se ha podido verificar cómo la demandada se ha valido únicamente de su propio reconocimiento sin afectar la esfera de la identidad o la buena reputación asociada a C.I. SUPER DE ALIMENTOS. Por eso, esta conducta se encuentra descartada.
[PROHIBICIÓN GENERAL]
Y resta analizar la violación a la prohibición general contenida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Según esta norma: “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. (…) Se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.
Sobre esta norma debe recordarse que se configura la conducta establecida en el artículo 7,(…) esta norma se entiende como una prohibición general en materia de competencia desleal pero además es un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia y es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos de conducta que está destinada a abarcar ciertos comportamientos que no están enmarcados en los artículos 8-19; esta acusación bien la formuló la demandante porque se refirió a un aspecto distinto a los otros que se habían plantado.
Según dijo, el conocimiento por parte de ALDOR al adquirir los registros de TROLLI y al mismo tiempo ser parte de un proceso judicial en el que se cuestionaba el uso de la marca TRULY confundible con aquella, constituye mala fe de parte de ALDOR. En relación con esto, el comportamiento de ALDOR al adquirir las marcas TROLLI de PROCAPS no puede ser considerado un acto de mala fe a la luz de la Ley de Competencia Desleal, lo anterior si tenemos en cuenta que la demandada adquirió legítimamente los derechos derivados de los registros de la marca TROLLI, es decir, que actuó dentro del marco que las normas de propiedad industrial le permiten a los empresarios, luego no puede derivarse un acto de mala fe de una conducta que está perfectamente ajustada a la ley.
En relación a lo dicho, aun siendo cierto que las expresiones TRULY y TROLLI pudieran ser consideradas confundibles, no lo estoy afirmando, pero si partiéramos de ese supuesto, no es menos cierto que, en todo caso, la marca TROLLI se encuentra registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, al ser un derecho de propiedad industrial, es susceptible como todos los derechos de propiedad industrial de ser transferido a quien a bien tenga el titular, lo cual corresponde simplemente a la disposición de un bien intangible que es perfectamente válida a la luz de nuestro sistema de propiedad industrial.
Por tanto, tampoco se ha configurada la violación al artículo 7.
Es así como se negaran todas las pretensiones de la demanda y se condenará en costas a la demandante por concepto de agencias en derecho en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso, fijo las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia, teniendo en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo PSAA 16-10554 de agosto de 2016, específicamente voy aplicar el artículo 5, numeral 1, que se refiere a los procesos de primera instancia bajo el criterio de la naturaleza del asunto.
Lo anterior, por cuanto la competencia de este Despacho, así como el trámite de los procesos, tanto los de competencia desleal como los de propiedad industrial, no se rigen bajo criterios de cuantía sino bajo criterios de naturaleza; de ahí que el competente siempre va a ser o la Superintendencia de Industria y Comercio o el Juez del Circuito, independientemente de la cuantía de la pretensión y el trámite siempre va a ser de primera instancia y no de única, aun cuando la cuantía quepa en el rango de la mínima cuantía. Insisto, la cuantía es irrelevante para establecer mi competencia y el trámite de los procesos, por eso el criterio que debemos aplicar para la fijación de las agencias es el de la naturaleza del asunto.
Así, con ocasión de la negativa de las pretensiones condenaré en costas a la demandante y fijo por concepto de agencias en derecho la suma de 8 SMLMV, lo máximo son 10 salarios y voy a fijar 8, esto corresponde a la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.
Finalmente, aunque se negarán las pretensiones, lo cual incluye la pretensión económica, no voy a imponer la sanción contemplada en el artículo 206 del CGP a la demandante, por cuanto advierto que hubo diligencia de su parte en procura de probar los supuestos perjuicios que se le causaron, los cuales pretendió acreditar a través de un dictamen pericial, es decir, en este punto no hubo negligencia y por eso no hay lugar en la sanción. Esto acorde con los lineamientos que puso de presente la Corte Constitucional en Sentencia C-157 de 21 de marzo de 2003 [error del Juez. Se refiere a la Sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013].
SENTENCIA
En mérito de lo expuesto, el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. Negar todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Condenar en costas a C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A. Para el efecto, se fija por conceptos de agencias en derecho la suma total de 8 SMLMV, es decir, la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (COP $6.624.928), los cuales deberá pagar a favor de COMESTIBLES ALDOR S.A.
Esta decisión queda notificada en estrados.
La parte Demandante interpuso Recurso de Apelación en contra de la sentencia.