Fecha: 10 de enero de 2018
Radicación: 15-169459
Demandante: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.
Demandada: SESDERMA COLOMBIA S.A.
Funcionario: JOSE FERNANDO SANDOVAL
[ANTECEDENTES]
Bien, entonces procedamos a dictar sentencia, tal como se estableció en su momento, el litigio se concretó de la siguiente manera:
- Establecer si SESDERMA a través de la comercialización de productos identificados con la expresión C-VIT, infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta TRIDEX sobre las marcas que cuentan con los certificados número 131121 de la clase 5 y 486416 de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.
- En caso de no existir infracción de propiedad industrial, deberá establecerse si SESDERMA a través de la comercialización de productos identificados con la expresión C-VIT, incurrió en los actos de competencia desleal establecidos en los artículos 7,8 y 10 de la ley 256 de 1996.
- Una vez establecidas las conductas antes mencionadas, se deberá verificar si con la infracción de derechos de propiedad industrial o con los actos de competencia desleal se causaron daños a la demandante y en qué cuantía.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/INFRACCIÓN DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL]
Conforme a esto procedo a hacer el análisis para resolver este pleito, empiezo por la legitimación activa en materia de infracción de derechos de propiedad industrial, al artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión, podrá entablar acción ante la entidad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, en este caso TRIDEX acreditó la existencia y titularidad de las siguientes marcas: primero C-VIT nominativa en la clase 5 versión 7 de la clasificación internacional de Niza que ampara productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medición, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas. El certificado es el número 131121 al respecto folio 10 y 11 del cuaderno número 2
Segundo, C-VIT nominativa en la clase 3 versión 10 de la Clasificación internacional de Niza que ampara a cosméticos, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos. El certificado es el número 486416 folio 13 del cuaderno número 2. En ese orden de ideas siendo TRIDEX la titular de estas marcas, está legitimada para iniciar acciones en procura de su protección.
[PROPIEDAD INDUSTRIAL]
Hablemos ahora del uso presuntamente infractor, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 establece una serie de comportamiento a través de los cuales se considera que terceros no autorizados incurren en infracción de derechos de propiedad industrial, ellos derivados básicamente de usos no autorizados de marcas registradas. Así, lo primero que debe establecerse en este tipo de casos, es si la demandada ha hecho uso de la expresión que se aduce infractora. En el CD que obra a folio 49 del cuaderno 2, aparece un video donde se registra la visita a la página web www.sesderma.com.co. En dicha página puede evidenciarse que se ofrecen varios productos que se identifican con la expresión C-VIT, los cuales están destinados al cuidado facial. Se trata entonces de productos cosméticos, pues se utilizan para la belleza de la cara. Como se puede ver en la prueba física allegada al expediente uno de los componentes es la vitamina C, como en el caso de la crema facial hidratante y la crema contorno de ojos.
Determinemos ahora si ese uso se puede calificar infractor. Debo partir para ello precisando que la demandada realiza una labor solamente de comercialización de los productos y no de fabricación de los mismos. Esto, teniendo en cuenta que la demandante no demostró que SESDERMA COLOMBIA fuera fabricante de los productos, y adicionalmente las documentales que aparecen a folios 99 a 104 entre muchas otras que aparecen en el expediente dan cuenta de que la demandada importa los productos que comercializa, de tal suerte que este caso debe ser analizado a la luz del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y no del literal A, en el que se reprocha la conducta de aplicar la marca, que no es el caso de SESDERMA, respecto de quien, como lo acabo de mencionar no se demostró tal aspecto, pues no fabrica los productos ni sus empaques, entonces no es quien lo aplica.
Pasemos entonces a analizarlo desde el punto de vista del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, señala lo siguiente: “el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos: Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Establecido como quedó que la demandada ha comercializado productos cosméticos con la expresión C-VIT, resta determinar si tal uso ha causado confusión o al menos puede causar riesgo, ejercicio que voy a realizar de manera separada para ambas marcas.
Empiezo por el análisis de la marca C-VIT nominativa en la clase 5. Lo primero que aquí se advierte es que este registro no ampara cosméticos, no obstante, en la demanda se plantea que existe conexión competitiva, eso se puede ver en el hecho 18 de la demanda. También se plantea que existe relación entre los productos de la clase 3 y 5, hecho 18.1 lo cual a juicio de la demandante podría generar confusión entre los consumidores. Para verificar este punto voy a acudir a la interpretación prejudicial 549IP 2016 proferida para este expediente por el tribunal de justicia de la comunidad andina, en dicha interpretación que aparece en los folios 74 a 85 del cuaderno 5, el tribunal de justicia de la comunidad andina explicó la conexión competitiva entre productos de la clase 3 y de la clase 5 de la Clasificación internacional de Niza precisando que hay varios criterios para apreciar la existencia de la conexidad competitiva y son los que ahora paso a analizar.
Vamos a hablar del grado de sustitución o también lo que llaman en la interpretación, intercambiabilidad, viendo lo señalado por el tribunal no es posible afirmar que exista intercambiabilidad frente a los productos C-VIT y los amparados por el registro de la clase 5, esto atendiendo a la finalidad de los mismos, pues los productos C-VIT son cosméticos, su utilidad está asociada a la belleza de la cara y no a remediar enfermedades como ocurre en el caso de los productos farmacéuticos y en general los productos médicos amparados en el registro de la demandante, en esa medida, el consumidor no podría optar por comprar el producto C-VIT para el cuidado de la belleza de su cara, en vez de comprar un producto que necesite para curar algún tipo de enfermedad.
El segundo elemento es la complementariedad, en este caso, siguiendo el ejemplo de la complementariedad que existe entre la crema dental y el cepillo de dientes expuesto por el propio tribunal de justicia en la interpretación prejudicial mencionada, es evidente que los productos cosméticos C-VIT no son complementarios de los farmacéuticos, nada del expediente indica que aquellos deban consumirse junto a algunos de los productos amparados por el registro de la clase 5, se pueden consumir perfectamente de manera individual y ninguna prueba dice lo contrario.
Tercer punto, los canales de comercialización. En principio los productos farmacéuticos y los productos de belleza se comercializan a través de canales distintos debido a la finalidad disímil que tienen. Para el caso concreto no se demostró que TRIDEX y SESDERMA compartieran canales de comercialización, es el caso señalar que aunque el testigo Diego Parra afirmó que a finales del año 2015 le retiraron el producto C-VIT de FARAMATODO y LOCATEL esto es contradictorio con lo señalado por Víctor Jaime Garcés, quien afirmó que nunca se comercializó en esos establecimientos, esta contradicción impide dar credibilidad a estas 2 personas considerando su carácter sospechoso derivado de la vinculación laboral con la accionante, razón por la cual no queda otro camino que concluir que la comercialización se realiza a través de canales distintos. Es así como debo señalar que no existe conexión competitiva entre los productos C-VIT y los productos Amparados por el registro de la clase 5 del que es titular TRIDEX. Todo de lo cual le es posible concluir a este despacho que debido a las relevantes diferencias entre los productos de la demandada y los amparados en la clase 5, no se encuentran los consumidores expuestos a la indeseable posibilidad de incurrir en algún tipo de error al momento de adquirir los productos, en otras palabras, en relación con ese registro, no existe riesgo de confusión.
Pasemos a revisar el registro de la clase 3, la marca C-VIT nominativa en clase 3. Para determinar la posible infracción de esta marca, debo recordar que la demandada hace uso de la expresión C-VIT en la comercialización de productos cosméticos, categoría que se encuentra amparada por el registro de la clase 3, pese a ello no puede afirmarse que ese uso realizado por SESDERMA sea infractor, pues en este caso la confusión se encuentra descartada sobre la base de estos argumentos.
Primero, no está demostrado que a pesar de la similitud evidente de la expresión C-VIT y CVIT hayan existido consumidores que se hayan confundido, luego no estamos frente a un caso de confusión efectivamente causada en el mercado.
Segundo, las condiciones particulares de este caso permiten afirmar que tampoco existe riesgo de confusión, para ello tendríamos en cuenta 3 puntos adicionales. Primero, la demandada para la comercialización de C-VIT no utiliza los mismos canales de comercialización de TRIDEX. Segundo TRIDEX no registró la marca con fines comerciales, de acuerdo a lo manifestado por el señor Víctor Jaime Garcés a minuto 26, la marca fue registrada en la clase 3 para evitar que SESDERMA la utilizara, es decir que el registro de esta marca no está encaminado a la identificación de ningún producto que pretenda introducir al mercado.
Tercero, la marca no solamente no tiene fines comerciales, sino que adicionalmente TRIDEX no ha proyectado producir productos cosméticos con la expresión C-VIT, es decir que dentro de sus planes no está ingresar al mercado los cosméticos como también lo dejó claro Víctor Jaime Garcés a minuto 22:48, quien a pesar de su condición sospechosa pone en evidencia situaciones no afectadas por su parcialidad, sino que, por el contrario, comprometen la veracidad de las acusaciones hechas en la demanda. Sobre la base de esas consideraciones, no es posible concluir que haya existido confusión entre los consumidores o que al menos ese riesgo pudiera existir.
Sobre el riesgo de asociación. Sobre este presunto riesgo apenas mencionado de manera tangencial en la demanda, basta señalar que ninguna de las pruebas apunta demostrar de qué forma los consumidores podrían pensar que entre TRIDEX y SESDERMA existe algún tipo de vínculo económico, de hecho al observar las muestras de las cremas allegadas, así como el video de visita a la página web de SESDERMA lo que sí se puede verificar es que esta sociedad siempre utiliza el nombre en el empaque de los productos y en el encabezado de su página web, de manera que para el consumidor siempre será claro que el producto proviene de SESDERMA y que esta no tiene vínculo alguno con TRIDEX, pues ninguna referencia a ella se hace en los medios de comercialización ni en los empaques.
Quiero finalizar esta parte del análisis precisando, por qué a pesar de las precisiones proferidas por la autoridad de registro en varios trámites según se observa en la resolución que obra en el expediente y que también fue mencionado por el apoderado en su alegato de conclusión yo he llegado a una conclusión distinta. Básicamente la razón, es que la autoridad de registro lleva a cabo su análisis sobre la base de hipótesis sobre posibles riesgos de confusión para evitar que un futuro registro pueda llegar a causar ese efecto perjudicial en los consumidores, mientras que en un caso como este donde es un caso por infracción a los derechos de propiedad industrial, es medular estudiar el uso efectivo que el demandado hace de sus signos en el mercado, variable que puede llegar a conclusiones distintas a las que se llega en el trámite de registro de una marca, pues las características del mercado muestran lo que ocurre en la realidad de la comercialización. La realidad de lo que el consumidor percibe en la experiencia de consumo, como lo he expuesto a lo largo de la providencia. En línea con lo dicho corresponde negar las pretensiones de la demanda asociadas a la infracción de derechos de propiedad industrial y tal como lo anuncié al momento de fijar el litigio debido a la negativa de estas pretensiones procederé a estudiar el caso desde la óptica de la competencia desleal.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ COMPETENCIA DESLEAL]
Para pasar a esta disciplina voy a referirme también a la legitimación activa que es distinta a la de propiedad industrial, de acuerdo con el artículo 21 de la ley 256 del 96, cualquier persona que participe y demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.
[CONDUCTAS]
En nuestro caso TRIDEX participa en el mercado colombiano a través de la comercialización de suplemento vitamínico denominado CVIT de acuerdo a lo que pudo observarse en el folio 22 del cuaderno 2. Ahora bien, los intereses económicos de TRIDEX podrían estar afectados por la comercialización de un producto denominado C-VIT debido a que los consumidores podrían adquirir este producto SESDERMA pensando que se trata de ser comercializado por TRIIDEX, lo que significaría para esta la pérdida de clientes y con ello la disminución de sus ingresos, dicho esto, analicemos las conductas alegadas en la demanda.
[CONFUSIÓN]
Empiezo con confusión, sobre ese acto el artículo 10 de la ley 256 del 96, señala que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad de prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, el acto desleal de confusión que atenta especialmente contra el interés del consumidor consistente en garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado, se configuran los eventos en que se ejecuta en el mercado una conducta que resulta idónea para provocar en los consumidores un error sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios que se le ofrecen, dentro del concepto del acto desleal de confusión se incluyen también los casos en los que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro lo que se conoce como confusión directa, como aquellos casos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, pero de algún modo sea llevado a pensar que existe una relación entre ambas empresas, ya sean vínculos comerciales, pertenece al mismo grupo empresarial entre otros, esto es lo que se conoce como confusión indirecta.
[COMPETENCIA DESLEAL]
Análisis de los actos de competencia desleal en el presente caso:
Es el caso resaltar que las 2 circunstancias comentadas tienen una trascendencia y tal relevancia en la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, tanto este último puede preferir un producto a otro solo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedoras a la que asocia estatus de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos, en línea con lo dicho a fin de establecer si en este caso se configura el acto desleal de confusión es muy importante analizar los aspectos particulares de la actividad comercial de la demandante y de la demandada especialmente lo que tiene que ver con las características en las que concurre, pues de esa forma podemos concluir si los consumidores están expuestos al efecto perjudicial que reprocha el artículo 10 de la ley de competencia desleal. Con este preámbulo anuncio desde, ya que en este caso no existe confusión desde la óptica de competencia desleal, en tanto que existen suficientes diferencias asociadas a la comercialización de los productos CVIT y C-VIT que no es posible que los consumidores incurran en algún tipo de error sobre el origen empresarial de los mismos, lo anterior sobre la base de los siguientes argumentos:
Primero, la finalidad de los productos, de acuerdo con la documental que obra a folio 22 del cuaderno 2 la demandante comercializa unas gotas denominadas CVIT, las cuales corresponden a un suplemento vitamínico que fortalece las defensas, actúa como antioxidante, aumenta el nivel de resistencia a infecciones, ayuda en los estados de estrés y evita anemias al favorecer la absorción del hierro, ese producto según se observa en el folleto que aparece a folio 90 y 95 del cuaderno 5 corresponde a un medicamento. Por su parte de acuerdo a lo que se observa en la página web de SESEDERMA COLOMBIA y según se aprecia en la muestra física allegada, la demandada comercializa productos cosméticos, pues se trata de productos destinados al cuidado facial, es decir están asociados a la belleza de la cara, en tal sentido, la primera diferencia que se puede resaltar es la finalidad de los productos CVIT y C-VIT, pues mientras el primero es un medicamento es decir que sirve para prevenir curar o aliviar enfermedades, prevenir o reparar las secuelas de las mismas, el segundo es un cosmético, es decir que sirve para la higiene y belleza del cuerpo, especialmente la cara, de ahí que deba señalarse que al tener finalidades distintas el consumidor dependiendo de su necesidad va a tener que decidir entre uno y otro sin que pueda sustituirlos, ya que no sirven para lo mismo.
Segundo, el precio de los productos, de acuerdo con el video que aparece en el CD obrante a folio 43 del cuaderno 2 en el que se hace una visita a la página web www.farmalisto.com.co el precio de las gotas CVIT de TRIDEX es de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($4.260), por su parte según lo expresó Víctor Jaime Garcés, el precio de los productos de SESDERMA supera los OCHENTA MIL PESOS ($80.000), esto a partir del minuto 18:50, esto coincide con la declaración de Juan Carlos Roa quien a minuto 9:07 de su declaración expresó que los productos C-VIT tienen un precio que supera los OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($88.000) dependiendo del producto. Así las cosas es claro que entre los productos CVIT de TRIDEX y C-VIT de SESDERMA existe una abismal diferencia de precios, este aspecto es de suma relevancia para descartar la existencia de confusión, pues un consumidor al encontrarse frente a 2 productos, uno de los cuáles supera el precio del otro en al menos OCHENTA MIL PESOS ($80.000), fácilmente notará que no se trata de lo mismo, y que además la decisión de comprar uno u otro dependerá de su capacidad adquisitiva por lo que entonces no podrá adquirirlos de manera desprevenida.
Tercero distintos canales de comercialización, tal como antes explicó los productos de TRIDEX y SESDERMA no comparten canales de comercialización, ya que no es posible adquirirlos en los mismos establecimientos de comercio, en tal sentido el consumidor no se encuentra expuesto a situaciones en las que estando dentro del mismo establecimiento encuentre tanto el producto CVIT como el producto C-VIT, lo que descarta la posibilidad de no diferenciarlos al momento de la compra y, por tanto, está descartada una posible confusión, quiero hacer un comentario adicional a todo lo dicho y es que el hecho de que ambos productos usen dentro de sus componentes la vitamina C no significa que los consumidores vayan a adquirir uno pensando que es el otro, pues lo cierto es que gracias a la diferente finalidad de los mismos ningún consumidor compraría un cosmético pensando que es un medicamento solo porque tiene vitamina C, pensar de esa forma implicaría que solamente TRIDEX podría usar en su medicamento la vitamina C.
Puestas de este modo, las cosas se concluyen que, en ocasión de la diferente finalidad de los productos, la gran diferencia de precios y los diferentes canales de comercialización, no existe ni siquiera la potencialidad de que los consumidores se vean expuestos a confusión en ninguna de sus modalidades lo que llevará a que esta pretensión se desestime.
[DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA]
Pasemos a desviación de la clientela, el artículo 8 de la ley de competencia desleal, señala que se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad a las prestaciones mercantiles u establecimiento ajeno, siempre que sea contraria a la sana costumbre mercantil o a los usos honestos en materia industrial y comercial, sobre este acto es importante señalar que la sola desviación de clientes, es decir el solo hecho de que un competidor arrebate los clientes de otro no se considera una conducta contraria a la ley 256, lo que se reprocha en el artículo 8 de esta norma son los medios utilizados para llegar a ese objetivo los cuales siempre deben estar ajustados a los parámetros de la buena fe, es por ello que en asuntos de competencia desleal no es suficiente demostrar que los clientes se abstuvieron de continuar adquiriendo los productos o servicios de la demandante y optaron por adquirir los de la demandada, insiste no es esa desviación simple o que se hace reprochable, sino que se debe evaluar todo aquello que hizo el demandado para poder captar esa clientela, en nuestro caso, 2 cosas:
Primero, no aparece evidenciado que SESDERMA haya captado clientes de TRIDEX, pero adicionalmente no se demostró que SESDERMA haya acudido a un tipo de mecanismo contrario a la buena fe para captar su clientela, de hecho la demanda está enfocada a reprochar el uso de un nombre similar en la identificación de los productos, no obstante, como extensamente se ha explicado SESDERMA ha comercializado sus productos C-VIT sin inducir a error a los consumidores, es decir ha realizado la comercialización de manera transparente, lo que lleva a descartar también que haya incurrido en una desviación desleal de clientela y, por tanto, esta pretensión se debe negar.
[PROHIBICIÓN GENERAL]
Finalmente, a violación a la prohibición general establecida en el artículo 7 de la ley 256, esto que se conoce como la cláusula general de competencia desleal, si bien tiene como función ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8 a 19 de la ley 256, circunstancia de la que se derivan 2 consecuencias:
Primer lugar la evocación del artículo 7 no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal y en segundo lugar que en el contenido de la cláusula general no es procedente incorporar conductas específicamente enmarcadas en los tipos específicos, pero cuyos presupuestos fácticos no pudieron ser probados, en este caso la demanda no ofrece ninguna argumentación relacionada con algún comportamiento reprochable distinto a todo lo que se analizó al momento de estudiar la confusión, al respecto no es cierto como se mencionó en el alegato de la demandante, que se haya concretado una acusación distinta e independiente a lo que ya analizamos a lo largo de toda esta providencia, basta revisar la demanda en el hecho 25 para verificar que todos los actos se tipifican dentro de un mismo comportamiento relacionado con la introducción en el mercado de signos que generan confusión a pesar de que desde la Superintendencia de Industria y Comercio, ya había señalado que la coexistencia de las marcas podría afectar la libre decisión de los consumidores lo que en ciertamente todo ya fue estudiado en la sentencia, en tal sentido como la totalidad de las acusaciones ya fueron abordadas en un acto específico que fue especialmente la confusión, no es posible evocar la cláusula general, pues insisto ella está destinada a abordar comportamientos que no se pueden enmarcar en los tipos establecidos en los artículos 8 a 19 de la ley 256, por tanto, se negará esta pretensión y con ello todas las que tengan que ver con la presunta comisión de actos de competencia desleal en sentencia C157 21 de marzo de 2002.
En mérito de lo expuesto, el coordinador del grupo de trabajo de competencia desleal y propiedad industrial de la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales comprendidas por el código general del proceso administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO: Negar todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente al 5 % del valor de las pretensiones negadas que ascendían a la suma de TRESCIENTOS TREINA MILLONES DE PESOS ($330.000.000), lo cual equivale a DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000) que deben ser pagados por TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. a favor de SESDERMA COLOMBIA S.A.
TERCERO: Levantar las medidas cautelares decretadas en este proceso por secretaría, en su momento realícese la liquidación de costas correspondiente.
Esta decisión queda notificada en estrados.