Fecha: 15/08/2018
Radicado: 17-251201
Demandante: Underground Rockshop Ltda.
Demandada: Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez
Funcionario: Diego Andrés Castillo Guzmán
JUEZ: Continuando con la audiencia del 373, es el momento de dictar sentencia. Con base en lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, entraremos directamente a analizar los hechos y pruebas de la demanda a fin de resolver sobre los puntos dados en la fijación del litigio.
[ANTECEDENTES]
La fijación del litigio quedó de la siguiente manera, primero determinar si UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA. es titular de la marca UNDERGROUND ROCK SHOP para la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Determinar si Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez utiliza un signo idéntico similar a la marca UNDERGROUND ROCK SHOP de la demandante.
- Establecer si dicho uso configura una infracción de los derechos de propiedad industrial de la demandada.
- Encontrar configurada la infracción, deberá determinarse la existencia del daño y tasar su cuantía.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Partimos de lo que es la legitimación por activa, el artículo 238 de la Decisión 486, establece que el titular de un derecho propietario, en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho sobre la titularidad de la marca.
De las pruebas que obran en el proceso se puede establecer que UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA es titular de signos distintivo mixto UNDERGROUND ROCK SHOP que corresponde al registro número 384245 que identifica productos de la clase 24 de la clasificación internacional de Niza, lo cual obra a folio 68 del cuaderno número 1, por lo tanto, la demandante se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial objeto del presente asunto, al tenor de lo señalado en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
[INFRACCIÓN MARCARIA]
Pasamos ahora a abordar el punto de la infracción alegada, entonces nos adentramos en el tema del uso de la marca registrada, de conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 que contiene distintas modalidades de infracción a las marcas, señala en lo pertinente lo siguiente:
“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos, literal D, usar en el comercio, signo idéntico o similar a la marca cualquiera sea el producto o servicio, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, tratándose del uso de un signo idéntico, para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión”
Así lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 se configura en aquellos eventos en los que se reúnen 2 elementos fundamentales: “el primero denominativo, referido al uso de un signo o marca registrado en el comercio; y el segundo condicional cuando expresa que de existir un riesgo de confusión que debe existir un riesgo de confusión o asociación” para el efecto nos remitimos a la interpretación prejudicial dentro del proceso 049IP de 2012 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Por lo tanto, lo primero que debe establecerse en este tipo de casos es si la demandada ha hecho uso de la infracción que se aduce infractora, posteriormente se debe proceder a calificar si ese uso constituye una infracción a la luz de la Decisión 486 de 2000.
En el caso bajo análisis, se encuentra demostrado que el señor Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez ha comercializado prendas de vestir identificadas con la expresión UNDERGROUND ROCK SHOP, tal como se observa a través de la fotografía obrante a folio 17 a 22 y 24 del cuaderno 1, situación que la propia parte demandada lo corrobora en respuesta al hecho 7 de la demanda en relación con lo cual indicó:
“Sí se hacen volantes como estrategia de publicidad para vender los productos que realiza mi poderdante, menos cierto es que esté plagiando marca alguna, porque se puede inferir dentro del documental aportada dentro de la demandada que la marca y logo que comercializa Beltrán Rodríguez son completamente diferentes.”
En este punto quiero dejar clara una situación, y es el hecho de que lo que está demostrando el hecho que he citado, el hecho 7, es que en efecto el señor Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez, ha comercializado prendas de vestir identificadas con las marcas UNDERGROUND ROCK SHOP, ya el hecho de la estimación, si se confunden o no, si está plagiando la marca es un tema de carácter sustancial que no está dentro de lo que se pueda confesar, porque, pues es un tema que lo resuelve el juez al dictar sentencia”.
Así mismo, se encuentra probado que la parte demandada está haciendo uso de la expresión UNDERGROUND a través de un establecimiento de comercio sin contar con el permiso ni autorización de su titular UNDERGROUND ROCK SHOP, como se desprende del hecho 5 de la demanda, el cual se puede tener como cierto en aplicación de la sanción establecida en el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso, con la advertencia de qué acorde con las pruebas documentales antes relacionadas y en la aplicación del artículo 197, la demandada no utiliza la marca de la demandante sino la expresión UNDERGROUND ROCK SHOP.
Por otra parte, se encuentra acreditado que la parte demandante ha recibido quejas de sus consumidores por compras hechas en el establecimiento comercial de la demandada, tal como se desprende el hecho 4 de la demanda, que se puede tener por cierto en aplicación de la sanción establecida en el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso, al respecto el hecho 4 indica:
“El demandante ha recibido continuas quejas de los clientes, pues le preguntan por productos que vieron en otra sucursal y en algunos casos han venido de los puntos de venta originales a reclamar por compras hechas en otro local que no es propiedad del titular de la marca, sino que está en cabeza del señor Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez”
Ahora, a fin de establecer si ese uso que hace el demandado infringe los derechos de la demandante, debo partir por señalar que estamos frente a signos de tipo mixto, es decir que tienen gráfica y parte nominativa es decir gráfica en el mismo signo que conforman, tanto en el caso de la demandante como en el de la demandada, estoy hablando de los dos signos, en esta medida para hacer un cotejo entre los mismos, es pertinente tener en cuenta lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre este punto ha señalado la corporación que para poder llevar a cabo este análisis lo primero que se debe determinar es cual es el elemento característico de los signos y después proceder al cotejo. Frente a esto nos podemos remitir al proceso 17IP de 2013 del Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia [ERROR DEL JUEZ].
Este Tribunal indicó al respecto, por lo general el elemento denominativo del signo mixto, suele ser el preponderante, ya que las palabras causan un gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Así las cosas, es claro en el presente caso que, con base en lo que se ha encontrado en el expediente, el señor Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez en el desarrollo de su actividad comercial ha utilizado la expresión UNDERGROUND, la cual pese a tener un diseño especial en su grafía, corresponde al elemento más distintivo de la marca registrada que es el vocablo UNDERGROUND, el cual como se puede observar del registro 384245 es el que predomina dentro del conjunto marcario UNDERGROUND ROCK SHOP de la demandante, esto es así porque la palabra UNDERGROUND es la que sobresale tanto por su ubicación y preponderancia.
Adviértase que si bien tal expresión en el caso de la marca de la demandante va acompañada del vocablo ROCK SHOP, esa situación impide que el signo que emplea la demandada sea distinto a la marca registrada, ya que por su posición y tamaño en el registro marcario UNDERGROUND es la palabra que determina una mayor recordación en la mente del consumidor a la hora de adquirir los productos que aquella identifica, esta situación también se hace extensiva al signo que identifica la demandada a sus productos, es decir UNDERGROUND que pese a como lo estableció la parte demandada de los alegatos de conclusión, tener una calavera y unos distintivos gráficos, la palabra que predomina es UNDERGROUND y que es la misma que reproduce de la marca previamente registrada y pues a eso mismo nos remitimos, a lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó al respecto frente a lo que refiere al cotejo de signos mixtos como lo son en este caso el de la demandada y la demandante, de esta manera tenemos que en efecto el signo utilizado por la demandada es similarmente confundible con la marca registrada.
Ahora pasamos sobre el tipo de productos sobre el cual la demandada realizó el uso de la palabra UNDERGROUND. Tenemos que adentrarnos al análisis de la relación de los productos que amparan la marca mixta UNDERGROUND ROCK SHOW y los productos que ampara la expresión UNDERGROUND que utiliza la parte demandada, de forma inicial debemos indicar que el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido:
“La confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad al poder elegir un bien del otro, de la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.”
Al respecto nos remitimos al proceso 85IP de 2004, Sentencia del 1 de septiembre de 2004, marca DIUSE JEANS, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a ello el Tribunal ha señalado que:
“La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión, la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a 2 productos o 2 servicios que se le ofrecen un origen empresarial común” Al respecto, nos remitimos al proceso 109IP de 2002 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Continúa el Tribunal indicando que los supuestos que puedan dar lugar a un riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara serían los siguientes, uno, que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos servidos por ellos, o identidad entre los signos y semejanza entre los diferentes servicios, tres o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; cuarto o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos. Nos remitimos al respecto a la interpretación prejudicial proceso 82IP de 2002 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ahora sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencia las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo, piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.”
Al respecto nos remitimos al proceso 70IP de 2008 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En este sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que la sola posibilidad de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena, en esto hago énfasis.
Al respecto nos podemos remitir al proceso 12IP de 2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Partiendo de lo dicho por el Tribunal y en aplicación de la sanción que establece el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso, se encuentra probado que la parte demandada a través del establecimiento denominado UNDERGROUND SKATE PRODUCTS vende tejidos que son los mismos productos que protege la marca UNDERGROUND ROCK SHOP de la demandante tal como lo indicó en el hecho 3 de la demanda.
Manifestar, desde el año 2010 apareció un establecimiento de comercio denominado UNDERGROUND SKATE PRODUCTS quienes usurpan la marca UNDERGROUND ROCK SHOW, pues además de tener el mismo nombre venden los mismos productos y todo tipo de prendas de vestir, ropa, camisetas, camisas, tejidos y productos textiles y que a sabiendas de que no es titular de la marca “la marca usurpadora” Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez se anuncia en un local o tienda que está ubicada en la calle 40 sur # 77 A-21 Kennedy, tal como lo expone el hecho 5 de la demanda.
Al respecto, yo tengo que aclarar que está la presunción que establece el numeral 4 del artículo 372 de la ley general del proceso frente a la inasistencia de la parte demanda a dicha audiencia y a no absolver el interrogatorio de parte. Así, teniendo en cuenta que el accionado utiliza un signo similar al de la demandante para el mismo tipo de producto, se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca UNDERGROUND ROCK SHOP, pues ese uso se lleva a cabo para la realización de una actividad económica relacionada con los productos que se encuentran amparados por el registro al que se ha hecho mención, ya que como se dijo antes, lo utiliza en la comercialización de tejidos y productos textiles, circunstancia que pone a los consumidores en una situación que podrían acudir al establecimiento de comercio de Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez, bajo la falsa creencia de que allí puede adquirir productos de la marca UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA tal como se expuso en los hechos de la demanda ya citados, en esa medida la demandada ha incurrido en infracción de los derechos de propiedad industrial de la demandante acorde a lo dispuesto en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Vuelvo a reiterar, previo a entrar al tema de los daños, es preciso añadir que en el presente asunto la conducta procesal de la demandada no ha sido la adecuada para enfrentar este juicio debido a que pese a que contestó la demanda, esta no concurrió a la audiencia para la cual fue citada a efectos de absolver el interrogatorio, debatir las pruebas decretadas y ejercer su derecho de defensa y contradicción, por tal razón, el despacho no puede desconocer las consecuencias que la norma procesal impone frente a este tipo de conducta reprochable a la demandada, acorde con lo dispuesto, vuelvo y reitero al numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso, frente al llamado que le ha hecho la justicia para que enfrente este proceso.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Ahora entro a los daños, de acuerdo a lo que fue expuesto en los hechos de la demanda, la aplicación de la sanción establecida en el numeral 4 del artículo 372 del Código General del Proceso quedó demostrado que UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA sufrió un daño con la acción de la demandada, por cuanto está ha utilizado fraudulentamente la marca promocionando su nombre, su empresa, y los productos que venden en toda clase de ferias y eventos, tal como lo indicó en los hechos 8 y 9 de la demanda, situación que configuró usurpación de marca por utilización indebida cometiendo fraude y obteniendo para sí un provecho con perjuicio económico de la demandante, según lo indicó en el hecho 11 de la demanda, por lo que considera que la demandada debe pagar cada uno de los daños y perjuicios causados al respecto del hecho 15 de la demanda. Este daño se traduce en un lucro cesante que como bien lo expuso la demandante al realizar el juramento estimatorio le ha implicado dejar de recibir utilidades por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000 COP).
Al respecto, podemos irnos al juramento estimatorio presentado por la parte demandante a través de la demanda.
Ahora bien, una vez establecida la existencia del daño, se tiene igualmente por probado que los perjuicios son ocasionados por la conducta de la demandada ascienden a la suma de de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000 COP) por cuanto bien se evidencia el juramento estimatorio fijó dicho valor, el cual pese a la objeción propuesta por la demandada en la contestación de la demanda, esta fue rechazada al no cumplir con los parámetros previstos en el artículo 206 del Código General del Proceso.
Tal como se expresó en el Auto 10556 de 2017, recuérdese que acorde con la mencionada norma, el juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo; sin embargo, al no ser considerada la objeción presentada por la demandada por parte del despacho, la suma estimada por la demandante se tendrá por probada.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente en cumplimiento con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, este despacho fijará agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandante. De esta manera, por concepto de agencias en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 del acuerdo PTAA16-10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura se fijará a favor de UNDERGROUND ROCK SHOP la suma correspondiente al 5% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, lo cual equivale a SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000 COP), teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mayor cuantía, la pretensión indemnizatoria en este caso podría ascender a máximo 150 SMMLV y esto se ajusta en lo establecido para los procesos de mayor cuantía del artículo 25 del C.G.P.
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA, sobre la marca UNDERGROUND ROCK SHOP mixta, registrada en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, que cuenta con certificado de registro número 384245.
SEGUNDO. DECLARAR que Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez, al infringir los derechos de propiedad industrial que ostenta UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA, sobre la marca UNDERGROUND ROCK SHOP mixta, causó daños y perjuicios a la sociedad UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA.
TERCERO. CONDENAR a Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez, a pagar a favor de UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA, la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000 COP) a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior deberá hacerse en un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la ejecutoria de la siguiente providencia.
CUARTO. CONDENAR en costas a Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez, para tal efecto se fija por concepto de agencia en derecho la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000 COP), los cuales deberá pagar Jorge Alejandro Beltrán Rodríguez a favor de UNDERGROUND ROCK SHOP LTDA. Por secretaría realizarle la respectiva liquidación en costas.
Esta decisión la notifico en estrados.