Fecha: 16/01/2019
Radicación: 13-045911
Demandante: PROCAPS S.A.
Demandado: MORENOS LTDA y otros.
Funcionario: Asesor Asignado – José Fernando Sandoval Gutierrez
[LEGITIMACIÓN]
Siendo así entonces ahora si procedamos con la sentencia. bueno comencemos hablando de la legitimación. El artículo 238 de la Decisión 486 del 2000 señala que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la Autoridad Nacional Competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Esa norma es la que sustenta la legitimación en materia de infracción de derechos de la propiedad industrial y sobre la base de esa norma entonces quién cuenta con legitimación de la acción por infracción es el titular o quien haya sido titular de cualquiera de los derechos que están contemplados en la Decisión 486 de 2000 y por ello antes de entrar a hacer cualquier análisis sobre la posible infracción, lo que se debe determinar es cuál es el derecho y quién es su titular.
En este proceso se acreditó que PROCAPS es o al menos ha sido titular de varias marcas que se encuentran registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, este comentario lo hago teniendo en cuenta las precisiones que ya hicimos en esta misma audiencia acerca de las cesiones de la marca. Lo cierto es que PROCAPS ha sido y es titular de una u otras marcas. Estos derechos de propiedad industrial corresponden por lo menos a lo que concierne este caso a los certificados 437140, 445555, 281110, 281537 que aparecen a folio 18-21 del cuaderno número 1, sobre la base de lo anterior se concluye que PROCAPS cuenta con legitimación para el trámite del presente proceso.
Aquí es importante hacer una aclaración en el sentido de que aun cuando PROCAPS haya puesto de presente que cedió algunas marcas a la compañía ALDOR, esto no le quita su legitimación, esto básicamente por dos razones. De un lado, porque al iniciarse el proceso, PROCAPS era la titular de las marcas que posteriormente fueron cedidas y de otro, porque aun cuando haya dejado de ser titular lo cierto es que en algún momento lo fue y eso la habilita para reclamar por los perjuicios que pudiera haber sufrido durante el tiempo que ostentó la titularidad sobre la marca. Esto último teniendo en cuenta que conforme al literal B del artículo 241 de la Decisión 486 es posible solicitar entre otras dice la norma, la indemnización de daños y perjuicios, luego es posible acudir ante la jurisdicción a fin de reclamar únicamente los perjuicios sufridos sin necesidad de que se persiga incluso el cese de la conducta, que esa sí sería una pretensión exclusiva para quien sea el actual titular, por decirlo de cierta forma. Desde ese punto de vista, la legitimación de PROCAPS nunca ha estado afectada por el hecho de haber cedido unas marcas.
[PRESCRIPCIÓN]
Ahora en cuanto a la prescripción, que fue alegado por el extremo pasivo. Esta prescripción en su momento se alegó como excepción previa pero también fue alegada como excepción de fondo. Como excepción previa porque pues al ver el año de este proceso es claro que bajo el Código de Procedimiento Civil era posible alegar la prescripción como una excepción previa, así se hizo, en su momento hubo una sentencia anticipada que luego fue revocada por el Tribunal. Pero lo cierto es que también fue alegada como excepción de fondo. Entonces por eso, voy a hacer aquí un pequeño pronunciamiento, el artículo 244 de la Decisión 486 dice que, la acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso desde los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Sobre la prescripción de los 2 años no voy a hacer ningún pronunciamiento, pues este tema específicamente la de los 2 años fue abordado y fue suficientemente puesto y resuelto por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá en una providencia del 8 de junio de 2017, que fue la que revocó la sentencia anticipada de prescripción que en su momento se había proferido en este mismo expediente. Sobre la de los 5 años que también fue mencionada en el escrito de contestación de demanda, según se señaló por la parte demandada a partir del 20 de junio de 2008, no ha hecho uso de la imagen que aparece en la marca figurativa del certificado 281110. Lo anterior por cuanto en esa fecha se practicaron unas medidas cautelares dentro de otro proceso que se adelantó en otro despacho judicial que ustedes ya lo conocen bien y pues dice el demandado que desde tal fecha no hace uso del signo que se aduce infractor.
Sobre este punto, y así quiero seguir lo dicho por el Tribunal, digamos que para resolver la prescripción me acojo a la tesis planteada por nuestro superior jerárquico y es que este caso tiene que ver con la comisión básicamente de dos conductas, uno puede enmarcar este caso en dos comportamientos distintos que son los que configuran la infracción: el primero, tiene que ver con lo que se menciona en los hechos 1.12 y 1.13 de la demanda que se refiere a la comercialización en Internet de las gomas, esa es una de las conductas alegadas. Y la segunda, tiene que ver con lo que se menciona en el hecho 1.17 en el que se aduce que la parte demandada coloca sobre el empaque de sus productos una etiqueta con la leyenda “las originales importadas de Europa”, pero que al ser removida la etiqueta dice la demandante se pone al descubierto la infracción por la que se demanda en este proceso, pues debajo de la etiqueta o de ese sticker se puede observar una reproducción de sus signos distintivos. Esas son las 2 conductas, así está planteado en la demanda y así fue entendido por el Tribunal de Bogotá cuando resolvió la excepción previa.
Desde ese punto de vista, lo relativo a unos productos que se encontraron al ser practicada una medida cautelar el 20 de junio de 2008 por parte del otro despacho judicial, en otro proceso, esa conducta no concuerda con ninguna de las conductas que se alegaron en este proceso por la parte demandada; eso se refiere a una conducta distinta. Razón por la cual no es posible realizar el conteo de la prescripción de los 5 años en la forma en que se plantea en la demanda insisto, porque se trata de una conducta distinta. De cualquier forma, aun suponiendo que la infracción se cometió por última vez el 20 de junio de 2008, lo cierto es que la demanda fue presentada el 7 de junio de 2013 luego los 5 años no habían transcurrido todavía. Entonces no voy a acoger la excepción de prescripción.
Antes de hacer el análisis quiero dejar algo claro. Me parece muy importante porque lo mencionaron ustedes en sus alegatos y es que la discusión relativa de sí PROCAPS adquirió legítima o ilegítimamente la marca no es algo que a mí me corresponda definir. El objeto de este proceso no es establecer la validez del acto administrativo, no es cuestionarlo; aquí lo que vamos a estudiar es el uso no autorizado de un signo distintivo pues de esto se tratan las acciones por infracciones de derechos de propiedad industrial. Entonces ese es un punto que si bien ustedes le dedicaron un tiempo en sus alegatos no es lo que corresponde resolver en este caso.
[INFRACCIÓN]
Ahora sí, vamos al análisis de la infracción. Para establecer la posible infracción de los derechos de propiedad industrial de PROCAPS aquí vamos a estudiar los literales A y D del artículo 155 de la Decisión 486 que fueron los dos literales que la demanda es muy precisa en señalar que alega el literal A y el literal D. Esas normas dicen lo siguiente:
“Artículo 155. El registro de una marca concede a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado o sobre los envases, envolturas o embalajes o acondicionamientos de tales productos.
(…)
d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuales crea productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.”
Entonces estas normas contienen supuestos distintos que pueden dar lugar a la configuración de una infracción, ¿qué es necesario establecer entonces? En relación con el literal A es muy importante establecer que el presunto infractor aplica el signo que se aduce infractor sobre algún producto. Verificado que se aplica el signo pues ya entra el juez a calificar esa conducta, y en relación con el literal D hay básicamente tres cosas que se deben estudiar: una, es el uso en el comercio por parte del demandado, eso es fundamental porque ese uso en el comercio es el que hay que estudiar, hay que verificar qué es lo qué hace el demandado, cómo se lleva a cabo ese uso, porque ese uso es a partir del cual se va a determinar primero, si existe similitud o identidad y si eso genera riesgo de confusión. Entonces lo primero que se debe establecer es el uso del signo que se aduce infractor. Segundo, la similitud de ese signo que se usa con el que se encuentra registrado, similitud o puede ser también idéntico y tercero, el riesgo de confusión o de asociación entre el signo causado por el signo presuntamente infractor porque genera confusión con el que está registrado.
Verificados estos elementos pues ya se procede con la protección al titular. Entonces estas normas que vamos a aplicar hay que aplicarlas a dos comportamientos, que son los mismos que mencioné al hablar de la prescripción, esto es muy importante porque la demanda es bastante precisa en señalar cuáles son los comportamientos infractores, digamos que hay unos parámetros y una buena delimitación de las conductas que se alegan. Entonces son dos: repito, el primero tiene que ver con los que se mencionaron en los hechos 1.6 y 1.13 que tienen que ver con una presunta comercialización en Internet de las gomas, que son los productos presuntamente infractores, esa es una de las conductas y la otra, es la que se menciona en el hecho 1.17 de la demanda que es donde se menciona que la demandada coloca sobre el empaque de sus productos una etiqueta que dice, “las originales importadas de Europa” pero según la demandante al ser removida esa etiqueta se pone al descubierto la infracción por la que se demanda en ese proceso, porque debajo de ese sticker es que uno puede encontrar un signo idéntico al que está registrado por la demandante. Esas son las 2 conductas a estudiar.
Vamos a empezar entonces con una explicación del literal A del artículo 155. En las pruebas que aparecen en el folio 32 del cuaderno 1 se pueden apreciar unos empaques de unos productos que son unas gomas con el sticker que se menciona en la demanda, aparece ahí. En ese empaque cuando uno entra a estudiarlo puede encontrar que en la parte de atrás dice que es fabricado en España por TROLLI IBÉRICA S.A., igual situación se presenta con el empaque que aparece en el folio 31 del cuaderno 1. Ahí tenemos los empaques que se dicen infractores. En esa medida, teniendo en cuenta que las pruebas muestran que MORENOS no es el encargado de la fabricación de las gomas, no es el que lleva a cabo la manufactura del producto, ni de sus empaques. Esto lo hace otra sociedad, no es posible atribuirle a MORENOS la comisión de la conducta establecida en el literal A, que es la de aplicar la marca sobre los productos; no es Moreno quién lo hace realmente. Cuando uno lee la demanda digamos todo el contexto del caso lo que da cuenta realmente es de que MORENOS hace la comercialización del producto en Colombia y esa comercialización si la podemos estudiar a la luz del literal D del artículo 155 pero la del literal A, MORENOS no la está cometiendo.
Entonces pasemos al literal D. Para empezar con el análisis a la luz de este literal, debemos empezar por establecer cuál es el uso que lleva a cabo MORENOS del signo que se dice infractor, este punto tiene máxima relevancia en nuestro caso, por lo que ahora les voy a explicar, pues ese uso es relevante para efectos de considerar si realmente hay una presencia en el mercado de un signo infractor. En primera medida, respecto a la primera de las conductas acusadas (me refiero a la comercialización en Internet), tenemos las imágenes que obran a folios 11 y 12 del cuaderno 2, las cuales corresponden al parecer a unos pantallazos de la página web de MORENOS. Según la demandante, en esas imágenes se puede ver la comercialización que hace la parte demandada, comercialización que según la demandante configura la infracción.
Pero después de analizar estas imágenes que fueron impresas en el cuerpo de la demanda advierto que esa prueba no ofrece ningún tipo de certeza en este juzgador, pues se desconoce información que es de máxima relevancia para atribuir el uso de los signos a la demandada. No es posible establecer el uso que de esos signos se hace en esa página de Internet a MORENOS, ¿por qué razón? primero, desconozco de donde fueron obtenidos esos pantallazos, sobre este punto, aunque en la demanda se dice cuál es el link, no se tiene certeza si esas imágenes corresponden al contenido de ese link. La demanda muestra el link, después muestra el pantallazo, pero no es posible saber si ese link realmente corresponde con esas imágenes y tampoco hay una inspección judicial a la página web a través de la cual pues el mismo despacho pudiera haber visitado la página y corroborar esta información. Segundo, desconozco cómo fueron obtenidas las imágenes.
Tercero, desconozco si las imágenes corresponden a una página web de MORENOS, no se si MORENOS es el titular de la página, es el propietario, la administra, tiene algún tipo de control sobre ella; sólo tengo una imagen, pero desconozco por completo cual es la relación que tiene realmente con esas imágenes que aparecen ahí. Y, cuarto, desconozco también si la oferta de servicios que aparece en esas imágenes es visible dentro de territorio colombiano o se trata de alguna página cuyo acceso está restringido para ciertos países.
Toda esa información habría sido relevante para poder atribuirle a la demandada el uso de los signos que aparecen en esa página en Internet. Ante estas dudas acerca de la prueba que estoy valorando no puedo entender como probado que MORENOS realice la primera de las conductas, es decir, la comercialización de las gomas a través de su página web. Vamos a la segunda, está tiene que ver y creo que todos sus esfuerzos se concentraron en esto y es la comercialización de las gomas con el sticker encima del signo.
Sobre esto, hago el siguiente análisis: el artículo 155 de la Decisión 486 lo que reprocha en el literal D no es el uso aislado de signos sin mirar el incidente, sino que ese uso además debe generar unas circunstancias, por lo menos la posibilidad de causar un efecto perjudicial entre los consumidores que es lo que se conoce como confusión. Entonces el literal D no habla solo de uso, si no reprocha aquellos usos que confunden a los consumidores. En esa medida lo que esa norma pretende evitar es la falta de claridad entre los consumidores a la hora de tomar decisiones de consumo como consecuencia de la existencia de dos signos similares, lo que se busca es que el consumidor no se encuentre dos signos muy parecidos o dos signos idénticos para productos iguales o idénticos y le cueste tomar sus decisiones de compra y termine comprando algo que no quería comprar, atribuya el origen empresarial de un producto al empresario que no es. Esos efectos negativos son los que se quieren evitar con el literal D del artículo 155.
Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. Sobre esto, se puede revisar el proceso 85-IP-2004. En este mismo sentido, el Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que esta comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios. Y, la indirecta, caracterizada porque hace el citado vínculo hace que el consumidor atribuya en contra de la realidad de los hechos a dos productos y servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Sobre esto, se puede ver el proceso 109-IP-2002.
Entonces, miren como el Tribunal al explicar esto da cuenta de la importancia que tiene la claridad ante los consumidores acerca del origen empresarial de lo que este adquiriendo y eso es precisamente lo que el literal D quiere hacer, es el filtro que quiere hacer, evitar esa confusión. Y siguiendo estas ideas, en este caso, se encuentra descartada la posibilidad de que se configure una infracción al literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 pues está descartado el uso de signo en los empaques como se afirma en la demanda y esto genera un importante impacto en lo que podría ser la percepción de los consumidores.
Me explico, tal como lo muestra la fotografía que aparece a folio 13 del cuaderno 2, las gomas que han sido objeto de reproche en este caso se venden siempre acompañadas de un sticker negro que como se puede verificar en el folio 32 del cuaderno 1 contienen la leyenda “las originales importadas de Europa”. Según la demandante, de manera hábil la parte demandada coloca dicha etiqueta, pero al ser removida pone plenamente al descubierto la infracción por la que se demandó en este proceso. Sobre eso, aunque es cierto que los empaques tienen un sticker y que debajo de ese sticker aparece la imagen de un oso según se puede ver en los empaques que fueron allegados, lo cierto es que ese signo o la imagen de ese oso no está a la vista de los consumidores, es decir, la comercialización de las gomas no se lleva a cabo realmente haciendo uso de la marca registrada por PROCAPS, esto es solo aparente, pues la imagen que se aduce infractora no tiene presencia en el ejercicio de comercialización del producto, no está a la vista de los potenciales clientes. Es decir, el consumidor cuando llega a adquirir el producto no se encuentra con la imagen del oso si no con el sticker.
En esa medida, al no ser visible la imagen no es posible afirmar que esta afecta la decisión de compra de los destinatarios de los productos, razón por la cual no es posible una situación en la que el consumidor compre el producto de MORENOS pensando que es el producto de PROCAPS, eso no puede pasar porque el consumidor cuando va a hacer la compra no se va a encontrar dos productos con la misma imagen, sino que va a encontrar uno con una imagen que podría ser el producto de PROCAPS y otro lo va a encontrar es con sticker, entonces no se va a dar una situación en la que adquiere un producto pensando que es el otro. Y a esto, es importante añadir que una vez revisados los empaques que fueron allegados, no se observa que el sticker se caiga fácilmente y por tanto no se podrá tener por cierto como aquí se ha dicho, que ese sticker sea de fácil remoción. No se observa en el empaque que ese sticker se caiga. Luego, la afirmación según la cual ese sticker sea de fácil remoción también es algo que aquí no quedó demostrado.
En ese orden de ideas, es claro que aquí no se configura la infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, esto por supuesto desde una perspectiva finalista como lo he expuesto del literal D del artículo 155. Si este artículo quiere evitar la confusión frente a los consumidores, pues es evidente que la situación que se da en este caso en el que la imagen está tapada pues obviamente al menos desde mi punto de vista, esa confusión no podría generarse porque en el ejercicio de confrontación el consumidor no se encuentra frente a dos imágenes ni similares, ni idénticas. Estas razones serían suficientes entonces para negar las pretensiones de la demanda.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso debo fijar agencias en derecho. Estas agencias se fijarán a cargo de la parte demandante y para ello tendrá en cuenta lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura en Acuerdo 1887 de 2003 que es la norma aplicable a este caso. Específicamente, doy aplicación al numeral 1.3 según el cual es posible fijar como agencia hasta el 20% de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia pues en este caso de las negadas. Así voy a reconocer a favor de la demandada el equivalente al 5% de las pretensiones negadas, esto es la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000) pues la pretensión ascendía a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).
Adicional a esto, quiero dejar claro que, aunque se van a negar las pretensiones de la demanda, lo que incluye las pretensiones económicas, no debe imponer la sanción del artículo 206 por cuanto hubo diligencia por parte de la demandante para probar los perjuicios, la demandante hizo un esfuerzo probatorio para demostrarla, para eso alegó un dictamen pericial, no fue negligente, así que no es procedente imponer esta sanción. Recuerden que esta sanción, su procedencia no es inmediata, sino que es necesario evaluar la diligencia del demandante en demostrar la cuantía de los perjuicios, esto siguiendo los lineamientos que sobre este caso impuso la Corte Constitucional en Sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013 donde prácticamente estudió esa norma e hizo esa explicación.
En mérito de lo expuesto el Asesor asignado para la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la Ley.
[RESUELVE]
PRIMERO. DESESTIMAR las pretensiones de PROCAPS S.A., en virtud de lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. LEVANTAR las medidas cautelares ordenadas mediante Auto No. 4742 de 15 de marzo de 2013.
TERCERO. CONDENAR en costas a PROCAPS S.A. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($12.500.000), los cuales deberá pagar a favor de MORENOS LTDA, MEREDER GMBH y TROLLI IBÉRICA S.A., en partes iguales.
La anterior decisión se notificó en estrado a las partes.
[La parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia]