Fecha: 11/06/2019
Radicado: 18-129515
Demandantes: Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S., Oscar Darío Montoya Montoya y Gabriel Jaime Montoya Correa
Demandada: Excelec International S.A.S.
Funcionario: Asesor Asignado – Diego Andrés Castillo Guzmán
[ANTECEDENTES]
Reanudamos, antes de proferir sentencia se pone de presente que a la fecha no se ha llegado la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la interpretación judicial solicitada en audiencia de 27 de marzo de 2019, sin embargo, dicha circunstancia no es impedimento para que el juez de instancia pueda dictar sentencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 500 del 2001. Entonces, ahora bien dados los presupuestos procesales que se encuentran reunidos en el agotamiento de las etapas del proceso que se dio en legal forma y ante la ausencia de causales de nulidad resulta procedente dictar sentencia.
Comenzaré con unos antecedentes. En la demanda reformada la parte demandada indicó ser titular de la patente modelo de utilidad denominada “fotocelda inteligente para control remoto y gestión en sistemas de iluminación pública” otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución número 12857 del 22 de marzo de 2017, con vigencia del 13 de enero del 2013, hasta el 15 de enero de 2023.
Relató que en febrero de 2016 Empresas Públicas de Medellín, EPM, dio inicio al proceso de contratación pública PC-2016-000225 que tenía como finalidad adquirir un sistema de tele gestión para una prueba piloto de alumbrado público en la ciudad de Medellín. Dicha licitación tenía una asignación presupuestal de $600.000.000 COP que se dividían en dos grupos: grupo 1 telegestión para luminarias HYD y grupo 2 sistema de tele gestión para luminarias led cada uno con asignación de $300.000.000 COP. Afirmó que al observar el objeto de la licitación se ajustaba completamente a las características de su producto y que estaban contenidas en las indicaciones de su solicitud de patente para ese momento decidieron postularse al proceso de contratación a través de telemetría industrial TELEMETRIK S.A.S. (en adelante TELEMETRIK) ofreciendo el suministro de producto denominado TELEMETRIK , que es la denominación del producto que contiene una indicación de la patente de modelo de utilidad. La oferta comercial presentada al proceso de licitación fue de un total de $598.483.200 ante el grupo 1 y 2, un total de costos de $403.660. 959 COP.
Por su parte, la demandada también presentó a la licitación de EPM ofertando el producto denominado ILUPLUS. No obstante, agregó la demandante que esta situación solo fue conocida por TELEMETRIK hasta el 28 de abril de 2016, fecha en la que EPM emitió un informe ante el análisis técnico de las propuestas que habían sido presentadas y dentro de las cuales relacionó a EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. y a TELEMETRIK con la misma puntuación.
Posteriormente, el 12 de mayo de 2016, EPM comunicó el resultado de la licitación indicando que había aceptado la propuesta presentada por EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. Ante el resultado de la licitación, manifestó la demandante, TELEMETRIK investigó en la página web de la demandada advirtiendo que esta comercializaba el insumo ILUPLUS que además de ser aquel con el que tuvo el contrato con EPM sus características técnicas presentaba similitudes al grado de identidad con las indicaciones contenidas por la patente de modelo utilidad de propiedad de los demandantes.
Con la finalidad de establecer dicha conclusión, solicitaron examen pericial en cuyo estudio se hizo un análisis comparativo con sus dos productos, tomando las características contenido en el catálogo disponible contenido en la página web y las indicaciones de la parte modelo utilidad. En dicha pericia se concluyó que el producto ILUPLUS corresponde al mismo producto protegido por la patente modelo de utilidad ST/B202/050374 denominado “fotocelda inteligente para la gestión remota y control en sistemas de iluminación pública”, con la única diferencia de que la patente incluye un modelo de comunicación IRDA de medición local que el producto ILUPLUS no lo tiene.
Frente a la diferencia existente indicó la demandante que no se trataba de un aspecto determinante, pues dicho elemento no indicaba la funcionalidad de la patente, ya que simplemente permite realizar una medición local. Añadió que aunque ILUPLUS no contenga el módulo IRDA desarrolla sustancialmente la misma tarea de la misma forma y con el mismo resultado, de esta misma línea indicó que en varios pronunciamientos públicos de EPM explicó las bondades del programa piloto de tele gestión del alumbrado público, las cuales permiten evidenciar que el producto ILUPLUS reproduce las mismas características de la patente de las demandantes.
Con base en los anteriores supuestos los demandantes solicitaron que se declare que las acciones de la demandada constituyen infracción a sus derechos de propiedad industrial sobre la patente modelo de utilidad PST#31155 titulado fotocelda inteligente para gestión remota y control de sistemas de iluminación pública, así mismo solicitaron que se ordenara retirar de los circuitos comerciales del producto ILUPLUS así como abstenerse de fabricar, vender, usar, ofrecer en venta y comercializar este producto o cualquier otro que reproduzca las reivindicaciones contenidas en la patente de titularidad de la demandante. Adicionalmente, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar a las demandantes la suma de $194.822. 240 COP por concepto de lucro cesante, y la publicación de la sentencia condenatoria en un medio de amplia circulación nacional.
Frente a los anteriores argumentos, la demandada al contestar la demanda manifestó que no era cierto que la solicitud de patente de la demandante fuera modelo de utilidad, sino que esta fue inicialmente de invención, pero luego se modificó. Agregó que esta patente a su vez fue solicitada en fase nacional por TELEMETRIK en los Estados Unidos de América, donde fue negada por falta de nivel inventivo, así como en México en donde fue concedida solo frente a unas características de la carcasa. Indicó la demandada que no era cierto que el modelo TELEMEBA de los demandantes cumpliera con los requisitos técnicos de las licitaciones de EPM, ni que estos incluyeran los elementos reivindicados por su patente.
Sobre este punto agregó que la propuesta de TELEMETRIK fue descalificada para el grupo 1 de luminarias HYD por razones técnicas, pues estas luminarias no dimerizaban, sostuvo que el producto ILUPLUS no tiene las mismas características y funcionalidad de TELEMEBA sobre el particular profirió que TELEMETRIK conoce las características técnicas de ILUPLUS desde antes de la licitación de EPM en 2016, pues este producto era comprado a EXCELEC por parte de las demandantes para su comercialización entre los años 2009 y 2013. Afirmó igualmente que en 2013 TELEMETRIK contrató a empleados de EXCELEC que habían estado vinculados con el diseño del producto ILUPLUS, cuestionó el análisis comparativo presentado en la demanda, pues los elementos descritos en su brochure comercial no permiten establecer características técnicas para basar un dictamen pericial. En ese sentido manifestó que igualmente a partir del dictamen aportado es claro que los productos se diferencian en sus componentes, pues ILUPLUS no contiene un sistema de medición local con infrarrojo o cualquier protocolo de comunicación IRDA.
Con base en esta argumentación se opuso a todas las pretensiones y pospuso como oposiciones demerito las siguientes: i) que la solicitud de patente de invención de TELEMETRIK se transformó durante el trámite administrativo a patente modelo de utilidad para superar problemas de nivel inventivo, ii) la existencia anterior de estándares internacionales de las mejoras incorporadas al modelo de utilidad, iii) otras fases nacionales que confirman el alcance limitado de la patente modelo de utilidad de telemetría en Colombia, iv) no infracción de la patente modelo de utilidad de telemetría por ausencia de elementos que componen la reivindicación principal, v) no infracción de ninguna reivindicación de la patente modelo de utilidad de telemetría por posibilidad de incorporación de elementos estructurales de la reivindicación principal, vi) no infracción por equivalencia, vii) excepción de uso anterior, y viii) mala fe en la solicitud de la patente de TELEMETRIK y la interposición de esta demanda.
Ahora bien, con relación a los antecedentes antes citados entramos a las consideraciones.
[LEGITIMACIÓN]
Legitimaremos la acción por activa. De manera inicial se indica que el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Sobre este punto se observan los documentos que dan cuenta de la existencia del derecho de patente del modelo de utilidad de telemetría como son: la certificación obrante a folio 47 del cuaderno 1 donde consta la patente de un modelo de utilidad sobre la creación denominada “fotocelda inteligente para gestión remota y gestión en sistemas de iluminación pública”, cuyos titulares son los señores Gabriel James Montoya Correa, Oscar Darío Montoya Montoya, y la empresa TELEMETRÍA INDUSTRIAL, TELEMETRIK S.A.S. Así mismo, se observa copia autentica de la Resolución 12857 obrante a folios 44 y 45 expedida dentro del expediente número 15-122643 en la que además de confirmar la información mencionada indica que esta patente tiene vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2023.
Con base a lo anterior al estar demostrada la existencia de la titularidad de este en cabeza de los demandantes se concluye que estos se encuentran legitimados por activa.
Ahora abordaremos el uso del producto presuntamente infractor. Sobre este punto se tiene que la demandada al contestar el hecho décimo primero de la demanda folio 26 cuaderno 3, tuvo por cierto que EXCELEC S.A.S. si se había presentado a la licitación de EPM ofertando el producto ILUPLUS, más adelante al contestar el hecho 16 folio 27 cuaderno 3 confirmó que el brochure dispuesto en la página de internet www. excelec.com/excelec/ corresponde a su producto ILUPLUS. Igualmente, en el interrogatorio de parte practicado al representante legal de EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. este afirmó qui efectivamente diseñan y fabrican el producto ILUPLUS, señalado como infractor por la parte demandante esto a minuto 02:16:37 de la audiencia inicial. Con base en lo anterior, se concluye que la accionada a fabricado y comercializado en el mercado colombiano el producto ILUPLUS, el cual fue alegado por la parte actora como el infractor de sus derechos de propiedad industrial.
[INFRACCIÓN]
Pasamos ahora a abordar la infracción a los derechos de propiedad industrial. Siguiendo la línea propuesta dentro de la fijación del litigio, el Despacho pone de presente que en este punto procede a entrar a determinar lo correspondiente a esta infracción, es decir establecer si el producto ILUPLUS fabricado y comercializado por EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. infringe los derechos de propiedad industrial de TELEMETRÍA INDUSTRIAL, TELEMETRIK S.A.S., Oscar Darío Montoya Montoya y Gabriel James Montoya Correa, sobre la patente MODELO DE UTILIDAD titulada FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA. Al respecto nos referiremos a las conclusiones de los exámenes periciales, al valorar los dictámenes periciales, se observan ciertas diferencias en las maneras en que llegaron a sus conclusiones, por una parte el dictamen de la demandante basó sus deducciones en un análisis deductivo a partir de descripción técnica incluida en el catálogo comercial de producto ILUPLUS, versus las reivindicaciones contenidas en la patente, esto a folio 214 del cuaderno 1.
Por otro lado, el estudio técnico de la demandada partió de una comparación de los elementos que aparecen en las reivindicaciones de la patente respecto a unos dispositivos de ILUPLUS entregado a él físicamente esto a minuto 00:59:08 a 00:59:38, en audiencia de 27 de marzo de 2019, afirmó el perito, aclaro.
Aunque el hecho de haber realizado el estudio pericial a partir del producto físico, objeto infractor, en este juzgador, un mayor grado de confianza, respecto a las conclusiones de los dictámenes, lo cierto es que ambos estudios llegan a conclusiones similares respecto de las diferencias de ambos dispositivos en cuanto a la presencia de un módulo de comunicación IRDA. Así mismo, se puede evidenciar en los interrogatorios que ambos peritos cuentan con consideraciones similares en cuanto a los aspectos que son de relevancia para el caso, así, el perito de la demandante concluyó que en su análisis se observa como “única diferencia en los extremos comparados, que la patente incluye un módulo de comunicación IRDA local, y el producto ILUPLUS no hace referencia a la lectura en sitio”, esto a folio 180 del cuaderno 1.
Por su parte el aspecto de la demandada determinó que los dispositivos de ILUPLUS no contiene todos y cada uno de los componentes señalados en la reivindicación 1 de la patente señalada de la demandante, los cuales son sus características esenciales. A esta conclusión llego tomando en cuenta que: ninguno de los dispositivos analizados incluye un modelo de comunicación IRDA de medición local, además los dispositivos no incluyen comunicación por infrarrojo, ni se identifican led infrarrojo o conexiones que permitan implementar un funcionamiento con esta tecnología, esto obrante a folio 20 del cuaderno 3.
Ahora al explicar de qué se trata este elemento de comunicación IRDA de medición local, el experto de la demandante indicó que se trata de un dispositivo que permite el intercambio de información en cercanía, a una instancia no mayor a un metro, el cual debe tener línea de vista y es bidireccional, es decir que los dispositivos deben estar unos frente a los otros, esto a minuto 00:14:06 a 00:14:22 audiencia del 27 de marzo de 2019.
Así mismo, el perito refirió que este elemento permite hacer un diagnóstico del sitio o trabajo operativo en sitio en caso de falla masiva del sistema si no se tiene comunicación con la radiofrecuencia, para determinar de donde proviene la falla y hacia donde va la reparación de esta, esto a minuto 33:48 audiencia del 27 de marzo de 2019, es decir, que este sería un elemento de respaldo en caso de que falle el módulo de radiofrecuencia para poder acceder al dispositivo y diagnosticar la falla y cómo entrar a solucionarla, esto a minuto 34:15 de la audiencia del 27 de marzo de 2019.
Por su parte, el perito de la demandada señaló que IRDA específicamente no es un protocolo de comunicación, sino que corresponde de una entidad que se encarga de asociar a todos los encargados de crear protocolos de comunicación por infrarrojo, esto a las 01:21:00 minutos de la audiencia del 27 de marzo de 2019.
En este sentido afirmó que existen diferentes protocolos de infrarrojo que permiten características especiales, como mediciones a corta distancia y comunicaciones seguras porque los dispositivos deben estar cercanos y debe haber línea directa entre estos, esto a las 01:01:47 minutos de la audiencia del 27 de marzo de 2019. Adicionalmente aclaró el perito que la radiofrecuencia y el infrarrojo son medios de comunicación que permiten transmitir señales y que ambos sirven para lo mismo, sin embargo el experto expresó que un fabricante no necesariamente incorpora ambos sistemas a los dispositivos que fabrica, pues elegir uno u otro o ambos depende de las especificidades del producto que se esté desarrollando, ya que cada uno tiene las características distintas y proporciona ventajas diferentes, esto a la hora 01:02:35 de la audiencia del 27 de marzo de 2019.
Sobre esta base de acuerdo a los dictámenes y declaraciones de los expertos es posible afirmar que efectivamente ILUPLUS no contiene ningún módulo de luz infrarroja, ni algún tipo de transmisión o conexión para implementar este tipo de protocolo, el cual sí incorpora la patente MODELO DE UTILIDAD de la parte actora, dicha conclusión aflora que para que el Despacho pueda determinar si la demandada está infringiendo los derechos de propiedad industrial de la patente del demandante.
Es imperativo determinar si el hecho de que un producto no reproduzca la totalidad de las indicaciones de un modelo de utilidad significa necesariamente que este no es infractor, o si por el contrario al reproducir varios de ellas podría hablarse de infractor, aún cuando no sean todas, y en este caso sería necesario establecer en qué medida se requiere que haya similitud de los componentes, o cuál es el porcentaje de similitud que debe existir para hablar de infracción, para poder responder este interrogante el despacho procede a abordar las siguientes consideraciones.
En relación con los modelos de utilidad el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000 dispone que se considera modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, o utilización o fabricación del objeto que le incorpore o proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Al respecto sobre este concepto el Tribunal Andino de justicia, ha dicho:
“El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia invertida en valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y o un efecto beneficioso en cuanto la actitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.”
Al respecto nos remitimos al proceso 43IP2001 interpretación prejudicial del 24 de agosto de 2001.
En este sentido, se tiene establecido que los modelos de utilidad se caracterizan porque consisten en una invención menor que se trata de una cosa especialmente delimitada y no de un procedimiento o sustancia, cuya novedad y carácter inventivo se derivan de esa nueva configuración, del artefacto, instrumento o mecanismo que se incorpora, a un objeto ya existente proporcionándole una ventaja o beneficio mejor utilidad o efecto técnico.
Ahora abordaremos los derechos que otorga la patente. Al ser otorgada la patente, ya sea de modelo de utilidad o de invención, el titular adquiere dos tipos de derechos: por un lado, una facultad positiva consistente en la posibilidad de explotar la patente, así como licenciarlo o transferirlo, de otra parte, obtiene una prerrogativa negativa de protección exclusiva también llamada ius prohibendi, que consiste en la posibilidad de impedir a terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre ellas, al respecto nos remitimos al proceso 383IP2015, la cual además estará limitada por el tenor de las reivindicaciones, al respecto nos remitimos al artículo 51 de la Decisión 486 de 2000.
En relación con el ius prohibendi, el artículo 52 de la Decisión 486 de 2000 dispone que tratándose de productos, la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan en conocimiento: uno fabricar el producto, dos ponerlo en venta, vender o usar el producto, e importarle para alguno de estos fines. La disposición normativa en comento señaló un camino restringido en cuanto a la transgresión, es decir que el sistema de infracción es acogido por la normatividad comunitaria, es el que la doctrina ha denominado. Mucha atención, infracción textual o literal, esta postura implica que la comisión de la infracción consistirá en: “La identidad existente entre las reivindicaciones de un producto o procedimiento y las de una invención patentada, cuando además se realicen actos de fabricación uso y comercialización del producto patentado”, al respecto hacemos referencia a la obra de Guzmán Delgado del alcance de la patente en concepto de infracción, Ernesto Rengifo derechos de patentes de universidad externado de Bogotá, página 819.
Ahora bien, una visión extensiva de esta postura implica que una modificación a la patente por medio de elementos adicionales no la hace perder su carácter de infracción literal, nos remitimos a la misma obra: “Ello quiere decir que el alcance de la infracción literal abarca a aquella que trata de esconderse detrás de la inclusión de elementos adicionales a las reivindicaciones, pero mantiene sus aspectos esenciales”, hacemos referencia a la obra antes citada. Lo anterior implica que el examen del fallador no se puede limitar únicamente a una comparación exegética sobre la presencia de todos y cada unos de los componentes reivindicados, sino que debe prestar especial atención en aquellos elementos esenciales de la patente a efectos de no pasar por alto que a pesar de que un producto incorpore otros elementos a su composición en efecto esté reproduciendo las características esenciales de la patente.
Ahora, en relación con la patente concedida de acuerdo con la Resolución 12857 del 22 de marzo año 2017, proferida por la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto obrante a folios 43 a 45 del cuaderno 1 se advierte que la solicitud inicial de ellos demandantes en relación con la denominada “fotocelda inteligente para gestión remota y control en sistemas de iluminación pública”, fue de patente de invención y tramitada en el expediente 15-122643. Así mismo, mediante el Oficio 1324 que obra a folio 110 a 124 del cuaderno 2, el órgano registrador publicó los resultados del examen de fondo de la solicitud indicando que la creación si bien era novedosa, no cumplía con el requisito de nivel inventivo, y en ese sentido requiere al solicitante para que en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 se pronunciara al respecto. En respuesta a dicho oficio las solicitantes decidieron cambiar la solicitud de patente invención a modelo de utilidad en conformidad por lo expuesto en los artículos 35 y 83 de la normativa comunitaria, esto a folio 125 a 127 del cuaderno número 2. Una vez realizado dicho cambio y demás modificaciones requeridas, él ordena a registrar decidió registrar la patente de modelo de utilidad creación de las demandantes.
Ahora bien, de acuerdo con el informe rendido por la Dirección de Nuevas Creaciones, de conformidad con la prueba de oficio decretada por este despacho en audiencia del 23 de abril de 2019 folio 63 a 67 del cuaderno 4 se indicó que: “Dentro de las nuevas reivindicaciones concedidas la reivindicación independiente 1 es la única reivindicación independiente y por ello incluye las características esenciales de la invención, y es autosuficiente, lo que significa que el conjunto de características mencionadas en dicha reivindicación son las que determinan el alcance de la invención protegida, con ello se aclara lo expuesto en el alegato de la demandante en relación con la identidad frente a la reivindicaciones secundarias, vuelvo y reitero lo que significa que el conjunto de características mencionadas en dicha reivindicación son las que determinan el alcance de la invención protegida y proporcionan la solución al problema técnico que planteaba la solicitud”, esto a folio 64 del cuaderno número 4.
Así mismo, en cuanto a las consideraciones para otorgar el registro, el órgano registral indicó: “La fotocelda era novedosa puesto que el conjunto conformado por la totalidad de dichos elementos era desconocido del estado de la técnica” en otras palabras, la fotocelda reclamada fue considerada como novedosa, pues en el estado de la técnica no ha existido una fotocelda que incluyera todas las características que se especificaron en la reivindicación 1, esto a folio 64 del cuaderno número 4, además el órgano registral resaltó que es el conjunto que reúne la combinación y disposición de dichos elementos el que permitió la protección del modelo de utilidad, esto a folio 65 del cuaderno 4.
Igualmente, aclaró que para el otorgamiento de dicha patente no se tuvo en cuenta el requisito de nivel inventivo contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, sino únicamente el de novedad y aplicación industrial y sobre esto encontró que la fotocelda en cuestión cumplía con ellos, “pues su conjunto no había sido divulgar ni en D1 ni en D2 ya que el documento D1 no divulga una carcasa externa que recubre los elementos del sistema y un modelo de comunicación IRDA de medición local y D2 tampoco menciona un modelo de comunicación IRDA”,al respecto también puede verse el oficio 13624 obrante a folio 117 a 124 del cuaderno número 2. Es decir, que contrario a lo afirmado por la demandante en sus alegatos, la presencia del módulo de comunicación IRDA de medición local en el conjunto de la consideración de elementos si fue relevante y tenido en cuenta como elemento indispensable para el otorgamiento de la patente modelo de utilidad de los demandantes.
Bajo lo anteriormente expuesto, es claro que la patente fue concedida en consideración de que el conjunto de los elementos que componen las reivindicaciones incorporaba un modelo de comunicación IRDA local, de acuerdo con lo expuesto por los peritos, sería un módulo de comunicación infrarrojo que no se encontraba en otra fotocelda ya existente en el estado de la técnica. Lo anterior implica que si bien la protección se concede al conjunto de elementos no se puede desconocer que este conjunto de elementos configurados tienen novedad en tanto que incorpora dicho módulo de comunicación, teniendo en cuenta las condiciones tanto normativas de la infracción como fácticas en relación con la patente de los demandantes el despacho procede analizar puntualmente la existencia de la infracción alegada.
Concluyendo que está claro que el producto ILUPLUS no reproduce todas y cada uno de los elementos de la patente MODELO DE UTILIDAD titulada “fotocelda inteligente para gestión remota y control en sistemas de iluminación pública”, ello por cuanto los exámenes periciales tanto de la demandante folio 87 cuaderno número 1, como de la demandada folio 17 en cuaderno número 3, quedó claro que la circunstancia, al interior se suman las declaraciones del perito de la demandante en que enfatiza en esta conclusión, indicando que en su análisis también encontró que ILUPLUS se diferencia de la parte actora en tanto que no incorpora un módulo de comunicación IRDA, esto a minuto 32:57 audiencia 27 de marzo de 2019.
Esta conclusión queda más clara con la explicación del perito de la demandada, quien manifestó que IRDA es una entidad que asocia personas que trabajan y desarrollan protocolos de comunicación infrarroja, esto a la hora 01:01:32 de la audiencia 27 de marzo de 2019. En ese sentido es plausible afirmar que lo que incorpora la patente es un protocolo de comunicación infrarrojo, en esa medida quedó corroborado con sus peritajes y testimonios que ambos expertos coinciden que ILUPLUS no incluye un modelo de comunicación infrarroja.
Estas consideraciones técnicas, miradas a la luz de la infracción que esboza la Decisión 486 de 2000, permite advertir que no hay identidad entre las características del producto supuestamente infractor y la reivindicación de la patente ósea la principal y que determina el alcance de su protección, pues aquel no incorpora un protocolo de comunicación infrarrojo, esto quiere decir que el producto ILUPLUS de la demandada no está infringiendo los derechos de propiedad industrial de la patente de modelo de utilidad de las demandantes.
Ahora, también se afirmó en líneas anteriores que una interpretación de infracción literal o textual, no solo se limitaba a la identidad de los estrictos componentes descritos en las reivindicaciones de la patente, sino que: “El alcance de la infracción literal abarca a aquella que trata de esconderse detrás del hecho de inclusión de elementos adicionales a las reivindicaciones, pero mantiene sus aspectos esenciales”, esto refiriéndonos a la doctrina antes citada.
Esta interpretación hizo necesario adentrarse en la naturaleza y características de la patente concedida, por lo que está el análisis, implicó indagar de oficio con el órgano registral sobre las consideraciones que este tuvo para conceder la patente a los demandantes, así como en otros elementos considerativos sobre el carácter novedoso del modelo de utilidad como el Oficio 13624 esto obrante a folio 117 del cuaderno 2. Esto permitió al Despacho comprender que la patente alegada como infringida fue concedida a un conjunto de elementos considerado que era novedoso, especialmente por incorporar un módulo IRDA de medición local, que de acuerdo con la explicación proporcionada por los peritos queda claro que se trata más bien de la inclusión de un módulo de comunicación infrarroja.
El anterior análisis permite concluir que bajo un criterio interpretativo estricto de la infracción literal o textual, no hay infracción, por cuanto ILUPLUS no incorpora todos y cada uno de ellos elementos reivindicados por la patente de utilidad de la demandada y además desde una interpretación extensiva de este tipo de infracción tampoco hay infracción en tanto del elemento del cual prescinde es justamente el que una vez incorporado al conjunto del producto de la demandante le permitió cumplir el requisito de novedad para poder ser patentado como modelo de utilidad, es decir, que aún mirando de forma extensiva la infracción no se encuentra que ILUPLUS esté tratando de disfrazar una infracción con la inclusión de elementos nuevos y manteniendo los esenciales, pues al contrario prescinde del módulo de comunicación infrarroja.
De acuerdo con lo dicho la demandante no puede oponerse a que un tercero, en este caso EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S., use o explote un producto con un conjunto de elementos distinto a su patente de modelo de utilidad, pues no está reproduciendo el conjunto de elementos esenciales, no hay infracción, dichas conclusiones permiten establecer al Despacho que los derechos de propiedad industrial de la demandante no se ven infringidos por el producto de la demandada, por tal razón no procede a continuar con la ruta propuesta en la fijación del litigio, esto es desarrollar el tercer y cuarto punto de la demanda.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Ahora me refiero a las agencias en derecho. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 367 del numeral 3 del Código General del Proceso, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso. Así, por concepto de agencias en derecho según lo dispuesto en el numeral primero del artículo 5 del acuerdo PCAA16-10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura se fijará a favor de EXCELEC INTERNACIONAL S.A.S. la suma correspondiente al 5 % del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia, lo cual equivale a NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS ($9.741.112 COP), teniendo en cuenta que la pretensión pecuniaria fue de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($194.822.240 COP).
En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo, de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
[RESUELVE]
PRIMERO. NEGAR todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a TELEMETRÍA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A. S. y Gabriel James Montoya Correa, Oscar Darío Montoya Montoya.
TERCERO. Por concepto de agencias en derecho se fija el valor equivalente al 5% del valor de las pretensiones negadas, esto es, la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS ($9.741.112 COP).
Por secretaría notifíquese la presente decisión.
La presente decisión queda notificada en estrados.