Fecha: 4 de diciembre de 2020
Radicación: 19-186521
Demandante: AGROCAMPO S.A.S.
Demandados: JULIANA CAMAYO LUBO
Funcionario: EDISON CAMILO LARGO MARÍN
Bueno, reanudamos la diligencia dentro del proceso con radicado 2019-186521, procede la Superintendencia de Industria y Comercio a dictar decisión de fondo; advirtiendo que no se encuentra ninguna causal de nulidad o arreguindad dentro del proceso que impida dictar la decisión respectiva.
[LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA]
Teniendo en consideración la fijación de los hechos y el ligio planteado, procede entonces el despacho primero a pronunciarse sobre la legitimación por activa y tolerada de la marca, de conformidad entonces con el artículo 238 de la Decisión 486 del año 2000, el cual señala que: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta edición podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”.
En el caso en concreto, la demandante acreditó la legitimación por activa y titularidad de la marca en base a las siguientes pruebas: las certificaciones expedidas por la secretaría general ADO de la Superintendencia de Industria y Comercio número: 142459 – 144503 – 8587 – 179396 – 179356 – 201074 – 230544 – 289175 – 114544 – 16299 – 16298 – 16297 – 16296 – 322501 – 322504 – 358630 – 322500 – 322502 – 379835 – 379834 – 386559 – 373353 – 373348 – 498079 – 521574. Certificados de registro de marca, correspondientes a las marcas mixtas AGROCAMPO para la identificación de los productos de servicios de las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la clasificación NIZA; estos certificados obran dentro del plenario en los folios 109 a 158 del consecutivo 0.
De tal forma AGROCAMPO S.A.S., es titular de las marcas antes aludidas, encontrándose así legitimada para iniciar la presente acción por infracción a derechos de propiedad industrial, al tenor de lo establecido en el artículo 155 de la edición 486 del 2000.
[CONDUCTAS]
Superado este Ítem, pasamos entonces ahora a pronunciarnos sobre a la infracción allegada por la demandante. Para resolver este asunto, empiezo por recordar que con fundamento en lo que la Superintendencia ha dejado claro en casos anteriores, en la utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificación de establecimientos de comercio o actividades de comercio, es un comportamiento que en los términos del literal D del artículos 155 de la decisión 486 del año 2000, puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible a generar en el mercado un riesgo de asociación y confusión.
Así, lo ha dejado también establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando afirma que la modalidad de infracción contemplada el literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales: el primero determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio, y el segundo condicional cuando expresa que debe existir un riesgo a confusión o asociación. He hecho referencia a la interpretación prejudicial 049IP del 2012.
En el caso bajo análisis, se encuentra, entonces, demostrado que la Señora Juliana Camayo Lubo inscribió el establecimiento de comercio denominado AGROCAMPO CAJIBIO, aspecto el cual de acuerdo con el certificado de persona natural expedido por la Cámara de Comercio que obra de folios 38 y 39 de consecutivo 0.
Así las cosas, es claro que en el presente caso que la señora Juliana Camayo Lubo en el desarrollo de su actividad económica y especialmente para identificación de su establecimiento de comercio, utilizó la expresión AGROCAMPO, con lo cual genera un riesgo de confusión con los derechos de propiedad industrial que la sociedad demandante tiene sobre la marca AGROCAMPO, especialmente en la clase 42.Para sustentar lo anterior, debe tenerse en cuenta que el uso de la expresión AGROCAMPO por parte de la demandante es una reproducción de la marca mixta en esta clase, la clase 42 de la versión 7 hace referencia a que está destinada a satisfacer necesidades industriales, especialmente a lo relacionado a productor veterinarios agropecuarios y ferretería,
Teniendo en cuenta que la accionada utiliza un signo idéntico de la clase 42 se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca AGROCAMPO, pues ese uso se lleva a cabo para el desarrollo de una actividad económica relacionada con los productos que se encuentran amparados a los registros de los que se han hecho mención Ya que como antes se dijo, lo utilizan en la actividad relacionada al comercio por menor de artículos de domésticos, circunstancia que pone a los consumidores en una situación en la que podrían acudir al establecimiento de la accionada bajo la falsa creencia de que allí la que pueden adquirir productos de la sociedad AGROCAMPO
Debo precisar en este punto que las circunstancias antes anotadas para el despacho en este caso particular han quedado corroboradas, de acuerdo con las consecuencias procesales contenidas en el artículo 97 del Código General del Proceso, por la no contestación y artículo 372 de esta misma norma por la no asistencia a esta audiencia de la demandada.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Teniendo entonces probable infracción, pasa el despacho a pronunciarse por los daños. De acuerdo con lo expuesto por la parte demandada, el daño sufrido por AGROCAMPO corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Igualmente, para efectos de cuantificación se acogió al sistema de indemnización preestablecía. Antes de entrar en materia, debe dejarse claro, que quien eligió el sistema de indemnización preestablecida no tiene que probar la cuantía de daños y perjuicios causados por la infracción, si no que su tasación será determinada por el Juez.
No obstante, el régimen de indemnización preestablecida, únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza del demandante. Así las cosas, debe comenzarse por analizar si la demandante cumplió con la referida carga para posteriormente estimar la cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas. También es necesario, entonces, en este caso pasar a analizar los criterios contenidos en los literales A y C del artículo 243 de la decisión 486 del 2000, pues a ellos se hizo referencia dentro de las peticiones de la demanda. Al respecto, si observamos el referido artículo podemos encontrar que en su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales.
El primero de ellos, hace referencia al daño emergente y lucro cesante, lo que nos permite concluir a que cuando la norma utiliza la palabra criteriosa lo que se está aludiendo es a tipologías del daño, que en caso del literal A son los tradicionales que ya existían desde el Código Civil siendo esto, así, es lógico que los demás criterios contenidos en los literales B y C también correresponden a tipologías de daño, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que así sean. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de especial relevancia, como los tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, pues así lo ha querido el legislador, y se debe aclarar tanto los criterios daños del literal A, como del B y del C deben ser demostrados de ninguna manera se presumen.
Adicionalmente, debe quedar claro, que no es posible solicitar el reconocimiento del literal C si se han solicitado los del literal A y B, esto en la medida que la misma norma al utilizar una O al finalizar el literal b hace que el literal C sea excluyente, por lo tanto, este puede alegarse solo de manera individual sin acompañarse de otras tipologías de daño. En consecuencia, se utilizará únicamente el referido a losbeneficios obtenidos por el infractor, sobre la licencia esta tipología del daño contemplada en el literal C del artículo 243 de la Decisión 486 del 2000.
Inclusive, es importante agregar que si hipotéticamente se llegara al caso de aceptar el literal C con el A se estaría incurriendo en una doble condena en perjuicios, lo cual también está proscrito por la Jurisprudencia Colombiana. Así, por la no contestación en existencia a la presente audiencia, se puede tener por cierto que la demandante ha logrado de manera efectiva realizar ventas de productos destinados a veterinaria y ferretería; dicha venta estuvo acompañada de la expresión infractora. Por tanto, es posible concluir que la demandada ha tenido beneficios a través de la infracción, pues ha logrado comercializar con ella, por tanto el daño contemplado en el literal C estaría plenamente identificado.
Resta, entonces, llevar a cabo la cuantificación, según el artículo 2.2.21.2 del Decreto 1074 del año 2015, la indemnización prestablecida se debe calcular desde 3 SMMLV hasta 100 SMMLV por cada marca infringida. Así, en el presente caso, dado que se verificó la infracción en una sola marca, se fijará la suma de 3 SMMLV que ascendería entonces a una indemnización de $2.941.971 COP; lo anterior debido a que según el parágrafo del mismo artículo antes mencionado: “Para cada caso en particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso, el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”.
Dado que en este caso únicamente contamos con los certificados de existencia del establecimiento de comercio, para verificar la actividad de la infractora del demandado, no es posible entonces acudir a una suma superior a la antes indicada. Por lo tanto, esa suma será la que se ordenará como indemnización: $2.941.971 COP.
En segunda medida, con relación a las pretensiones 2.5, 2.6 y 2.7, estas serán negadas toda vez que en el proceso no hay evidencia de que la accionada haya utilizado la expresión AGROCAMPO en facturas, publicidad, redes sociales y/o para identificarse como comerciante.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Agencias en derecho, en la medida en que se advierte que hay una decisión favorable para la parte demandante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, se procede a condenar en costas a la parte demandada. Dentro de ello, está el concepto de agencias en derecho, para lo cual debemos acudir a lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554, que para estos casos establece que las agencias en derecho se deben establecer entre un mínimo de un salario mínimo a 10 salarios mínimos, para este caso la Superintendencia de Industria y Comercio condenara en agencias en derecho a la demandante por 1 SMMLV, esto es la suma de $877.802 COP.
En mérito de lo expuesto, el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales proferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley,
[RESUELVE]
PRIMERO. DECLARAR que Juliana Camayo Lubo infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta AGROCAMPO S.A.S. sobre la marca AGROCAMPO MIXTA registrada en la clase 42 de la clasificación internacional NIZA, que cuenta con el certificado de registro número 144500.
SEGUNDO. ORDENAR a Juliana Camayo Lubo retirar la expresión AGROCAMPO del nombre con que identifica su establecimiento de comercio AGROCAMPO CAJIBIO que se encuentra identificado con número de matricula mercantil 171560, inscrito ante la Cámara de Comercio del Cauca. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO. Vencido el plazo anterior a petición de la parte demandante, subsidiariamente y solo en el evento de que Juliana Camayo Lubo no cambie el nombre en su registro mercantil, se ORDENA por secretaria oficiar a la Cámara de Comercio de Cauca, ordenando la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio AGROCAMPO CAJIBIO registrado bajo el número de matrícula 171560, propiedad de Juliana Camayo Lubo.
CUARTO. Se PROHÍBE a Juliana Camayo Lubo que en lo sucesivo siga registrando nuevos establecimientos de comercio que contengan la expresión AGROCAMPO en cualquiera de sus posibles combinaciones, para identificar actividades similares o confundibles con el comercio de artículos domésticos, tales como camas para animales, casas y casetas para animales, guacales para animales, cojines para animales, cunas para animales y lechos para animales.
En esta pretensión frente a la solicitud de comunicar a las Cámaras de Comercio para prohibir este tipo de registros, el despacho se abstiene de emitir esa orden puesto que va ligada con las facultades de la Cámara de Comercio, lo cual se desprende de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio; únicamente se da la orden a Juliana Camayo Lubo frente a su conducta.
CUARTO. Se NIEGAN las pretensiones 2.5, 2.6 y 2.7.
QUINTO. Se CONDENA a Juliana Camayo Lubo a pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S. la suma de $2.941.971 COP a título de indemnización de servicios, la suma anterior deberá ser pagada dentro del plazo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
SEXTO Se CONDENA en costas a Juliana Camayo Lubo, para el efecto se fija por concepto de agencias en derechos la suma de $877.802 COP, la cual deberá ser pagada a favor de AGROCAMPO por secretaría efectúese la correspondiente liquidación.
La anterior notificación se notifica por estrado a las partes.