Fecha: 24/09 /2020
Expediente No. 19-286451
Demandante: AGROCAMPO S.A.S.
Demandado: MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ, propietaria del establecimiento de comercio AGROCAMPO MAFRE
Asesor Asignado – (EDISON CAMILO LARGO MARIN): Procede la Superintendencia a dictar sentencia.
[LEGITIMACIÓN]
Teniendo en consideración la fijación de los hechos y del litigio, empiezo entonces por pronunciarme frente a la legitimación por activa y la titularidad de las marcas.
De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000, “el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente, contra cualquier persona que infrinja sus derechos”. En el caso en concreto, la Superintendencia encuentra soportado que la parte actora es propietaria de las siguientes marcas, de acuerdo con los certificados expedidos por la Secretaría General ad hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, números 142459, 144503, 8587,179396, 179356, 201074, 230544, 289175, 14544, 16296, 16298, 16297, 16296, 322501, 322504, 358630, 322500, 32502, 379835, 379834, 386559, 373373, 373348, 347577, 498079 y 521574, correspondientes a las marcas mixtas y nominativas AGROCAMPO para la identificación de productos y servicios de las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 25, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 42 y 44 de la Clasificación Niza.
Estos certificados aparecen en el consecutivo 0 de folio 109-158 del plenario. De esta forma, queda soportado que AGROCAMPO S.A.S. es el titular de las marcas antes aludidas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 del año 2000.
[INFRACCIÓN LITERAL B]
Superado este punto, pasamos a analizar la infracción alegada por la demandante. Parto por recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que la utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo la identificación de establecimientos de comercio y actividades comerciales, es un comportamiento que en los términos del literal b) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociación o confusión. Así lo ha dejado establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando afirma que “la modalidad de infracción contemplada en el literal b) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 se configura en aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos fundamentales. El primero, determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio, y el segundo condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación”. Hice alusión a la interpretación 049IP 2012.
Bajo las consideraciones anteriores, en el caso bajo análisis, se encuentra entonces demostrado que la señora MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ inscribió el establecimiento de comercio denominado AGROCAMPO MAFRE, aspecto que da cuenta su certificado de matrícula de persona natural expedido por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, el cual obra de folios 37 al 39 del consecutivo 0.
Frente a esta prueba, es claro entonces para la Superintendencia de Industria y Comercio, que la señora MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ desarrolla su actividad económica, esta actividad económica, y especialmente utiliza la expresión AGROCAMPO, con lo cual genera un riesgo de confusión (interrupción por celular del juez). Perdón, como lo venía mencionando, con esta, al desarrollar esta actividad utilizando la expresión AGROCAMPO, genera un riesgo de confusión con los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante, o que la sociedad demandante tiene sobre las marcas AGROCAMPO, especialmente en la clase número 5, en la cual aparece los establecimientos destinados a la venta o compra de insumos y productos agrícolas.
Así, teniendo en cuenta que el accionado utiliza un signo idéntico de la clase 5, se configuraría una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante, en específico las marcas que tiene registradas la demandante según los certificados 142459 que aparece a folio 109 del consecutivo 0 y el certificado 16298 que obra a folio 127 también del consecutivo 0. Ya que como se dijo anteriormente, los utiliza en la venta de insumos y productos de agro, circunstancia que pone a los consumidores en una situación en la que podrían acudir al establecimiento de la sociedad de la accionada, bajo la falsa creencia que allí puede adquirir los productos que comercializa también la sociedad AGROCAMPO.
Sobre estas circunstancias también es importante mencionar que son prueba de lo anterior, primero el interrogatorio rendido por la representante legal de la sociedad accionante, y en aplicación de las consecuencias procesales contenidas en los artículos 97 y 372 del Código General del Proceso, por la no contestación e inasistencia de la audiencia respectivamente.
[DAÑOS Y PERJUICIOS]
Teniendo entonces probada la infracción, se pasa a analizar el daño. De acuerdo con la demanda, el daño sufrido por AGROCAMPO corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, para lo cual, para efecto sobre el cual se acogió al sistema de indemnización preestablecida. Frente a este, debo partir por dejar claro que quien elige el sistema de indemnización preestablecida no tiene que probar la cuantía de daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez. No obstante, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño, mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza del demandante.
Así las cosas, debe comenzarse por analizar si el demandante cumplió con la referida carga para posteriormente estimar la cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas, punto que ya se hizo en el acápite anterior.
Sobre las pretensiones de la demanda entonces también se pasa a hacer un análisis sobre los literales a) y c) del artículo 243 de la Decisión 486 del 2000. Al respecto si observamos el aludido artículo podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios, a lo que está aludiendo es a tipologías de daños, que en caso del literal a) son los tradicionales que ya existían desde el Código Civil. Siendo esto así, es lógico que los demás criterios contenidos en los literales b) y c) también correspondan a tipologías de daños, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que así lo sean.
Por lo tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de especial relevancia, como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, pues así lo ha querido el legislador, y se debe aclarar que tanto los criterios o daños del literal a) como los del b) y los del c) pueden ser demostrados en todo caso, pues en ninguna manera se presumen.
Adicionalmente, se debe tener claro, que no es posible solicitar el reconocimiento del literal c) si se han solicitado los literales a) y b), esto en la medida que la misma norma utilizar la expresión “o” al finalizar el literal b) lo cual hace que el literal c) sea excluyente y por tanto, este puede alegarse solo de manera individual sin acompañarse de las otras tipologías de daños.
En consecuencia, se utilizará únicamente el referido a los beneficios obtenidos, esto es la tipología del daño contemplada en el literal c) del artículo 243 de la Decisión 486 del año 2000. Inclusive, en gracia de discusión, se debe hacer notar vale la que en el hipotético caso de que se llegara a aceptar el literal c) con el literal a), se estaría incurriendo en una doble condena de perjuicios, lo cual está proscrito. Cito al respecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia C286 del 20 de mayo del 2014, Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
Bueno. Sobre lo anterior, entonces, también se debe precisar en este punto que por la no contestación e inasistencia de la parte demandada, se puede entonces tener por cierto que la parte accionada ha logrado de manera efectiva realizar ventas de insumos y productos agrícolas, venta que estuvo acompañada de la expresión infractora, por tanto es posible concluir que la demandada ha obtenido beneficios a través de la infracción, pues ha logrado comercializar con ello. Por lo tanto, el daño contemplado en el literal c) estaría plenamente acreditado.
Resta entonces proceder a realizar la cuantificación de dicho daño. Según el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015, en materia de indemnización prestablecida señala que la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3SMLMV y hasta un máximo de 100SMLMV por cada marca infringida y esta suma podrá incrementarse hasta 200SMLMV cuando la marga infringida haya sido declarada como notoria por el juez. Así, en el presente caso, ha quedado demostrado que fueron dos las marcas infringidas por la demandante, una nominativa que aparece a folio 109 y la otra mixta que aparece a folio 127, esas dos del consecutivo 0. Por esa razón, se fijará una suma por cada una de las marcas infringidas de 3SMLMV lo cual asciende a una suma total por las dos marcas infringidas de cinco millones dos cientos sesenta y seis mil ochocientos diez y ocho pesos ($5.266.810) Lo anterior, debido a que según el parágrafo del mismo artículo antes mencionado, para cada caso particular, el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso. Entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica.
Y dado a que en este caso únicamente contamos con el certificado de existencia del establecimiento de comercio para verificar la actividad infractora de la demandada, no es posible acudir a una suma superior.
Por otra parte, en consideración al alegato presentado por la parte demandante, en el cual se solicita la declaratoria de notoriedad, este argumento no puede ser tenido en cuenta por esta Delegatura por dos razones. Primero, la declaratoria de notoriedad escapa de las competencias de este despacho judicial, pues el artículo 24 del Código General del Proceso habilita a la Superintendencia de Industria y Comercio, en específico a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, para ser el juez que declara la infracción pero no para declarar la notoriedad de signos distintivos. Aspecto diferente, es que la notoriedad de los signos pueda ser un aspecto fáctico a analizar en el proceso y a reconocer en la parte motiva de la sentencia, como un hecho probado que resulta necesario para efectos de determinar si se ha configurado una de las infracciones a las marcas notorias en los términos del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000, caso en el que, no se declara la notoriedad sino que se declara la comisión de la infracción de un signo notorio sobre la base de la norma mencionada.
¿Esto qué quiere decir? La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales que cumple funciones jurisdiccionales distintas a las administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede declarar la notoriedad de un signo distintivo, lo que puede eventualmente dentro de un proceso es encontrar probada la notoriedad, y de ello verificar si existió una infracción.
Bajo esa aclaración para la parte demandante, también entonces en segundo punto, por el cual no se ha hecho ninguna mención a la notoriedad de la marca, como lo solicitó en los alegatos, bajo lo anterior, dado que no se estableció dentro de la fijación del litigio, no es dable que se pretenda que el Despacho haga un estudio de una situación que no fue en consideración desde el inicio del proceso. Entonces, por esas razones, no se hace ninguna mención o no se puede tomar alguna determinación dentro de este proceso frente al alegato de declaratoria de notoriedad de los signos distintivos que son objeto de este proceso.
Por lo tanto, la suma a indemnizar será únicamente la de cinco millones dos cientos sesenta y seis mil ochocientos diez y ocho pesos ($5.266.810), tal como se había mencionado.
Siguiendo con las demás pretensiones de la demanda, específicamente las pretensiones 2.5, 2.6 y 2.7, estas serán negadas, toda vez que en el proceso no hay evidencia de que la accionada haya utilizado la expresión AGROCAMPO en facturas, publicidad, redes sociales o para identificarse como comerciante o a su establecimiento.
Si bien, como se señaló en las motivaciones anteriores, está probada una infracción, sobre estos puntos a los que hacen referencia estas pretensiones, no hay una prueba en concreto por lo cual se niegan dichas pretensiones.
[COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO]
Finalmente, entonces, al existir una decisión favorable para la parte demandada, procedo a pronunciarme respecto de las agencias en derecho, de acuerdo con los criterios señalados en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, y teniendo en consideración el acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura PSAA16-1554.
Resaltando que los casos de competencia desleal no se trata de su cuantía sino la naturaleza del asunto, se da aplicación al numeral 1 del artículo 5 de dicho acuerdo, el cual sea la que las agencias en derecho se deben tasar entre 1-10SMLMV. Para este caso entonces la Superintendencia de Industria y Comercio fijará como agencias en derecho la suma de ochocientos setenta y siete mil ochocientos dos pesos ($877,802).
[SENTENCIA]
En mérito de lo expuesto el Abogado del Grupo de Trabajo y Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve
[RESUELVE]
PRIMERO. Declarar que MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta AGROCAMPO S.A.S. sobre la marca AGROCAMPO, mixta y nominativa, registrada en la clase 5 de la Clasificación Internacional Niza que cuenta con los certificados de registro número 16298 y 142459
SEGUNDO. Ordenar a MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ retirar la expresión AGROCAMPO del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio AGROCAMPO MAFRE, que se encuentra identificado con el número de matrícula mercantil 88439 e inscrito ante la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia
TERCERO. Vencido el plazo anterior, a petición de la parte demandante, subsidiariamente y solo en el evento en que MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ no cambie el nombre de su registro mercantil, se ordena por Secretaría oficiar a la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá ordenando la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio AGROCAMPO MAFRE, registrado bajo el número de matrícula 88439, propiedad de MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ.
CUARTO: Prohibir a MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ que en lo sucesivo siga registrando nuevos establecimientos de comercio que contengan la expresión AGROCAMPO, en cualquiera de sus posibles combinaciones, para identificar actividades o confundibles con la comercialización de productos agrícolas, así como insumos pecuarios.
Respecto de las comunicaciones de esta provisión a la Cámara de Comercio del país, este Despacho la niega puesto que se trata de una competencia limitada a las cámaras de comercio, artículo 35 Código de Comercio.
QUINTO: Se niegan las pretensiones 2.5, 2.6 y 2.7
SEXTO: Condenar a MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ a pagar a favor de AGROCAMPO S.A.S., la suma de cinco millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos dieciocho pesos a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo de treinta (30) días a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
SEPTIMO: Condenar en costas a MARIA EDITH DURAN HERNANDEZ. Para el efecto, se suma en concepto de agencias en derecho la suma de ochocientos setenta y siete mil ochocientos dos pesos ($877,802), los cuales deberán ser pagados a favor de AGROCAMPO S.A.S. Por Secretaría efectúese la correspondiente liquidación.
Esta decisión la notifico en estrados.